23305
post-template-default,single,single-post,postid-23305,single-format-standard,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Szczęśliwa “13-stka” obowiązkowych elementów umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.

Umowa licencyjna to dobry sposób z jednej strony na czerpanie korzyści z posiadanego prawa ochronnego na znak towarowy, z drugiej strony na uzyskanie prawa do używania cudzego znaku i amortyzację kosztów z tego tytułu.

Photo by Laurenz Heymann on Unsplash

 

Poniżej znajduje się lista 13 elementów, o których powinieneś pamiętać zawierając umowę licencyjną na znak towarowy:

 

1. oznaczenie stron

Prawidłowe oznaczenie stron umowy to ważny element, który powinna zawierać każda umowa. Nie mogą istnieć żadne wątpliwości kto udziela licencji na znak towarowy i komu ta licencja jest udzielana. Szczególne istotne ważne jest to, aby doprecyzować czy umowa zawierana jest np. z Janem Kowalskim, czy Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Jan Kowalski”. Kolejną trudność często nastręcza prawidłowe określenie strony, którą jest spółka cywilna. Na gruncie prawa cywilnego spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie może być podmiotem umowy. Należy w takim przypadku określić, że umowa zawierana jest pomiędzy „Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą (…) i Anną Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą (…) działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą (…)”.

 

2. oznaczenie znaku towarowego, na który ma zostać udzielona licencja

Istotne jest dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli na jaki znak towarowy zostaje udzielona licencja. W zależności od tego czy licencja udzielana jest na znak towarowy już zarejestrowany czy dopiero zgłoszony w celu uzyskania prawa ochronnego należy w umowie wskazać znak, urząd w jakim znak został zgłoszony lub zarejestrowany, zakres terytorium na jakim udzielona jest ochrona oraz numer zgłoszenia lub numer prawa ochronnego (w przypadku znaków zgłoszony i rejestrowanych w EUIPO będzie to ten sam numer). Jeżeli znak towarowy, na który udzielana jest licencja nie jest znakiem słownym, należy do umowy, w formie załącznika, dołączyć przedstawienie licencjonowanego znaku w formie wydruku lub na nośniku danych w przypadku znaków multimedialnych lub dźwiękowych. Jeśli istnieje księga znaku zawierająca zasady umieszczania i reprodukcji znaku, to także warto załączyć ją do umowy w całości bądź wyciąg z księgi.

 

3. określenie produktów dla oznaczania, których udzielona zostaje licencja  

Do umowy powinna być dołączona dokładna lista towarów i/lub usług dla których oznaczania upoważniony będzie licencjobiorca. Należy pamiętać, że licencjodawca może upoważnić licencjobiorcę do używania znaku towarowego tylko dla tych towarów i/lub usług dla których sam uzyskał prawo lub dokonał zgłoszenia. Aby sprawdzić dla oznaczania jakich towarów lub usług znak został zgłoszony lub zarejestrowany możesz skorzystać z bazy https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview. W przypadku znaku zarejestrowanego licencjodawca może również ustalić z licencjobiorcą, że kopia świadectwa ochronne na licencjonowany znak towarowy będzie stanowiła załącznik do umowy.

 

4. określenie terytorium na jakim licencjobiorca będzie upoważniony do używania znaku

Prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe, to prawa terytorialne. Oznacza to, że monopol na używanie danego oznaczenia dla określonych towarów i usług uzyskuje się na określonym terytorium zgodnie z żądaniem ochrony. Licencjodawca może udzielić licencji w takim zakresie w jakim sam posiada prawo ochronne ale również możliwe jest udzielenie licencji tylko na części terytorium, np. licencjodawca posiada prawo ochronne na znak towarowy we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a licencji udziela na korzystanie ze znaku tylko w Polsce.

5. ustalenie wynagrodzenia za używanie znaku – opłata licencyjna i oświadczenie licencjodawcy o uiszczeniu opłat za ochronę znaku

Opłata licencyjna jest jednym z głównych czynników, dla których licencjodawca decyduje się na udzielenie licencji na korzystanie z jego znaku towarowego. Forma opłaty licencyjnej może być różna w zależności od ustaleń stron oraz okresu na jaki licencja zostaje udzielona. Co do zasady, opłata licencyjna można być jednorazowa lub okresowa np. roczna, kwartalna. Istnieje również możliwości uzależnienie wysokości opłaty licencyjnej od ilości sprzedanych towarów oznaczonych znakiem itd. W takim przypadku, licencjodawca powinien w umowie odpowiednio zabezpieczyć możliwości weryfikacji, czyli licencjobiorca uiszcza opłatę licencyjną w odpowiedniej wysokości. Należy pamiętać, że w przypadku braku odpłatności licencji zawartej pomiędzy przedsiębiorcami dojdzie do przysporzenia po stronie licencjobiorcy, którym zainteresuje się urząd skarbowy. 

Oświadczenie licencjodawcy o uiszczeniu opłaty za ochronę znaku jest istotne z punktu widzenia licencjobiorcy, szczególnie wtedy, gdy dotyczy to opłaty wnoszonej do urzędu patentowego za pierwszy okres ochrony. W przypadku braku jej uiszczenia we wskazanym przez urząd terminie decyzja warunkowa na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wygaśnie, a tym samym licencjodawca utraci monopol na korzystanie z tego znaku towarowego.

 

6. zobowiązanie licencjodawcy do utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy będący przedmiotem umowy

Licencjobiorca powinien mieć pełną wiedzę dotyczącą znaku towarowego z którego chce korzystać. Istotne jest, aby ustalić na dzień zawierania umowy do kiedy przysługuje licencjodawcy ochrona na znak towarowy oraz czy licencjodawca zamierza przedłużyć ochronę na kolejny 10-letni okres. Jeżeli umowa licencji na znak towarowy zawierana jest na dłuższy okres np. 10 lat, a licencjobiorca ma długoterminowe plany biznesowe związane ze znakiem warto jest zobowiązać licencjodawcę do utrzymywania prawa ochronnego na czas obowiązywania umowy.

 

7. określenie czy licencja jest wyłączna czy niewyłączna

Określenie rodzaju licencji jest bardzo ważne z punktu licencjobiorcy. Licencja wyłączną oznacza, że licencjobiorca będzie jedynym podmiotem upoważnionym do używania znaku towarowy. W przypadku licencji niewyłącznej oznacza to, że licencjodawca będzie mógł udzielić prawa używania znaku nieograniczonej liczbie licencjobiorców, którzy w pewnym sensie będą konkurować ze sobą. Jeżeli strony nie określą rodzaju licencji w umowie z mocy ustawy będzie to oznaczało, że udzielona licencja jest licencją niewyłączna.

 

8. ustalenie czy licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji)

To postanowienie jest bardzo ważne dla licencjodawcy. Jeżeli w umowie nie zostanie zawarte postanowienie wyłączające możliwość udzielania sublicencji, czyli dalszych upoważnień na korzystanie ze znaku towarowego przez licencjobiorcę, to na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej licencjobiorca będzie uprawniony do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie ze znaku towarowego. Trzeba pamiętać, że umowa licencji wyłącznej zawsze musi być zawarta w formie pisemnej!

 

9. określenie zasad używania znaku

Licencjodawca powinien jak najdokładniej określić zasady używania znaku towarowego przez licencjobiorcę np. poprzez określenie w jaki sposób znak może być umieszczanych na towarach, w jakim miejscu ma być umieszczany oraz w jakiej formie (w tym przypadku dodatkowo powinny zostać doprecyzowane różne warianty znaku towarowego jakimi może posługiwać się licencjobiorca).

 

10. określenie zasad kontroli wykonywanej przez licencjodawcę dotyczącej używania znaku

W interesie licencjodawcy jest kontrola prawidłowości korzystania ze znaku przez licencjobiorcę. Strony powinny ustalić przebieg kontroli w taki sposób, aby nie zakłócał on działalności przedsiębiorstwa licencjobiorcy. Licencjobiorca powinien mieć możliwość weryfikacji korzystania przez licencjobiorcę ze znaku zgodnie z postanowieniami umowy, czyli czy przestrzega granic terytorialnych używania znaku, zakresu towarów na jaki została mu udzielona zgoda na korzystanie ze znaku oraz sposobu oznaczenia towarów.

 

11. ustalenie obowiązku wskazywania przez licencjobiorcę oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego lub jego brak

W zależności od decyzji stron:

  1. licencjobiorca może być zobowiązany do wskazywania oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku albo
  2. licencjobiorca według swojego uznania może korzystać z oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku, w tym wypadku możliwe będzie wystąpienie przez licencjodawcę z żądaniem korzystania z oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku, które to żądanie licencjobiorca będzie zobowiązany spełnić
  3. licencjobiorca może nie mieć prawa do wskazywania oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku.

 

12. ustalenia dotyczące wpisu licencji do rejestru znaków towarów

Wpis do rejestru znaków towarowych również jest zależny od decyzji stron. Strony mogą postanowić, że licencja nie zostanie wpisana do rejestru lub ujawnić licencję w rejestrze. W przypadku wpisu licencji do rejestru należy uregulować zasady, która ze stron dokona wpisu oraz pokryje koszt wpisu.

 

13. postanowienia dotyczące zabezpieczenia licencjodawcy w przypadku naruszenia przez licencjobiorcę zasad korzystania ze znaku towarowego np. kara umowna

Istotnym jest, aby licencjodawca zabezpieczył swoje interesy i zawarł w umowie postanowienia na wypadek, gdy licencjobiorca naruszy postanowienia umowy, w tym przede wszystkim zasady korzystania ze znaku. Najskuteczniejszym i najpowszechniejszym tego typu zabezpieczeniem jest zastosowanie kary umownej. Wysokość kary umownej powinna być ustalona w oparciu o wartość znaku towarowego, którego licencja dotyczy. W przypadku braku jakichkolwiek postanowień zabezpieczających licencjodawcę będą miały zastosowanie zasady ogólne zawarte w kodeksie cywilnym, czyli obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wynikania zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku licencjodawca będzie zobowiązany do wykazania szkody jaką poniósł i tego, że szkoda ta ma związek z działaniem bądź zaniechaniem licencjobiorcy.

 

Tę “szczęśliwą 13-stkę” stosujemy w przygotowywanych przez nas umowach. Strony mogą dowolnie modyfikować te elementy ale nie powinny ich pomijać. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach dotyczących znaków towarowych skontaktuj się z nami lub skorzystaj z wzoru umowy licencyjnej 

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na https://lgl-iplaw.pl/warto-wiedziec/

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swoje imię i adres mailowy, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości na temat nowych publikacji na naszych blogach o praktycznych aspektach własności intelektualnej (IP), ciekawych wydarzeniach, nowych usługach, wzorach, e-bookach czy narzędziach do zarządzania IP, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych na podany przeze mnie adres, przez Lewandowski Gradek Lewandowska sp.p. radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B NIP: 7010438256

Pod linkiem https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/ znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Anna Dębska

anna.debska@lgl-iplaw.pl

rzecznik patentowy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; absolwentka stacjonarnego prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego