Ferrari straciło prawo ochronne na znak towarowy, który przedstawia kształt (formę) auta Ferrari 250 GTO – kultowego samochodu produkowanego przez tę firmę w latach 60. Trudno uwierzyć w to rozstrzygniecie w stosunku do firmy, która wg raportu Brand Finance 2019 była uważana za najsilniejszą markę na świecie. A jednak…

Decyzją z dnia 20 maja 2020 r. (sygn. C 30 743) Wydział Unieważnień Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uwzględnił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak. W opinii Urzędu, Ferrari nie wykazało rzeczywistego używania znaku towarowego w obrocie handlowym dla żadnego z towarów należących do klasy 12 (pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie). Sporny znak towarowy nie znalazł się na przedstawionych dokumentach, ponieważ firma świadczyła usługi przy użyciu innych znaków towarowych Ferrari oraz pod marką usług “Ferrari Classiche”, czyli Ferrari nie wykazało używania znaku graficznego przedstawionego powyżej.

Kolejnym przykładem wielkiej korporacji, której nie udało się wykazać używania swojego znaku towarowego jest McDonald’s. Na początku 2019 roku EUIPO, stwierdził wygaśnięcie słownego znaku towarowego „Big Mac” podobnie orzekając, iż McDonald’s nie wykazał w postępowaniu korzystania z tego znaku przez ostatnie 5 lat. Mimo, iż wydawać się może, że kultową kanapkę o nazwie „Big Mac” znają wszyscy, a wykazanie używania tej nazwy przez McDonald’s to tylko formalność, okazuje się, że nawet rynkowi giganci mogą mieć problem z wykazaniem używania swoich znaków towarowych.

Widać zatem, że taka strata może zdarzyć się w przypadku każdego znaku towarowego i warto mieć świadomość, w jakich sytuacjach można „stracić” prawo do znaku.

Kiedy może nastąpić stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy?

W oparciu o przepisy prawa własności przemysłowej (pwp)[1], prawo ochronne na znak towarowy może zostać wygaszone w skutek:

  1. upływu okresu, na który zostało udzielone i braku opłaty za przedłużenie ochrony na kolejny okres 10 lat;
  2. zrzeczenia się prawa do znaku przed Urzędem Patentowym (ale uwaga: zrzeczenie się prawa może również dotyczyć tylko niektórych towarów, dla których prawo to zostało udzielone – ograniczenie wykazu towarów, a zrzeczenie się udziału we wspólnym prawie powoduje przejście tego udziału na pozostałych współuprawnionych, czyli nie prowadzi do wygaszenia prawa);
  3. nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;
  4. utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany;
  5. działań uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru;
  6. wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy;
  7. niepodjęcia przez uprawnionego działań w celu uniemożliwienia używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego w sposób niezgodny z zasadami używania określonymi w regulaminie używania znaku;
  8. używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego przez uprawnionego w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;
  9. zmiany regulaminu używania wspólnego znaku towarowego lub regulaminu używania znaku towarowego gwarancyjnego, w wyniku której regulamin ten nie spełnia wymagań określonych przepisami pwp albo ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego, chyba że uprawniony przed wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego dokona w regulaminie używania wspólnego znaku towarowego lub regulaminie używania znaku towarowego gwarancyjnego niezbędnych zmian pozwalających na usunięcie niezgodności z tymi przepisami.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy?

O ile dwa pierwsze przypadki zależą od woli uprawnionego, o tyle wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy z kolejnych wymienionych przyczyn następuje zawsze na wniosek osoby trzeciej. Każdy jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, posiadanie interesu prawnego do złożenia wniosku nie jest wymagane. Możliwe jest również złożenie wniosku przez Prokuratora Generalnego RP lub Prezesa Urzędu Patentowego – działających w interesie publicznym, a także krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów bądź przedsiębiorców, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, jeżeli działania uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich prowadzą do tego, że znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.

W przypadku McDonald’s, wygaszenie prawa do “Big Mac-a” było skutkiem wniosku jaki irlandzka sieć restauracji Supermac złożyła w odpowiedzi na zarzuty McDonald’s o naruszanie przez Supermac znaków towarowych McDonald’s, po tym gdy w 2016 r. McDonald‘s skutecznie sprzeciwił się rejestracji znaku towarowego unijnego “SUPERMAC” … chyba intencją Supermaca było  ograniczenie zakresu ochrony znaku „Big Mac”, tymczasem EUiPO stwierdził wygaśnięcie znaku towarowego „Big Mac” w całości.

Czym jest wygaśniecie prawa ochronnego na znak towarowy?

Jest to najprościej mówiąc wyeliminowanie z obrotu takiego prawa wyłącznego na znak towarowy. Wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa powoduje, że to prawo przestaje obowiązywać, czyli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy traci prawo do zakazywania osobom trzecim używania znaku towarowego dla wskazanych towarów i usług. Uprawniony, którego prawo ochronne na znak towarowy zostało wygaszone może nadal używać swojego znaku towarowego ale traci swój monopol na używanie danego znaku. Oznacza to, że ktoś inny, jeżeli nie będzie naruszał innych praw np. praw autorskich albo praw uczciwej konkurencji będzie mógł się posługiwać takim oznaczeniem. Co więcej, inny podmiot będzie miał możliwość dokonania skutecznego zgłoszenia i uzyskania prawa ochronnego na znak identyczny lub podobny do znaku wcześniej uprawnionego, a to z kolei może skutkować zakazem używania tego oznaczenia przez wcześniej uprawnionego.

Jakie działania należy podejmować aby prawo ochronne na znak towarowy nie zostało wygaszone?

Aby nie narazić się na takie wyeliminowanie uprawniony powinien używać swojego znaku poprzez:

  • umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
  • umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  • posługiwanie się nim w celu reklamy.

Jak z tego wynika używanie znaku jest prawem, ale także obowiązkiem uprawnionego, jeśli nie chce tego prawa stracić. Jeśli uprawniony nie używa zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, to naraża się na stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak. Chyba, że miał ważne powody do jego nieużywania.

Ważnymi powodami nieużywania znaku towarowego mogą być przeszkody natury faktycznej lub prawnej, którym nie można przypisać niedbałości czy niezaradności uprawnionego, zdarzenia o cechach siły wyższej, czyli o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Natomiast powodami, które nie usprawiedliwiają nieużywanie znaku nie mogą być trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne czy zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej uprawnionego, a także niedopełnienie wymagań o charakterze podmiotowym, których skutkiem jest niemożność wytwarzania towarów lub świadczenia usług. Do ważnych powodów nieużywania znaku towarowego nie zalicza się także przeszkód wynikający z aktów indywidualnych administracji lub aktów normatywnych zakazujących wprowadzania do obrotu towarów, dla których dany znak jest zastrzeżony[2].

Znak towarowy „Big Mac” został zgłoszony w 1996 roku dla trzech klas: owoców i warzyw, serów, jaj (klasa 29), herbatników, chleba, kawy, musztardy (klasa 30), usług związanych z restauracjami i restauracjami franczyzowymi; przygotowania gotowej żywności; planowania budowlanego i doradztwa budowlanego dla restauracji (klasa 42), a także: kanapek mięsnych. I właśnie na dowód oznaczania kanapek McDonald’s w EUiPO złożył:

  • 3 oświadczenia przedstawicieli McDonald’s zwierające dane odnośnie sprzedaży kanapek “Big Mac”
  • przykłady opakowań kanapek, broszur promocyjnych i menu,  plakatów reklamowych
  • wydruki z krajowych stron internetowych i
  • wydruk z Wikipedii o historii hamburgera “Big Mac”

Pouczająca jest ocena EUiPO w zakresie przedstawionych przez McDonald’s dowodów. Zdaniem EUiPO:

  • oświadczania przedstawicieli McDonald’s  mają mniejszą wagę dowodową, ponieważ zostały sporządzone przez pracowników i współpracowników McDonald’s;
  • wydruki ze stron internetowych nie zostały wzmocnione dowodami świadczącymi o faktycznym odwiedzaniu tych witryn
  • McDonald’s nie wskazał żadnych dowodów, że przedstawione materiały reklamowe i broszury były dystrybuowane wśród potencjalnych klientów i prowadziły do potencjalnych lub rzeczywistych zakupów
  • wpisy z Wikipedii zawierające informacje na temat hamburgera “Big Mac” nie mogą być uważane za wiarygodne źródło informacji, ponieważ mogą być one poprawiane przez użytkowników Wikipedii

Kolejną podstawą wygaśnięcia prawa ochronnego jest utrata przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się on w obrocie zwyczajowym oznaczeniem składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany. W tym przypadku mowa o zjawisku tzw. degeneracji znaku towarowego. Oznacza to, że znak towarowy przestał pełnić funkcję odróżniającą towaru przez określanie ich pochodzenia, a zaczął pełnić nazwę rodzajową lub funkcję opisową cech określonych towarów.

Aby zapobiec degeneracji znaku towarowego należy:

  • wysyłać listy ostrzegawcze i podejmować kroki prawne przeciwko podmiotom używającym oznaczenia w charakterze nazwy rodzajowej, co może stanowić delikt nieuczciwej konkurencji;
  • używanie danego znaku towarowego w reklamie towarów lub usług;
  • umieszczać w sąsiedztwie znaku towarowego symbol ® wskazujący, że dane oznaczenie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Dlaczego prawo ochronne na znak towarowy może zostać wygaszone, gdy znak nie jest używany?

Takie rozwiązanie wprowadzono, aby znaki nieużywane przez uprawnionych nie blokowały określonych oznaczeń innym podmiotom.  Utrzymywanie rejestracji znaku nieużywanego jest sprzeczne z funkcją znaku towarowego, jaką jest odróżnianie towarów lub usług w obrocie gospodarczym. Ponadto, obowiązek używania znaku towarowego służy wyeliminowaniu nieuczciwych praktyk polegających na ubieganiu się o rejestrację jedynie w celu uniemożliwienia nabycia prawa do znaku towarowego przez innych przedsiębiorców, zazwyczaj oferujących konkurencyjne produkty.

Zatem, co robić, aby nie stracić prawa ochronnego?

Po prostu: używać znaku w takiej postaci jak została zarejestrowana, w klasach zgodnych z rejestracją a także pamiętać o wnoszeniu opłat o przedłużenie jego ochrony i bronić przed degeneracją. Podobnie jak w przypadku Ferrari i McDonald’s, to na uprawnionym do prawa ochronnego na znak towarowy ciąży obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie, a także braku wystąpienia innych przesłanek umożliwiających stwierdzenie wygaszenia prawa ochronnego.

Z wygaszenia znaku ucieszą się konkurenci i a może tez konsumenci zamawiając w Burger King kanapki  „The Anything But a Big Mac” „The Like a Big Mac, But Actually Big” „The Burger Big Mac Wished It Was” 🙂

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na https://lgl-iplaw.pl/warto-wiedziec/.  Jeśli to ty chciałbyś złożyć wniosek o stwierdzenie wygaśniecia prawa ochronnego na znak towarowy skorzystaj z naszej usługi przygotowania takiego wniosku.

Photo by Luc van Loon on Unsplash
[1] Zgodnie z art. 168 i 169 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.).
[2] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2007 r. sygn. II GSK 127/07.
Udostępnij