W głowie się nie mieści” powtarzał starszy pan, który kilka minut wcześniej dowiedział się od nas, że zdjęcia z produkowanymi przez niego zabawkami zostały zarejestrowane w bazie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jako wzory przemysłowe. Zgłaszającym wzory okazał się były pracownik pana Henryka.

Jaka kryła się za tym historia?

Pan Henryk kilkanaście lat temu założył rodzinną firmę produkująca gumowe piłki do rehabilitacji. Wraz z powiększaniem się rodziny o nowych członków, rozrastał się asortyment firmy. W ofercie pojawiły się uszczelki, tuleje, węże a następnie skakanki, gumowe piszczałki dla psów, w końcu linia gumowych zwierzątek dla niemowląt. Pan Henryk osobiście projektował kolejne zabawki a “badania rynkowe” przeprowadzał na licznej grupie wnucząt. Cieszył się, że może godzić pracę z “byciem dziadkiem”.

Pierwsze zaskoczenie pojawiło się w dniu, kiedy starsza córka wróciła z marketu, gdzie znalazła kilka gumowych zabawek ojca wyprodukowanych przez firmę założoną przez wieloletniego pracownika rodzinnej firmy. Drugim, jeszcze większym “odkryciem”, było ustalenie przez nas, że projekty pana Henryka zostały zgłoszone jako wzory przemysłowe na rzecz innego podmiotu…

Definicja wzoru przemysłowego

Wzorem przemysłowym” jest “nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację” – w szczególności opakowanie. Czyli to zewnętrzny wygląd zwierzątek pana Henryka, decydujący o tym, że dzieci wyciągały po nie ręce w sklepach a rodzice wrzucali do koszyków i kupowali.

Rejestracja tych wzorów w urzędzie patentowym daje silne uprawnienia. Z momentem uzyskania prawa z rejestracji uprawniony (konkurent pana Henryka) nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Czyli pan Henryk może stracić swoje zwierzęta (!)

Co robić?

“Co mogę zrobić w tej sytuacji ?” – dopytywał pan Henryk.

W art. 11 prawa własności przemysłowej (dalej będziemy oznaczać jako “pwp“) zostały uregulowane kwestie komu przysługuje prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Podobna regulacja znajduje się w art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (dalej jako “rozporządzenie“) w przypadku rejestracji wzoru wspólnotowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Co do zasady prawo to przysługuje twórcy wzoru.

W przypadku, gdy osoba nieuprawniona dokonała takiego zgłoszenia istnieje

  • możliwość wystąpienia do sądu z roszczeniem o przeniesienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uzyskanego przez osobę nieuprawnioną (art. 284 pkt 11 pwp)
  • na podstawie art. 74 pwp w zw. z art. 118 pwp uprawniony może żądać na drodze administracyjnej przeniesienia na niego już udzielonego prawa z rejestracji za zwrotem kosztów zgłoszenia wzoru przemysłowego lub uzyskania prawa z rejestracji.

Takie samo roszczenie przysługuje w przypadku wzoru wspólnotowego na postawie art. 15 rozporządzenia.

Niezależnie czy spór będzie dotyczył wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) czy w EUIPO wskazanych roszczeń będziesz dochodził w sądzie polskim. W zakresie wzorów przemysłowych właściwe będą Sądy Okręgowe, w których zostały utworzone wydziały własności intelektualnej.

Pamiętaj, że w sporach dotyczących własności intelektualnej występuje obowiązek zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 złotych. Więcej na temat przymusu adwokacko – radcowsko – rzecznikowskiego przeczytasz tutaj.

Dalsze wątpliwości

“Ile mam czasu?” – denerwował się oszukany przedsiębiorca.

W sytuacji uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy przez osobę nieuprawnioną nie zapomnij o terminie przedawnienia roszczeń.

  • W przypadku wzoru wspólnotowego (zgłoszonego do EUIPO) – roszczenie przedawnia się w terminie 3 lat od daty publikacji rejestracji wzoru wspólnotowego.
  • W przypadku wzoru przemysłowego (zgłoszonego UPRP) – roszczenie przedawnia się na zasadach ogólnych, czyli dla przedsiębiorców – 3 lata, w pozostałych przypadkach – 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Bieg terminu rozpoczyna się także od daty publikacji rejestracji wzoru przemysłowego.

Jeżeli zgłoszenie przez nieuprawnionego będzie stanowić występek, o którym mowa w art. 303 ust. 2 pwp wówczas omawiane roszczenie ulegnie przedawnieniu po upływie 20 lat, zgodnie z art. 4421 § 2 kc.

Konsekwencje prawne

“Czy tego drania można ukarać?” –  krew burzyła się w panu Henryku.

Zgodnie z art. 304 pwp ten kto, nie będąc uprawnionym do uzyskania prawa z rejestracji, zgłasza cudzy wzór przemysłowy w celu uzyskania prawa z rejestracji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – wyjaśniliśmy. Więcej o karnych aspektach pwp możesz przeczytać tutaj.

“Trzeba innych przestrzec przed oszustem” – starszy pan wyraźnie uspokajał się a wizja kłopotów konkurenta nastrajała go optymistycznie.

W przypadku wszczęcia postępowania w oparciu o art. 15 ust. 1 rozporządzenia w rejestrze prowadzonym przez EUIPO czyniona jest odpowiednia wzmianka

  1. o wszczęciu takiego postępowania
  2. o prawomocnym wyroku lub o zakończeniu postępowania
  3. o zmianie uprawnionego z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikającej z prawomocnego wyroku

Ale może nie warto sądzić się” – analizował nasz klient – “Przecież mogę dać mu licencję. Nawet mogę mu sprzedać te wzory. Niech produkuje sobie i dzieciaki niech bawią się” – optymizmy życiowy pana Henryka brał górę 

Możliwe jest również porozumienie się ze stroną przeciwną i załatwienie sprawy bezpośrednio w UPRP lub EUIPO

Aby dokonać zmiany uprawnionego należy złożyć wniosek do urzędu i dokonać zmiany uprawnionego na postawie np. umowy o przeniesienie prawa lub innego dokumentu, który będzie uprawniał urząd do dokonania takiej zmiany. W przypadku EUIPO wystarczającym dowodem przeniesienia może być podpis pod wnioskiem dotychczasowego uprawnionego do wzoru oraz nowego uprawnionego.

Tylko niech pokryje koszty” – biznesowy instynkt pana Henryka nie dawał za wgraną 

Zmiana podmiotu uprawnionego w rejestrze wymaga dokonania opłaty:

  • w UPRP – 70 zł ja każdą zmianę w rejestrze
  • w EUIPO – 200 euro od zmiany dla jednego wzoru

_____

Sprawa pana Henryka zakończyła się pomyślnie. Ale nie zawsze tak jest. Jeżeli spotkał Cię podobny przypadek i masz problem z kradzieżą Twojego prawa IP, skontaktuj się z nami albo skorzystaj z usługi przygotowania pozwu w sprawie IP czy wezwania do zaprzestania naruszeń. Pełen katalog pozwów znajdziesz pod linkiem.

Możemy także pomóc jeśli chcesz zarejestrować wzór, do którego legalnie pozyskałeś prawa. 🙂

Photo by JOSHUA COLEMAN on Unsplash
Udostępnij