24432
post-template-default,single,single-post,postid-24432,single-format-standard,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

prawny audyt własności intelektualnej cz. 2 – jak przeprowadza się audyt IP krok po kroku

Audyt własności intelektualnej (intellectual property – czyli w skrócie IP) przeprowadza się dostosowując zakres badania do specyfiki danego przedsiębiorstwa, konkretnej branży, wewnętrznych struktur czy wielkości portfela praw IP.  Audyt może być całościowym przeglądem posiadanych przez firmę praw IP i zarządzania IP w danym przedsiębiorstwie bądź weryfikacją jednego elementu IP (może być ograniczony do oceny potencjalnego ryzyka związanego z naruszeniem cudzych praw w danym obszarze lub zabezpieczeniem własnych praw w odniesieniu do jednego dobra intelektualnego). Dlatego przeprowadzenie audytu poprzedzone jest ustaleniem jego celu i zakresu. Natomiast przebieg audytu, organizacja udostępnienia materiałów i ich weryfikacji najczęściej są takie same.

Audyt jest prowadzony we współpracy z audytowanym przedsiębiorcą. Jest to praca zespołowa i dlatego ważne jest, aby zespół dedykowany do audytu składał się z pracowników działów powiązanych z własnością intelektualną. Najczęściej do audytu zaangażowany jest dział badań i rozwoju (B&R), produkcji, marketingu, sprzedaży, personalny (HR) oraz dział obsługi prawnej czy prawnik na co dzień obsługujący audytowaną firmę.

W pierwszej kolejności wszystkie osoby tworzące zespół audytujący podpisują umowę o zachowaniu poufności a następnie ustalamy obowiązki każdego członka zespołu biorącego udział w audycie. Dalszym działaniem jest przygotowanie szczegółowego harmonogramu audytu i ustalenie, że każda zaangażowana osoba jest świadoma ustalonego limitu czasowego i konieczności pełnej współpracy. Ogólny harmonogram audytu przewiduje trzy etapy:

I. przygotowanie i gromadzenie danych i dokumentów dotyczących IP audytowanego przedsiębiorcy

II. weryfikację dokumentów i danych zgromadzonych w pkt I, czyli audyt właściwy

III. podsumowanie wyników weryfikacji wykonanej zgodnie z pkt II i zaplanowanie dalszych działań audytowanego przedsiębiorcy

 

I. przygotowanie i gromadzenie danych i dokumentów dotyczących IP audytowanego przedsiębiorcy 

Często, samo gromadzenie dokumentacji i danych, jeszcze przed ich weryfikacją, dostarcza wiedzę na temat obszarów IP istniejących w audytowanym podmiocie i jest bardzo cenne dla audytowanego. Ta część audytu odbywa się w kilku krokach podczas, których:

1. udostępniamy narzędzie on-line do pre-audytu – w celu zebrania informacji i dokumentacji odnośnie wszystkich aktywów własności intelektualnej oraz ustalenia stanu posiadanych wartości niematerialnych, udzielamy audytowanej firmie dostępu do narzędzia on-line, jego samodzielne wypełnienie zajmuje od kilku do kilkunastu minut i pozwala uzyskać ogólny obraz IP w audytowanej firmie. Narzędzie to wygląda tak:

 

 

2. przygotowujemy listę kontrolną – na podstawie otrzymanych odpowiedzi, posługując się podziałem, o którym pisaliśmy tu, przygotowujemy listę kontrolną zawierająca spis materiałów (danych i dokumentów) jakie chcemy zweryfikować,  jest to lista indywidulanie przygotowywana dla każdej audytowanej firmy, w jej przygotowaniu uczestniczą osoby odpowiedzialne za IP

3. przygotowujemy katalogi – na dysku dedykowanym do audytu danej firmy ustawiamy katalogi do usystematyzowania weryfikowanych materiałów, ich kolejność i zakres odpowiada liście kontrolnej i strukturze specjalnie przygotowanej dla audytowanej firmy

4. identyfikujemy braki w dokumentacji – w dalszej kolejności, identyfikujemy problemy w zakresie zgromadzenia potrzebnych danych i dokumentów oraz ustalamy w jaki sposób możemy te materiały pozyskać

5. gromadzimy dokumenty i dane – kolejno, wraz z audytowaną firmą gromadzimy dokumenty i dane potrzebne do weryfikacji, ten etap dla audytowanego przedsiębiorcy stanowi najbardziej czasochłonna cześć audytu

6. selekcjonujemy udostępniane materiały –  najczęściej umieszczamy ich cyfrowe wersje na naszym dysku według struktury  przygotowanej dla audytowanej firmy; do dysku mają dostęp osoby wyznaczone do współpracy z nami podczas audytu

 

II. weryfikacja zgromadzonych dokumentów i danych

Ta cześć audytu dla nas jest najbardziej czasochłonna i w zależności od zakresu audytu zajmuje od kilku do kilkunastu dni. W pracę zaangażowani są rzecznicy patentowi oraz radcowie i adwokaci specjalizujący się w sprawach własności intelektualnej, posiadający wiedzę na temat specjalnych procedur związanych z IP oraz doświadczenie w identyfikacji problemów związanych z własnością intelektualną (o tym dlaczego jest to niezbędne pisaliśmy tu). W tej części audytu:

1. weryfikujemy i oceniamy udostępnioną dokumentację wg następującego podziału[1]

a. inwentaryzacja aktywów IP

  • udzielone i zgłoszone patenty i wzory użytkowe
  • zarejestrowane i zgłoszone wzory przemysłowe
  • zarejestrowane i zgłoszone znaki towarowe
  • zarejestrowane domeny
  • autorskie prawa majątkowe
  • informacje poufne, w tym tajemnice handlowe i know-how
  • zarejestrowane i zgłoszone topografie układów scalonych
  • prawa wyłączne hodowców do odmian rośli

b. weryfikacja posiadanych praw do aktywów IP

c. terytorialny zakres ochrony IP

d. zakres i sposób wykorzystywania aktywów IP

  • weryfikacja i obszary wykorzystania aktywów IP
  • nieużywane aktywa IP wraz z uzasadnieniem nieużywania
  • wykaz nieuzasadnionych, niewykorzystywanych aktywów IP
  • inne wykorzystane aktywa w IP (niebędące własnością przedsiębiorstwa)
  • weryfikacja komu przysługują prawa do wskazanych aktywów IP
  • na jakiej podstawie wykorzystywane są aktywa IP
  • dane dotyczące wynalazków i wzorów użytkowych oraz przemysłowych
  • dane i dokumenty uzyskane lub wytworzone przez wynalazców i projektantów
  • sposoby ujawnienia wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych

e. znaki towarowe i inne oznaczenia

  • podmioty biorące udział w tworzeniu i wyborze znaku towarowego, który ma być używany
  • ocena wykazów produktów i usług, dla których ma być używany znak towarowy

f. inne aktywa w IP/ poszukiwanie istniejącego IP i procedura zgłoszenia o udzielenie prawa

  • wyszukiwanie istniejących praw i zgłoszeń w bazach
  • ustalenie kryteriów dokonywania zgłoszeń danego IP
  • procedura przygotowywania zgłoszenia
  • działania po dokonaniu zgłoszenia do momentu przyznania prawa wyłącznego
  • opłaty za utrzymanie ochrony

g. relacja IP do strategii biznesowej

  • strategia i polityka w zakresie własności intelektualnej, dostosowanie do strategii biznesowej
  • zgodność dokonywanych zgłoszeń ze strategią IP

h. zarządzanie kontraktami – weryfikacja posiadania umów wraz z weryfikacją ich postanowień i ich ważności:

  • licencje/licencje wzajemne/franczyza
  • umowy joint venture
  • umowy o zachowaniu poufności (NDA) z pracownikami / umowy o pracę
  • umowy o zachowaniu poufności (NDA) z innymi osobami
  • umowy dotyczące transferu technologii
  • umowy konsorcjum
  • umowy o wykonanie prac badawczo – rozwojowych
  • umowy z zakresu doradztwa
  • inne umowy związane z własnością intelektualną

i. egzekwowanie prawa / naruszenia praw

  • przypadki naruszenia praw IP w przeszłości
  • zagrożenie naruszenia praw IP osób trzecich
  • zagrożenie naruszenia praw IP przez osoby trzecie
  • rozwiązania w celu zapobieżenia naruszeniom praw IP

2. weryfikujemy bazy danych urzędów patentowych  – ustalamy stan praw wyłącznych w bazach danych urzędów patentowych w zakresie możliwych naruszeń odpowiadając na pytania czy występują naruszenia IP audytowanego przedsiębiorstwa albo czy audytowana firma nie naruszasz IP osoby trzeciej

3. sprawdzamy skuteczność i poprawność nabycia praw wyłącznych przez audytowany podmiot w celu ustalenia:

    • kto jest uprawnionym do tych aktywów (kto jest ich właścicielem),
    • czy prawa te pozostają w mocy, czy już wygasły
    • czy prawa te są egzekwowalne (czy wykonalne) oraz
    • czy są skutecznie i w pełni wykorzystywane w przedsiębiorstwie

4. przeprowadzamy wywiady z kluczowymi pracownikami odpowiedzianymi za IP w audytowanej firmie, o ile jest to potrzebne dla wyjaśnienia pojawiających się podczas audytu wątpliwości

5. ustalamy ryzyko istnienia i szanse zaspokojenia roszczeń o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług; ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą

 

III. podsumowanie wyników weryfikacji wykonanej i zaplanowanie dalszych działań audytowanego przedsiębiorcy

Ustalenia i zebrane podczas audytu informacje są podsumowywane w raporcie przygotowywanym dla audytowanej firmy. W oparciu o ustalone rekomendacje możliwe jest opracowanie strategii dotyczącej własności intelektualnej czyli zaplanowanie kolejnych działań oraz opracowanie procedur dotyczących powstawania, ochrony oraz wykorzystania i czerpnia korzyści z IP

1. przygotowanie raportu – w raporcie wskazujemy jakie działania należy podjąć w trybie pilnym, planowanym i potencjalnym, przekazujemy informacje na temat kosztów pozyskania praw wyłącznych w urzędach patentowych i działań w zakresie ochrony i zarządzania IP, tutaj można obejrzeć fragment przykładowego raportu. 

2. omówienie raportu – wyjaśnienie zarządowi ustaleń poczynionych podczas wykonywania audytu daje możliwość ustalenia dalszych działań dla przygotowania  schematów

3. przygotowanie schematów działania i wewnętrznych regulacji w zakresie realizacji strategii IP – poza ustaleniami wskazanymi według schematu powyżej dla każdego aktywa IP

4. wyszczególnienie wpływów rynkowych na aktywa IP – obejmują one zazwyczaj markę firmy, marki produktów, pozyskiwanie firmy i produktu, wartość firmy, certyfikację produktu, certyfikaty eksportowe, zatwierdzenia regulacyjne, sieci dystrybucji i surowców, listy klientów oraz programy marketingowe i reklamowe

5. oszacowania wartości każdego z przedmiotów IP – audyt IP jest pierwszym krokiem do oszacowania wartości przedmiotów IP, do wyceny IP należy zastosować weryfikację na podstawie wielu kryteriów m.in.:

  • ile będzie kosztować wymiana produktu lub procesu jeśli utracisz do niego prawo;
  • jaki jest oczekiwany dochód z aktywa IP na przestrzeni określonego czasu – w tym przypadku konieczne będzie zastosowanie metod wyceny własności intelektualnej.

 

Audyt jest zawsze dopasowywany do specyfiki branży.

Na przykład w przedsiębiorstwach produkcyjnych badamy zwłaszcza zabezpieczenie technologii i patenty, w agencjach kreatywnych – prawidłowe nabywanie i korzystanie z praw autorskich do utworów czy praw pokrewnych do artystycznych wykonań. Także w obu tych przekładach bardzo istotne jest zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i know how, które często decyduje o pozycji danej firmy na rynku.

W firmach korzystających z IP stworzonego przez dostawców, nacisk musi być położony na prawidłowość pozyskania praw do IP. Natomiast w tych przedsiębiorstwach, które same wytwarzają IP, ważne jest ich zabezpieczenie i przeprowadzenie skutecznego postępowania zgłoszeniowego czy rejestracyjnego przed urzędami patentowymi w celu przyznania praw wyłącznych. Oczywiście najczęściej występują modele mieszane: nabywanie i zbywanie praw, udzielanie i pozyskiwanie licencji.

Inne problemy wykaże audyt w dużych firmach, gdzie często występuje słaba komunikacja wewnętrzna i należy stworzyć takie mechanizmy współpracy, aby kreatywni pracownicy z różnych działów i lokalizacji mogli zgłaszać swoje pomysły, nad którymi potem będzie pracować wiele osób i z których z czasem będą powstały wartościowe dla firmy innowacje. W takich firmach audytowi podlega także proces monitorowania i zarzadzania ścieżką od pomysłu do komercjalizacji.
W mniejszych firmach najczęściej problematyczne jest uzyskanie praw do logo w takim zakresie, aby móc zarejestrować je w urzędzie patentowym jako znak towarowy a także kwestie prawne związane z prowadzeniem sklepu internetowego: spełnieniem wymogów RODO, regulaminem sklepu czy pozyskaniem praw do materiałów marketingowych.

 

Zakres audytu jest uzależniony od jego rodzaju: czy będzie to ogólny audyt IP czy szczególny skoncentrowany na danym problemie tzw. due diligence.

1. Audyt ogólny IP będzie może stanowić fundamentalny krok do zmiany podejścia w zarządzaniu własnością intelektualną wewnątrz firmy i stanowić bazę do stworzenia dobrej strategii zarządzania IP. Podczas audytu ogólnego oceniany jest cały portfel aktywów intelektualnych. Są to aktywa:

  • posiadane i używane przez firmę,
  • posiadane, ale nieużywane przez firmę,
  • posiadane przez osoby trzecie, ale używane przez firmę (np. poprzez licencjonowanie),
  • nabyte przez firmę od innych podmiotów

2. Audyt due diligence (z ang. należyta staranność) ma węższy zasięg i jak jego nazwa wskazuje skupia się na identyfikacji i ocenie wybranych najistotniejszych aktywów własności intelektualnej dla wykazania staranności w zakresie:

  • oceny ryzyka i wartości istotnych aktywów własności intelektualnej w proponowanym przejęciu lub sprzedaży gdy planowane jest przejęcie, połączenie lub joint ventures,
  • określenia wpływu aktywów własności intelektualnej na transakcje finansowe dotyczące własności intelektualnej, takich jak zakup akcji, zabezpieczenia, pierwsze oferty publiczne,
  • zapewnienia informacji o portfelu własności intelektualnej dla potencjonalnego cesjonariusza lub licencjodawcy, poznania ewentualnych restrykcji oddziałujących na używanie własności intelektualnych w przypadku cesji lub licencjonowania własności intelektualnej,
  • oszacowania możliwych zagrożeń naruszenia praw osób trzecich lub kwestii swobody działania połączonych z nowym produktem lub usługą, gdy wprowadzany jest nowy produkt lub usługa na rynek,
  • zabezpieczenia praw własności intelektualnej na wypadek bankructwa, zwolnień pracowniczych, itp.

 

_____________

W kolejnych wpisach piszemy o tym dlaczego warto wykonać audyt, które firmy i kiedy powinny zrobić audyt własności intelektualne i dlaczego audyt IP wykonuje prawnik specjalizujący się w sprawach własności intelektualnej. Więcej na temat tego czym jest audyt IP znajduje się w części 1.

 

Chcesz wiedzieć więcej o własności przemysłowej bądź o prawach autorskich? Teraz specjalna okazja! E-book Własność przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach oraz E-book Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach  25% taniej. 

Photo by Austin Distel on Unsplash

[1] Opracowana na podstawie European IPR Helpdesk Fact Sheet „IP Audit: Uncovering the potential of your business, czerwiec 2016

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂 

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swoje imię i adres mailowy, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości na temat nowych publikacji na naszych blogach o praktycznych aspektach własności intelektualnej (IP), ciekawych wydarzeniach, nowych usługach, wzorach, e-bookach czy narzędziach do zarządzania IP, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych na podany przeze mnie adres, przez Lewandowski Gradek Lewandowska sp.p. radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B NIP: 7010438256

Pod linkiem https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/ znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Małgorzata Gradek-Lewandowska

malgorzata.gradek@lgl-iplaw.pl

radca prawny od 2001r., rzecznik patentowy, partner, certyfikowany mediator wpisana na listę Centrum Mediacji Krajowej Izby Radców Prawnych, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej; świadczy pomoc prawną od ponad 20 lat