Torebki, ubrania, buty, obudowy do urządzeń, opakowania, zegarki, meble, zabawki….słowem: zewnętrzna postać produktów czy opakowań –  mogą być chronione prawem do wzoru przemysłowego. Podobnie produkty dwuwymiarowe np. etykiety, wzory graficzne, logo, ornamentacja. Jeżeli zaprojektowałeś nowy wzór, najlepiej od razu dokonaj zgłoszenia wzoru do urzędu patentowego w zależności od zakresu terytorialnego, na którym zamierzasz korzystać ze wzoru. Stosunkowo łatwo uzyskasz prawo do ochrony tego wzoru. Zgłoszenia można dokonać także w ciągu 12 miesięcy (tzw. ulga w nowości) od dnia  publicznego udostępnienia wzoru, jednak wówczas istnieje ryzyko, że zgłoszenia podobnego wzoru dokona inny podmiot. Innym ryzykiem jest unieważnienie twojego wzoru przez konkurenta. Ten wpis poświęcamy unieważnieniu wzoru. 

Definicja wzoru przemysłowego

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać (całego) wytworu lub jego części, nadana mu m.in. przez cechy (linie, kontury, kształty, kolorystyka, fakturę lub materiał) tego wytworu i/lub jego ornamentację.

Wzory mogą być:

  • dwuwymiarowe (płaskie – mające tylko dwa wymiary: szerokość i długość – jak np. symbole o charakterze graficznym, ornamenty, ikony, krój pisma, kontury), jak i
  • trójwymiarowe (przestrzenne – mające trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość, jak np. kształt opakowania, przedmiotu czy też wystrój wnętrza).

O tym, jak pomocne może być zarejestrowanie wzoru i o zakresie ochrony wzoru piszemy tutaj, a o różnicy pomiędzy wzorem zarejestrowanym i niezarejestrowanym można przeczytać tutaj.

Dlaczego stosunkowo łatwo można uzyskać prawo do wzoru?

W trakcie zgłoszenia wzoru do Urzędu Patentowego RP, urząd ten zasadniczo nie bada, czy zgłoszony wzór spełnia warunki nowości i indywidualnego charakteru.

Brak spełnienia przesłanek zdolności rejestracyjnej może być stwierdzony w postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, które ma charakter sporny. Dopiero wówczas dochodzi do merytorycznej oceny, czy dany wzór spełnia ustawowe kryteria wzoru przemysłowego, tj. czy cechuje go nowość i indywidualny charakter. W związku z powyższym decyzja o zarejestrowaniu wzoru przemysłowego obarczona jest dużym prawdopodobieństwem wadliwości. System ten, choć niedoskonały, ma na celu usprawnienie procesu rejestracji i przyznania ochrony zgłaszanym wzorom przemysłowym.

Podobny jest zakres badania przez EUIPO. Badanie ogranicza się zasadniczo do sprawdzenia, czy zgłoszenie odpowiada wymogom formalnym uregulowanym przepisami rozporządzenia Nr 6/2002 oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2245/2002 z 21.10.2002 r., a także sprawdzeniu, czy została uiszczona opłata. Ponadto EUIPO ocenia zgodność z definicją wzoru oraz bada, czy wzór nie narusza porządku publicznego i dobrych obyczajów. Natomiast w procesie rejestracji wzoru wspólnotowego EUIPO nie bada, czy wzór spełnia przesłanki nowości i indywidualnego charakteru.

Jak stosunkowo łatwo można stracić prawo do wzoru?

Prawo z rejestracji można utracić po upływie czasu ochrony (czyli maksymalnie po 25 latach jeśli opłata będzie uiszczana przez uprawnionego za każdy z 5-letnich okresów ochrony) bądź na skutek unieważnienia tego prawa – w obu przypadkach dochodzi do sytuacji, w której tytuł ochronny udzielony na wzór traci moc prawną, a skutkiem tego jest utrata prawa wyłącznego korzystania z tego wzoru przysługującego jego właścicielowi i przejście tego dobra do tzw. domeny publicznej (domaine public).

Unieważnienie wzoru przemysłowego przed Urzędem Patentowym RP

Zgodnie z art. 89 w zw. z art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) (czyli “pwp“) prawo z rejestracji na wzór przemysłowy może zostać unieważnione w całości lub w części na wniosek każdego, kto wykaże że:

1. nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji:

  • nowość – jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób;
  • indywidualny charakter – czyli ogólne wrażenie, jakie wzór przemysłowy wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo;
  • postać wytworu lub jego części – wytworem jest:
      • każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych;
      • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
      • wymienialna część składowa wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy.

Brak spełnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych powyżej daj możliwość unieważnienia prawa z rejestracji udzielonego na dany wzór przemysłowy.

2. wykorzystywanie wzoru przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego RP może w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie.

Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 1 pwp sprawy o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego rozstrzyga Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego. Uściślając, sprawy te rozpatrywane są przez kolegia orzekające do spraw spornych.

Aby unieważnić zarejestrowany wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym RP należy:

  • złożyć wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji i
  • wnieść opłatę od wniosku w wysokości 1000 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. poz. 1623).

Unieważnienie wzoru wspólnotowego przez EUIPO

Podobnie uregulowane zostało unieważnienie wzoru wspólnotowego, czyli wzoru na które prawo z rejestracji zostało udzielone przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (czyli “EUIPO“). W sprawach unieważnień właściwy jest Wydział Unieważnień EUIPO.

Zgodnie z art. 24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 3, str. 1 z późn. zm.) (czyli “RWW“) wzór wspólnotowy uważa się za nieważny na wniosek złożony w EUIPO. Co więcej wzór wspólnotowy może być unieważniony również pod dacie wygaśnięcia lub zrzeczenia się wzoru wspólnotowego.

Opłata za złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego wynosi 350 euro.

W postępowanie o unieważnienie może dotyczyć jednego wzoru. Jeżeli zakwestionowane wzory wspólnotowe stanowią część rejestracji zbiorowej, każdy z nich należy unieważnić w odrębnym postępowaniu (art. 37 ust. 4 RWW). Opłatę za wniosek należy uiścić w odniesieniu do każdego kwestionowanego wzoru wspólnotowego.

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że wniosek o unieważnienie musi być złożony w języku postępowania, który jest językiem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji zakwestionowanego wzoru wspólnotowego (język, w którym dokonano zgłoszenia), pod warunkiem że język, w którym dokonano zgłoszenia, jest jednym z pięciu języków EUIPO (art. 98 RWW). Językami EUIPO są: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i włoski. Jeżeli zgłoszenia nie dokonano w jednym ze wskazanych pięciu języków EUIPO, językiem postępowania jest drugi język wskazany w zgłoszeniu zakwestionowanego wzoru wspólnotowego.

Zarówno w przypadku unieważnienia wzorów wspólnotowych jak i wzorów przemysłowych nie jest obecnie wymagane wykazanie interesu prawnego do złożenia wniosku i żądania unieważnienia prawa.

Unieważnienie wzoru w drodze powództwa wzajemnego przez sąd

W przypadku złożenia przez uprawnionego z prawa rejestracji do wzoru pozwu o naruszenie jego praw, pozwany, na podstawie art. 479122 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) (czyli “kpc“) może złożyć powództwo wzajemne o unieważnienie tego prawa.

Pozew wzajemny należy wnieść nie później niż w odpowiedzi na pozew, a jeżeli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego. Pozew wzajemny o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego albo wzoru przemysłowego podlega opłacie stałej w wysokości 1000 zł zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).

Sąd jest związany podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wskazaną przez powoda wzajemnego, czyli wskazaną przez pozwanego przyczyną, dla której należy unieważnić prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub wspólnotowego.

W przypadku wytoczenia powództwa wzajemnego sąd zwraca się do Prezesa Urzędu Patentowego RP z żądaniem udzielenia informacji, czy przed UPRP toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Jeżeli przed UPRP toczy się sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, sąd zawiesza postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed UPRP.

Sąd odrzuca pozew wzajemny o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa, jeżeli decyzja wydana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dotycząca tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy powództwa wzajemnego, stała się prawomocna.

Podobna procedura dotyczy wzorów wspólnotowych, z tym że zgodnie z art. 86 RWW sąd zawiadamia EUIPO o dacie wniesienia powództwa wzajemnego, a EUPIO czyni wzmiankę o tym fakcie w rejestrze. Ponadto, podczas rozpatrywania powództwa wzajemnego o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego sąd może, na wniosek właściciela zarejestrowanego wzoru i po wysłuchaniu innych stron, zawiesić postępowanie i wezwać pozwanego do złożenia w EUIPO wniosku o unieważnienie w terminie określonym przez sąd. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, postępowanie jest kontynuowane, a powództwo wzajemne uważa się za wycofane.

W trakcie unieważniania bierze się pod uwagę bezwzględne i względne przyczyny:

  • bezwzględne przyczyny unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego występują wtedy, gdy: wzór nie jest wzorem, tzn. nie stanowi całkowitej lub częściowej postaci produktu wynikającej w szczególności z elementów linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji; wzór nie spełnia określonych warunków, a zwłaszcza wymogów dotyczących nowości i indywidualności; wnioskujący o zarejestrowanie lub posiadacz prawa z rejestracji wzoru nie posiada do niego uprawnień; wzór nie zgadza się z wcześniejszym wzorem, który został udostępniony publicznie po dacie złożenia wniosku lub, jeżeli wystąpiono o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa, po dacie pierwszeństwa, oraz który jest chroniony od daty wcześniejszej od wskazanej w rejestracji wzoru wspólnotowego lub przez złożenie wniosku o rejestrację wzoru wspólnotowego lub przez rejestrację wzoru w państwie członkowskim, którego to dotyczy, lub przez złożenie wniosku o przyznanie takiego prawa
  • względne przyczyny unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego to te, których wystąpienie może, lecz nie musi powodować unieważnienia prawa z rejestracji wzoru, a to oznacza, że można unieważnić prawo z rejestracji wzoru jeżeli: odróżniający znak jest użyty w kolejnych wzorach, a prawo wspólnotowe lub ustawodawstwo państwa członkowskiego dotyczące znaku przyznaje także właścicielowi znaku prawo zakazania jego stosowania lub wzór stanowi nieuprawnione użycie dzieła chronionego przez prawo autorskie wzór stanowi niewłaściwe użycie któregokolwiek elementu wymienionego w art. 6bis Konwencji Paryskiej lub znaków, symboli i godeł innych niż objęte ochroną w ramach tej konwencji, gdy stanowią one szczególny interes publiczny państwa członkowskiego

W trakcie unieważniania dochodzi do badania nowości kwestionowanego wzoru oraz oceny indywidualnego charakteru wzoru oraz wyrażenia jakie wzór wywołuje na tzw. zorientowanym użytkowniku wzoru:

  • badanie nowości wymaga obiektywnego porównaniu danego wzoru z już istniejącymi na rynku. Oznacza to, że zwykłe kopie i postaci wzoru, które są podobne do wcześniejszego wzoru, nie są traktowane jak nowe. Różnice w wymiarach nie stanowią ani o nowości, ani o indywidualnym charakterze później zgłoszonego do rejestracji wzoru przemysłowego. Przedmiotem oceny powinna być postać wytworu zgłoszona do rejestracji, a nie postać produktu dostępnego na rynku.
  • ocena indywidualnego charakteru wzoru polega na określeniu:
      • sektora produktów, w których wzór ma zostać zawarty lub zastosowany,
      • poinformowanego użytkownika wspomnianych produktów według ich przeznaczenia,
      • stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru, którego wpływ na indywidualny charakter wzoru jest odwrotnie proporcjonalny,
      • całościowego wrażenia wywieranego na poinformowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór
  • w badaniu tym tworzy się wzorzec zorientowanego użytkownika dokonującego oceny indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego. Nie będzie nim projektant czy ekspert od wzorów, ale będzie to osoba, która w sposób stały używa danego produktu; która przed zakupem produktu uważnie go ogląda, bada jego budowę i funkcjonalność oraz zwraca uwagę na detale; nie jest to ani przeciętny fachowiec, ani przeciętny konsument, to osoba która nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, zdobyła informacje, zapoznawszy się z katalogami czy zasięgnąwszy informacji w Internecie lub w sklepach sprzedających dany produkt, i która wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy jego używaniu.

Skutkiem unieważnienia wzoru jest taka sytuacja jakby wzór w ogóle nie istniał i nigdy nie zostało na niego udzielone prawo wyłączne, ale wsteczny skutek unieważnienia wzoru wspólnotowego nie ma wpływu na:

  • wszelkie decyzje w sprawie o naruszenia, które stały się prawomocnymi decyzjami ostatecznymi i weszły w życie przed decyzją o unieważnieniu;
  • wszelkie umowy zawarte przed podjęciem decyzji o unieważnieniu, jeżeli umowa ta została wykonana przed tą decyzją; jednakże zwrot kwot zapłaconych na podstawie stosownej umowy może być, w zakresie uzasadnionym okolicznościami, przedmiotem roszczeń na podstawie zasad słuszności.

_______________

Zanim podejmiesz decyzję o rejestracji wzoru i poniesiesz koszty opłat wpłacanych do urzędów, warto sprawdzić czy nie zachodzą bezwzględne lub względne przyczyny unieważnienia wzoru. Zminimalizuje to ryzyko unieważnienia twojego wzoru przez inne podmioty. Takie badanie powinno poprzedzać złożenie wniosku o rejestrację wzoru. Możesz skorzystać w tym zakresie z naszej pomocy w zakresie badania i rejestracji wzoru przemysłowego.

Warto też zrobić z końcem roku, podsumowanie i przegląd posiadanych praw własności intelektualnej (intellectual property – IP) w ramach mini audytu. Pozwoli ono uporządkować podstawowe kwestie IP w firmie, w bardziej skomplikowanych przypadkach należy  zrobić większy audyt własności intelektualnej. O tym czym jest audyt piszemy tutaj a w tym miejscu – o tym jak przeprowadzany jest audyt.

Photo by Laura Chouette on Unsplash
Udostępnij