Historia sporów o znaki towarowe pokazuje, że nie tylko wielkie korporacje wygrywają spory. Warto podjąć walkę, jeżeli ktoś inny dokonuje zgłoszenia kolizyjnego znaku!  W dniu 15 września 2014 r. Pan Miłosz dokonał zgłoszenia do EUIPO znaku słownego „K7” w celu uzyskania ochrony m.in. w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej. Rok później, z dniem 5 października 2015 r. LG ELECTRONICS INC. zgłos słowny znak towarowy „K7” także w klasie nicejskiej 9. W związku identycznym znakiem towarowym i podobnym zakresem towarów, Pan Miłosz w dniu 11 grudnia 2015 r. zgłosił sprzeciw wobec takiego zgłoszenia znaku towarowego. Prawie 5 lat później, z dniem 18 listopada 2020 r. zapadł wyrok …

Z orzecznictwa…

Prawie 5 lat później, z dniem 18 listopada 2020 r. zapadł wyrok Sądu Unijnego w sprawie o sygnaturze T‑21/20, która dotyczyła zgłoszonego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (czyli “EUIPO“) znaku słownego „K7”. W wyroku tym Sąd wskazał m.in., że smartfony i komputery wykazują podobieństwa w odniesieniu do ich charakteru i przeznaczenia, które działają w oparciu o system operacyjny, uruchamiają aplikacje i są dostępne za pośrednictwem wyświetlacza i klawiatury. Co oznacza, że są zbudowane w podobny sposób, a ponadto mogą być wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do usług online, komunikowania się za pośrednictwem połączenia internetowego lub korzystania z aplikacji. Sąd zaznaczył także, że zarówno komputery, jak i smartfony mogą zaspokajać te same potrzeby użytkowników oraz mogą mieć tych samych producentów i kanały dystrybucji.

Co jest istotnego w tym orzeczeniu?

W obecnych czasach trudno nie zgodzić się z wyrokiem Sądu, jako że faktycznie przeznaczenie komputerów i smartfonu stało się niemal tożsame, a główną znaczącą różnicą pomiędzy tymi urządzeniami jest ich rozmiar. Ale skoro tezy zawarte w uzasadnieniu wyroku nie budzą powszechnej kontrowersji, dlaczego należy pochylić się nad omawianą sprawą? Wróćmy do genezy sporu i omówienia sprawy od początku.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy „k7”

W dniu 15 września 2014 r. Pan Miłosz dokonał zgłoszenia do EUIPO znaku słownego „k7” w celu uzyskania ochrony m.in. w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej dla:

    • programy komputerowe; Monitory [programy komputerowe]; Nagrane programy komputerowe; Programy komputerowe nagrane; Programy komputerowe do pobrania; Programy komputerowe [software ładowalny]; Interaktywne multimedialne programy komputerowe; Programy komputerowe do gier; Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania]; Programy komputerowe do celów edukacji; Programy komputerowe do przetwarzania obrazów; Programy komputerowe do przetwarzania danych; Pliki muzyczne do pobierania; Pliki graficzne do pobierania; Modemy; Komputery; Interfejsy komputerowe; Mikroprocesory; Dyski czyste; Dyski komputerowe; Pamięci komputerowe; Karty pamięciowe; Karty rozszerzenia pamięci; Urządzenia GPS; Pamięci zewnętrzne USB; Dyktafony; Kopiarki termiczne; Kopiarki elektrostatyczne; Publikacje elektroniczne; Publikacje w formie elektronicznej do pobrania

i EUIPO z dniem wydał decyzję o udzieleniu Panu Miłoszowi prawa ochronnego na znak „k7”.

Rok później, z dniem 5 października 2015 r. LG ELECTRONICS INC. dokonał zgłoszenia słownego znaku towarowego „K7” także w klasie nicejskiej 9 dla:

    • smartfony; telefony komórkowe; smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach.

W związku identycznym znakiem towarowym i podobnym zakresem towarów Pan Miłosz w dniu 11 grudnia 2015 r. zgłosił sprzeciw wobec takiego zgłoszenia znaku towarowego.

 

Regulacje dotyczące sprzeciwu

Podstawą złożenia sprzeciwu był art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1) (dalej oznaczmy jako “ZTUE“), czyli ryzyko wprowadzenia w błąd z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności z towarami lub usługami lub podobieństwa do nich.

Koszt złożenia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego UE wynosi 320 euro.

Zgodnie z art. 46 ZTUE w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia unijnego znaku towarowego może być wniesiony sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, na takiej podstawie, że znak nie może być zarejestrowany wobec jednej z podstaw wskazanej w art. 8 ZTUE. Następnie, w terminie wyznaczonym przez Urząd osoba wnosząca sprzeciw może przedstawić fakty, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska.

Rozpatrując sprzeciw, EUIPO wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez EUIPO uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez inne strony lub EUIPO.

Jednym z głównych sposobów obrony wobec zgłoszonego sprzeciwu jest złożenie wniosku o:

  1. przedstawienie dowodu, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia unijnego znaku towarowego wcześniejszy unijny znak towarowy był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany i które przywołuje on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu albo
  2. wskazanie że istnieją uzasadnione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy unijny znak towarowy był w tej dacie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat.

Jeżeli osoba wnosząca sprzeciw nie wykaże używania znaku towarowego albo nie wskaże istotnych powodów jego nieużywania EUIPO odrzuci sprzeciw.

W przedmiotowej sprawie LG nie mogło bronić się takim wnioskiem ze względu na to, że nie upłynął jeszcze 5-letni okres rejestracji zgłoszenia. Uwaga! To dość istotny szczegół ze względu na to, że np. okres ochrony liczymy od daty zgłoszenia znaku natomiast okres 5 lat na rozpoczęcie używania znaku liczymy od daty jego rejestracji.

Ciąg dalszy sporu o “k7”

Po dość burzliwej wymianie pism pomiędzy stronami w dniu 11 grudnia 2018 r. EUIPO (Wydział Sprzeciwów) wydał decyzję w całości przychylając się do sprzeciwu zgłoszonego przez Pana Miłosza, stwierdzając, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej i w całości odrzucił zgłoszenie znaku „K7” LG.

LG oczywiście złożyło odwołanie do Izby Odwoławczej jako, że zgodnie z art. 66 ZTUE od decyzji Wydziału Sprzeciwów przysługuje odwołanie. Izba Odwoławcza w dniu 31 października 2019 r. odrzuciła odwołanie LG.

W ten sposób została wyczerpana procedura przed EUIPO ale na podstawie art. 72 ZTUE strona na decyzje Izby Odwoławczej w sprawie odwołań może wnieść skargę do Sądu Pierwszej Instancji. Od wyroku Sądu Pierwszej Instancji możliwe jest złożenie odwołania do Trybunału Sprawiedliwości. Na ten moment nie wiadomo, czy LG skorzystało z tego środka odwoławczego.

Jak widać ochrona znaków towarowych ale ich rejestracja może przynieść wiele korzyści. Jeżeli LG będzie bardzo zależało na możliwości korzystania z oznaczenia K7 dla swoich smartfonów jedyną możliwością będzie próba porozumienia się z Panem Miłoszem w zakresie uzyskania licencji na korzystanie ze znaku albo nabycia praw do znaku.

________________

Pisząc dzisiaj o sporach z wielkimi koncernami nie sposób pominąć bojów toczonych przez jedną z większych korporacji na świecie Disney Enterprises, Inc o znanego dorosłym i dzieciom najsłynniejszego misia o małym rozumku – Kubusia Puchatka. 18 stycznia obchodziliśmy bowiem kolejną rocznicę urodzin twórcy misia – Alana Alexandra Milne, który w 1926 roku napisał historię Winnie-the-Pooh. W Polsce miś nazywa się Kubuś Puchatek dzięki tłumaczce Irenie Tuwim, nie jest to jedynie polskie imię misia (o tym piszemy tu).

Milne zawarł z producentem Stephanem Slesingerem w 1930 r. umowę, na podstawie której producent nabył prawa do wykorzystywania postaci książkowej misia na terenie USA i Kanady w radio, telewizji, na produktach (czyli w ramach merchandisingu) i jako znaki towarowe. Po śmierci Slesingera wdowa po nim zawarła umowę licencyjną z wytwórnią Walta Disneya, co pozwoliło medialnemu gigantowi zbudować wielomiliardową franczyzę związaną z używaniem postaci misia. W 1983 r. strony zawarły umowę „legal back and forth” na mocy której licencja wróciła do Slesinger Inc., a następnie z powrotem do Disneya. Ta konstrukcja umowna i ogromne przychody Disneya, były przyczyną sporu ze spadkobiercami autora książki. W 1991 r. Slesingerowie oskarżyli wytwórnię o to, że nie ujawnia wszystkich dochodów ze sprzedaży produktów związanych wykorzystaniem postaci misia a także twierdzili, że prawa do postaci misia nie zostały przeniesione na wytwórnię.  Slesingerowi żądali 2 bln dolarów odszkodowania i wypłaty zaległego wynagrodzenia. Konflikt eskalował przyjmując formę wzajemnych oskarżeń, wykradania dokumentów, zaangażowania prywatnego detektywa do przeglądania koszy na śmieci w poszukiwaniu informacji i finalnie zakończył się stwierdzeniem przez sąd ostatniej instancji, że w 1983 r. doszło do przeniesienia wszystkich praw wyłącznych na Disneya[1].

Disney rozwija wizerunek Winnie-the-Pooh poprzez produkcję filmów animowanych, krótko- i długometrażowych, które mają coraz luźniejszy związek z pierwowzorem literackim oraz oryginalnymi ilustracjami E.H. Sheparda.

Disney Enterprises, Inc. na całym świecie posiada 137 zarejestrowanych znaków towarowych ze słowami WINNIE THE POOH.

W Polsce znak słowny zarejestrowany jest pod numerem R.168094 oraz słowno-graficzny R.135669:

Dlaczego korporacje tak walczą o prawa do znaków? Co daje rejestracja znaku?

Zgodnie z art. 154 prawa własności przemysłowej (dalej jako „pwp”) używanie znaku towarowego polega w zmonopolizowaniu przez uprawnionego:

  1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Te czynności może wykonywać uprawniony, inne osoby posługujące się w ten sposób znakiem naruszają prawa uprawnionego.

Dodatkowo naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, polega także na używaniu znaku towarowego:

  • jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie;
  • w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uprawniony, którego prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, zgodnie z art. 296 pwp, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo:

  • zaniechania naruszania,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania:

  • umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;
  • oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

Uprawnionemu przysługuje prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów, w ramach działalności gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodzą z państw trzecich i są opatrzone, bez zezwolenia uprawnionego, znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od tego znaku towarowego.

Do sporu może dojść także pomiędzy między stronami umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego. Wówczas licencjodawca, może wystąpić z roszczeniami, przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Chociaż dobrze sporządzona umowa minimalizuje przyczyny konfliktów.

Nowelizacja pwp doprowadziła do tego, że z powództwem o naruszenie praw do znaków towarowych może teraz wystąpić także licencjobiorca. Przed marcem 2019 r. takie uprawnienia miał tylko licencjobiorca wyłączny wpisany do rejestru znaków towarowych. Obecnie zgodnie z art. 163 ust. 1(1) pwp o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa (wyrażoną w umowie licencyjnej lub później). Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Ponieważ prawa autorskie wygasają po 70 latach od śmierci autora (więcej na ten temat piszemy tu) zatem w 2027 r. (autor powieści o misiu zmarł 31 stycznia 1956 r.) wygasną prawa autorskie do książkowej postaci misia. Niemniej wizerunek misa utrwalony w znakach towarowych Disneya będzie nadal chroniony. Ochrona wynikająca z rejestracji znaków towarowych może być przedłużana bez limitu czasowego na kolejne okresy 10-letnie w nieskończoność, a uprawnieni do znaków towarowych będą mogli korzystać ze swoich uprawnień.

Warto zatem, tak jak Pan Miłosz, zarejestrować swój znak (tym bardziej, że przez kilka miesięcy 2021 r. istnieje szansa na skorzystanie ze zniżki na rejestrację znaków). Jeżeli chcesz rozpocząć budowę silnej marki koniecznie pamiętaj o badaniu i rejestracji swojego znaku towarowego. Jeżeli chcesz zacząć czerpać korzyści finansowe z Twojego oznaczenia skorzystaj z umowy licencji znaku towarowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o prawach własności przemysłowej skorzystaj z okazji!  E-book Własność przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach 25% taniej. 

Photo by Daniel Korpai on Unsplash
[1] str 97 Katrzyna Grzybczyk w „Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa” wydanej przez Wolters Kluwers 2018. Tam także o innych ciekawych sporach medialnego giganta.
Udostępnij