Zwykle niewielki ale widoczny. Umieszczony w miejscu trudnym do ominięcia wzrokiem. Przyciąga, zachęca, uzasadnia większy wydatek za produkt nim oznaczony … znak towarowy bądź oznaczenie geograficzne ma za zadanie wyróżnić produkt na ryku, podkreślić jego wartość, zagwarantować kupującemu odpowiednią jakość.
Pozyskanie praw do znaku czy oznaczenia geograficznego oczywiście wiąże się z kosztami poniesionym na rejestracje w urzędzie patentowym, ale daje bardzo dużo możliwości ochrony przed naruszycielami. Czy wiesz jakie to możliwości i kiedy możesz z nich skorzystać? Jak chronić wartość i jakoś produktu tak wyróżnionego na rynku?
Spis treści
Kiedy przysługuje prawo ochronne na znak towarowy?
Gdy zarejestrujesz znak w urzędzie patentowym (czyli opłacisz pozytywną decyzję urzędu), uzyskujesz prawo ochronne na ten znak. To prawo zapewnia ci wyłączność używania tego znaku towarowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (tak stanowi art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („pwp”). Możesz (a nawet musisz) używać znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Jeśli nie używasz znaku narażasz się na utratę prawa do tego znaku przez wygaśnięcie prawa ochronnego – art. 169 i art. 157 pwp). Podobnie możesz stracić oznaczenie geograficzne – art. 192 pwp.
Zawodowy lub zarobkowy sposób używania znaku to po prostu korzystanie ze znaku czy oznaczenia w swojej działalności gospodarczej, a nie prywatnej.
Używanie znaku towarowego (zgodnie z art. 154 pwp) polega zwłaszcza na:
- umieszczaniu tego znaku na towarach jakie zgłoszone były do urzędu patentowego lub na opakowaniach tych towarów;
- oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu;
- imporcie lub eksporcie tych towarów oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- posługiwaniu się znakiem w celu reklamy.
Zatem, jako uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, możesz zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:
- z twoim znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem w odniesieniu do identycznych towarów;
- lub podobnego do twojego znaku towarowego, w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku innej osoby z twoim znakiem towarowym;
- lub podobnego do twojego znaku jeśli jest znakiem renomowanym, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie znaku przez inną osobę bez uzasadnionej przyczyny przynosi jej nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy twojego znaku.
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może polegać także na używaniu znaku towarowego:
- jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie;
- w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W tych sytuacjach możesz sięgnąć po roszczenia. Zgodnie z art. 296 pwp możesz żądać od naruszyciela:
- zaniechania naruszania,
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- naprawienia wyrządzonej szkody w przypadku zawinionego naruszenia:
- na zasadach ogólnych albo
- poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.
Dodatkowo na twój wniosek sąd może orzec:
- o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności sąd może orzec o ich:
- wycofaniu z obrotu,
- przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo
- zniszczeniu
- podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
Na wniosek naruszyciela (nie twój) sąd może nakazać naruszycielowi, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.
Wszystkie wskazane roszczenia są roszczeniami majątkowymi. Roszczenia majątkowe dzielą się na roszczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Podział ten ma praktyczne znaczenie ponieważ różne są opłaty sądowe od roszczeń majątkowych i niemajątkowych dochodzonych przed sądem.
Roszczeniami niepieniężnymi są:
- roszczenie o zaniechanie naruszania (art. 296 ust. 1 pwp),
- żądanie podania do publicznej wiadomości całości lub części orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 287 ust. 2 pwp).
- żądanie orzeczenia o będących własnością naruszającego, bezprawnie wytworzonych wytworach, środkach i materiałach (art. 286 pwp).
Roszczeniami pieniężnymi są:
- roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści (art. 296 ust. 1 pwp),
- roszczenie odszkodowawcze (art. 296 ust. 1 pwp),
- roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (w określonych wypadkach – art. 287 ust. 3 pwp).
O czym musisz pamiętać, gdy zdecydujesz się pójść do sądu?
Aby doszło do naruszenia muszą wystąpić łącznie wskazane poniżej elementy:
- bezprawność;
- identyczność lub podobieństwo oznaczeń;
- niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.
Przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy dokonywać z punktu widzenia modelu przeciętnego konsumenta, którym jest osobą dobrze (właściwie) poinformowaną, wystarczająco uważną i racjonalną. Należy pamiętać, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów i usług. W przypadku dóbr powszechnie i często nabywanych poziom ten bez wątpienia będzie niższy niż w odniesieniu do dóbr z branż specjalistycznych, nabywanych rzadko, często o znacznej wartości[1].
W przypadku powoływania się przez ciebie, jako uprawnionego, na prawo do znaku renomowanego konieczne jest wykazanie, czy dane oznaczenie jest renomowanym znakiem towarowym. Renoma znaku utożsamiana jest nie z jakością towarów czy usług oznaczonych danym oznaczeniem, ale z jego sławą i stopniem znajomości. Pojęcie renomy zakłada pewien stopień znajomości we właściwym kręgu odbiorców. Właściwym kręgiem jest krąg odbiorców, zainteresowany danym znakiem towarowym, czyli w zależności od sprzedawanych towarów lub usług, bądź to ogół odbiorców, bądź węższy ich krąg, przykładowo dane środowisko zawodowe. Renoma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego[2]. Podobieństwo między znakiem renomowanym a przeciwstawionym mu oznaczeniem nie wymaga takiego stopnia, by wprowadzało w błąd co do pochodzenia. Wystarczy, by było na tyle duże, aby wywoływało u danego kręgu odbiorców przekonanie, że pomiędzy znakami występuje pewien związek[3].
W razie oznaczenia towarów znakiem towarowym podrobionym, sąd orzekając, zgodnie z art. 286 pwp, o dalszym rozporządzeniu tymi towarami, może tylko w wyjątkowych przypadkach uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów.
Zakazanie czynności przygotowawczych
W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa możesz żądać zaniechania:
- umieszczania oznaczenia identycznego z twoim znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;
- oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.
Reprodukcja znaku towarowego w słowniku lub encyklopedii
W sytuacji, gdy reprodukcja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towaru, możesz złożyć wydawcy żądanie aby reprodukcji znaku towarowego bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej – najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy. Wydawca zobowiązany jest spełnić takie żądanie.
Zakazanie wprowadzania towarów bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu
Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed datą zgłoszenia lub datą uprzedniego pierwszeństwa twojego znaku towarowego, uprawnionemu lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów, w ramach działalności gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodzą z państw trzecich i są opatrzone, bez zezwolenia uprawnionego, znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od tego znaku towarowego.
Uprawnienie to wygasa, jeżeli w postępowaniu służącym ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 15), zgłaszający lub posiadacz towarów udowodni, że uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.
Natomiast uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli identyczność lub podobieństwo znaków towarowych, odnoszących się do leków, wynika wyłącznie z identyczności lub podobieństwa do międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy aktywnego składnika leków (INN).
Ochrona właściciela później zarejestrowanego znaku
W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy nie możesz zakazać używania później zarejestrowanego znaku towarowego krajowego lub Unii Europejskiej, gdy:
- ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony na podstawie art. 165 ust. 1 i 3 lub art. 166 ust. 3 pwp (przesłanki unieważnienia znaku krajowego);
- ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony zgodnie z 60 ust. 1, 3 lub 4 oraz art. 61 ust. 2 lub art. 64 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (przesłanki unieważnienia znaku Unii Europejskiej).
W przypadku gdy nie przysługuje ci prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego ze względów wskazanych powyżej, uprawnionemu do późniejszego znaku towarowego (nie tobie) nie przysługuje, w ramach postępowania w sprawie naruszenia prawa ochronnego na ten znak, prawo zakazania używania wcześniejszego znaku towarowego, nawet jeśli nie można już się powoływać na prawo do wcześniejszego znaku towarowego przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.
Naruszyciel w dobrej wierze
Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy RP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty powiadomienia.
Przedawnienie roszczeń
Roszczenia z tytułu naruszenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła jego prawa, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie.
Wobec kontrowersji związany z powyższą regulacją i rozbieżności związanych ze sposobem liczenia terminów przedawnienia kluczowe znaczenie w tej sprawie ma uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2021 r.[4] wskazująca, iż jeżeli naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia, to 5-letni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Taka interpretacja przepisu zdecydowania umacnia pozycję uprawnionego i daje mu realną ochronę jego praw. Szczegółowe motywy powyższego rozstrzygnięcia zostaną opisane w kolejnym wpisie, po wydaniu uzasadnienia przez Sąd Najwyższy do wskazanej uchwały.
Co ważne, bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między złożeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP a udzieleniem prawa. Jest to konsekwencja tego, iż dopiero po udzieleniu prawa przez Urząd Patentowy RP możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia.
Uprawniony do znaku powszechnienie znanego
Jeżeli jesteś uprawnionym do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możesz żądać zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego do twojego oznaczenia w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przez okres 5 kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, jako uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, byłeś świadomym jego używania przez inne osoby i nie sprzeciwiałeś się temu.
Roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
Do roszczeń z tytuł naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego stosuje się wskazane powyżej zasady dotyczące znaków towarowych z tą różnicą, że z roszczeniami może wystąpić także każdy, kto jest ujawniony w rejestrze jako uprawniony do używania danego oznaczenia geograficznego (legitymacja czynna do wystąpienia z roszczeniem).
Osoba uprawniona do używania danego oznaczenia geograficznego, to osoba której towary spełniają warunki korzystania z oznaczenia geograficznego. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP jest przedłożenie przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji, poświadczającego spełnienie przez towary wnioskodawcy warunków korzystania z oznaczenia geograficznego, albo orzeczenie sądu.
Legitymacja: czynna – czyli kto może wystąpić z roszczeniem o naruszenie prawa wyłącznego, bierna – przeciwko komu
Z roszczeniem z tytułu naruszenia prawa wyłącznego może wystąpić przeciwko naruszycielowi (legitymacja czynna):
- uprawniony z prawa wyłącznego – w przypadku, gdy prawo przysługuje jednej osobie;
- współuprawniony z prawa wyłącznego – w przypadku, gdy prawo wyłączne przysługuje kliku podmiotom – może bez zgody pozostałych uprawnionych dochodzić roszczeń z powodu naruszenia;
- licencjobiorca niewyłączny – może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa, chyba że w umowie licencyjnej strony postanowią inaczej;
- licencjobiorca wyłączny – może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa, chyba że w umowie licencyjnej strony postanowią inaczej, jednakże uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy;
- zastawnik – w przypadku ustanowienia zastawu na prawie;
- użytkownik – w przypadku ustanowienia użytkowania na prawie.
Ponadto, licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.
Legitymację bierną ma:
- podmiot naruszający prawo ochronne na znak towarowy;
- pośrednik, o którym mowa w art. 296 ust. 3 pwp – czyli osoba, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy; Powyższa regulacja nie ma zastosowania do usługodawców usługi mere conduit, cachingu i hostingu, których odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- licencjobiorca lub sublicencjobiorca, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do:
- okresu i terenu jej obowiązywania,
- postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także
- wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości albo
zawarł umowę sublicencji pomimo braku upoważnienia do jej zawarcia albo z naruszeniem takiego upoważnienia.
Zarejestruj swój znak. Nie odkładaj tej czynności na później, aby konkurencja nie ubiegła cię. Sprawdź czy twoje oznaczenie może być zarejestrowane i zgłoś znak do Urzędu Patentowego aby wyposażyć się w roszczenia.
Gdy przysługują ci roszczenia, a potrzebujesz wsparcia lub podpowiedzi jak i kiedy skutecznie posłużyć się tym roszczeniem, zapraszamy do kontaktu.
