Nie każdy uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy zdaje sobie sprawę z faktu, że nie może zakazywać wszelkim podmiotom używania identycznego albo podobnego oznaczenia, jeżeli np. te podmioty działają w zupełnie innej branży, a znak towarowy został zgłoszony dla towarów nieobejmujących działalności rzekomego naruszyciela.
Co więcej, nie każdy uprawniony jest świadomy, że prawo ochronne na znak towarowy, mimo że może być przedłużane co 10 lat w nieskończoność, może stracić. Jednym z powodów utraty prawa wyłącznego może być brak używania znaku towarowego, ale również utrata przez dane oznaczenie charakteru odróżniającego. Do utraty charakteru odróżniającego dochodzi zazwyczaj, gdy uprawniony nie reaguje na naruszenia jego prawa wyłącznego.
Utrata prawa ochronnego na znak towarowy jest daleko idącym skutkiem, natomiast po drodze może nastąpić utrata części roszczeń pierwotnie przysługujących uprawnionemu w wyniku braku reakcji na działanie naruszyciela. Kiedy uprawniony decyduje się podjąć zdecydowanie kroki prawne, bo skala naruszenia zaczyna być znacząca i uprawniony nie chce już dłużej tolerować takiego stanu rzeczy, często może spotkać się z terminem: przedawnienie.
O roszczeniach jakie przysługują uprawnionemu z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy pisaliśmy tutaj poruszając również zagadnienie dotyczące przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 289 w zw. z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (pwp) roszczenia z tytułu naruszenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła jego prawa. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie.
Nie budzi wątpliwości, w jaki sposób obliczać termin przedawnienia w stosunku do pojedynczych naruszeń, niewywołujących długotrwałych skutków, natomiast poważne wątpliwości zarówno w doktrynie jak i w judykaturze budzi zagadnienie oznaczania początku biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym. Dotyczy to sytuacji, w której mamy do czynienia z długoletnim naruszeniem, którego skutkiem jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów oznaczonych znakiem towarowym.
Wydaje się, że jednolitą praktykę w tym zakresie wprowadza uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2021 r.[1] (“Uchwała“). Zgodnie z Uchwałą, jeżeli naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia, to 5-letni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Taka interpretacja tego przepisu zdecydowanie umacnia pozycję uprawnionego i daje mu realną ochronę jego praw. Aby zrozumieć czym kierował się Sąd Najwyższy warto przyjrzeć uzasadnieniu Uchwały.
Spis treści
Jeśli działania naruszyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń …
Przedmiotem zagadnienia prawnego, które rozstrzyga Uchwała jest pytanie: „Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?”
Przedmiotowe zagadnienie prawne powstało w oparciu o stan faktyczny dotyczący unijnego znaku towarowego, jednakże prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia unijnego znaku towarowego. W takim przypadku zastosowanie mają regulacje państw członkowskich, czyli w przypadku Polski – pwp.
Ustalenia Sądu Najwyższego w zakresie przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej będą również aktualne dla znaków krajowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP.
majątkowy charakter roszczeń
Wszystkie roszczenia, jakie przysługują uprawnionemu z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego są roszczeniami majątkowymi (więcej na ten temat tu). Podkreślił to również Sąd Najwyższy w Uchwale wskazując, że roszczenia niepieniężne określone w ustawie pwp służące do ochrony majątkowych praw wyłącznych, czyli takich jak patent lub prawo ochronne na znak towarowy są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego i mają charakter majątkowy. Skoro zaś mają charakter majątkowy, to podlegają przedawnieniu. Dotyczy to także roszczeń o zaniechanie naruszeń[2], czyli sytuacji, gdy uprawniony żąda jedynie respektowania jego prawa. Ustalenie majątkowego charakteru roszczeń z tytuły naruszenia prawa wyłącznego jest punktem wyjścia do rozważań dotyczących obliczania terminu przedawnienia tych roszczeń ze względu na to, iż roszczenia o charakterze niemajątkowym nie ulegają przedawnieniu.
różne stanowiska odnoszące się do oceny momentu przedawnienia
Do momentu wydania Uchwały można było wyróżnić 3 stanowiska odnoszące się do oceny momentu przedawnienia określonego w art. 298 pwp traktujące naruszenie jako:
- czyn ciągły;
- serię identycznych powtarzających zdarzeń dzień po dniu;
- jedno naruszenie.
Każde z tych stanowisk znalazło wyraz zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie.
- czyn ciągły
Posługując się karnoprawną koncepcją czynu ciągłego przyjęto, że naruszenie patentu (lub prawa ochronnego na znak towarowy), polegające na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, należy traktować jako jedno naruszenie o charakterze ciągłym, wobec którego bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od zaistnienia bezprawnego stanu. Taka wykładnia omawianego przepisu może prowadzić do naruszenia zasad ogólnych, w tym zasad współżycia społecznego. Niweczy ponadto sens przedawnienia, skoro w ogóle może nie dojść do przedawnienia, dopóki stan naruszenia cały czas trwa.
- seria identycznych powtarzających zdarzeń dzień po dniu
Odmiennie do przedstawionej powyżej koncepcji czynu ciągłego, przyjęto, że roszczenia wynikające z naruszeń praw własności przemysłowej przedawniają się oddzielnie co do każdego naruszenia dokonanego każdego dnia z osobna. W uzasadnieniach przyjęcia takiej koncepcji wskazywano, że liczenie biegu terminu przedawnienia roszczeń od pierwszego naruszenia dla wszystkich kolejnych naruszeń prawa, niezależnie od długości okresu naruszenia jest nie do pogodzenia z charakterem tego prawa, jako przysługującego uprawnionemu przez cały okres, na jaki udzielono mu ochrony. Przyjęcie stanowiska, że należy liczyć termin przedawnienia oddzielnie co do każdego kolejnego dnia naruszenia powoduje racjonalizację okresu, w którym można skutecznie dochodzić roszczeń, dostosowując go do trwania stanu naruszenia. Okresy te biegną osobno w stosunku do każdego kolejnego dnia naruszenia. Dopóki zatem trwa naruszenie, uprawniony może podjąć działania prawne, a naruszyciel nie może czuć się bezkarny.
- jedno naruszenie
Koncepcja jednego naruszenia oznacza, że przedawnienie roszczeń o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna się od dnia, w którym powstały określone w art. 289 pwp przesłanki, czyli od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie naruszyciela i kończy się odpowiednio z upływem trzech lub pięciu lat, bez względu na długość trwania stanu naruszenia, a nawet pomimo trwania tego stanu[3]. Oznacza to, że po upływie 5 lat od dnia wystąpienia naruszenia (pomimo, że naruszenie może nadal trwać) uprawniony z prawa ochronnego nie może podnosić przysługujących mu roszczeń ze względu na ich przedawnienie.
różne początki biegu przedawnienia
Ponadto, w doktrynie pojawiło się także stanowisko różnicujące początek biegu terminu przedawnienia w zależności od rodzaju dochodzonego roszczenia i jego wymagalności:
- dla roszczeń o zaniechanie naruszenia i usunięcie jego skutków – bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia wkroczenia w sferę prawnej wyłączności,
- dla roszczenia odszkodowawczego – od dnia wyrządzenia szkody,
- dla roszczenia o wydanie utraconych korzyści – od dnia bezpodstawnego wzbogacenia.
Wskazano także, że dla roszczeń o zaniechanie niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków termin ten należy liczyć od dnia, w którym spełniły się przesłanki określone w art. 289 pwp, to jest od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o powstaniu stanu naruszającego jego interes oraz o osobie odpowiedzialnej, a dla roszczeń o odszkodowanie i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści – termin ten biegnie oddzielnie co do każdego naruszenia, a więc w każdym kolejnym dniu.
stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w Uchwale
Sąd Najwyższy nie podziela stanowiska utożsamiającego początek biegu terminu przedawnienia, w przypadku trwałego stanu naruszenia, z dniem ustania tego stanu (czyli koncepcji czynu ciągłego). Przyjęcie tego stanowiska w ocenie Sądu Najwyższego oznacza, że w ogóle może nie dojść do przedawnienia roszczenia, jeżeli naruszyciel nie zaprzestanie swojego działania. Taki pogląd nadmiernie faworyzuje uprawnionego ze znaku, który nie podejmuje działań w obronie swojego prawa, tolerując nawet wieloletnie jego naruszanie, albo nie wykazując zainteresowania tym, czy inny podmiot wkracza w sferę jego uprawnień. Dodatkowo Sąd Najwyższy wskazał, że nie można uznać, że w obrocie funkcjonują roszczenia majątkowe o nieokreślonym okresie przedawnienia.
W odniesieniu do koncepcji jednego czynu (naruszenia), Sąd Najwyższy wskazuje, że wyłączność prawa używania znaku towarowego nie oznacza braku możliwości jego utraty, zatem uprawniony powinien być zainteresowany dbałością o ochronę swojego prawa, a wieloletnie tolerowanie jego naruszania, albo nawet brak wiedzy o takim fakcie świadczy właśnie o braku dbałości. Zdaniem Sądu Najwyższego okres trzyletni, a tym bardziej pięcioletni pozwala na ustalenie naruszenia i zapobiega zwiększeniu skali naruszenia, a tym samym nieuzasadnionemu zwiększania kwoty rekompensaty, wprowadza stabilność i pewność prawa. Sąd wskazuje, że argumentacja o trudności ustalenia faktu naruszenia traci na znaczeniu, w szczególności, gdy w większości przypadków podmiot naruszający prowadzi legalną działalność gospodarczą, reklamuje swoje usługi i jest znany na relewantnym rynku.
Z drugiej strony Sąd Najwyższy wskazuje, że należy wziąć także pod uwagę, że przyjęcie jako początkowego terminu biegu przedawnienia jako dnia rozpoczęcia naruszenia nadmiernie faworyzuje naruszyciela, który może bez przeszkód prowadzić dalszą działalność, naruszając bezkarnie prawa właściciela znaku, jeżeli upłynął termin trzyletni od dna ustalenia tego faktu i osoby odpowiedzialnej, bądź – niezależnie od tego ustalenia – gdy upłynął pięcioletni termin od dnia, w którym doszło do naruszenia po raz pierwszy.
Sąd Najwyższy jednoznacznie opowiedział się za stanowiskiem pośrednim, czyli koncepcją sekwencji oddzielnych naruszeń powtarzających się w każdym kolejnym dniu, niezależnie od tego, na czym naruszenie polega. Bez względu bowiem, czy chodzi o wprowadzenie w danym dniu produktu opatrzonego chronionym znakiem do obrotu, czy umieszczenie znaku w katalogu ofertowym, czy o inną postać naruszenia, wszystkie składają się na jeden powtarzalny czyn, jakim jest naruszenie prawa do znaku i tworzą stan, w którym naruszenie następuje oddzielnie w każdym kolejnym dniu.
Zdecydowanie należy podzielić pogląd Sądu Najwyższego, że tylko taka koncepcja umożliwia zrównoważenie interesów uprawnionego i naruszyciela.
Sąd wskazał również, że z treści art. 298 pwp, czyli przepisu odsyłającego do odpowiedniego stosowania art. 289 pwp, ustawodawca wyraźnie umożliwił okresowość rozliczania naruszeń. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje się odpowiednio. Natomiast w art. 289 pwp jest jednoznacznie mowa o każdym naruszeniu („Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia.”), zatem istnieje dostrzeżona przez ustawodawcę możliwość indywidualizowania powtarzalnych naruszeń.
W ten sposób, poprzez przyjęcie pośredniej koncepcji, uprawniony może korzystać z realnej ochrony przysługującego mu prawa, udzielanej na określony czas, bez obawy przedwczesnego przedawnienia. Z drugiej strony, funkcja przedawnienia zostaje zachowana, ponieważ roszczenie, a w zasadzie poszczególne roszczenia przedawniają się z upływem wskazanych ustawowo terminów. Sprawia to, że uprawniony musi być aktywny w ochronie przysługującego mu prawa wyłącznego i nie może czekać z wytoczeniem powództwa do zakończenia stanu naruszenia, co z kolei daje naruszycielowi gwarancję pewności jego sytuacji prawnej po upływie terminu przedawnienia, który nie jest odłożony w czasie do zakończenia trwania danego czynu ujmowanego jako całość.
Ktoś narusza Twoje prawo ochronne na znak towarowy? Rozważasz złożenie pozwu albo potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu wezwania do zaprzestania naruszeń Twojego prawa ochronnego na znak towarowy – skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że tolerowanie naruszenia działa na Twoją niekorzyść. Przygotowanie solidnego pozwu pozwalającego na udowodnienie Twojej racji wymaga czasochłonnego zebrania dowodów i zajmuje dużo czasu. Działaj, aby Twoje roszczenia nie przedawniły się.
