Jakiś czas temu, jeden z naszych klientów wyemitował reklamę, która nie spodobała się jego konkurencji. Reklama była emitowana w telewizji i kilku antenach radiowych. Oczywiście jej uzupełnieniem był szereg działań marketingowych w Internecie. Kampania reklamowa była powiązana z wprowadzeniem na rynek nowego produktu naszego klienta. Przygotowanie kampanii, zakup praw od wykonawców (w tym znanego influencera) i koszt czasu mediowego pochłonęły kilkaset tysięcy złotych.
Spis treści
Historia z życia kancelarii
Tuż po rozpoczęciu kampanii, nasz klient otrzymał pismo od konkurencyjnej firmy, w którym konkurent żądał wstrzymania emisji reklamy. W opinii konkurenta, reklama zawierała treści wprowadzające w błąd konsumenta, a tym samym mogła przez to wpłynąć na decyzję konsumenta co do nabycia towaru naszego klienta. Wiedzieliśmy, po zbadaniu sprawny, że konkurent nie ma racji i że w ten sposób próbuje ograniczyć zasięg kampanii. Konkurent obawiał się, że sprzedaż jego własnych produktów zmniejszy się skoro konsumenci będą zainteresowani nowym produktem naszego klienta. Zakładaliśmy także, że na przesłaniu listu do naszego klienta (listu ostrzegawczego) sprawa nie skończy się. Spodziewaliśmy się wstrzymania kampanii przez sąd w ramach postępowania zabezpieczającego zainicjowanego przez konkurenta.
Postępowanie zabezpieczające w sprawach IP
W sprawach własności intelektualnej często wykorzystywane jest postępowanie zabezpieczające. Postępowanie to uregulowane jest przepisami art. 730 – 757 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) i jest postępowaniem pomocniczym w stosunku do postępowania rozpoznawczego (czyli właściwego procesu). Rolą postępowania zabezpieczającego jest m.in. udzielenie uprawnionemu natychmiastowej, czasowej ochrony prawnej. Udzielenie szybkiej ochrony w sprawach własności intelektualnej jest szczególnie istotne z tego względu, iż kontynuowanie działań przez podmiot naruszający prawa własności intelektualnej ma nieodwracalne skutki. Brak natychmiastowej reakcji uprawnionego i oczekiwanie na finalny wyrok, może doprowadzić do tego, że nawet korzystne rozstrzygnięcie sporu, po kilku latach procesu, może być uzyskane zbyt późno. Straty wizerunkowe, majątkowe czy związane z pozycją na rynku w żadnym wypadku nie zostaną pokryte.
Praktyka unijna
To zjawisko dostrzega UE. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej[1] państwa członkowskie zapewniają, że organy sądowe mogą, na żądanie wnioskodawcy:
- wystawić przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej, lub w razie kontynuowania domniemanych naruszeń tego prawa, tymczasowo tego zakazać i w miarę potrzeb poddać powtarzającej się karze pieniężnej, jeśli prawo krajowe takową przewiduje, lub w przypadku ich kontynuowania nakazać złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie strat poniesionych przez właściciela praw; na takich samych zasadach można również wystawić tymczasowy nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej; nakazy sądowe przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych;
- zarządzić zajęcie lub przekazanie towarów podejrzewanych o naruszanie prawa własności intelektualnej tak, aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przepływu w kanałach handlowych.
Oznacza to, że w nagłych przypadkach – w szczególności wtedy, gdy jakiekolwiek opóźnienie spowodowałoby nieodwracalną szkodę dla posiadacza praw własności intelektualnej – sędzia może wydać – bez wysłuchania drugiej strony dotyczący jej zakaz określonego działania bądź zaniechania – aby zapobiec wszelkim nieuchronnym naruszeniom praw własności intelektualnej. Z orzecznictwa wynika, że nakaz ex parte może zostać wydany również wtedy, gdy naruszenie już miało miejsce lub ma miejsce a dalsze naruszenie jest nieuchronne.
Wniosek o zabezpieczenie
Zatem, celem postępowania zabezpieczającego jest tymczasowe zablokowanie działań podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej (prawa IP). Taka możliwość w polskim systemie prawnym wynika z art. 755 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne. Zgodnie z tym przepisem, sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania np. wydając konkretny zakaz.
W ramach tego postępowania strona, która uważa, że jej prawa są naruszane tzw. uprawniony (czyli, w opisywanym przypadku, konkurent naszego klienta uważający, że reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji) może żądać, aby sąd zakazał obowiązanemu (czyli w tym przypadku naszemu klientowi) rozpowszechniania reklamy, jakiegoś jej fragmentu, hasła reklamowego czy określonego komunikatu, zdjęcia czy grafiki. W przypadku sporów patentowych czy znaków towarowych czy wzorów przemysłowych, uprawniony może żądać, aby sąd zakazał posługiwania się wynalazkiem, jakimś elementem znaku znakiem czy produktem przez domniemanego naruszyciela.
Wniosek o zabezpieczenie może także obejmować:
- zakaz zbywania produktu, a także wprowadzania go do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu;
- nakaz wycofania z obrotu wszystkich egzemplarzy produktu
- nakaz wstrzymania sprzedaży produktu w opakowaniu kwestionowanym przez podmiot występujący z wnioskiem o zabezpieczenie
Przebieg postępowania zabezpieczającego
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia składany jest przez tzw. uprawnionego, który zgodnie z art. 7301 kpc musi uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Wniosek powinien być rozpoznany przez sąd bezzwłocznie co wynika z celu postępowania zabezpieczającego: udzielenie szybkiej ochrony. Zgodnie z art. 737 kpc wniosek ten powinien być rozpoznany nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.
Wniosek ten co do zasady podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału drugiej strony (czyli ex parte). Oczywiście sąd może wyznaczyć rozprawę na podstawie art. 148 kpc ale stosunkowa rzadko korzysta z tej możliwości. Z tego względu, iż w przypadku spraw IP istne jest zaskoczenie sprawcy naruszenia postępowanie najczęściej obywa się bez udziału drugiej strony.
Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie (czyli przed złożeniem pozwu), sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Oznacza, to że jest uprawniony nie złoży pozwu zakaz przestaje obowiązywać. Dzieje się tak także w sytuacji jeżeli uprawniony nie wystąpił we wszczętym postępowaniu w sprawie o całość roszczenia lub też wystąpił o roszczenia inne niż to, które zostało zabezpieczone (art. 744 kpc).
Zakaz przestaje także obowiązywać (zabezpieczenie upada) w przypadku prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powództwa lub wniosku albo umorzenia postępowania. Te zdarzenia mają jednak miejsce kilka tygodni lub miesięcy po złożeniu wniosku o zabezpieczenie, do tego czasu zakaz wydany przez sąd obowiązuje.
Co do zasady zgodnie z art. 7301 § 3 kpc przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzeb. Skąd jednak sąd ma wiedzieć jak uwzględnić interes strony „przeciwko” której składy jest wniosek. Jednostronne przedstawienie sprawy przez wnioskodawcę daje sadowy tylko obraz widziany z jednej perspektywy. Stąd już tylko krok do nadużycia postępowania zabezpieczającego przez konkurentów w celu blokowania biznesu konkurencyjnego. O blokowaniu procesów biznesowych przez strony sporu można przeczytać tu.,
Egzekwowanie nakazu ex parte odbywa się na ryzyko posiadacza praw własności intelektualnej. Jeśli uprawniony otrzymał zabezpieczenie i wyegzekwował je to musi liczyć się z odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 746 § 1 kpc jeżeli uprawniony nie wniósł pisma wszczynającego postępowanie w wyznaczonym terminie albo cofnął pozew lub wniosek, jak również gdy pozew lub wniosek zwrócono albo odrzucono albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono, a także w przypadkach wskazanych w art. 744 § 2 kpc, obowiązanemu przysługuje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia. To roszczenie obowiązanego wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia jego powstania.
Sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych (czyli np. poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego wpisanego do rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy– zgodnie z art. 747 kpc).
Warto podkreślić, że uzyskany w ramach tego postępowania zakaz najczęściej obowiązuje do czasu finalnego rozstrzygania sporu przez sąd. Oczywiście obowiązany po otrzymaniu z sądu takiego zakazu może zaskarżyć postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia (i najczęściej tak robi) a sąd po rozpoznaniu sprawy może uchylić zakaz. W przypadku niesłusznego udzielenia zabezpieczenia, podmiot przeciwko któremu złożono wniosek o zabezpieczanie musi liczyć się z tym, iż upłynie wiele tygodni zanim sąd wstrzyma wykonania zabezpieczenia bądź dojdzie do uchylenia zabezpieczenia. Tylko, że zanim dojdzie do uchylenia zabezpieczenia cała kampania naszego klienta starci sens.
Problem postępowania ex parte (bez udziału obowiązanego)
Skoro wiemy, że postępowanie zabezpieczające odbywa się bez udziału stron (czyli ex parte) a rozprawy wyznaczane są bardzo rzadko, to naturalne jest, że sąd zna tylko stanowisko strony składającej wniosek o zabezpieczenie, czyli naszego konkurenta. Rzekomy naruszyciel (czyli nasz klient – obowiązany), nie ma jak obronić się przed zakazaniem mu posługiwania się reklamą a sąd nie ma możliwości poznania jego stanowiska przed rozpoznaniem wniosku o zabezpieczanie.
Czy powinnyśmy pozostać bierni i czekać na to, że sąd na wniosek naszego konkurenta i znając tylko jego stanowisko wstrzyma kampanię i przez wiele tygodni będzie wyjaśniał sprawę? Czy powinnyśmy ryzykować, że na podstawie wiedzy uzyskanej tylko od naszego konkurenta sąd podejmie decyzję, która doprowadzi do tego, że nowy produkt naszego klienta nie zostanie zaprezentowany konsumentom?
Przecież wstrzymanie kampanii oznaczałoby ogromne straty finansowe. Wiedzieliśmy, że moglibyśmy nie odzyskać pieniędzy wpłaconych na kampanię (zwłaszcza kosztu rezerwacji czasu mediowego, gdzie emisja reklam w atrakcyjnych blokach reklamowych jest wykupywana kilka tygodni wcześniej). Stąd ważne, aby nasz klient mógł obronić się przed niesłusznym udzieleniem zabezpieczenia. Istotne jest, aby sąd miał pełen obraz sytuacji i znał argumenty obowiązanego. Późniejsze dochodzenie odszkodowania od konkurenta nie zrekompensowałoby szkody poniesionej przez naszego klienta.
„List ochronny” i „list zaporowy” w praktyce innych państw
W Holandii w sprawach dotyczących patentów i praw do ochrony odmian roślin potencjalny naruszyciel, który spodziewa się, iż druga strona „przeciwko” niemu złoży wniosek ex parte, może wysłać pismo do sądu. W piśmie tym, wnosi zastrzeżenia wobec wydania nakazu ex parte argumentując, iż wnioskodawca nie ma prawa na jakie powołuje się bądź produkt będący przedmiotem sporu nie narusza praw własności intelektualnej. Pismo takie określane jako „list ochronny”.
Złożenie listu ochronnego jest możliwe tylko w Sądzie Okręgowym w Hadze, ponieważ ma on wyłączną jurysdykcję w sprawach dotyczących patentów i praw do odmian roślin. List ochronny zachowuje ważność przez 6 miesięcy po złożeniu, ale można go wielokrotnie przedłużyć o 6 miesięcy, wysyłając wiadomość e-mail do sądu. Jeszcze kilka lat temu można było składać pisma ochronne w sprawach dotyczących innych praw własności intelektualnej (znaków towarowych, praw autorskich, wzorów) w sądzie w Hadze i kilku innych holenderskich sądach. Jednak od 1 sierpnia 2017 r. w holenderskim systemie prawnym nie można już składać listów ochronnych w innych sprawach dotyczących własności intelektualnej niż prawa patentowe i prawa do odmian roślin.
Oceniając wniosek ex parte, sąd rozważa kontrargumenty zawarte w liście oraz zgodnie z holenderską procedurą wysyła kopię tego listu do wnioskodawcy (posiadacza praw własności intelektualnej), który może wysłać sądowi merytoryczną odpowiedź lub wycofać wniosek. Naruszyciel, który składa list ochronny, musi zatem mieć świadomość, że jego linia obrony stanie się znana i może być wykorzystana przez posiadacza praw IP w kolejnym postępowaniu. Co więcej, jeśli wniosek o wydanie nakazu zostanie odrzucony przez sąd, potencjalny naruszyciel nie będzie wiedział, że kopia jego listu ochronnego została wysłana do posiadacza praw własności intelektualnej, dopóki nie rozpocznie się jakiekolwiek dalsze postępowanie.
Jeśli sąd holenderski uzna, że konieczne jest wysłuchanie potencjalnego sprawcy naruszenia to najczęściej odrzuca wniosek ex parte, przyjmując, że właściwsze będzie postępowanie przygotowawcze inter partes. Daje to potencjalnemu naruszycielowi możliwość obrony i wykazania, iż naruszycielem nie jest.
W hiszpańskim system sądownictwa także istnieje możliwość złożenia listu ochronnego, który także jest doręczany wnioskodawcy. Po raz pierwszy regulacja listów ochronnych pojawiła się w Hiszpanii w obowiązującej ustawie patentowej, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., choć wcześniej niektóre wyspecjalizowane sądy patentowe otrzymywały takie listy od firm, które spodziewały się, że zostaną pozwane ex parte. Listy ochronne mają szczególne znaczenie w kontekście niektórych targów, takich jak np. Mobile World Congress (MWC). W regulacjach dotyczących tego wydarzenia w celu uniknięcia możliwych konfliktów, które mogą powstać pomiędzy firmami uczestniczącymi w targach, przyjęto specjalna procedurę, która pozwala na zapoznanie się z treścią listu ochronnego przed złożeniem wniosku o wydanie wstępnego nakazu sądowego. To sprawia, że podmiot chętny do złożenia wniosku o zabezpieczenie od razu zna stanowisko podmiotu „przeciwko” któremu wniosek jest składany. A to może wpłynąć na strategię procesową w danym sporze.
W prawie szwajcarskim, list ochronny traci moc po sześciu miesiącach od złożenia w sądzie. Aneksy do listu mogą być składane tylko w przypadku zmiany stanu faktycznego lub jeżeli strona będzie powołać się na nowe fakty. Jeżeli strona chciałaby złożyć zmienioną wersję listu ochronnego a nie zachodzi żaden z tych przypadków, to będzie musiała złożyć nowy list ochronny. To pociąga za sobą nowe opłaty w wysokości 1000 – 2000 CHF. Według prawa szwajcarskiego, list doręcza się stronie przeciwnej tylko wtedy, gdy wszczyna postępowanie.
Na tle praktyki wskazanych państw ciekawe jest stanowisko Komisji Europejskiej w komunikacie z 29.11.2017 r. skierowanym do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zawierającym „Wytyczne w sprawie niektórych aspektów dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej”. W dokumencie tym, Komisja wskazała, że „dokument ochronny, choć nie został wyraźnie przewidziany w dyrektywie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, może być postrzegany jako dobry instrument umożliwiający osiągnięcie – w sposób sprawiedliwy i proporcjonalny – równowagi między różnymi kolidującymi interesami i prawami podstawowymi występującymi w sprawie w związku z możliwością zastosowania środków ex parte opisanych w 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 4 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej”. Komisja stoi na stanowisku, że „dzięki dokumentowi ochronnemu pozwany obawiający się pozwu za naruszenie praw własności intelektualnej (przykładowo z powodu otrzymania pisma ostrzegawczego od właściciela praw) informuje właściwe organy sądowe z góry (tj. zanim złożona zostanie skarga), wyjaśniając, dlaczego potencjalne roszczenie dotyczące naruszenia jest w przekonaniu pozwanego bezzasadne. Głównym celem dokumentu ochronnego jest zapewnienie organom sądowym możliwie wielu istotnych informacji bez wysłuchania pozwanych po wpłynięciu wniosku o wydanie wstępnego nakazu sądowego, ale zanim podjęta zostanie decyzja w jego sprawie”[2]
Wprowadzenie listu ochronnego do polskiej procedury
W polskiej praktyce nazywamy takie pismo “listem zaporowym”. W liście tym potencjalny naruszyciel (podmiot, który spodziewa się, że zostanie pozwany o naruszenie praw IP) przedstawia swoje argumenty mające przekonać sąd do którego trafi wniosek o zabezpieczenie, o tym, że zabezpieczenie nie powinno być udzielone. Pismo takie nie jest przewidziane procedurą cywilną ale bywa stosowane. Niektóre sądy rejestrują listy, inne odsyłają do nadawców. Jeszcze sądy biorą pod uwagę argumenty zawarte w liście. Dla innych sądów złożenie listu oznacza konieczność przeprowadzenia rozprawy. Nie ma jednolitej oceny tych listów ani praktyki.
W połowie października ukazała, się informacja, iż Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji listu ochronnego, który „pomoże zapobiegać nadużywaniu zabezpieczenia roszczeń w sprawach z zakresu własności intelektualnej”[3] Jak słusznie zauważa Elżbieta Dziuba z Konfederacji Lewiatan – rolą listu ochronnego jest przedstawienie przez potencjalnego obowiązanego okoliczności dotyczących spodziewanego wniosku o zabezpieczenie roszczeń, aby umożliwić sądowi uwzględnienie jego stanowiska. Tym samym list ma pozwolić uniknąć sytuacji, w której sąd mając jedynie stanowisko uprawnionego niesłusznie udziela zabezpieczenia.
W piśmie tym, podmiot ten wyjaśnienia okoliczności sprawy i może przekonać sąd, iż potencjalne roszczenie o naruszenie jest niezasadne. Jak podkreśla Elżbieta Dziuba – złożenie listu ochronnego zmniejsza ryzyko wydania nieuzasadnionego i powodującego szkody zabezpieczenia oraz przyspiesza postępowanie zabezpieczające. Jest to tym bardziej cenna praktyka, iż istnieją przypadki otrzymywania zabezpieczeń w sprawach z zakresu własności intelektualnej „na podstawie jednostronnych wniosków, często zmanipulowanych lub opartych na przemilczeniu istotnych okoliczności.” „Skutki tego są szczególnie dotkliwe, gdy w oparciu o nierzetelnie przedstawiony stan faktyczny dochodzi do udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazie prowadzenia obrotu towarem na czas postępowania. Wtedy uprawniony osiąga swój cel w postaci opóźnienia lub zablokowania konkurencji już przez samo uzyskanie zabezpieczenia, bez względu na ostateczny wynik sprawy” – dodaje Elżbieta Dziuba.
Wzorem innych państw Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie ograniczonego czasu obowiązywania listu ochronnego – 6 miesięcy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejne 6 miesięcy, a także stworzenie centralnego repozytorium listów ochronnych w wersji elektronicznej, z którego mogłyby korzystać wszystkie sądy, aby szybko i jednoznacznie ustalić czy dany podmiot taki list złożył – dodaje Elżbieta Dziuba. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie listu ochronnego nie wpłynie na pogorszenie pozycji prawnej powodów. Dodatkowo złożenie listu nie będzie opóźniać rozpoznania wniosku o zabezpieczenie a uprawniony powinien otrzymać odpis listu ochronnego przed rozpoznaniem wniosku, tak, aby zachować zasadę równości stron i kontradyktoryjności postępowania.
Do czasu wprowadzenia instytucji listu ochronnego w Polsce…
Teoretycznie, jeśli zaś nie chcemy czekać biernie na rozwój wypadków, możemy skorzystać z innych sposobów ochrony przez niezasadnym zabezpieczeniem:
- wszcząć postępowanie o stwierdzenia braku naruszenia, które od 1 lipca 2020r. jest możliwe w polskiej procedurze zgodnie z art. 479129 kpc. (o tym więcej tutaj) – niestety jest ono możliwe wyłącznie w sprawach naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, czyli nie naszego klienta
- na podstawie a 479122 kpc wnieść powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, czyli także nie w przypadku naszego klienta
- złożyć wniosek o unieważnienie znaków towarowych lub wzorów konkurenta w Urzędzie Patentowym RP lub w EUIPO (więcej na ten temat tu), czyli także nie w przypadku naszego klienta.
Oczywiście w przypadku naszego klienta złożenie listu ochronnego mogłaby umożliwić sądowi podjęcie słusznej decyzji. W istocie konkurent nie miał prawa blokować kampanii naszego klienta. Jednak brak jednolitego stanowiska sędziów odnośnie dopuszczalności składania listów ochronnych stawia pod znakiem zapytania wysiłek i koszt przygotowywania takiego pisma.
Więcej na temat przebiegu postępowania zabezpieczającego pisaliśmy na początku tego roku. Jeśli podejrzewasz, że także Twój konkurent zamierza złożyć wniosek o zabezpieczenie i zablokować Twoje działania, skontaktuj się z nami.
