W ciągu ostatnich 10 lat Państwo Środka stało się największym eksporterem świata, a w kwestii importu od kilku lat plasuje się na różnych miejscach podium[1], Chiny stały się drugim po USA największym na świecie graczem. Pandemia covid nie tylko nie osłabiła gospodarki chińskiej, ale w niektórych obszarach znacząco ja wzmocniła zacieśniając relacje także pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Z tego względu rejestracja znaku towarowego w tak odległym kraju, jak Chińska Republika Ludowa, nie powinna wydawać się abstrakcyjnym pomysłem. Idea ta powinna zagościć w umyśle nie tylko importerów produkujących swoje towary w Chinach, ale również innych podmiotów, takich jak np. firm wystawiających produkty opatrzone swoim znakiem towarowym na targach. Jakie zagrożenia mogą czyhać na przedsiębiorców, którzy zaniedbują uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w ChRL? Wszystkiego dowiecie się z niniejszego opracowania.[2]
Spis treści
Czym jest znak towarowy w rozumieniu prawa polskiego i chińskiego?
Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo Własności Przemysłowej[3] pojęciem „znaku towarowego” można określić każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Dodatkowo znak taki musi być możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W ust. 2 tego samego artykułu dookreślono, że znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Należy podkreślić, że w rozumieniu polskiej ustawy wykaz ten ma charakter otwarty.
Chińskie przepisy odnoszące się do prawa znaków towarowych także przewidują katalog otwarty, tak jak w prawie polskim. Wśród przykładowych rodzajów znaków wymieniają: słowa, rysunki, formy przestrzenne, kombinacje kolorów czy melodie, odróżniające źródło pochodzenia oznaczonych produktów. Ponadto, aby uzyskać prawo ochronne, znaki takie nie mogą być wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa, co pokrywa się niejako z bezwzględnymi przesłankami rejestracji znaku w prawie polskim. Szczegółowe wymogi rejestracji znaku towarowego w Chinach są następujące:
- znak musi być zgodny z prawem – oznacza to brak identyczności bądź podobieństwa do nazwy lub flagi Chińskiej Republiki Ludowej czy też innego państwa, logo lub hymnu chińskiej armii, nazwy lub logo chińskiej agencji rządowej czy organizacji międzynarodowej. Nie może także w żaden sposób dyskryminować innych narodowości itd.;
- charakterystyczny – znak musi być łatwo odróżnialny, co pokrywa się ze znaną w prawie polskim zdolnością odróżniającą i pozwala na przypisanie określonych towarów i usług do określonego przedsiębiorcy w odróżnieniu od innych przedsiębiorstw;
- nie może być funkcjonalny – w szczególności znaki przestrzenne nie mogą̨ zostać́ zarejestrowane w ChRL, jeżeli wynikają̨ wprost z natury towaru lub usługi, stanowią̨ konkretne rozwiązanie techniczne czy też są wartością samą w sobie np. w przypadku elementów o walorze czysto dekoracyjnym;
- nie może kolidować́ z wcześniejszymi prawami – przez wcześniejsze prawa rozumiane są: „identyczny lub podobny znak towarowy zarejestrowany na terenie Chin, wstępnie zaaprobowany do rejestracji (opublikowany w dzienniku urzędowym i oczekujący na upływ terminu do wniesienia sprzeciwu) lub zgłoszony do rejestracji w ten sam dzień, ale będący w użyciu na terenie ChRL wcześniej, powszechnie znany znak towarowy, w zakresie tych samych lub podobnych klas. Za wcześniejsze prawa można również uznać prawo autorskie, wzór przemysłowy czy prawo do firmy (nazwy przedsiębiorstwa, imienia i nazwiska osoby fizycznej)”[4];
- nie może zostać zgłoszony w złej wierze.[5]
Rejestr znaków towarowych Chińskiego Urzędu Znaków Towarowych (China Trademark Office, CTMO, podlegającego pod Chińską Krajową Administrację ds. Praw Własności Intelektualnej, chin: 国家知识产权局) znajduje się pod adresem: China Patent&Trademark Office (chinatrademarkoffice.com). Oprócz dokładnego wykazu znaków zgłoszonych i zarejestrowanych, znaleźć można w nim również informacje o obowiązujących przepisach, oficjalne wytyczne i statystyki dotyczące chińskich znaków towarowych.
Kto i dlaczego powinien zarejestrować w Chinach znak towarowy?
Zasadniczo rejestracja znaku towarowego w Chinach będzie miała największe znaczenie dla czterech kategorii podmiotów.
1. importerzy, którzy produkują towary pod własną marką w Kraju Środka, zarówno sposobem OEM jak i ODM
Co oznaczają te tajemnicze skróty? Otóż:
- OEM (ang. Original Equipment Manufacturer) – oznacza firmę, która sama według własnego projektu wytwarza swoje towary, ale sprzedawane są one potem pod nazwą i logo innej marki;
- ODM (Original Design Manufacturer) – w tym przypadku pomysłodawcą projektu jest importer, zaś towar projektuje i wytwarza producent. Dzięki takiemu rozwiązaniu importer ma większy wpływ na produkt, na którym umieszczone zostanie jego logo.
Na marginesie można jeszcze wspomnieć o istnieniu tzw. OBM (Original Brand Manufacturer). Jest to taki producent, który w całości odpowiada za łańcuch produkcyjny, od procesu wytworzenia i dystrybucji, aż po sprzedaż i marketing. Przykład takiego producenta to chociażby firma Huawei.[6]
Niestety, rejestracja cudzego znaku towarowego w ChRL, najczęściej należącego do importera, przez chińskiego dostawcę lub konkurencję, nie należy do rzadkości. Sprawia to, że importer nie może produkować towarów ani świadczyć usług na terenie Chin, posługując się tym znakiem towarowym, nawet jeśli podmiot, który znak zarejestrował, de facto nie korzysta ze znaku. Importer nie ma w takim przypadku także możliwości eksportu towarów do Kraju Środka bez zgody uprawnionego z prawa ochronnego.
2. firmy działające globalnie
Dla firm o zasięgu międzynarodowym rejestracja swojego znaku towarowego w Chinach to absolutny must have, co dobitnie pokazała sprawa firmy Apple, która w 2016 r. przegrała spór o korzystanie ze znaku towarowego „IPhone” na terenie ChRL z chińskim przedsiębiorcą Xintong Tiandi Technology (IPHONE). Szacowane straty dla Apple’a wyniosły wówczas ok. 60 mln dolarów.[7] Podobnie, kosztowne działania musiała podjąć firma Tesla Motors, aby odkupić znak towarowy „Tesla” od niejakiego Zhan Baoshenga, który pierwszy postanowił zarejestrować oznaczenie na terenie Chin.[8]
W tym kraju bowiem każdy dowolny podmiot, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy prawną, może zastrzec niezarejestrowany dotąd znak towarowy jako własny. Wiąże się to z możliwością produkcji towarów podrabianych, sygnowanych logo oryginalnego producenta, co w większym wymiarze przekłada się na jego znaczne szkody majątkowe i wizerunkowe. Dlatego też nawet jeżeli przedsiębiorca nie planuje jeszcze wejścia na rynek chiński, działanie zapobiegawcze jest dużo korzystniejsze, niż naprawianie późniejszych szkód, stąd nie można wykluczyć wejścia na największy rynek zbytu w przyszłości i trzeba zawczasu uzyskać na nim ochronę swoich towarów i usług.
3. firmy wystawiające swoje produkty na targach
Towary znajdujące się w katalogach technicznych firm wystawianych na targach i próbki stanowią łakomy kąsek dla złodzieja, który w ten prosty sposób może zarejestrować cudzy znak towarowy w Chinach, zanim zrobi to podmiot pierwotny. Kolejnym krokiem może być zlecenie przez firmę, która w Kraju Środka znak faktycznie zarejestrowała, masowej produkcji na terenie ChRL, co spowoduje dalsze straty finansowe podmiotu, który rejestrację pominął. Jako przedsiębiorca posiadający pierwotne prawo do znaku towarowego należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy naprawdę warto tak ryzykować? Prawo ochronne warto zastrzec jeszcze przed wystawieniem swojego produktu na targach.
4. przedsiębiorcy, którzy chcą eksportować swoje towary do ChRL
Trzeba zaznaczyć, że fakt posługiwania się danym znakiem towarowym przez przedsiębiorcę przez jakiś czas poza terenem Chin nie ma z perspektywy rejestracji znaku towarowego w tym kraju żadnego znaczenia. Podmiot, który jako pierwszy zarejestruje tam znak, ma do niego wyłączne prawo, a pierwotnie uprawniona (np. w Europie) firma zostaje pozbawiona możliwości eksportu do Chin, sprzedaży czy dystrybucji produktu sygnowanego jej logo na terenie tego państwa. Ciekawostka: wiele galerii i centrów handlowych w dogodnych lokalizacjach często odmawia wynajmu powierzchni najemcom, którzy nie posiadają prawa ochronnego na swój znak towarowy. Taki potencjalny najemca obowiązany jest wpierw przedstawić certyfikat lub licencję, która potwierdza jego prawo do znaku towarowego.
Nie jest to oczywiście jednak katalog zamknięty i nie można wykluczyć zainteresowania rejestracją znaków towarowych przez inne podmioty.
Kiedy powinna nastąpić rejestracja znaku towarowego w Chinach?
Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta: jak najszybciej. Dlaczego?
Otóż proces rejestracji znaku towarowego w Chinach szacunkowo może zająć ok. 10-15 miesięcy, zaś ochrona uzyskiwana jest dopiero po jego zakończeniu. Wczesna rejestracja pozwala również zapobiec kradzieży znaku i innym ewentualnym naruszeniom (np. coraz częściej występującemu tzw. „trollingowi znaków towarowych”).
Warto zaznaczyć, że prawo chińskie, w przeciwieństwie do polskiego, nie uznaje pojęcia „renomowanego znaku towarowego”, stąd nie ma dla przedsiębiorcy możliwości uzyskania podwyższonej ochrony na dane oznaczenie, mimo rozpoznawania go przez znaczną część chińskich konsumentów[9]. Chociaż chińskie regulacje prawne nie uznają znaków zarejestrowanych za granicą tak, jak jest to w ramach prawa pierwszeństwa w USA i Europie (np. pierwszeństwo z wystawy), to istnieje pewna możliwość zatwierdzenia rejestracji znaku dokonanej w Europie jako „daty pierwszeństwa” dla znaku rejestrowanego w Chinach. W takim przypadku przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o rejestrację nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty dokonania rejestracji znaku w Europie.
Jak wygląda procedura rejestracji?
Istnieją dwie drogi rejestracji znaku towarowego w Chinach:
- system krajowy.
- system międzynarodowy.
Ze względu na długość postępowania rejestrowego w przypadku systemu międzynarodowego (czas samej rejestracji wynosi ok. 18-21 miesięcy i ponadto, ze względu na fakt, że certyfikaty rejestracji wydaje się w j. angielskim, a w celu egzekwowania prawa ochronnego na terenie Chin potrzebny jest certyfikat w j. chińskim, okres, w jakim ten drugi zostanie wydany, wynosi kolejne 3 miesiące), częściej poleca się rejestrację krajową od razu z certyfikatem w j. chińskim, zwłaszcza, że oba rodzaje rejestracji opierają się na klasyfikacji nicejskiej i są ważne przez 10 lat.
Co istotne, rejestracji krajowej może dokonać jedynie chiński podmiot, stąd przedsiębiorcy nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie ChRL obowiązani są do skorzystania z usług lokalnego pełnomocnika[10]. Przed złożeniem wniosku o rejestrację należy sprawdzić, czy taki sam lub podobny znak towarowy nie został zarejestrowany w ramach danej klasy towarów lub usług.
Zgłoszenie rejestrowe powinno zawierać:
– informacje na temat znaku (klasa zgodna z klasyfikacją nicejską oraz zakres ochrony);
– chińską nazwę znaku (stworzoną poprzez dosłowne lub fonetyczne tłumaczenie).
Do samego wniosku należy dołączyć formularz rejestracyjny, pełnomocnictwo, a także dokument potwierdzający prowadzenie przez podmiot działalności gospodarczej, np. odpis z CEiDG lub KRS. Dokumenty te należy następnie przedłożyć do urzędu patentowego podlegającego Chińskiej Krajowej Administracji Własności Intelektualnej, który po ok. 3-4 miesiącach potwierdzi akceptację wniosku, o ile nie dostrzeże żadnych braków. Prawo ochronne zostanie przyznane wraz z chwilą wydania certyfikatu urzędowego (ok. 10-15 miesięcy od momentu złożenia wniosku).
W celu ochrony swoich interesów zaleca się zgłoszenie rejestracji znaku chińskim służbom celnym (GACC) jak najszybciej po uzyskaniu prawa ochronnego. Takiego zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika lub samodzielnie przez Internet po uiszczeniu opłaty ok. 450 zł. Efekt jest jednak korzystny, gdyż pozwoli to niemal natychmiastowo zwalczać naruszenia ze strony importerów i eksporterów względem naszego prawa ochronnego na znak towarowy.[11]
Jak można przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy?
Nieprzedłużone prawo ochronne na znak towarowy wygaśnie. Aby móc dalej skutecznie egzekwować swoje prawa na terenie Państwa Środka, warto skorzystać z procedury przedłużenia prawa ochronnego. Można rozpocząć ją najwcześniej na 12 miesięcy przed wygaśnięciem prawa ochronnego. W przypadku przeoczenia daty wygaśnięcia znaku, chińskie prawo przewiduje sześciomiesięczny okres karencji dla znaków towarowych, podczas którego możliwe jest odnowienie ochrony, jednak w tym czasie koszty poniesione przez podmiot chcący dokonać odnowienia są znacznie wyższe. Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu podmiot nieodwracalnie traci prawo ochronne na znak.
Tak jak w przypadku rejestracji, przy przedłużeniu prawa ochronnego również należy skorzystać z pomocy chińskiego pełnomocnika. W celu uzyskania przedłużenia niezbędne jest przedłożenie w urzędzie kopii certyfikatu rejestracyjnego dotyczącego określonego znaku towarowego, kopii dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej oraz pełnomocnictwa. Okres przedłużenia ochrony wynosi kolejne 10 lat.
Warto zwracać uwagę na daty odnoszące się do okresu ochronnego, gdyż prawo to może zostać utracone nie tylko wskutek wygaśnięcia. Inny podmiot może bowiem wystąpić o unieważnienie znaku i jeśli właściciel danego znaku nie udowodni posługiwania się nim na terenie Chin w ciągu ostatnich 3 lat, dojdzie do unieważnienia prawa ochronnego.[12]
Jakie korzyści można uzyskać dzięki rejestracji znaku towarowego w Chinach?
Podsumowując, co może zyskać polski przedsiębiorca, jeśli zdecyduje się zarejestrować znak towarowy w Kraju Środka?
- Gwarancję ochrony finansowej i wizerunkowej własnej marki.
- Zabezpieczenie możliwości eksportu i importu własnych towarów z ChRL.
- Możliwość legalnej sprzedaży i dystrybucji swoich produktów na terenie Chin.
- Zabezpieczenie przed naruszeniami ze strony „trollów znaków towarowych” i producentów podróbek (których nie brakuje na serwisach internetowych pokroju AliExpress).
- Uniknięcie długiego procesu oraz strat finansowych wynikających z kosztownych sporów dotyczących dochodzenia prawa ochronnego na znak towarowy czy też z uzyskania licencji na możliwość posługiwania się własnym znakiem od podmiotu, który zarejestrował go w ChRL jako pierwszy (warto na marginesie napomknąć o istnieniu tzw. „supermarketu znaków towarowych” – czyli legalnie działającej strony internetowej, na której można dokonać sprzedaży i zakupu znaków towarowych zarejestrowanych w Państwie Środka).
- Zgodę centrów handlowych, galerii oraz platform typu e-commerce na dystrybucję produktów lub świadczenie usług sygnowanych określonym znakiem towarowym, gdyż do procedowania tego typu działania niejednokrotnie potrzebne jest okazanie certyfikatu poświadczającego rejestrację znaku towarowego w Chinach.
Jeśli rozważasz rejestracje na chińskim rynku, zapraszamy do kontaktu. Badanie i rejestracja są konieczne jeżeli chcesz rozpocząć budowę silnej marki. O tym, że warto, przekonaj się poznając historię sukcesu Pana Miłosza z Wrocławia.
Posiadając prawo do znaku towarowego możesz zacząć czerpać korzyści finansowe z Twojego oznaczenia. Do Twojej dyspozycji jest gotowy wzór umowy licencji znaku towarowego. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o prawach własności przemysłowej i sposobach ich eksploatacji, skorzystaj aby zerknij na nasz E-book Własność przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach.
