Pod koniec 2022 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dwóch połączonych sprawach C‑148/21 i C‑184/21, jako odpowiedź na pytania prejudycjalne zadane przez francuskojęzyczny sąd ds. gospodarczych w Brukseli[i]. Pytania dotyczyły naruszenia znaku towarowego należącego do Ch. Louboutin, tj. kultowej czerwonej podeszwy butów na obcasie. Orzeczenie rzuciło nowe światło na interpretację art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia UE 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, tj. na pojęcie używania znaku towarowego. Konkluzja wynikająca z rozstrzygnięcia sporu potencjalnie rozszerza krąg podmiotów odpowiadających za ewentualne naruszenia znaków towarowych na platformach internetowych.
Spis treści
Geneza problemu – naruszenie znaku towarowego na platformie marketplace
Amazon jako platforma marketplace przyjął tzw. hybrydowy model handlowy, w ramach którego w swojej witrynie wystawia zarówno własne oferty sprzedaży jak i oferty użytkowników będących sprzedawcami zewnętrznymi. Sprzedawcom zewnętrznym oferuje również dodatkowe usługi w zakresie magazynowania towarów oraz wysyłania ich do nabywców bezpośrednio z centrów dystrybucyjnych Amazon. Jednocześnie, co istotne dla omawianej sprawy, platforma stosuje jednolity schemat prezentacji ogłoszeń własnych i ogłoszeń użytkowników, przez co oferty są wymieszane i niepodzielone na odrębne kategorie sprzedawców.
Christian Louboutin to francuski projektant, którego znakiem rozpoznawczym są charakterystyczne czerwone podeszwy projektowanych przez niego butów na szpilkach. Kolor ten od 10 maja 2016 r. jest chroniony jako znak towarowy UE, czyli znak zarejestrowany w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds Własności Intelektualnej). O tym, czy i na jakich warunkach kolor może być znakiem towarowym pisaliśmy tu.
Christian Louboutin zarzucił Amazonowi bezprawne używanie ww. znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które są identyczne z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany. Naruszenie to miało polegać na prezentowaniu i oznaczaniu przez Amazon własnym logiem ofert „podróbek” projektów Ch. Louboutin wystawionych przez użytkowników platformy, a tym samym na niezgodnym z prawem używaniu znaku we własnej komunikacji handlowej platformy.
Używanie znaku towarowego
Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie wskazywał w swoich orzeczeniach, że do używania oznaczenia jakim jest znak towarowy konieczne jest podejmowanie aktywnych czynności; bezpośrednie lub pośrednie kierowanie czynnością. W art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 wskazano niewyczerpująco działania uznawane za używanie, którymi jest m.in. używanie znaku towarowego w dokumentach handlowych i w reklamie.
Komunikacja handlowa – jak jest rozumiana?
To forma przekazu skierowana do innych podmiotów, która ma na celu promowanie działalności, reklamowanie produktów i zachęcanie m.in. do korzystania z usług proponowanych przez dany podmiot. W przypadku platformy Amazon jest to m.in.:
stosowanie reklam z ogłoszeniami prezentującymi sprzedawany towar, który jest promowany logiem Amazon,
wyszukiwanie produktów po tzw. „słowach- kluczach”,
bezpośrednie odsyłanie z reklamy do oferty sprzedaży danego produktu.
Uważa się, że używanie oznaczenia we własnej komunikacji handlowej powoduje, że promowana jest sprzedaż określonych towarów oraz, że osoby trzecie mogą sądzić, że istnieje związek między usługą, a oznaczeniem. Przez to powstaje wrażenie, że znak stanowi część działalności przedsiębiorstwa stosującego określoną komunikację.
Działania sprzedawców, a komunikacja handlowa platformy – co na to TSUE?
TSUE stwierdził, że promowanie przez podmioty takie jak Amazon ofert podrobionych projektów używających oznaczenia identycznego do znaku towarowego Louboutin, wystawianych na sprzedaż przez użytkowników platformy, należy uznać za tworzenie związku pomiędzy usługą w ramach platformy marketplace, a oznaczeniem produktu. TSUE uznał, że takie działanie jest wykorzystaniem przez te witryny we własnej komunikacji handlowej zarejestrowanego znaku towarowego, a tym samym ma miejsce naruszenie praw do tego znaku.
Na marginesie należy wskazać, że naruszenie to powstaje w przypadku sprzedaży towarów pochodzących od podmiotów innych, niż właściciel znaku towarowego. W stosunku bowiem do produktów oryginalnych ma zastosowanie tzw. wyczerpanie znaku towarowego (o wyczerpaniu prawa wyłącznego przeczytasz m.in. tutaj).
Pojęcie zorientowanego użytkownika platformy
Przy ocenie komunikacji handlowej Trybunał stworzył nowe kryterium, dotychczas niestosowane przy analizie używania znaku przez platformy, tj. pojęcie „zorientowanego użytkownika”. Trybunał wskazał, że istotne jest zbadanie, czy poinformowany i dostatecznie rozeznany użytkownik – potencjalny nabywca oferowanych produktów – widzi związek między działalnością platformy marketplace, a danym znakiem towarowym. TSUE wskazał, że jeśli reklama, tak jak w przypadku omawianego przypadku Amazona, tworzy jasne skojarzenia po stronie podmiotów trzecich z towarami i możliwością ich nabycia na stronie internetowej, a przede wszystkim powoduje problemy dla konsumentów w ocenie pochodzenia i oryginalności produktów, to uprawniony ze znaku towarowego może zakazać witrynie takiego używania znaku. Konieczne jest zbadanie z perspektywy użytkownika platformy – kupującego, czy nie odnosi on wrażenia, że wystawiony produkt jest sprzedawany przez platformę na własny rachunek.
Jednolity model handlowy platformy, a naruszenie znaków towarowych
W omawianej sprawie problem koncentruje się na przyjętym przez platformę jednolitym modelu prezentacji produktów, który powoduje że wszystkie oferty są jednocześnie wyświetlane, tak samo oznaczane logiem Amazon, bardzo podobnie prezentowane w ofertach (np. przez sposób wykonania zdjęć ) oraz na równi promowane w Internecie. Amazon w tym wypadku to nie tylko podmiot świadczący usługę hostingu, gdyż oprócz udostępniania serwera, oferuje szereg dodatkowych usług, o których mowa powyżej. Powoduje to na pierwszy rzut oka brak odróżnienia ogłoszeń własnych platformy, od ofert sprzedawców zewnętrznych. To z kolei zwiększa ryzyko konfuzji towarów i ich pochodzenia. Dodatkowo, Amazon nie weryfikuje oryginalności produktów wystawionych przez użytkowników. Przez to, tak jak było w omawianej sprawie, promowane mogą być towary naruszające bezprawnie znaki towarowe innego podmiotu, czy produkty nieoryginalne.
Jak zapobiegać naruszeniu znaków towarowych na platformie?
Wydaje się, że kluczowe jest po pierwsze wprowadzenie rozróżnienia na stronie internetowej, wskazującego, kto konkretnie sprzedaje dany produkt – sama platforma, czy jej użytkownik, tak by potencjalni kupcy nie utożsamiali wszystkich wystawionych ofert z właścicielem witryny. Wyraźne wskazanie przy każdej ofercie pochodzącej od podmiotu trzeciego informacji o danym sprzedawcy mogłoby zniwelować potencjalne ryzyko pomylenia pochodzenia i przypisania danej oferty do komunikacji handlowej platformy.
Ponadto, witryny przyjmujące podobny model biznesowy jak Amazon powinny ustanowić własny system weryfikowania wiarygodności ofert oraz oryginalności produktów. Jak widać na przykładzie sprawy Amazon i Louboutin, leży to w interesie samej platformy. Warto jednak przypomnieć że już niedługo duże platformy marketplace będą miały wręcz taki obowiązek prawny.
Akt o Usługach Cyfrowych pomoże w ochronie znaków towarowych na platformach?
W listopadzie 2022 r. wszedł w życie tzw. Akt o Usługach Cyfrowych (rozporządzenie UE 2022/2065 z 19. 10 2022 r.), o którym pisaliśmy tu. Jego stosowanie rozpocznie się co do zasady w lutym 2024 r. Akt o Usługach Cyfrowych dąży m.in. do zwiększenia ochrony konsumentów nabywających produkty i usługi na platformach marketplace od przedsiębiorców. Na gruncie Aktu operatorzy platform będą musieli samodzielnie dokładać starań, aby zapewnić konsumentom wiarygodność transakcji.
Dostawca platformy marketplace (co do zasady inny niż mały lub średni przedsiębiorca) służącej do sprzedaży b2c będzie zobowiązany zapewnić, aby sprzedający przedsiębiorcy oświadczali, że będą oferować wyłącznie produkty i usługi zgodne z prawem UE. Dostawca będzie musiał dołożyć należytej staranności, aby sprawdzić wiarygodność tych informacji. Jeśli operator będzie miał powody sądzić, że informacje podawane przez przedsiębiorcę są nieprawidłowe lub niewiarygodne, będzie musiał wezwać go do usunięcia naruszeń, a jeśli okaże się to bezskuteczne, musi szybko zawiesić świadczenie usług wobec takiego sprzedawcy.
Jeśli podmiot świadczący taką usługę poweźmie informacje, że konsumenci mogli nabyć na jego platformie nielegalny produkt, musi poinformować o tym nabywców, wskazując tożsamość sprzedającego i informując o możliwych środkach odwoławczych.
Zatem Akt o Usługach nie taki straszny…?
Sprawa Amazon i Louboutin może sprawić, że ci operatorzy platform marketplace, którzy obowiązek weryfikacji wiarygodności sprzedawców uznawali dotąd za potencjalnie uciążliwy lub nadmierny, mogą dostrzec wynikające z tego dla siebie korzyści. Weryfikowanie rzetelności sprzedaży prowadzonej na platformie przez osoby trzecie może pozwolić operatorowi witryny uchylić się od ewentualnej odpowiedzialności za naruszenia znaków towarowych innych podmiotów.
Photo by Birgith Roosipuu on Unsplash
