Zaaferowany klient energicznie wszedł do kancelarii. „Tak jak mówiłem” – szybko wyrzucał z siebie słowa – „mamy problem ze znakiem naszej firmy. Proszę sobie wyobrazić, tyle lat korzystamy z tego znaku, że zapomnieliśmy o jego rejestracji. W zasadzie nikt o tym nie pomyślał. Chyba wszyscy zakładaliśmy, że skoro korzystamy z tego znaku, to mamy do niego prawa. A tu taka niemiła niespodzianka.” – zaaferowany kontynuował zajmując miejsce w wygodnym fotelu – „Prawnicy inwestora sprawdzający naszą firmę odkryli, że znak nie jest chroniony… I teraz już wiemy, że bez rejestracji znaku inwestor pewnie wycofa się. Przecież wszyscy nasi klienci i dostawcy kojarzą nas z tym znakiem. Klienci korzystają z produktów, bo wiedzą, że za tym znakiem kryje się jakość. Tym znakiem gwarantujemy konsumentom, że produkt pochodzi od nas i spełnia określone standardy. To zwiększa zaufanie klientów do naszej marki i chroni ich przed oszustwem. Gdy ktoś inny zarejestruje sobie ten znak to … nie wiem co będzie!” – nerwowo pocierał czoło – „Szkoda, że do Was wcześniej nie trafiliśmy. Nie byłoby teraz kłopotu, a tak… co robić?” – zakończył dramatycznie sięgając po czekoladkę na ukojenie nerwów.

Oczywiście na ma wątpliwości, że znak mus być zarejestrowany. Rejestracja znaku towarowego daje właścicielowi prawo do jego wyłącznego użytkowania na terenie kraju, co oznacza, że inni nie mogą go używać bez zgody właściciela. Dzięki temu, przedsiębiorca ma większą ochronę przed konkurencją, która mogłaby wykorzystać jego markę. Rejestracja znaku towarowego zwiększa wartość handlową marki, co jest ważne w przypadku sprzedaży firmy lub pozyskiwania inwestorów – tak jak w przypadku tego klienta. Poza tym, co ważne z naszej perspektywy, rejestracja znaku towarowego ułatwia przedsiębiorcy walkę z podróbkami, ponieważ daje mu podstawę do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobom naruszającym jego prawa a także zatrzymania na granicy podrabianych towarów opatrzonych znakiem.

Na pierwszy rzut oka sprawa klienta nie wyglądała dobrze: znak był banalny, pospolity, grafika praktycznie „żadna”. W naszej opinii znak nie miał tzw. zdolności odróżniającej, która wymagana jest wg art. 129 (1) prawa własności przemysłowej (czyli „pwp”)[1]. No dobrze, ale przecież jesteśmy po to, aby rozwiązywać te trudniejsze przypadki 😊 Długo rozmawialiśmy z klientem i stopniowo upewnialiśmy się, że jest szansa na rejestrację znaku. Klient też zaczynał nabierać nadziei, że uda się znak ochronić, ale wciąż był zdenerwowany.

„Dlaczego tak ważna jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?”

Właśnie to, po co zostały wymyślone znaki towarowe, aby wskazywać pochodzenie towaru czy usługi, identyfikować konkretnego przedsiębiorcę. Zdolność odróżniająca to jest taka właściwość oznaczenia, która pozwala odbiorcy na świadome powtórzenie zakupu oznaczonego nim towaru lub jego uniknięcie, dzięki zidentyfikowaniu towarów jako pochodzących z określonego źródła[2] Właściwość tę Urząd Patentowy bada i jeśli uzna, że znak nie ma zdolności odróżniającej, odmawia udzielenia prawa ochronnego na ten znak.

„Rozumiem, że nie wszystkie oznaczenia mogą być zarejestrowane jako znaki?”

Tak, są to takie oznaczenia, które właśnie nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, czyli takie, które nie posiadają konkretnej zdolności odróżniającej. Można podać dla przykładu oznaczenie HERBATNIKI TRADYCYJNE zgłoszonedla oznaczania wyrobów cukierniczych trwałych[3], czy oznaczenie SPIRYTUS REKTYFIKOWANY dla oznaczania spirytusu[4], LODY PRAWDZIWIE DOMOWE dla oznaczania m.in. produktów mlecznych, jogurtów mrożonych, lodów spożywczych[5], Calcium C dla oznaczania produktów farmaceutycznych i środków spożywczych zawierających wapno (calcium) i witaminę C[6], “Wdrożenia SA”P dla usług polegających na dokonywaniu wdrożeń oprogramowania SAP[7] ale też oznaczenie DZISIEJSZE dla oznaczania mleka[8] czy MOCNE dla oznaczania papierosów[9];

Urząd odmówi także rejestracji oznaczeń, które:

  • składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
  • stosowane są powszechnie w obrocie w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych[10].

„Aha, to chyba rozumiem, ale czym wobec tego jest “wtóra zdolność odróżniająca” znaku towarowego, o której mówimy?”

To jest ta sama zdolność odróżniająca znaku, zdolność do odróżniania pochodzenia towarów w obrocie, ale nabyta przez oznaczenie w wyniku jego używania. To zdolność danego oznaczenia do odróżniania w obrocie towarów lub usług pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy, która powstaje wskutek używania oznaczenia w obrocie w charakterze znaku towarowego[11] W charakterze znaku, czyli poprzez umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem. Także na umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług i oczywiście posługiwanie się znakiem w celu reklamy.

Wtórna zdolność odróżniająca to zdolność takiego oznaczenia, które gdyby nie wcześniejszy fakt używania w obrocie, nie mogłoby zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Ma ona znaczenie, gdyż zgodnie z art. 130 pwp, nie można odmówić udzielenia prawa ochronnego, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Jest to fakt, który należy zbadać w kontekście udzielenia ochrony znakowi towarowemu. Gdyby nie wcześniejszy fakt używania tego oznaczenie w obrocie, nie mogłoby ono zostać zarejestrowane jako znak towarowy[12].

„Czy nasz znak nabył wtórną zdolność odróżniającą”

Jeszcze tego nie wiemy. Musimy to zbadać. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej następuje wówczas, gdy znacząca grupa kupujących przyporządkowuje dane oznaczenie określonym towarom, czyli uznaje je za znak wyróżniający te towary na rynku[13] W konsekwencji, w świadomości tych odbiorców tworzy się związek pomiędzy oznaczeniem a określonymi towarami lub usługami pochodzącymi z tego przedsiębiorstwa, pomimo, że początkowo oznaczeniu brakowało charakteru odróżniającego. Znak nie może zatem nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, jeżeli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa[14]

Stąd prosty wniosek, że nie każde intensywne używanie oznaczenia będzie prowadziło do powstania wtórnej zdolności odróżniającej.

„Ok. spróbujemy. Co będzie badał Urząd?”

Urząd będzie sprawdzał czy oznaczenie było używane w charakterze znaku towarowego, a zatem czy było stosowane w celu poinformowania o pochodzeniu oznaczonego nim towaru od danego przedsiębiorcy. Używanie oznaczenia w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej ma bowiem umożliwiać utrwalenie więzi pomiędzy tym oznaczeniem a towarem. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie skutkuje tym, że będzie ono identyfikowane przez przeciętnego odbiorcę jako wskazówka pochodzenia.

Urząd chce wiedzieć, czy przeciętny odbiorca będzie w stanie nie tylko odróżnić tak oznaczony towar od towarów oferowanych przez innych przedsiębiorców, ale co najważniejsze będzie w stanie wskazać tego jednego, konkretnego przedsiębiorcę, któremu te towary przypisze[15]

Będzie też badał “rzeczywiste używanie znaku towarowego”. W orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto, że do spełnienia tego wymogu konieczne jest, aby w następstwie używania znaku zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznawał towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa[16].

Ważne jest tez długotrwałe używanie w obrocie oznaczenia w funkcji znaku towarowego, czyli w taki sposób, by odbiorcy (konsumenci) identyfikowali tak oznaczone towary lub usługi jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa[17]

„Czy możemy wykazać jak teraz znak jest używany”

Tak, ale dla wykazania wtórnej zdolności ważne, aby przed datą zgłoszenia znaku towarowego oznaczenie uzyskało charakter odróżniającego w następstwie jego używania. Wtórna zdolność odróżniająca musi być oceniana w okresie przed datą zgłoszenia znaku towarowego. Wykazanie, iż znak towarowy nabył zdolność odróżniającą po dacie zgłoszenia, ale przed datą rejestracji, nie może być brane pod uwagę[18].

Oczywiście wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej wymaga, aby towar oznaczony znakiem towarowym został wprowadzony na rynek i był dostępny dla konsumentów.[19]

Ocena wtórnej zdolności powinna być dokonywana w odniesieniu do konkretnych towarów oraz z punktu widzenia odbiorcy tych towarów, który jest dobrze poinformowany, należycie uważny i ostrożny[20].

„A jeśli nasz znak jest używany obok innych oznaczeń? Czy to ma wpływ na wtórną zdolność?”

W jednym z orzeczeń[21] Sąd Apelacyjny słusznie stwierdził, że „o ile w odniesieniu do uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania należy stwierdzić, iż fakt rozpoznawania przez właściwy krąg odbiorców towaru lub usługi, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa musi wynikać z używania danego znaku w charakterze znaku towarowego, o tyle dla spełnienia tego ostatniego wymogu nie jest bezwzględnie koniecznie, by zgłoszony znak był używany samodzielnie. Tego rodzaju rozpoznanie może nastąpić zarówno w następstwie używania go, jako części zarejestrowanego znaku towarowego lub jako jego elementu, jak i w następstwie używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym”

„Czyli musimy znaleźć dowody potwierdzające wtórną zdolność odróżniającą takiego oznaczenia jakie nakładamy na towar” „I to przed datą zgłoszenia!” „Jakie to mogą być dowody?”

Możemy posłużyć się listą ze sprawy Windsurfing Chimsee [22]gdzie Trybunał Sprawiedliwości wskazał następujące okoliczności, jakie muszą być spełnione, aby stwierdzić istnienie wtórnej zdolności odróżniającej, tzn.:

  • udział w rynku, jaki posiada dany towar lub usługa oznaczona takim znakiem;
  • intensywność i długotrwałość używania takiego oznaczenia;
  • nakłady poczynione na promocję danego oznaczenia;
  • udział procentowy odbiorców, którzy identyfikują dane oznaczenie z określonym przedsiębiorstwem;
  • oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń, potwierdzających obecność tak oznaczonych towarów lub usług pod danym znakiem towarowym.

Jak podkreślaliśmy, ważne, aby wykazać nabycie wtórej zdolności przed datą zgłoszenia znaku do UPRP. Dlatego dowody, co do których nie można określić dat potwierdzających używanie oznaczenia przed datą zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu, nie będą wystarczające, by wykazać, że charakter odróżniający został uzyskany przed tą datą.

Dowodami nabycia przez znak towarowy charakteru odróżniającego w wyniku używania mogą być np. dane zawarte w:

  • katalogach,
  • cennikach,
  • fakturach,
  • sprawozdaniach rocznych,
  • danych o obrotach,
  • raportach dotyczących nakładów na reklamę,
  • reklamach (wycinki prasowe, bilbordy, reklamy telewizyjne),
  • danych dotyczących intensywności i zasięgu używania oznaczenia,
  • badaniach opinii publicznej lub rynku.

„Czyli, możemy wykorzystać badania udziału w rynku jakie robiliśmy przygotowując spółkę dla inwestora?”

Tak, oczywiście może to być między innymi informacja potwierdzająca, ile procent osób z danej kategorii identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na nałożony na nie zgłoszony znak towarowy. Nie mamy przy tym żadnych wytycznych liczbowych, procentowych. Urząd ocenia każdy przypadek indywidualnie.

„A badania opinii publicznej? Czy coś powinnyśmy o nich wiedzieć?”

Najlepiej byłoby, gdyby badania zostały one przeprowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Badania opinii publicznej powinny zawierać właściwie sformułowane pytania, neutralne. Czyli, trzeba wykluczyć pytania, które mogą sugerować odpowiedź lub też naprowadzać na odpowiedzi oczekiwane przez badającego

Bardzo ważne jest również prawidłowe określenie grupy ankietowanych, tak, aby była ona reprezentatywna dla całego właściwego kręgu odbiorców.

„Czy wydatki na reklamę przydadzą się?” „Od razu poproszę księgową, aby przygotowała zestawienie”

Tak, bardzo pomocne jest też pokazanie danych dotyczących obrotów oraz wydatków poniesionych na reklamę. Ważne, aby to były dane rozumiane jako „nakłady na reklamę w celu promocji znaku”[23]. Informacje muszą odnosić się zarówno do danego oznaczenia, jak i do towarów lub usług, co do których wnosi się o ochronę. Tak, aby można było ustalić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega tylko i wyłącznie zgłaszany znak. Dane nie powinny obejmować informacji o sprzedaży lub promocji innych znaków towarowych lub znacząco odmiennych wersji danego znaku towarowego, np. znaków graficznych, w przypadku gdy zgłoszenie stanowi znak słowny.

„Czy możemy wykorzystać badania wykonane zagranicą?”

Niestety nie. Skoro zgłoszenia dokonujemy w polskim Urzędzie Patentowym to ochrona będzie służyła w na terytorium Polski. Nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w danym państwie nie daje automatycznie uznania tej zdolności w innych krajach.

Wtórna zdolność odróżniająca danego oznaczenia powinna obejmować całe terytorium Polski, gdyż taki zakres terytorialny ma prawo ochronne udzielone przez Urząd na znak towarowy. To tez oznacza, że nie jest wystarczające udowodnienie nabycia wtórnej zdolności jedynie na rynku lokalnym czy regionalnym[24].

Klient wyglądał na zadowolonego. Pożegnał się nami i raźnym krokiem wymaszerował z kancelarii. Wszyscy wiemy, co możemy zrobić. Mamy dość precyzyjne wytyczne w tzw. wspólnym komunikacie EUIPO – dowody w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składanie, struktura i przedstawianie dowodów oraz postępowanie z dowodami poufnymi[25]. Więcej na temat dowodów można przeczytać w poprzednim wpisie. Umówiliśmy się, że za kilka dni przejrzymy zgromadzone przez klienta dowody. Przed nami sporo pracy, ale też realna szansa na uratowanie znaku. No cóż, zobaczymy. Cdn już wkrótce …

Photo by Monique Carrati on Unsplash

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.).
[2] Wyrok SPI z 12.3.2008 r., T-341/06Compagnie generale de dietetique SAS przeciwko OHIM, Zb. Orz. 2008, s. II-35, pkt 29–30
[3] wyr. WSA w Warszawie z 17.2.2005 r., VI SA/WA 763/04, Legalis
[4] wyr. NSA z 18.6.2008 r., II GSK 185/08, Legalis
[5] wyr. NSA z 4.2.2014 r., II GSK 1708/12, Legalis
[6] wyr. WSA w Warszawie z 20.2.2006 r., VI SA/WA 1730/05 Legalis
[7] wyr. SA w Poznaniu z 20.2.2008 r., I ACa 93/08, niepubl.
[8] wyr. WSA w Warszawie z 31.1.2006 r., VI SA/WA
1965/05, Legalis
[9] wyr. NSA z 26.1.2006 r., II GSK 349/05, Legalis
[10] J. Sieńczyło-Chlabicz, „Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka warunkująca udzielenie lub odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy”, Zeszyty Prawnicze 20.4 / 2020, s. 267-294 DOI 10.21697/zp.2020.20.4.14
[11] J. Sieńczyło-Chlabicz, „Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka warunkująca udzielenie lub odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy”, Zeszyty Prawnicze 20.4 / 2020, s. 267-294 DOI 10.21697/zp.2020.20.4.14
[12] m.in. K. Szczepanowska-Kozłowska, Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, [w:] System Prawa Prywatnego, XIVB, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 657
[13] wyrok NSA z dnia 14 lipca 2010 r., II GSK 703/09
[14] wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 76/02
[15] K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 677
[16] Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd, który potwierdził m.in. w sprawie Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co. (wyr. TS z 18.4.2013 r., C-12/12, Legalis)
[17] wyr. Sądu: z 29.4.2004 r., T-399/02 Eurocermex SA v. Office for Harmonisation in the Internal Market
[18] wyr. TSUE z 19.6.2014 r., sprawy połączone C-217/13 i C-218/13, Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13) v. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV
[19] wyr. WSA w Warszawie z 3.12.2009 r., VI SA/WA 1567/09, Legalis
[20] wyr. WSA w Warszawie z 15.2.2007 r., VI SA/WA 2112/06, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 18.11.2008 r., VI SA/WA 1620/08, Legalis;
wyr. WSA w Warszawie z 25.9.2008 r., VI SA/WA 1144/08, Legalis
[21] VI ACa 800/11 za A. Stachera „ Wtórna dystynktywność przestrzennego znaku towarowego występującego wespół z innymi znakami – glosa – VI ACa 800/11” MOP 2014, Nr 9, str. 483 2014
[22] Wyrok TS z 4.5.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, Zb. Orz. 1999, s. 2779, pkt 47–52.
[23] zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., C-25/05 P Sweet wraper, również wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r., T-304/16 Hansen (BET 365
[24] W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 236
[25] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_pl.pdf
Udostępnij