Przechodzimy ulicą, widzimy baner, a na nim wielki napis: Messi lub DiCaprio, promujący nowy, jeszcze mało komu znany produkt. Pierwsze co przychodzi nam zapewne do głowy to wizerunki słynnego piłkarza obecnie grającego w PSG lub hollywoodzkiego gwiazdora z „Titanica” lub „Wilka z Wall Street”… Czy nazwisko sławnej osoby jako potencjalny znak towarowy to wyłącznie sekwencja liter, które układają się w oznaczenie o charakterze odróżniającym? Czy jednak fakt popularności osoby noszącej to nazwisko niesie za sobą większą siłę i powoduje od razu powiązanie z konkretną osobą? A więc jakie znaczenie ma sława i rozpoznawalność człowieka dla oceny zdolności rejestracyjnej danego znaku towarowego?

Nazwisko jako znak towarowy

Nazwisko jest dobrem osobistym człowieka w rozumieniu art. 23 k.c.[1], co więcej może jednocześnie pełnić rolę znaku towarowego[2]. Regulacje wprost wskazują na taką możliwość przewiduje art. 120 ust. 2 ustawy – prawo własności przemysłowej[3] w stosunku do znaków towarowych zgłaszanych w Urzędzie Patentowym RP jak i art. 4 rozporządzenia UE 2017/1001[4] w stosunku do unijnych znaków towarowych.

Czy każdy może zarejestrować swoje nazwisko w charakterze znaku towarowego?

W związku z prawdopodobnie niemożliwą do ustalenia liczbą nazwisk można postawić tezę, że niemal każdy zgłoszony znak towarowy może być jednocześnie czyimś nazwiskiem[5]. Jako zasadę w orzecznictwie przyjęło się, że nikomu nie przysługuje bezwzględne prawo do zarejestrowania swojego imienia lub nazwiska jako znaku towarowego. Takie stanowisko ma na celu zapobieganie w przyszłości próbom czerpania nienależnych korzyści przez osoby próbujące wykorzystać swoje dobra osobiste w postaci właśnie nazwiska do pasożytowania na nakładach poniesionych przez właściciela wcześniejszego znaku, na wypracowanej rozpoznawalności[6].

Czy powyższa zasada odnosi się również do znanych osób?

Nie od dzisiaj wiadomo, że wraz z popularnością osoby rozwijają się dla niej powszechnie akceptowalne przywileje, jak i z drugiej strony ograniczenia np. w zakresie dopuszczalnej krytyki, wkraczania w sferę prywatności (…) osoby znanej, sławnej, niewątpliwie publicznej, swoboda może być szersza, a udzielana ochrona – słabsza (więcej o tym przeczytasz tu).

Nazwiska osób sławnych, a zgłoszenie podobnych znaków towarowych – Sprawa Messiego[7]

Dzięki sławie danej osoby, sławne staje się jej nazwisko i … renoma osoby ma duże znaczenie w świecie znaków towarowych.

Messi – niezwykle znany i utalentowany piłkarz, stworzył również swoją markę odzieży sportowej oznaczonej znakiem MESSI. Znak ten miał zostać zarejestrowany jako znak towarowy w klasie 9,25 i 29 klasyfikacji nicejskiej –  Logiczne prawda? Otóż problem pojawił się w sytuacji, gdy w 2011 r. M. Jaime Msferrer Coma złożył sprzeciw co do rejestracji powyższego znaku, ze względu na swoje prawo do znaku MASSI zarejestrowanego m.in. także dla klasy 9. Oznacza to, że produkty w obrębie tej samej klasy byłyby markowane bardzo podobnymi znakami, gdyż właściciel MASSI także zajmował się produkcją odzieży sportowej.

Pojęcie podobieństwa znaków towarowych

Przy podobieństwie znaków towarowych należy opierać się na całościowym wrażeniu, na które składają się takie aspekty jak:

  • wizualny;

  • fonetyczny;

  • koncepcyjny. [8]

Oceny podobieństwa dokonuje się przez pryzmat przeciętnego konsumenta objętego zakresem oferowanych dóbr – tzn. przeciętny nabywca odzieży sportowej. Czy w przedstawionej sprawie może dojść do konfuzji oraz jakie konsekwencje przy rejestracji znaku Messiego powoduje wcześniejsza rejestracja MASSI i zdobyta przez nią pozycja na rynku odzieżowym?

Podobne, ale jednak nie na tyle podobne… o teorii neutralizacji

W sprawie Messiego Trybunał zastosował tzw. teorię neutralizacji – w skrócie teoria ta wskazuje, że trzy w/w aspekty podobieństwa nie muszą mieć równej wagi, a zakres podobieństwa między spornymi znakami może zależeć od naturalnych właściwości. Oznacza to, że podobieństwa w warstwie fonetycznej, z jakim mamy do czynienia w w/w sprawie są neutralizowane dużą różnicą koncepcyjną, za którą przyjęto rozpoznawalność piłkarza. W ostateczności stwierdzono, że renoma piłkarza jako osoby znanej i mocno związanej ze sportem kompensuje zarówno wizualne jak i fonetyczne podobieństwo znaków. Trybunał przyjął, że rozpoznawalność piłkarza jest na tyle duża, że ryzyko konfuzji jest nieznaczne[9].

Skutek? Wydaje się, że powyżej wskazywana zasada braku bezwzględnego prawa do rejestracji nazwiska jako znaku towarowego, ze względu na potencjalne próby czerpania nienależytych korzyści ze znaku innego podmiotu, w zasadzie zaciera się, jeśli mamy do czynienia z osobą na tyle znaną, że wypowiedzenie jej nazwiska skutkuje jednoznacznym skojarzeniem tej osoby w głowach konsumentów.

Ochrona znaku towarowego z nazwiskiem znanej osoby, a używanie znaku – Leonardo DiCaprio a może Lonely DiCaprio?[10]

Biorąc za przykład znak towarowy zapewne znanego nam wszystkim aktora – Leonardo DiCaprio, należy rozważyć czy samo zarejestrowanie nazwiska powoduje, że hollywoodzki gwiazdor otrzymał ochronę w ramach wszystkich istniejących klas klasyfikacji nicejskiej.

W przedmiotowej sprawie konieczne było wykazanie, że istnieje silna zdolność odróżniająca znaku towarowego aktora, która wpływa na ocenę potencjalnej możliwości wprowadzenia w błąd lub powstania renomy. Przy wprowadzeniu w błąd konieczne jest zaistnienie podobieństwa oznaczeń jak i towarów i usług oraz wskazanie charakteru wcześniejszego oznaczenia – znaku aktora. Stwierdzono, że znak towarowy Lonely DiCaprio nie wykazuje cech podobieństwa dla dóbr i usług w klasie 35 i 40 klasyfikacji nicejskiej, dla których oznaczenie aktora nie było zarejestrowane. Decyzję tę zdeterminowała, zdaniem Wydziału Sprzeciwów EUIPO, ogromna różnica w charakterze, przeznaczeniu i sposobie korzystania z dóbr i usług, a także brak dzielenia tych samych kanałów dystrybucji. Stwierdzono dla powyższych klas, że towary nie są komplementarne ani konkurencyjne. Wydział wskazał jednak, że znak Lonely DiCaprio dla przeciętnych konsumentów będzie nawiązywać do smutnego/osamotnionego aktora, a konsumenci nieanglojęzyczni zapewne będą w stanie rozpoznać nazwisko aktora.  

Jakie były konsekwencje postępowania rejestrowego znaku Lonely DiCaprio? Czy aktor posiada znak renomowany?

Pomimo w/w twierdzeń, Wydział wskazał, że popularność aktora i przedłożone dowody co do jego sławy i działań w świecie filmowym nie potwierdzają, że znak Leonardo DiCaprio jest znakiem renomowanym lub posiada swoją reputację. Wnoszący sprzeciw nie wskazał informacji o charakterze handlowym na temat odpowiednich towarów i usług ani żadnych wskazówek dotyczących sprzedaży lub reklamy towarów. Zdaniem Wydziału, braków tych nie można zniwelować faktem, że znak towarowy zawiera nazwisko znanego aktora. Skutkuje to tym, że znak musi być oceniany tak jak każdy inny, niewykazujący cech reputacji ani renomy znaku.

Co więcej wskazano, że nazwy osobiste, jak imiona i nazwiska są chronione jako własność intelektualna, ale nie są identyfikatorami biznesowymi ani znakami handlowymi same w sobie. W związku z tym nie kwalifikują się jako oznaczenia używane w obrocie handlowym per se przy unijnych znakach towarowych.

Sprzeciw aktora przy rejestracji powyższego znaku – Lonely DiCaprio został uwzględniony tylko wobec towarów i usług z klasy, w której znaki się pokrywały[11]. Tak więc, rozpoznawalność aktora nie wpłynęła na rozszerzenie ochrony czy uznanie jego znaku za renomowany. To osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić przekonującą argumentację dotyczącą powodów, dla których używanie zakwestionowanego znaku towarowego powinno być skutecznie uniemożliwione. Zdaniem Wydziału, dowody potwierdzające jedynie popularność aktora, nie były wystarczające.

W konsekwencji uwzględniono sprzeciw wyłącznie w ramach klas, dla których był zarejestrowany znak Leonardo DiCaprio. Wydziału nie przekonała popularność i renoma aktora, która zdaniem Wydziału nie ma przełożenia na traktowanie znaku jako renomowanego.

Twierdzenia Wydziału wydają się być kontrowersyjne biorąc pod uwagę choćby przyjętą narrację w poniżej przedstawionej sprawie Neymara…

Rejestracja nazwiska znanej osoby przez podmiot trzeci – sprawa Neymar’a

Odwróćmy sytuację, to nie znana osoba chce zarejestrować swoje nazwisko, a ktoś, dostrzegający potencjał w nazwie, będącej zarówno słynnym nazwiskiem, chcę zarejestrować znak towarowy. Jakie jest stanowisko orzecznictwa w przypadku chęci zarejestrowania nazwy w postaci nazwiska znanej osoby?

W sprawie znaku NEYMAR[12] podmiot trzeci chciał uzyskać prawo ochronne do powyższego znaku. W sporze weryfikowano, czy zgłaszający wiedział, że interwenient – wnoszący sprzeciw Neymar da Silva Santos Júnior był wtedy wschodzącą gwiazdą futbolu o ugruntowanej pozycji międzynarodowej, a także czy w dacie dokonywania zgłoszenia zgłaszającemu nie przyświecał żaden inny motyw, niż dążenie do czerpania korzyści z renomy znanego piłkarza. Zostały poddane w wątpliwość przyczyny rejestracji i aspekty związane ze złą wiarą. Konieczna była weryfikacja rzeczywistych celów zgłaszającego. Czy przypadkiem nie było to podyktowane chęcią „korzystania z renomy” (ang. Free riding) Neymara i czerpania korzyści? Trybunał stwierdził, że zgłaszający znak działał w złej wierze przy chęci rejestracji znaku i w nieuczciwym zamiarze. Powyższe oceniono przez wzgląd na stwierdzoną umyślność rejestracji w celu stworzenia skojarzenia z nazwiskiem piłkarza, aby przyciągnąć rzeszę klientów[13].

Tak więc sława np. Neymara może determinować po pierwsze zachowanie zgłaszającego – chęć skorzystania z popularności gwiazdy, a po drugie – zaistnienie przesłanki złej wiary, która prawdopodobnie nie miałaby miejsca, gdybyśmy mówili o rejestracji nazwiska przeciętnego obywatela.

Polski wątek – producent lemoniady w sporze z Yoko Ono – czy John Lemon narusza znak Johna Lennona?

W 2017 r. było wyjątkowo głośno o pozwie żony nieżyjącego muzyka i byłego członka grupy The Beatles przeciwko polskiemu producentowi lemoniad o nazwie „John Lemon”. Producent ten był podmiotem uprawnionym do szeregu praw ochronnych na znaki towarowe “John Lemon” m.in. w UE, UPRP oraz Stanach Zjednoczonych[14].

Co ciekawe w Unii Europejskiej Yoko Ono zgłosiła do rejestracji znak w postaci imienia i nazwiska swojego męża dopiero w 2016 r., już po rejestracji znaku towarowego przez producenta lemoniady. John Lemon nie tylko fonetycznie nawiązywał do imienia i nazwiska słynnego muzyka, ale też w spotach reklamowych wykorzystywał skojarzenia z artystą[15]. Pomimo, że Yoko Ono nie mogła się skutecznie legitymować wcześniejszym prawem, to istniał wciąż aspekt związany z naruszeniem dóbr osobistych kobiety, w tym kultu pamięci po zmarłym.

Sprawa zakończyła się szybką ugodą pomiędzy stronami, a producent zmienił nazwę lemoniady na „On Lemon”. Jak mogłoby zakończyć się postępowanie sądowe w tej sprawie? To pozostaje wyłącznie w przestrzeni domysłów.

Czy w Polsce znani i lubiani także rejestrują swoje nazwiska jako znaki towarowe?

Rejestracja nazwisk sławnych postaci jest nie tylko praktyką wśród gwiazd światowego formatu, a także występuje na naszym polskim podwórku. I tak chociażby jako znak słowno-graficzny w 2009 r. zostało zgłoszone imię i nazwisko Magdy Gessler. Znana restauratorka postanowiła zarejestrować swój znak dla klas: 21, 24, 30, 32, 42, 43 klasyfikacji nicejskiej, tj. m.in. dla różnorodnych przyrządów kuchennych, produktów spożywczych oraz usług, w tym kawiarni, kafeterii, hoteli.[16]

Co więcej, nazwiska i imiona znanych osób rejestrują także ich najbliżsi po ich śmierci celem zabezpieczenia niewłaściwego wykorzystania wizerunku bądź danych osoby nieżyjącej. W 2009 r. bliska osoba z kręgu ikony polskiego kina lat 60. I 70. XX w. – Kaliny Jędrusik zgłosiła jej imię i nazwisko jako znak towarowy. Rejestracji dokonano w ramach 16 i 41 klasy nicejskiej[17], tj. m.in. dla książek, albumów, wydawnictw, czasopism, broszur, fotografii, materiałów piśmiennych, plakatów, afiszy, publikacji internetowych czy produkcji filmowych. Co więcej w tym – 2023 roku zgłoszono ten znak również dla następnych klas – 9 i 25 w zakresie oznakowania odzieży, muzyce, filmach i innych rodzajach elektronicznych publikacji tekstowych i obrazkowych utrwalonych na nośnikach.[18]

Jak nazwiska to może coś więcej… rejestracja pseudonimów i znaków rozpoznawczych gwiazd.

Znakiem rozpoznawczym osób popularnych są nie tylko ich nazwiska. Często w szeroko pojmowanym show biznesie posługują się swoją kreacją artystyczną używając przy tym pseudonimów lub inicjałów. I tak wśród znaków towarowych możemy znaleźć słynne „CR7” – inicjały Cristiano Ronaldo wraz z numerem koszulki na boisku, a także zarejestrowana tzw. cieszynka piłkarza Garetha Bale’a przedstawiająca dłonie ułożone w kształt serca z numerem 11.[19] Także wiele mówiło się o znaku towarowym polskiego piłkarza – Krzysztofa Piątka, który podobnie jak Bale zgłosił swoją “cieszynkę”.

Pseudonim, podobnie jak i imię i nazwisko, stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c., które może być znakiem towarowym. Takiej rejestracji dokonała również piosenkarska Dorota Rabczewska znana rzeszom właśnie pod swoim pseudonimem „DODA”. Już w 2007 r. został zgłoszony znak słowny dla dość szerokiego zakresu produktów (w ramach klas: 9, 16, 20, 25, 35, 38, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej).[20]

Co więcej,  w 2011 r.  Urząd Patentowy decyzją odmówił na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 (obecnie art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie własności przemysłowej – względne przeszkody rejestracji) udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy „DODA ENERGY DRINK” podmiotowi trzeciemu. W uzasadnieniu Urząd wskazywał, że zarejestrowanie przedmiotowego znaku naruszało prawa osobiste i majątkowe polskiej piosenkarki posługującej się pseudonimem będącym pierwszym słowem w rejestrowanym znaku towarowym. Oznacza to, że w tej sytuacji Urząd nie odniósł się do samego podobieństwa znaków towarowych i ryzyka konfuzji, ale do dóbr osobistych artystki, z czym zapewne nie mielibyśmy do czynienia przy „przeciętnym Nowaku” i jego pseudonimie.

Czy połączenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz ochrony dóbr osobistych jest wystarczające dla ochrony sławnych osób?

W niektórych częściach świata wprowadza się dodatkowe, ciekawe regulacje, jak ta opisywana przez K. Grzybczyk[21], rejestracja „osobowości” i wizerunków z nią związanych, wprowadzona na Normandzkiej wyspie Guernsey’a.

Osobowość ma obejmować:

  • osoby fizyczne (żyjące lub zmarłe w przeciągu ostatnich 100 lat przed złożeniem wniosku o rejestrację);

  • osoby prawne (istniejące lub już nie, ale które zaprzestały swoje działania nie więcej niż 100 lat temu od dnia wniosku);

  • wspólną osobowość;

  • grupę, a także

  • postać fikcyjną.

Wizerunek danej osobowości natomiast jest pojęciem szerokim, obejmującym wygląd, dane takie jak: imię i nazwisko, pseudonim, głos, cechy osobiste, a także cechy charakterystyczne jak logo, numer na koszulce. Ochrony udziela się, gdy wizerunek ma swoje cechy odróżniające i rzeczywistą lub potencjalną wartość.

Naruszenie osobowości ma mieć miejsce, gdy oznaczenie jest identyczne lub podobne do znaku chronionego i jest  wykorzystywane do celów komercyjnych lub uzyskiwania korzyści finansowych bez zgody zgłaszającego.

Podsumowując

Nazwiska sławnych osób mogą być chronione prawem ochronnym na znaki towarowe tak jak wszystkie inne, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy – prawo własności przemysłowej. Jednak jak wyżej wskazano ze sławą wiążą się dodatkowe aspekty – większa możliwość rozróżnienia znaków i brak ryzyka wprowadzenia w błąd ocenianego na płaszczyźnie koncepcyjnej, dokonanie zgłoszenia znaku towarowego przez podmiot trzeci w złej wierze lub naruszenie dóbr osobistych.

Patrząc na powyższą regulację z wyspy Guernsey’a można powiedzieć, że w zasadzie wszystkie powyżej omawiane przypadki naruszenia znaków/nazwisk/pseudonimów/cieszynek znanych osób mogłyby podlegać pod zakres tej regulacji. Rozwiązanie to to daje bezsprzecznie większą pewność co do istnienia praw, ich przedmiotu, zakresu oraz uprawnionych, co ma niezwykle istotne znaczenie w świecie spotowo – artystycznym. Czy wprowadzenie takich przepisów do porządku unijnego i krajowego nie wiązałoby się jednak z nadmierną i nieuzasadnioną ochroną? To pytanie pozostawiamy na razie bez odpowiedzi… 😊

Photo by 磊 周 on Unsplash
[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
[2] wyrok NSA z dnia 20 września 2006 r., II GSK 115/06
[3] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.).
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1).
[5] https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/naruszenie-praw-osobistych-lub-majatkowych/prawo-do-imienia-nazwiska-pseudonimu, dostęp 8.05.2023
[6] E. Skrzydło – Tefelska, Nazwisko osoby sławnej jako znak towarowy w orzecznictwie TSUE.
[7] Wyrok TS z 17.09.2020 r., C-449/18 P, URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ v. LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI, J.M.-E.V. E HIJOS SRL I J.M.-E.V. E HIJOS SRL v. LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI, URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, Dz.U.UE.C 2020, nr 390, poz. 2.
[8] Wyrok TS z 11.11.1997 r., C-251/95, SABEL BV v. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT, ECR 1997, nr 11, poz. I-6191.
[9] E. Skrzydło – Tefelska, Nazwisko osoby  (…).
[10] Postępowanie sprzeciwowe przed EUIPO o numerze B2944422.
[11] https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Teoria%20neutralizacji%20i%20jej%20wp%C5%82yw%20na%20zasady%20oceny%20podobie%C5%84stwa%20znak%C3%B3w%20towarowych%20%28na%20przyk%C5%82adzie%20orzeczenia%20TSUE%20w%20sprawie%20Messi%20-%20Ewa%20Skrzyd%C5%82o-Tefelska.pdf, dostęp: 12.05.2023
[12] Wyrok S(PI) z 14.05.2019 r., T-795/17, MOREIRA v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO), Dz.U.UE.C 2019, nr 230, poz. 33.
[13] J. Adamczyk, 4.2.10.2.7. Kategorie przypadków [w:] Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, Warszawa 2023.
[14] https://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/2828,john-lennon-kontra-john-lemon#gsc.tab=0, dostęp 15.05.2023 r.
[15] https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/John%20Lennon, dostęp 15.05.2023 r.
[16] https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Z.357991?lng=pl, dostęp 15.05.2023 r.
[17] https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Z.351881?lng=pl, dostęp 12.05.2023 r.
[18] https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Z.552213?lng=pl, dostęp 12.05.2023 r.
[19] K. Grzybczyk, 7. Znaki towarowe w sporcie [w:] Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa, Warszawa 2018.
[20] https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Z.320163?lng=pl, dostęp: 12.05.2023 r.
[21] K. Grzybczyk, 5. Prawo do wizerunku na wyspie Guernsey [w:] Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa, Warszawa 2018.
Udostępnij