Kilka dni temu mieliśmy okazję przekonać się, że błędy w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej popełniają także duże korporacje. I to spektakularne błędy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzją z 6 marca 2024 r. finalnie zakończył spór odbierając prawo wyłączne należące do Puma z powodu … zdjęć badlgalriri na Instagramie[1]. Wcześniej, decyzją EUIPO z dnia 11 sierpnia 2022 r. unieważniono prawo do wspólnotowego wzoru butów sportowych zarejestrowanego w sierpniu 2016 r na rzecz Puma. W uzasadnieniu decyzji EUIPO wskazał, że Robyn Rihanna Fenty (powszechnie znana jako Rihanna) nosiła ten model butów (białe sneakersy z grubą czarną podeszwą) dwanaście miesięcy przed dokonaniem przez Pumę zgłoszenia rejestracji wzoru. Wobec powyższego EUIPO stwierdził, że doszło do wcześniejszego publicznego udostępnienia wzoru, co z kolei uzasadnia unieważnienie prawa z rejestracji wzoru[2]. Na kanwie niniejszej sprawy przyjrzyjmy się zagadnieniu kryteriów oceny ujawniania wzorów w Internecie w oparciu o Komunikat EUIPO z 2020 r. Ale najpierw…Puma w EUIPO – czyli skąd to zamieszanie.
W 2016r. Puma zarejestrowała model butów sportowych, o konkretnym wyglądzie (wiązanych, na podwyższonej czarnej podeszwie) jako wspólnotowy wzór przemysłowy. W 2022r. tę rejestrację udało się unieważnić holenderskiej spółce Handelsmaatschappij J. Van Hilst (HJVH). Spółka ta, hurtownia marki Puma, powołała się na to, że Rihanna już w grudniu 2014r, nosiła takie buty, ponieważ była wówczas dyrektorką kreatywną marki Puma. Na dowód swoich twierdzeń HJVH przedstawiła zdjęcia zamieszczone przez artystkę na jej profilu na Instagramie (o nazwie „badlgalriri”) datowane na połowę grudnia 2014r.[3] Fotografie te ukazują Rihannę właśnie w białych butach sportowych z grubą, czarną podeszwą. Zdjęcia powielono w wielu publikacjach online.
Puma odwołała się decyzji EUIPO unieważniającej wzór, argumentując, że zdjęcia uznane za dowód są „ciemne i niewyraźne”, a poza tym nie skupiają się na butach, a na samej piosenkarce. Zdaniem Pumy, aby przyjrzeć się samym butom, należałoby powiększyć zdjęcie, co z kolei doprowadziłoby do dalszego pogorszenia jego jakości.
Sąd potwierdził ocenę EUIPO, zgodnie z którą zdjęcia zaczerpnięte z konta Instagram "badgalriri", wystarczają do wykazania ujawnienia wcześniejszego wzoru i że środowiska wyspecjalizowane w danej branży mogły wiedzieć o tym ujawnieniu. W tym względzie stwierdził, że wizerunki Rihanny noszącej sporne buty, rozpowszechnione w grudniu 2014 r., pozwalają na zidentyfikowanie, gołym okiem lub za pomocą powiększenia tych fotografii, wszystkich istotnych cech wcześniejszego wzoru. Zdaniem Sądu opublikowane przez artystkę zdjęcia, które każdy może powiększyć, pozwalają na łatwe zidentyfikowanie wszystkich istotnych cech wzoru. Sąd nie przychylił się także do argumentów HJVH zgodnie, z którymi Rihanna w 2014 r. zajmowała się przede wszystkim karierą muzyczną, a zatem fani ani środowisko modowe nie było zainteresowane noszonymi przez piosenkarkę rzeczami. Na podstawie powyższego uznano, że EUIPO prawidłowo przyjął, iż wzór został ujawniony przedwcześnie, tj. w grudniu 2014 r., tym samym uniemożliwiając jego zarejestrowanie. Finalnie, 6 marca 2024 r. oddalił argumentację Pumy, że przytoczone publikacje nie są wystarczające do wykazania wcześniejszego ujawnienia wzoru[4].
Spis treści
Kilka słów o wzorze przemysłowym
Zgodnie z definicją zawartą w art. 102 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej jako: „pwp” )[5]: wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzoremprzemysłowym jest zatem postać wytworu, która jest nowa, z uwagi na nadane cechy takie jak np. kolorystyka[6].Z kolei jak stanowi art. 102 ust. 2 pwp „Wytworem” jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Więcej o samym wzorze przemysłowym można przeczytać tu.
Generalnie możemy mówić o zarejestrowanym wzorze przemysłowym
- na terytorium Polski wg procedury krajowa przez Urzędem Patentowym RP[7],
- na terytorium całej UE – wg procedury europejskiej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)[8]; przy czym wydanie przez EUIPO decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór wspólnotowy skutkuje otrzymaniem monopolu na dany wzór bez konieczności wykonywania dalszych działań oraz ponoszenia dalszych kosztów przed krajowymi urzędami patentowymi – zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych („rozporządzenie 6/2002”)
- na terytorium wybranych państw – wg procedury międzynarodowej w oparciu o porozumienie haskie[9]; zgłoszenie wzoru jest składane w urzędzie przyjmującym (np. Urzędzie Patentowym RP), i jest przekazywane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) do poszczególnych urzędów krajowych
W Unii Europejskiej istnieją niezarejestrowane wzory przemysłowe (możesz o nich przeczytać tu) obok wzorów zarejestrowanych. Oba regulowane są wspominanym rozporządzeniem 6/2002. Sprawa Rihanny dotyczyła właśnie rejestracji przed EUIPO.
Dany wytwór (w rozporządzeniu 6/2002 ustawodawca unijny posługuje się pojęciem „produkt”[10]) uzyskuje pewne walory estetyczne przez ornamenty, kolorystykę itp. Krótko mówiąc wzorem przemysłowym jest wszystko to, co postrzegamy za pomocą zmysłu wzorku. To design produktu. Wzór przemysłowy w odróżnieniu od wynalazków czy wzorów użytkowych (nazywanych „małymi wynalazkami”) nie musi rozwiązywać żadnego problemu technicznego. Wymogami, które jednak stawia się w odniesieniu do niego, są nowość i oryginalność.
[nowość - art. 103 pwp ]
Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.
Od tej zasady istnieją w pwp dwa wyjątki, zgodnie z którymi nie wyłącza możliwości udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli wzór przemysłowy:
- został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności;
- został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub - za zgodą uprawnionego - przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.
[oryginalność - art. 104 pwp ]
Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.
Aby uzyskać ochronę wzoru przemysłowego, który jest nowy (czyli nie został publicznie udostępniony grupie osób zajmującej się dziedziną, której dotyczy wzór) oraz jest oryginalny (czyli ma indywidulany charakter) należy złożyć właściwy wniosek w polskim Urzędzie Patentowym. Pomyślne przejście całej procedury kończy się przyznaniem prawa z rejestracji na wzór przemysłowy umożliwiającego wykorzystywanie wzoru w sposób zawodowy lub zarobkowy na terenie Polski. Co ważne, także w tej sprawie, Urząd nie bada zgłoszonego wzoru tak jak w przypadku wynalazku. Nie istnieje też sprzeciw wobec zgłoszenia wzoru przemysłowego - tak jak w przypadku znaku towarowego – o sprzeciwie mówimy wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.
Jak wspomniałam, istnieje też możliwość rozszerzenia ochrony na inne kraje dzięki instytucji wzoru wspólnotowego. W tym przypadku prawo z rejestracji działa na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio w EUIPO lub za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego[11].
Podobnie jak w pwp, zgodnie z art. 4-6 rozporządzenia 6/2002, wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter.
Wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie:
- w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi;
- w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru, o którego ochronę się wnosi lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.
Wzór jest uznany za posiadający indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie:
- w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi;
- w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.
Z powyższego wnika, iż publiczne udostępnienie wzoru jest kluczowe dla przyznania ochrony. Kwestę tę doprecyzowuje art. 4 rozporządzenia 6/2002: wzór został udostępniony publicznie, jeżeli został opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie.
Czy Puma mogła bronić się argumentem o ujawnieniu nieszkodzącym rejestracji?
Tak jak w pwp, w rozporządzeniu 6/2002 wyszczególniono sytuacje w których nie uważa się za udostępnienie publicznie wzoru, jeżeli
- został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności
- został udostępniony publicznie:
- przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią w wyniku dostarczonej informacji lub działania podjętego przez twórcę lub jego następcę prawnego lub jeżeli wzór został udostępniony publicznie w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego
- w okresie 12 miesięcy, poprzedzającym datę dokonania zgłoszenia lub jeśli wystąpiono o zastrzeżenie pierwszeństwa przed datą pierwszeństwa.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy w sprawie wzorów przemysłowych[12], wzór przemysłowy uznaje się za udostępniony publicznie, jeżeli został opublikowany po zarejestrowaniu lub inaczej, lub wystawiony, wykorzystany w handlu lub udostępniony publicznie społeczeństwu w inny sposób, z wyjątkiem przypadku, gdy wydarzenia te w sposób racjonalny nie mogły być znane w toku prowadzenia normalnej działalności zawodowej w środowisku wyspecjalizowanym w danym sektorze, działającym w Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że w przepisie tym nie wymieniono enumeratywnie wszystkich form, w jakich może dojść do ujawnienia wzoru – jest to wyliczenie przykładowe. Wzór uznaje się za udostępniony publicznie, jeżeli stwierdzono jego ujawnienie i nie ma mowy o wyjątkach, o których mowa poniżej.
Wspólny Komunikat EUIPO ws. Kryteriów Oceny Ujawniania Wzorów w Internecie
Dla stosowania rozporządzenia 6/2002 przyjęto w EUIPO, urzędach ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich UE i Beneluksu Wspólny Komunikat Kryteriów Oceny Ujawniania Wzorów w Internecie[13]. Dokument ten stanowi podsumowanie głównych postulatów i najważniejszych zasad wspólnej praktyki państw członkowskich UE w tym zakresie. Zgodnie z założeniami, akt ma być szeroko i łatwo dostępny oraz ma dostarczać precyzyjnych wytycznych pozwalających ocenić czy doszło do publicznego udostępnienia wzoru. W Komunikacie podkreślono, iż pomimo, że każdy dowód jest oceniany indywidualnie w danej sprawie, to istotnym jest, aby przy dokonywaniu takiej oceny były brane pod uwagę jednakowe kryteria obowiązujące na terytorium całej UE. Zgodnie ze wspomnianą powyżej wspólną praktyką, dla oceny tego, czy wzór przemysłowy został ujawniony w Internecie, uwzględnia się następujące kryteria:
Źródła ujawniania wzorów w Internecie
Nie ma żadnych ograniczeń co do miejsca, w którym może dojść do ujawnienia wzoru.
Zasadniczo wzór może być udostępniony publicznie w dowolnym miejscu, a w dzisiejszych czasach, w szczególności w Internecie, np. poprzez:
- strony internetowe (m.in. takie jak: platformy handlu elektronicznego, internetowe bazy danych, media społecznościowe),
- aplikacje (m.in. aplikacje służące do szybkiej komunikacji, internetowej sprzedaży detalicznej)
- pocztę elektroniczną (chodzi zwłaszcza o wiadomości wykorzystywane w handlu elektronicznym, np. zawierające ofertę lub promujące dany produkt),
- udostępnianie plików (w komunikacie uwzględniono dwie najbardziej powszechne usługi w zakresie udostępniania plików, czyli peer to peer i hosting plików).
Ustalanie właściwej daty ujawnienia
Kluczowe znaczenie dla ustalenia czy doszło do ujawnienia wzoru w Internecie ma ustalenie właściwej daty. Kwestia ta może okazać się problematyczna z uwagi na:
- brak jakiejkolwiek daty w źródle internetowym,
- wybór właściwej daty jeżeli w dowodach wskazano kilka,
- wskazanie daty względnej (określenie tego jaki czas upłynął od momentu opublikowania informacji) zamiast podania konkretnego dnia i godziny (data bezwzględna).
Dla ustalenia właściwej daty przydatne mogą być:
- daty podawane przez wyszukiwarki i serwisy archiwizacji stron internetowych (serwisem archiwizującym strony internetowe jest np. „WayBack Machine”),
- informacje dotyczące znacznika czasu generowane przez komputer (w przypadku opatrzenia statycznych stron internetowych znacznikiem czasu, serwis dokonujący opatrzenia, przypisuje konkretny czas do pliku, wiadomości, transakcji itd. i wydaje cyfrowy certyfikat w tym przedmiocie),
- narzędzia oprogramowania śledczego (wykorzystywane są w celu pozyskania dowodów cyfrowych np. co do właściwej daty danego zdjęcia)
Sposoby przedstawiania dowodów uzyskanych z Internetu
Nie przewiduje się konkretnej postaci, w której należy przedstawić dowody publicznego udostępnienia wzorów. W związku z tym mogą to być, np.:
- wydruki,
- zrzuty ekranu,
- zdjęcia,
- nagrania wideo,
- metadane,
- adresy URL i hiperłącza,
- pisemne oświadczenia.
Komunikat zawiera jednak zalecenia co do prawidłowego przygotowania materiału dowodowego. Jeżeli do ujawnienia wzoru doszło za pośrednictwem strony internetowej, to należy przygotować wydruk lub zrzut ekranu z obrazem ujawnionego wzoru przemysłowego, jego cech, daty ujawnienia i adresu URL. Czasami przydatne będzie też dołączenie celów i głównych cech przedmiotowej witryny internetowej.
W przypadku aplikacji zebranie informacji może być nieco trudniejsze. Jeżeli aplikacja ma stronę internetową, to rekomenduje się przygotowanie materiału dowodowego w sposób wskazany powyżej. Natomiast jeżeli strona internetowa nie jest dostępna, jako dowód może posłużyć zrzut ekranu z urządzenia mobilnego.
Jeżeli do ujawnienia wzoru doszło za pośrednictwem wiadomości e-mail, to należy uwzględnić treść wiadomości z załącznikami (jeżeli np. w załączniku został ujawniony wzór przemysłowy). Trzeba też wskazać na odbiorców wiadomości, ponieważ to pozwoli ocenić czy e-mail był skierowany do środowisk wyspecjalizowanych w danym sektorze. Ponadto standardowe informacje, które znajdują się w wiadomościach e-mail, mogą stanowić cenne wskazówki dla oceny ujawnienia wzoru przemysłowego. Mowa tutaj np. o „dacie wysłania” lub „dacie otrzymania”. W wiadomościach e-maila często też umieszczane są klauzule poufności. Jak podkreśla jednak wspólny komunikat, ich wiarygodność należy oceniać, biorąc pod uwagę treść e-maila, odbiorcę i cel wiadomości.
W razie ujawnienia wzoru poprzez udostępnianie plików nie wystarczy samo przedłożenie wydruku z platformy przedstawiającego indeksowany plik. Konieczne jest ustalenie związku pomiędzy indeksem pliku, a jego zawartością. Oprócz tego należy wskazać na datę ujawnienia (data przesłania pliku na platformę lub data faktycznego pobrania pliku przez użytkownika). Zaleca się przedłożenie wszystkich dodatkowych dowodów (o ile są dostępne), takich jak np. wiadomości e-mail, w których użytkownik jest informowany o nowych przesłanych plikach.
Wyjątki od dostępności wzoru w Internecie
W przypadku dowiedzenia się o ujawnieniu wzoru, istnieje domniemanie, że jest on publicznie dostępny. Jednakże w niektórych okolicznościach ujawnienie wzoru może być uznane za niedostatecznie znane w danym środowisku działającym na terytorium UE (co może wynikać z pewnych ograniczeń, np. z uwagi na dostępność informacji w Internecie lub możliwość ich wyszukiwania). Aby obalić domniemanie, wyjątki muszą zostać udowodnione. Takimi wyjątkami są m.in. następujące sytuacje:
- Język, który w danej branży może mieć wpływ na możliwość uzyskania informacji o ujawnieniu wzoru w Internecie;
- Blokowanie geograficzne, które może uniemożliwiać dostęp do informacji zamieszczonej w Internecie;
- Sytuacje, w których wzór ujawniono pod warunkiem (wyraźnym lub domniemanym) zachowania poufności;
- Hasła i płatności (co do zasady ograniczenie dostępu do wzoru przemysłowego poprzez konieczność wpisania hasła lub uiszczenia opłaty, nie spowoduje zmiany w kształtowaniu się stanu techniki, a tym samym automatycznie nie wyłącza okoliczności ujawnienia wzoru w Internecie.
Trzeba jednak pamiętać, że każdą sprawę należy oceniać indywidualnie, a tym samym w konkretnym stanie faktycznym takie formy zabezpieczenia mogą przesądzić o tym, że nie dojdzie do udostępnienia wzoru).
Zarejestrowanie wzoru przemysłowego daje uprawnionemu wiele korzyści. Aby uzyskać prawo do wzoru trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie z jaka mamy do czynienia zawsze w przypadku własności intelektualnej: o poufności i zachowaniu tajemnicy. Chodzi przy tym, nie tylko o tajemnicę przedsiębiorstwa o której pisaliśmy tu, ale także o podjęcie odpowiednich środków ostrożności wobec pracowników. Warto wprowadzić rozwiązania, dzięki którym do ujawnienie ograniczy się do kręgu osób zaufanych, np. pracowników czy kontrahentów związanych stosownymi umowami o zachowaniu poufności – dotyczy to zwłaszcza osób wykonujących zdjęcia czy wizualizacje przygotowywanych produktów. Należy także unikać prezentacji na targach czy pokazywać klientom przed datą dokonania zgłoszenia. Szczególnie ostrożnie, w dobie mediów społecznościowych i promowania produktów przez artystów czy influencerów, należy podchodzić do wszelkich publikacji pamiętając przy okazji o wymogach wobec tych ostatnich. Nie od dziś wiadomo, że Internet jest bardzo silnym narzędziem, zarówno w dobrym i złym tego słowa znaczeniu, co poniekąd pokazuje case Rihanny i Pumy.sprawa ta pokazuje także, że błędy w zakresie ochrony własności intelektualnej popełniają nie tylko mali przedsiębiorcy ale także duże korporacje. O tym, że czasami warto „powalczyć” z nimi przekonał się Pan Miłosz. A dlaczego warto zarejestrować wzór przemysłowy? Sprawdź historię Pana Henryka. Potrzebujesz pomocy przy procesie rejestracji? Pamiętaj, jeszcze w tym roku możesz spróbować ubiegać się o dofinasowanie do rejestracji wzorów. Skontaktuj się z nami!😉
