“Masz ci los i co teraz? Możemy coś jeszcze z tym zrobić?” – zapytał ewidentnie przejęty klient Kancelarii – “Myślałem, że jak już mamy zarejestrowane te znaki, to nikt inny nie będzie miał podobnych, a tu teraz co? Przecież to ich oznaczenie to kalka z naszego. I handlują podobnym towarem ! Oni buty i my buty” – załamywał ręce. “Za chwilę klienci będą nas mylić i oczywiście spadnie zainteresowanie naszymi towarami.” – konkludował. No cóż, klient z branży obuwniczej znał historię ugg i UGG. Miał zatem powód do niepokoju. Czy jednak sam powinien zająć się znakami towarowymi, czy może wynająć profesjonalnego detektywa i skupić się na własnym biznesie? Zwłaszcza, że detektyw wyposażony jest w narzędzia 😉
Ewidentne zaniepokojenie klienta, jak i obawa o ochronę jego znaku towarowego, a przez to jego przedsięwzięć, oparte jest na rzeczywistych sytuacjach. Potraktowaliśmy ten przypadek jako pretekst, żeby zwrócić uwagę na to, jak ważne dla uprawnionych ze znaków towarowych jest ich monitorowanie i zapobieganie większym szkodom wynikającym z obecności podobnych znaków na rynku.
Wróćmy więc do sytuacji sprzed kilku miesięcy, kiedy to nasz klient jeszcze nie zderzył się z konsekwencjami istnienia kolizyjnego znaku towarowego.
“No, to sprawa załatwiona. Mamy znaki zarejestrowane, są już chronione, a ja mogę w pełni skupić się na prowadzeniu innych spraw mojej działalności, prawda?“ – zapytał klient.
Otóż niekoniecznie. Pamiętajmy o tym, że obecnie urzędy ds. własności intelektualnej nie dokonują weryfikacji i oceny zgłoszeń znaków towarowych pod względem możliwej ich kolizji z wcześniej zgłoszonym znakiem towarowym. Urząd przyjmując zgłoszenie znaku weryfikuje jedynie zaistnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji, o których mowa w art. 1291 ustaw z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (“p.w.p.“). Dlatego to uprawniony do wcześniej zarejestrowanego znaku musi wykazać się czujnością i sprawdzać, niczym Sherlock Holmes, czy w urzędzie patentowym nie pojawi się znak, który mógłby wywołać kolizję. Powinien nieustanie sprawdzać rejestry zgłoszonych znaków towarowych, podobnych lub identycznych do jego oznaczeń, w bazach Urzędu Patentowego RP, EUIPO oraz WIPO. Ta cykliczna weryfikacja baz znaków towarowych to właśnie monitoring znaków.
I już na tym etapie, gdy pojawi się znak kolizyjny, uprawniony może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia innego znaku towarowego. Zgodnie z art. 1321 p.w.p. w przypadku uwzględnienia sprzeciwu przez urząd, późniejszemu zgłoszeniu znaku nie udziela się prawa ochronnego.
“No dobrze, ale to co w takim przypadku mam robić, żeby wnosić sprzeciwy do znaków identycznych lub podobnych?” – zapytał klient.
Pierwszym i podstawowym krokiem jest właśnie monitorowanie swoich znaków towarowych! Przecież bez zaglądania do rejestrów urzędów patentowych nie dowiesz się o tym, że kolizyjne oznaczenie właśnie pojawiło się w urzędzie patentowym.
Pamiętajmy, że obecnie zgłaszana do urzędu ds. własności intelektualnej jest cała masa oznaczeń. Zgodnie z raportem Urzędu Patentowego RP za 2023 r. liczba praw ochronnych i rejestracji znaków towarowych będących w mocy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła ogółem 248 814!
Natomiast w samym 2023 r. dokonano łącznie w trybie krajowym i międzynarodowym zgłoszenia aż 15 098 znaków.[1] Co więcej do samego Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest także zgłaszanych paręnaście tysięcy znaków miesięcznie.[2] Podsumowując – jest to ogromna liczba znaków!
Monitorowanie znaków pozwala na bieżącą weryfikację zgłaszanych oznaczeń pod względem zagrożenia naruszenia, kolizji ze znakami towarowymi klienta. Ta kontrola umożliwia szybką reakcję w formie sprzeciwu do zgłoszenia późniejszego oznaczenia, o której wcześniej mówiliśmy.
“Czy monitorowanie znaków jest tylko po to, by wnosić sprzeciwy?” – spytał klient.
Skuteczny sprzeciw jest o tyle istotnym postępowaniem, że blokuje udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.[3] Jest więc najdalej idącą konsekwencją przeprowadzonego monitoringu znaków towarowych. Niemniej monitoring pozwala na stwierdzenie zaistnienia w rejestrach oznaczeń podobnych lub identycznych, a także “wykrycia” zawczasu ryzyka wprowadzenia w błąd jak i skojarzenia w wyobrażeniu potencjalnego konsumenta nowych oznaczeń z Twoim znakiem towarowym. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, w sytuacji, gdy odbiorca znaku o minimum średnim poziomie uwagi, mógłby stwierdzić, że dany towar lub usługa pochodzi z tego samego przedsiębiorstwa co Twoje lub jest powiązane gospodarczo z Twoim przedsięwzięciem.[4]
Rzetelne wykonanie monitoringu przez doświadczone osoby powinno wskazać również ścieżkę dalszego postępowania w przypadku zaistnienia znaków kolizyjnych, która zostanie dostosowana do sytuacji jak i potrzeb Twojej działalności.
“Rozumiem, ale co ile czasu warto monitorować znaki?” – spytał znów klient.
Masz 3-miesiące na wniesienie sprzeciwu od daty ogłoszenia o zgłoszeniu późniejszego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP – art. 15217 p.w.p.[5] albo od daty ogłoszenia we wskazanym Biuletynie o wyznaczeniu na terytorium RP międzynarodowego znaku towarowego – art. 1526a p.w.p.[6] Termin ten nie podlega przywróceniu.[7]
Zatem z uwagi na liczebność zgłoszeń, o których opowiedzieliśmy wcześniej, a także na biegnący termin na wniesienie sprzeciwu, najrozsądniejsza wydaje się częstotliwość przeprowadzania monitoringu co około 2 miesiące.
“Czy rzeczywiście monitorowanie znaków jest tak istotne? A co, gdy po prostu dam sobie z tym spokój?” – spytał klient.
Monitorowanie znaków towarowych umożliwia przeciwdziałanie zaistnienia w obrocie znaków towarowych podobnych jak i zapobieganiu „rozwodnieniu” znaków towarowych, utracie renomy przez znaki renomowane, jak i zapewnia możliwość uniknięcia w przyszłości kosztów związanych ze wskazaniem odrębności produktów od towarów lub usług oznaczonych podobnym znakiem. A nawet utraty praw do znaku.
Istnieją liczne przypadki, w szczególności dotyczące znaków renomowanych, w których bez działania stron uprawnionych do znaków towarowych, możliwe że w obrocie istniałyby znaki podobne, które mogłyby wpływać na osłabienie znaków towarowych już istniejących, na ich degenerację, o czym pisaliśmy tu.
I tak np. sąd w Paryżu stwierdził, że oznaczenie FUCKBOOK stworzone dla portalu randkowego imituje znak FACEBOOK służący do oznaczenia raczej wszystkim znanego portalu społecznościowego i wpływa na wartość znaku FACEBOOK poprzez wywoływanie skojarzenia z portalem randkowym.[8] To niewątpliwie obniżyło by renomę znanego znaku, czy mogłoby być przykładem czynu nieuczciwej konkurencji wykorzystania tej renomy.
UGG czy UGG Since 1974?
O tym, do czego może doprowadzić podobieństwo znaków towarowych chyba najlepiej wiedzą producenci butów określanych mianem ugg – znanych od około lat 50. XX wieku australijskich butów z owczej skóry. Postępowania i spory pomiędzy właścicielem znaku towarowego UGG® – należącego do Deckers Outdoor Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a UGG Since 1974TM, do którego uprawniony jest Wolverine Group Pty Ltd z siedzibą w Australii toczą się już od lat.
Niemniej zamieszanie wokół dwóch przedsiębiorców zostało nagłośnione w 2023 r. dzięki portalom społecznościowym. Użytkownicy portali, jak i konsumenci zaczęli akcentować swoją dezorientację w przedmiocie pochodzenia butów przez nich nabywanych. Na portalu TikTok konsumenci porównywali produkty pochodzące od obu przedsiębiorców, nadal nie wiedząc, które z nich to te „oryginalne” i popularne buty na początku lat 2000. Problem ujawnił się szczególnie w związku, zdaniem użytkowników portali społecznościowych, zmianą jakości butów sprzedawanych obecnie w porównaniu z modelami sprzed lat…
Skąd więc problem? Wpierw należy wskazać, iż “ugg” to nazwa dla rodzaju butów australijskich noszonych od pokoleń. UGG® wcześniej było sprzedawane pod logiem UGG Australia, co skutkowało osądem wielu osób, że buty są produkowane w Australii oraz z australijskich materiałów. Tymczasem jest to przedsiębiorca amerykański produkujący poza australijskim kontynentem. W 2016 r. firma zaczęła posługiwać się wyłącznie nazwą UGG®, ze względu na skargi do Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów, co do wprowadzania w błąd konsumentów.[9]
Jakie są konsekwencje podobieństwa znaków jak i produktów obu marek?
Na oficjalnej stronie australijskiego przedsiębiorcy, do którego należy znak UGG Since 1974, możemy wyraźnie zobaczyć, że przedsiębiorca by nie być mylonym z amerykańskim podmiotem musi precyzyjnie wskazywać, że jest innym podmiotem.
Co więcej australijski przedsiębiorca wymienia rzeszę argumentów odróżniających go od Deckers Outdoor Corporation, w tym jeden z najbardziej działających na wyobraźnię: brak możliwości rozwijania swojej działalności pod nazwą ugg poza granicami Australii i Nowej Zelandii. Dlaczego? Otóż przedsiębiorca amerykański jest właścicielem znaku towarowego UGG® w większości krajów świata, więc ze względu na kolizję znaków, znak UGG Since 1974 będzie naruszał prawa koncernu amerykańskiego.[10]
Choć wydaje się, że monitoringu znaków towarowych można dokonywać samodzielnie, to jednak warto zaufać doświadczonym osobom, które analizując nowe zgłoszenia będą zwracały uwagę na podobieństwo oznaczeń zarówno pod względem semantycznym, wizualnym jak i fonetycznym, a także ocenią poziom podobieństwa znaków, w tym wagę podobieństwa[11] mogącą potencjalnie wprowadzić Twojego klienta w błąd. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj oraz tutaj.
