Może się wydawać, że w świecie biznesu panuje zasada fair play, a podmioty chcą tworzyć własne przedsięwzięcia niezależnie od innych osób, jednak rzeczywistość jest bardziej złożona. Czasami nieuczciwy zamiar lub intencja, cel czy motyw osoby może mieć znaczenie prawne. Zasadą ujętą w art. 7 kodeksu cywilnego jest wywodząca się z prawa rzymskiego – bona fides – dobra wiara. Przez Rzymian rozumiana jako “wierność danemu słowu”, odnosiła się do działania według modelu “uczciwego człowieka”. Działanie w dobrej wierze (emere bona fide) lub faktyczne wykonywanie pewnych praw właśnie w dobrej wierze, zakładało przekonanie działającego, że postępuje zgodne z prawem i nie narusza praw innego podmiotu. Tak rozumiana dobra wiara przeciwstawiana była złej wierze (mala fides). Obecnie również sięgamy do tego kryterium. „Zła wiara” jest jednym z punktów weryfikowanych w Urzędzie Patentowym przy zgłoszeniu nowego oznaczenia. Występuje też w związku z innymi postępowaniami. Jak zatem jest rozumiana zła wiara? Co się pod nią kryje oraz jakie konsekwencje wywołuje jej wystąpienie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dzisiejszym wpisie, w którym przyjrzymy się bliżej czynnikom mogącym wpłynąć na ocenę złej wiary jak i rzeczywistym przypadkom z praktyki urzędów.
Spis treści
Czym jest zła wiara? – charakterystyka pojęcia
Zła wiara jest stanem psychicznym towarzyszącym osobie, która podejmuje działania prawne. Chodzi o pewien nieuczciwy zamiar lub motyw osoby, który ocenia się przy pomocy obiektywnych kryteriów. Przy złej wierze istotny jest więc cel osoby, jej intencje, a nie sam skutek w postaci nieuczciwego działania.[1]
Ocena złej wiary musi nastąpić z uwzględnieniem charakteru prawa znaków towarowych, które związane jest z obrotem handlowym i aspektami komercyjnymi, ale też normami społecznych jak np. uczciwością. I przykładowo działania, które dążą do zakłócenia konkurencji poprzez zamiar wprowadzenia w błąd potencjalnych konsumentów co do np. pochodzenia oznaczonych produktów powinien być rozumiany jako zła wiara.[2]
Zła wiara nie ma swojej definicji normatywnej. I wskazuje się, że nie ma potrzeby ani właściwie możliwości do stworzenia takiego precyzyjnego rozumienia. Tym, co obecnie wpływa na ujęcie złej wiary jest orzecznictwo sądów zarówno krajowych jak i europejskich.[3]
Gdzie stosowana jest przesłanka złej wiary?
Zła wiara jest jedną z przeszkód bezwzględnych rejestracji znaku towarowego zgodnie z art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.)[4]. Powoduje to, że jest badana przez Urząd Patentowy przy zgłoszeniu znaku z urzędu.
Dodatkowo zła wiara, zgodnie z art. 1461 p.w.p. jest uwzględniana przy zgłoszeniu przez osoby trzecie istnienia takiej okoliczności przy ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego lub zła wiara będzie potraktowana jako bezwzględna podstawa unieważnienia znaku towarowego zgodnie z art. 164 p.w.p.
W regulacjach unijnych, w art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001 w sprawie unijnego znaku towarowego[5] oraz art. 164 i 165 p.w.p., zła wiara jest także uznana za podstawę unieważnienia znaku towarowego. Co ciekawe w przeciwieństwie do regulacji krajowych, EUIPO nie bada z urzędu złej wiary u zgłaszającego.[6]
Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 1291 p.w.p. czyli właśnie znak został zgłoszony w złej wierze. Przy czym „zła wiara” jest brana pod uwagę przy unieważnieniu znaku bez względu na upływ pięcioletniego okresu gdy unieważnienie następuje z powodu kolizji
- z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu;
- ze znakiem towarowym powszechnie znanym, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.
J. Adamczyk uznaje, że uzależnienie przyznania prawa ochronnego lub możliwości unieważnienia prawa ochronnego z powodu złej wiary to środek ochrony, który można zakwalifikować jako sposób obrony przed zawłaszczaniem cudzych (tj. używanych przez inny podmiot czy zarejestrowanych w innym państwie) oznaczeń.[7]
Moment ustalenia czy doszło wystąpienia złej wiary:
Złą wiarę ocenia się z uwzględnieniem czasu jej wystąpienia i jako moment istotny dla jej oceny wskazuje się chwilę złożenia wniosku o rejestrację.[8] Przy rejestracjach międzynarodowych jest to data wyznaczenia UE lub odpowiedniego państwa członkowskiego.
Późniejsza zmiana zamiaru jest nieistotna, chyba że wystąpi przypadek zmiany właściciela znaku. Wtedy oprócz oceny zamiaru zgłaszającego, Urząd powinien też zweryfikować powiązanie nowego właściciela ze starym.[9]
Jakie są czynniki oceny złej wiary?
Czynniki służą wskazaniu drogi do oceny czy istniała zła wiara przy zgłoszeniu znaku towarowego. Pamiętajmy jednak, że zła wiara powinna być oceniona w każdym przypadku w sposób indywidualny, związany z konkretnymi okolicznościami. Pomocne będzie zajrzenie do opracowanej w marcu br przez EUIPO Wspólnej praktyki – Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze.
Nieuczciwy zamiar zgłaszającego
Jest podstawowym elementem weryfikowanym przy złej wierze, ponieważ jest ściśle związany z psychiką człowieka, jego motywacją, o czym już wcześniej wspomnieliśmy. Uznano, że ten czynnik jest obowiązkowy i musi wystąpić, jeśli wysnuwa się wniosek o istnieniu złej wiary. Co ciekawe nieuczciwy zamiar może mieć różną postać i niekoniecznie będzie taki sam w każdym przypadku. Wynika to z różnych motywacji jakie mogą kierować osobę do takiego zgłoszenia.[10]
Wiedza o korzystaniu z identycznego lub podobnego prawa przez inną osobę
Uznaje się, że gdy osoba zgłaszająca znak wie o tym, że podobny lub identyczny znak jest już przedmiotem ochrony udzielonej na rzecz innej osoby, to takie działanie może być uznane za złą wiarę zgłaszającego.
Wskazuje się, że im dłużej wcześniejszy znak jest używany w obrocie, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że zgłaszający późniejsze oznaczenia zna ten znak. Niemniej sama wiedza nie wystarczy. Musi być związana właśnie z podstawowym czynnikiem w postaci zamiaru.[11]
Wiedza o rodzaju ochrony wcześniejszego znaku
Przy ocenie złej wiary można też uwzględnić sytuację, gdy zgłaszający posiada informacje o statusie znaku towarowego innej osoby przy zgłaszaniu swojego znaku. I tak wskazuje się, że wiedza o renomie znaku wcześniejszego, jego powszechnej znajomości lub renomie nazwiska osoby, jej wizerunku powinny być brane pod uwagę. W takim stanie chodzi o działania „pasożytnicze”. Zgłaszający chce np. czerpać z renomy innego znaku towarowego.[12]
Ocena towarów lub usług
Charakterystyka towarów lub usług także może mieć wpływ na ocenę złej wiary. Tę analizę powinno się zrobić z uwzględnieniem celu regulacji złej wiary. Chodzi o zapobieganie nadużyciom w zakresie praw innych osób lub znaków towarowych. Gdy istnieje liczna grupa znaków towarowych, to warto porównać towary lub usługi, przenalizować ich przynależność do podobnych segmentów rynku. W tej ocenie nawet gdy produkty lub usługi nie są identyczne/podobne, to można uznać zaistnienie złej wiary.[13]
Możliwość wprowadzenia w błąd
Warto też ustalić przy ocenie czy wcześniejszy znak może być mylony ze zgłaszanym w taki sposób, że może wprowadzić w błąd potencjalnych konsumentów co do pochodzenia towarów lub usług. Jednak wskazuje się, że czynnik wprowadzenia w błąd nie jest ani wymogiem ani warunkiem, a jedynie pomocą dla oceny złej wiary.[14]
Stosunki między zgłaszającym a właścicielem innego znaku
Oceniając złą wiarę warto wziąć też pod uwagę istnienie relacji, znajomości pomiędzy zgłaszającym a właścicielem wcześniejszego znaku. Wartościowe dla oceny może być zbadanie istnienia stosunków umownych między stronami, współpracy w przeszłości tych podmiotów jak i wykonywania pracy przez zgłaszającego na rzecz właściciela wcześniejszego znaku, która np. zobowiązał się do bycia lojalnym wobec pracodawcy.[15]
Pochodzenie znaku i używanie od utworzenia
Warto oceniając złą wiarę też przeanalizować pochodzenia znaku lub historię używania takiego oznaczenia. Przydatne może być zweryfikowanie używania znaku w przeszłości, zwłaszcza gdy wykorzystywany był przed podmiot konkurencyjny dla zgłaszającego. Może to rzucić światło na intencje podmiotu chcącego zarejestrować znak.[16]
Zła wiara a orzeczenia TSUE
W orzecznictwie Trybunału widać duży nacisk na zamiar zgłaszającego przy ocenie złej wiary w znaku towarowym. Pamiętajmy, że przy unijnych znakach towarowych zła wiara jest oceniana dopiero przy postępowaniu o unieważnienie znaku i nie jest weryfikowana samodzielnie przez EUIPO w chwili zgłoszenia. Choć większość czynników wypracowanych dla oceny złej wiary, o których mówiliśmy we wcześniejszej części wpisu, została wypracowana w orzeczeniach Trybunału, to warto wskazać też inne okoliczności.
W wyroku z 27 czerwca 2013 r. Trybunał wskazał, że zła wiara powinna być interpretowana jednolicie we wszystkich państwach UE, z tym że ustalając wystąpienie złej wiary powinno się mieć na uwadze nie tylko okoliczności wiedzy o istnieniu znaku identycznego lub podobnego do znaku zgłaszanego, ale też spostrzeżenie zamiaru zgłaszającego.[17]
Co więcej w innym orzeczeniu z 29 stycznia 2020 r. Trybunał stwierdził, że zgłoszeniem w złej wierze będzie brak zamiaru używania oznaczenia w przyszłości lub zamiar zgłaszającego by poddać rejestracji znak w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich.[18] Rejestracja znaku z takim zamiarem, by posiadać prawo wyłączne do oznaczenia ze względu na inne cele niż oznaczenie pochodzenia produktów lub usług, może być uznana za działanie w złej wierze.
Zła wiara w praktyce UPRP
Choć wystąpienie złej wiary jest oceniane przez UPRP z urzędu przy rejestracji znaku towarowego, to nie jest to proste, ponieważ wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, by odkryć zamiar zgłaszającego. Wskazuje się, że informacje o złej wierze towarzyszącej zgłoszeniu, Urząd otrzymuje najczęściej od osób trzecich, zgodnie z art. 1461 ust. 4 p.w.p.
Przyjrzyjmy się jednak przypadkom wskazywanym w literaturze co do uznania przez UPRP wystąpienia złej wiary.
SoundMAGIC
W 2012 r. Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku SoundMAGIC na rzecz wyłącznego dystrybutora związanego z chińskim producentem towarów oznaczonych tym znakiem. Jak się okazało, choć współpraca podmiotów rozpoczęła się w 2009 r., to już w 2010 r. została zakończona, a chiński przedsiębiorca połączył siły z innym dystrybutorem. To co spowodowało zerwanie współpracy, to zgłoszenie przez dystrybutora w/w znaku bez zgody producenta.
Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak, ze względu na nadużycie zaufania chińskiego przedsiębiorcy oraz celowego wykorzystania wiedzy o znaku i chęci rejestracji jako własnego.[19]
BARWYSZCZĘŚCIA
Część z nas może skojarzyć powyższy znak z serialem emitowanym przez Telewizję Polską. I prawidłowo!
Zgłaszającym była producentka serialu, a swoje uprawienie do rejestracji znaku wskazywała jako wynikające z umowy licencyjnej zawartej z niemiecką spółką produkującą serial. Niemniej UPRP odmówił rejestracji znaku i uznał, że z przedłożonej umowy wynikało, że to inna osoba posiada wszystkie prawa do serialu, a zgłaszająca jest jedynie licencjobiorcą.
Zdaniem Urzędu zgłoszenie nastąpiło w złej wierze, ponieważ autorskie prawa majątkowe nie przeszły na producentkę, o czym zachowując należytą staranność powinna wiedzieć. Urząd połączył przedstawiony dokument wskazujący rolę producentki jako licencjobiorcy niejako z jej powinnością wiedzy o niemożliwości samodzielnego zgłoszenia znaku ze sprzecznym zamiarem w postaci zgłoszenia. [20]
Hej Banksy! – zła wiara w unijnym znaku towarowym
O Banksy mieliśmy okazję pisać przy analizowaniu relacji street artu i artysty do właściciela budynku. Więcej przeczytasz tutaj. Jednak musimy wspomnieć o Banksy’m przy okazji złej wiary w znakach towarowych. Artysta słynący nie tylko ze swoich nietuzinkowych prac, ukazujących sprawy ważne społecznie, zasłynął również ze swojego powiedzenia: „copyrights are for loseres”.[21] Choć wydaje się, że artysta nie liczy się ze swoimi prawami autorskimi, to jednak chętnie korzysta z prawa ochronnego na znak towarowy. Liczne prace artysty zostały poddane rejestracji jako unijne znaki towarowe i choć uprawnionym do nich jest spółka Pest Control Office Ltd, to jak można wyczytać zarówno ze strony internetowej Banksy’ego jak i spółki[22], są oni ściśle ze sobą powiązani i spółka jest niejako reprezentantem wszelkich spraw związanych z artystą.[23]
W pewnym momencie znaki przedstawiające niektóre prace zostały unieważnione. Przykładowo unieważniony został znak, na którym widoczna jest dziewczynka pod parasolem.[24] Wszystkie postępowania o unieważnienie są wynikiem działań spółki Full Colour Black Limited, a unieważnienia są oparte właśnie na stwierdzeniu złej wiary.
Co zdeterminowało unieważnienia?
Zarzucano spółce oraz artyście brak używania znaków towarowych i wykorzystywanie prawa ochronnego dla innych celów, przede wszystkim by inne osoby nie mogły korzystać z prac artysty w sposób komercyjny np. jako druków na t-shirtach lub obrazków namalowanych na kubkach, torebkach.
Jako potwierdzenie spółka Full Colour Black Limited powoływała się także na wypowiedzi Banksy’ego kiedy otwierał swój sklep. Artysta miał stwierdzić, że produkty oznaczone jego pracami są stworzone tylko po to, by spełnić wymogi stawiane przez Urząd by cieszyć się ochroną w ramach prawa znaków towarowych. Te informacje spowodowały, że EUIPO stwierdził, że znak przedstawiający dziewczynkę z parasolem został poddany rejestracji w złej wierze, efektem takiej oceny było unieważnienie prawa ochronnego na ten znak.[25]
Słowem podsumowania…
Zła wiara w znaku towarowym choć nie posiada definicji legalnej, to była przedmiotem już tak licznych analiz zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, że można uznać, że jej rozumienie zostało utrwalone w praktyce. Jednak, to o czym zawsze warto pamiętać, to że każdy przypadek oceny zaistnienia złej wiary jest analizowany indywidualnie i w związku z konkretną sprawą. Jeśli masz podejrzenie, że ktoś przez swój znak czerpie nienależne korzyści z renomy twojego znaku lub narusza twoje inne prawa, zgłoś się do nas i razem znajdźmy rozwiązanie 🙂
