Postępowanie sprzeciwowe przed Urzędem Patentowym RP (dalej jako: UP) może przybrać dwie formy. W pierwszej części omawialiśmy postępowanie wobec prawomocnej decyzji UP (czyli decyzji ostatecznej, której nie można zaskarżyć do sądu). Teraz zajmiemy się drugim sprzeciwem wnoszonym wobec zgłoszenia znaku towarowego. Z uwagi na obecne w jednym i drugim przypadku określenie “sprzeciw”, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że są to zupełnie dwa różne postępowania wywołujące odmienne skutki prawne.

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego jest zupełnie odmiennym postępowaniem w stosunku do sprzeciwu wnoszonego od prawomocnej decyzji UP, o którym była w mowa w pierwszej części wpisu, a tym bardziej zupełnie innym postępowaniem niż sprzeciw od nakazu zapłaty z k.p.c.

Na czym polega sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego?

Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, wniesienie sprzeciwu w tym trybie możliwe jest tylko i wyłącznie wobec znaków towarowych. 

Po drugie, sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego ma zupełnie inny cel – jest nim zablokowanie udzielenia prawa ochronnego (prawo nie zostało bowiem jeszcze udzielone). UP dopiero otrzymał zgłoszenie, przeprowadził jego badanie (które przypominamy – jest badaniem niepełnym), a następnie opublikował informację o otrzymaniu zgłoszenia. Zgodnie z początkowymi rozważaniami na temat postępowania rejestrowego, to na uczestnikach obrotu spoczywa odpowiedzialność, aby niejako „pilnować swoich interesów” i co jakiś czas sprawdzać, czy np. inny podmiot nie planuje rejestracji podobnego znaku towarowego dla tych samych kategorii produktów. Aby dowiedzieć się więcej czym jest monitoring znaków i dlaczego warto z niego skorzystać, zajrzyj na naszą stronę internetową.

Kto może zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego?

Zgodnie z art. 152[17] ust. 1 p.w.p. złożenie sprzeciwu jest możliwe wyłącznie przez: 

  1. uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
  2. uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego (np. jeżeli zgłaszany znak towarowy narusza nazwisko, pseudonim, wizerunek, danej osoby lub przysługujące danemu podmiotowi prawa autorskie do utworu),
  3. osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Uprawnienie to nie wyklucza ze swojego kręgu licencjobiorców i użytkowników korzystających z prawa na podstawie innego tytułu prawnego[1]. Uprawnionym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

Jakie wymogi formalne należy spełnić aby wnieść sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego?

Zgodnie z art. 152[17] ust. 3-4 p.w.p. sprzeciw musi zawierać: 

  1. oznaczenie stron,
  2. wskazanie istoty sprawy, tj. podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu (zakres sprzeciwu to określenie towarów i usług, dla których sprzeciw jest składany) oraz
  3. podpis wnoszącego sprzeciw

Sprzeciw powinien zostać złożony do Urzędu w formie pisemnej. Jeśli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, następuje umorzenie postępowania. 

Uwaga termin! Sprzeciw można zgłosić w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie UPRP. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Podstawy materialnoprawne (czyli sytuacje w jakich możliwe jest wniesienie sprzeciwu) są określone w przepisach p.w.p., a konkretnie w art. 129[1] ust. 4 p.w.p. oraz art. 132[1] ust. 1-3 p.w.p[2] i obejmują następujące okoliczności[3]:

  • naruszanie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich przez zgłoszony znak towarowy – np. znak towarowy narusza prawo do nazwiska, wizerunku, pseudonimu osoby fizycznej, prawo do firmy czy przysługujące danemu podmiotowi prawa autorskie do utworu;
  • zarejestrowanie identycznego znaku towarowego dla tych samych kategorii towarów i usług na rzecz innego podmiotu – czyli inny podmiot posługuje się już zarejestrowanym znakiem towarowym dla tych samych kategorii towarów i usług;
  • zarejestrowanie (lub zgłoszenie) identycznego (lub podobnego) znaku towarowego dla tych samych (lub podobnych) kategorii towarów i usług jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd poprzez skojarzenie znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym – w takiej sytuacji podmiot, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia (lub rejestracji) może wnieść sprzeciw, argumentując, że rejestracja podobnego znaku towarowego dla tych samych (lub podobnych) kategorii towarów i usług mogłaby wprowadzać konsumentów w błąd, czyli prowadzić do: „(…)błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisaniu przez odbiorcę pochodzenia danego towaru, ze względu na znak towarowy[4]”;
  • ryzyko osłabienia renomowanego znaku towarowego lub przyniesienie zgłaszającemu nienależnej korzyści z powodu posługiwania się znakiem podobnym – sytuacja, w której podobny znak towarowy został zarejestrowany (co ważne –  nawet dla innych towarów i usług), ponadto jest to znak renomowany, a rejestracja oznaczenia identycznego (lub podobnego) dla produktów innej klasy mogłaby doprowadzić do osłabienia znaku renomowanego (czyli tzw. rozmycia, o czym pisaliśmy tutaj: https://lgl-iplaw.pl/2023/09/kiedy-znak-towarowy-staje-sie-zbyt-popularny-czyli-kilka-slow-o-degeneracji-marki-i-jak-jej-zapobiegac/) bądź przynieść zgłaszającemu nienależne korzyści;
  • identyczność (lub podobieństwo) zgłoszonego znaku towarowego do znaku, który wcześniej na terenie Polski był powszechnie znany i używany dla oznaczania towarów identycznych (lub podobnych) jak te dla, których zgłaszany jest znak towarowy jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd poprzez skojarzenie znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym – przykładem polskiego znaku towarowego, który jest powszechnie znany jest Wedel, a zatem gdyby inny podmiot chciał zarejestrować znak podobny, istniałoby ryzyko, że konsumenci mogliby błędnie klasyfikować produkty tej firmy jako te związane z marką Wedel;
  • wcześniejsze prawa do oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia – podmiot uprawniony do sygnowania produktu oznaczeniem geograficznym lub nazwą pochodzenia może sprzeciwić się rejestracji znaku towarowego (np. jeżeli zachodzi konflikt pomiędzy oznaczeniem geograficznym „oscypek”, a podobnie brzmiącym zgłaszanym znakiem towarowym).

    Jakie są etapy postępowania sprzeciwowego? 

    Postępowanie sprzeciwowe składa się z dwóch etapów: ugodowego i spornego. Możliwe jest zarządzenie przez UP dodatkowej wymiany pism. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji przez UP. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym etapom.

    ETAP UGODOWY

    W razie wniesienia sprzeciwu UP niezwłocznie przekazuje się informację do strony przeciwnej, tj. zawiadamia o tym fakcie zgłaszającego znak towarowy oraz informuje strony o możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia dostarczenia informacji.

    Termin ten może zostać przedłużony z uwagi na okoliczności sprawy do 6 miesięcy na zgodny wniosek stron, licząc od daty rozpoczęcia „etapu ugodowego”.

    Polubowne rozwiązanie sporu może przybrać różnorakie formy: ugodymediacjiarbitrażu. W praktyce strony najczęściej decydują się na ograniczenie wykazu towarów, co do których wniesiono sprzeciw lub uzgadniają w jakiej formie i zakresie znak będzie używany.

    Dojście do porozumienia skutkuje cofnięciem sprzeciwu przez wnoszącego oraz w przypadku umorzenia postępowania przez UP[5]

    ETAP SPORNY

    • odpowiedź na sprzeciw

    Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, wówczas UP wzywa zgłaszającego znak towarowy, aby w określonym terminie złożył odpowiedź na sprzeciw, przedstawiającą zarzuty oraz wszystkie dowody i okoliczności faktyczne na ich poparcie[6].

    W tym terminie zgłaszający może też podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego, w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu (chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku).

    W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw. Jeżeli zgłaszający nie podniesie tego zarzutu w tym momencie postępowania, to bezpowrotnie traci możliwość powołania się na tę okoliczność później[7].

    • odpowiedź wnoszącego sprzeciw – uzupełnienie sprzeciwu

    Następnie UP przekazuje odpowiedź wnoszącemu sprzeciw i wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska.

    Zgłaszający sprzeciw powinien wyczerpująco odnieść się do wszystkich okoliczności wskazanych przez zgłaszającego, a w szczególności do zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego (o ile się taki się pojawił). Nieprzedstawienie twierdzeń i dowodów skutkuje niemożnością ich powołania później[8].

    • odpowiedź zgłaszającego

    Zgłaszający może ponownie odnieść się dowodów i twierdzeń przedstawionych w stanowisku wnoszącego sprzeciw. Zarzuty zgłaszającego, na tym etapie, mogą dotyczyć jedynie dodatkowych dowodów i twierdzeń, które stanowiły uzupełnienie sprzeciwu[9].

    DODATKOWA WYMIANA PISM PROCESOWYCH

    Co do zasady wskazana powyżej wymiana pism procesowych wyczerpuje postępowanie dowodowe. Należy jednak zaznaczyć, że UP ma prawo wezwać stronę, w wyznaczonym terminie, do ponownego odniesienia się do stanowiska przeciwnika postępowania[10].

    ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

    Kończąc postępowanie UP wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub w części, o czym stanowi art. 15221 p.w.p. 

    Ile to kosztuje?

    Zgodnie z przepisem art. 152[23] ust. 2 p.w.p. w przedmiocie kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym, a zatem zastosowanie w tym przedmiocie będą miały uwagi o kosztach postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu od prawomocnej decyzji UP.

    Należy mieć też na uwadze koszty dodatkowe niezbędne do celowego dochodzenia praw np. koszty tłumaczenia uwierzytelnionych dokumentów. 

    Zatem, w czym tkwią różnice w obu sprzeciwach przed UP?

    Podsumowując naszą serię artykułów dotyczącą postępowań sprzeciwowych prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, poniżej zestawiamy najważniejsze różnice pomiędzy sprzeciwem wobec prawomocnej decyzji UP a sprzeciwem wobec zgłoszenia znaku towarowego.

    Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji UPSprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego
    Prawa, których dotyczy postępowaniepatent na wynalazek·       prawo ochronne na wzór użytkowy·       prawo z rejestracji wzoru przemysłowego·       prawo z rejestracji topografii układów scalonychprawo ochronne na znak towarowy
    Etap, na którym można złożyć sprzeciwPo uprawomocnieniu się decyzji, tj. po udzieleniu prawa przez UPPrzed udzieleniem prawa przez UP (na tym etapie nie ma zatem jeszcze decyzji)
    Cel sprzeciwuWyeliminowanie wadliwej decyzji z obrotuZablokowanie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
    Kto może złożyć sprzeciwKażdyZamknięty katalog osób, na który składają się:·       uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego,·       uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego,·       osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego 
    Wymogi formalne pismaWymogi pisma wskazane w k.p.c. + uzasadnienieoznaczenie stron,·       podstawa faktyczna i prawna wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu·       podpis wnoszącego sprzeciw.
    Termin na wniesienie sprzeciwu6 miesięcy od opublikowania decyzji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”3 miesiące od ogłoszenia o zgłoszeniu znaku w Biuletynie UP

    Czy warto, czyli innymi słowy: co mogę zyskać?

    Procedura sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego ma chronić przede wszystkim przedsiębiorców, ale jak była mowa powyżej, może służyć też wszystkim uprawnionym z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, przed rejestracją znaku towarowego, który naruszałby ich prawa lub interesy. Tym samym procedura gwarantuje m.in.:

    • ochronę pozycji na rynku wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego,
    • wyłączność wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego,
    • zabezpieczenie renomy marki,
    • ochronę przed nieuczciwą konkurencją,
    • ochronę praw autorskich.

    Jeżeli chciałbyś zgłosić sprzeciw i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami😊


    [1] A. Przytuła [w:], Komentarz do art. 15217 p.w.p., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, LEX.
    [2] A. Przytuła [w:], Komentarz do art. 15217 p.w.p., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, LEX.
    [3] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou599 [dostęp: 26.11.2024 r.]
    [4] H. Fedorowicz [w:], Komentarz do art. 1321 p.w.p., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, LEX.
    [5] A. Przytuła [w:], Komentarz do art. 15219 p.w.p., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, LEX.
    [6] A. Przytuła [w:], Komentarz do art. 15219 p.w.p., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, LEX.
    [7] M. Szymańska-Rybak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2, K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Warszawa 2022, Legalis.
    [8] M. Szymańska-Rybak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2, K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Warszawa 2022, Legalis.
    [9] M. Szymańska-Rybak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2, K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Warszawa 2022, Legalis.
    [10] M. Szymańska-Rybak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2, K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Warszawa 2022, Legalis.
    Udostępnij