Postępowanie sprzeciwowe przed Urzędem Patentowym RP (dalej jako: UP) może przybrać dwie formy. W pierwszej części omawialiśmy postępowanie wobec prawomocnej decyzji UP (czyli decyzji ostatecznej, której nie można zaskarżyć do sądu). Teraz zajmiemy się drugim sprzeciwem wnoszonym wobec zgłoszenia znaku towarowego. Z uwagi na obecne w jednym i drugim przypadku określenie “sprzeciw”, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że są to zupełnie dwa różne postępowania wywołujące odmienne skutki prawne.
Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego jest zupełnie odmiennym postępowaniem w stosunku do sprzeciwu wnoszonego od prawomocnej decyzji UP, o którym była w mowa w pierwszej części wpisu, a tym bardziej zupełnie innym postępowaniem niż sprzeciw od nakazu zapłaty z k.p.c.
Spis treści
Na czym polega sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego?
Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, wniesienie sprzeciwu w tym trybie możliwe jest tylko i wyłącznie wobec znaków towarowych.
Po drugie, sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego ma zupełnie inny cel – jest nim zablokowanie udzielenia prawa ochronnego (prawo nie zostało bowiem jeszcze udzielone). UP dopiero otrzymał zgłoszenie, przeprowadził jego badanie (które przypominamy – jest badaniem niepełnym), a następnie opublikował informację o otrzymaniu zgłoszenia. Zgodnie z początkowymi rozważaniami na temat postępowania rejestrowego, to na uczestnikach obrotu spoczywa odpowiedzialność, aby niejako „pilnować swoich interesów” i co jakiś czas sprawdzać, czy np. inny podmiot nie planuje rejestracji podobnego znaku towarowego dla tych samych kategorii produktów. Aby dowiedzieć się więcej czym jest monitoring znaków i dlaczego warto z niego skorzystać, zajrzyj na naszą stronę internetową.
Kto może zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego?
Zgodnie z art. 152[17] ust. 1 p.w.p. złożenie sprzeciwu jest możliwe wyłącznie przez:
- uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego,
- uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego (np. jeżeli zgłaszany znak towarowy narusza nazwisko, pseudonim, wizerunek, danej osoby lub przysługujące danemu podmiotowi prawa autorskie do utworu),
- osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.
Uprawnienie to nie wyklucza ze swojego kręgu licencjobiorców i użytkowników korzystających z prawa na podstawie innego tytułu prawnego[1]. Uprawnionym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
Jakie wymogi formalne należy spełnić aby wnieść sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego?
Zgodnie z art. 152[17] ust. 3-4 p.w.p. sprzeciw musi zawierać:
- oznaczenie stron,
- wskazanie istoty sprawy, tj. podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu (zakres sprzeciwu to określenie towarów i usług, dla których sprzeciw jest składany) oraz
- podpis wnoszącego sprzeciw.
Sprzeciw powinien zostać złożony do Urzędu w formie pisemnej. Jeśli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, następuje umorzenie postępowania.
Uwaga termin! Sprzeciw można zgłosić w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie UPRP. Termin ten nie podlega przywróceniu.
Podstawy materialnoprawne (czyli sytuacje w jakich możliwe jest wniesienie sprzeciwu) są określone w przepisach p.w.p., a konkretnie w art. 129[1] ust. 4 p.w.p. oraz art. 132[1] ust. 1-3 p.w.p[2] i obejmują następujące okoliczności[3]:
- naruszanie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich przez zgłoszony znak towarowy – np. znak towarowy narusza prawo do nazwiska, wizerunku, pseudonimu osoby fizycznej, prawo do firmy czy przysługujące danemu podmiotowi prawa autorskie do utworu;
- zarejestrowanie identycznego znaku towarowego dla tych samych kategorii towarów i usług na rzecz innego podmiotu – czyli inny podmiot posługuje się już zarejestrowanym znakiem towarowym dla tych samych kategorii towarów i usług;
- zarejestrowanie (lub zgłoszenie) identycznego (lub podobnego) znaku towarowego dla tych samych (lub podobnych) kategorii towarów i usług jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd poprzez skojarzenie znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym – w takiej sytuacji podmiot, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia (lub rejestracji) może wnieść sprzeciw, argumentując, że rejestracja podobnego znaku towarowego dla tych samych (lub podobnych) kategorii towarów i usług mogłaby wprowadzać konsumentów w błąd, czyli prowadzić do: „(…)błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisaniu przez odbiorcę pochodzenia danego towaru, ze względu na znak towarowy[4]”;
- ryzyko osłabienia renomowanego znaku towarowego lub przyniesienie zgłaszającemu nienależnej korzyści z powodu posługiwania się znakiem podobnym – sytuacja, w której podobny znak towarowy został zarejestrowany (co ważne – nawet dla innych towarów i usług), ponadto jest to znak renomowany, a rejestracja oznaczenia identycznego (lub podobnego) dla produktów innej klasy mogłaby doprowadzić do osłabienia znaku renomowanego (czyli tzw. rozmycia, o czym pisaliśmy tutaj: https://lgl-iplaw.pl/2023/09/kiedy-znak-towarowy-staje-sie-zbyt-popularny-czyli-kilka-slow-o-degeneracji-marki-i-jak-jej-zapobiegac/) bądź przynieść zgłaszającemu nienależne korzyści;
- identyczność (lub podobieństwo) zgłoszonego znaku towarowego do znaku, który wcześniej na terenie Polski był powszechnie znany i używany dla oznaczania towarów identycznych (lub podobnych) jak te dla, których zgłaszany jest znak towarowy jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd poprzez skojarzenie znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym – przykładem polskiego znaku towarowego, który jest powszechnie znany jest Wedel, a zatem gdyby inny podmiot chciał zarejestrować znak podobny, istniałoby ryzyko, że konsumenci mogliby błędnie klasyfikować produkty tej firmy jako te związane z marką Wedel;
- wcześniejsze prawa do oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia – podmiot uprawniony do sygnowania produktu oznaczeniem geograficznym lub nazwą pochodzenia może sprzeciwić się rejestracji znaku towarowego (np. jeżeli zachodzi konflikt pomiędzy oznaczeniem geograficznym „oscypek”, a podobnie brzmiącym zgłaszanym znakiem towarowym).
Jakie są etapy postępowania sprzeciwowego?
Postępowanie sprzeciwowe składa się z dwóch etapów: ugodowego i spornego. Możliwe jest zarządzenie przez UP dodatkowej wymiany pism. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji przez UP. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym etapom.
ETAP UGODOWY
W razie wniesienia sprzeciwu UP niezwłocznie przekazuje się informację do strony przeciwnej, tj. zawiadamia o tym fakcie zgłaszającego znak towarowy oraz informuje strony o możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia dostarczenia informacji.
Termin ten może zostać przedłużony z uwagi na okoliczności sprawy do 6 miesięcy na zgodny wniosek stron, licząc od daty rozpoczęcia „etapu ugodowego”.
Polubowne rozwiązanie sporu może przybrać różnorakie formy: ugody, mediacji, arbitrażu. W praktyce strony najczęściej decydują się na ograniczenie wykazu towarów, co do których wniesiono sprzeciw lub uzgadniają w jakiej formie i zakresie znak będzie używany.
Dojście do porozumienia skutkuje cofnięciem sprzeciwu przez wnoszącego oraz w przypadku umorzenia postępowania przez UP[5].
ETAP SPORNY
- odpowiedź na sprzeciw
Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, wówczas UP wzywa zgłaszającego znak towarowy, aby w określonym terminie złożył odpowiedź na sprzeciw, przedstawiającą zarzuty oraz wszystkie dowody i okoliczności faktyczne na ich poparcie[6].
W tym terminie zgłaszający może też podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego, w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu (chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku).
W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw. Jeżeli zgłaszający nie podniesie tego zarzutu w tym momencie postępowania, to bezpowrotnie traci możliwość powołania się na tę okoliczność później[7].
- odpowiedź wnoszącego sprzeciw – uzupełnienie sprzeciwu
Następnie UP przekazuje odpowiedź wnoszącemu sprzeciw i wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska.
Zgłaszający sprzeciw powinien wyczerpująco odnieść się do wszystkich okoliczności wskazanych przez zgłaszającego, a w szczególności do zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego (o ile się taki się pojawił). Nieprzedstawienie twierdzeń i dowodów skutkuje niemożnością ich powołania później[8].
- odpowiedź zgłaszającego
Zgłaszający może ponownie odnieść się dowodów i twierdzeń przedstawionych w stanowisku wnoszącego sprzeciw. Zarzuty zgłaszającego, na tym etapie, mogą dotyczyć jedynie dodatkowych dowodów i twierdzeń, które stanowiły uzupełnienie sprzeciwu[9].
DODATKOWA WYMIANA PISM PROCESOWYCH
Co do zasady wskazana powyżej wymiana pism procesowych wyczerpuje postępowanie dowodowe. Należy jednak zaznaczyć, że UP ma prawo wezwać stronę, w wyznaczonym terminie, do ponownego odniesienia się do stanowiska przeciwnika postępowania[10].
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Kończąc postępowanie UP wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub w części, o czym stanowi art. 15221 p.w.p.
Ile to kosztuje?
Zgodnie z przepisem art. 152[23] ust. 2 p.w.p. w przedmiocie kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym, a zatem zastosowanie w tym przedmiocie będą miały uwagi o kosztach postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu od prawomocnej decyzji UP.
Należy mieć też na uwadze koszty dodatkowe niezbędne do celowego dochodzenia praw np. koszty tłumaczenia uwierzytelnionych dokumentów.
Zatem, w czym tkwią różnice w obu sprzeciwach przed UP?
Podsumowując naszą serię artykułów dotyczącą postępowań sprzeciwowych prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, poniżej zestawiamy najważniejsze różnice pomiędzy sprzeciwem wobec prawomocnej decyzji UP a sprzeciwem wobec zgłoszenia znaku towarowego.
Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji UP | Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego | |
Prawa, których dotyczy postępowanie | patent na wynalazek· prawo ochronne na wzór użytkowy· prawo z rejestracji wzoru przemysłowego· prawo z rejestracji topografii układów scalonych | prawo ochronne na znak towarowy |
Etap, na którym można złożyć sprzeciw | Po uprawomocnieniu się decyzji, tj. po udzieleniu prawa przez UP | Przed udzieleniem prawa przez UP (na tym etapie nie ma zatem jeszcze decyzji) |
Cel sprzeciwu | Wyeliminowanie wadliwej decyzji z obrotu | Zablokowanie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy |
Kto może złożyć sprzeciw | Każdy | Zamknięty katalog osób, na który składają się:· uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego,· uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego,· osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego |
Wymogi formalne pisma | Wymogi pisma wskazane w k.p.c. + uzasadnienie | oznaczenie stron,· podstawa faktyczna i prawna wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu· podpis wnoszącego sprzeciw. |
Termin na wniesienie sprzeciwu | 6 miesięcy od opublikowania decyzji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” | 3 miesiące od ogłoszenia o zgłoszeniu znaku w Biuletynie UP |
Czy warto, czyli innymi słowy: co mogę zyskać?
Procedura sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego ma chronić przede wszystkim przedsiębiorców, ale jak była mowa powyżej, może służyć też wszystkim uprawnionym z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, przed rejestracją znaku towarowego, który naruszałby ich prawa lub interesy. Tym samym procedura gwarantuje m.in.:
- ochronę pozycji na rynku wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego,
- wyłączność wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego,
- zabezpieczenie renomy marki,
- ochronę przed nieuczciwą konkurencją,
- ochronę praw autorskich.
Jeżeli chciałbyś zgłosić sprzeciw i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami😊