Opisowość znaku towarowego to temat, który powraca jak bumerang w świecie własności intelektualnej. Choć wydawać by się mogło, że powiedziano już o tym wiele, nadal stanowi on istotny problem dla wielu przedsiębiorców. Wynika to z niezrozumienia czym faktycznie jest znak towarowy i dlaczego znak powinien różnić się od towaru jaki oznacza. Wyobraź sobie, że wpadasz na genialny pomysł na swój nowy biznes. Masz świetną koncepcję produktu lub usługi, a teraz czas na nazwę. Nazwa działalności gospodarczej, towaru lub usługi to fundament – powinna budować tożsamość, wyróżniać się na rynku i odróżniać od konkurencji. Wśród specjalistów marketingowych coraz częściej spotykamy się z trendem nadawania nazw, które wprost wskazują, czym zajmuje się dany podmiot. Celem zazwyczaj jest uproszczenie komunikacji pomiędzy klientem i natychmiastowe przedstawienie oferty usług czy produktów. Wybierasz więc nazwę typu „Pyszniutkie bułeczki” albo „Drewniane krzesła”. Jednak Twój wybór może okazać się problemem. Pomimo, że przytoczone przykłady nazw mogą brzmieć dobrze marketingowo, to mogą okazać się przeszkodą w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy i urząd może odmówić rejestracji. W dalszej perspektywie, konieczna będzie zmiana identyfikacji marki.
Zgodnie z definicją legalną znaku towarowego, może być nim każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy, możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znak[1]. Istotą znaku towarowego jako dobra niematerialnego nie jest oznaczenie per se, ale związek oznaczenia z towarem, który powstaje przez połączenie oznaczenia (formy przedstawieniowej znaku) z towarem, który zapada w pamięć i pozostaje w świadomości kupujących[2].
Spis treści
Czym jest i co oznacza opisowość znaku towarowego?
Dane oznaczanie uważane jest za opisowe, jeżeli składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania składu, funkcji czy też przydatności.[3]
Zgodnie z art. 129(1) ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z rejestracji są wyłączone oznaczenia składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Przepis ten jest wdrożeniem art. 4 ust. 1 lit. c dyrektywy 2015/2436 i zawiera szczegółową kategorię oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej, które można określić mianem opisowych lub rodzajowych. Należy mieć jednak na uwadze, iż zawarty w wymienionym artykule katalog okoliczności, o których może informować oznaczenie opisowe wyłączone od ochrony, jest przykładowy. Opisowy charakter mogą mieć głównie oznaczenia słowne, ale nie należy pomijać faktu, że taki charakter mogą jednak mieć także inne formy przedstawieniowe, np. oznaczenia graficzne lub formy przestrzenne.[4]
Dlaczego? Ustawodawca chce w ten sposób chronić wolność języka w biznesie. Przedsiębiorcy muszą móc swobodnie używać słów typu „chleb”, „miękki”, „smaczny” w swoich materiałach marketingowych. Gdyby ktoś zastrzegł znak „Pyszna Kawa”, każdy inny właściciel kawiarni mógłby mieć problem z legalnym opisaniem swojego produktu. Według Trybunału Sprawiedliwości, zakaz rejestracji oznaczeń wyłącznie opisowych ma zapobiegać monopolizacji takich oznaczeń na rzecz jednego podmiotu i zagwarantowania tym samym swobody dostępu do nich przez wszystkich uczestników obrotu[5]
Oznaczenie ma charakter opisowy, i dotyczy wszystkich rodzajów znaków towarowych, zarówno słownych, jak i słowno-graficznych, jeżeli wykazuje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z towarami lub usługami wskazanymi w zgłoszeniu. Ten związek zachodzi wtedy, gdy można uznać, że docelowy krąg odbiorców, po pierwsze, dostrzega w oznaczeniu opis danych towarów lub usług albo jednej z ich cech oraz, po drugie, następuje to natychmiast i bez głębszego zastanowienia.[6]
Poniżej przedstawiamy przykłady odrzuconych znaków przez UPRP z powodu ich opisowości:
- „Złote Piwo Jasne” (Z.250154),
- „Wyborne Jajo” (VI SA/Wa 1329/13),
- „Konto Osobiste Standard” (Z.230172),
- „Herbatniki Tradycyjne” (VI SA/Wa 763/04).[7]
Choć trafiają w sedno marketingu, nie mogą stanowić znaku towarowego.
Graficzne sztuczki – czy wystarczą?
„To może dodam kolor? Symbol? A może do góry nogami?” – to częste pytania przy rejestracji znaków. Wiele osób próbuje „uratować” opisowy charakter poprzez proste zabiegi graficzne.
Niestety, większość takich zabiegów nie wystarcza, by znak uzyskał charakter odróżniający. Przy projektowaniu znaku towarowego warto zadbać o to, by całość — zarówno słowa, jak i obraz — tworzyły spójną, wyróżniającą się kompozycję. Tylko wtedy znak może skutecznie pełnić swoją podstawową funkcję: pozwolić klientowi rozpoznać, od kogo pochodzi dany produkt czy usługa.
Konkretna zdolność odróżniająca oznaczenia powinna być dokonana względem towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację. Pewne formy przedstawieniowe mogą się jednak cechować taką prostotą, że nie są w stanie odróżniać żadnych towarów lub usług (np. pojedyncza kreska) albo mogą być na tyle nietypowe, że klientela może nie być przyzwyczajona, aby traktować je jako oznaczenia pochodzenia jakiegokolwiek towaru. Możliwość rejestracji takich form można by więc wykluczyć już na etapie badania abstrakcyjnej zdolności odróżniania w rozumieniu art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej.[8] Opisowe będzie takie oznaczenie, które nie posiada innych niż opisowe elementów np. graficznych czy słownych, które by ją niwelowały.[9]
Wytyczne EUIPO dotyczące opisowości znaków
EUIPO (European Union Intellectual Property Office – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w październiku 2015r. wydał komunikat, w którym odniósł się do wspólnej praktyki europejskich urzędów patentowych wyjaśniając kiedy, w przypadku znaku zawierającego słowa o charakterze czysto opisowym czy pozbawione charakteru odróżniającego, można uznać, że element graficzny nadaje temu znakowi wystarczająco odróżniający charakter[10] Podane poniżej przykłady pochodzą z wytycznych EUIPO uporządkowanych wg poszczególnych kryteriów.
Krój pisma i czcionka
W przypadku, gdy standardowe kroje pisma zawierają elementy grafiki jako część liter, elementy te muszą mieć wystarczającą wpływ na znak jako całość, aby nadać mu charakter odróżniający. Jeżeli elementy te są wystarczające do tego, aby odwrócić uwagę konsumenta od opisowego znaczenia elementu słownego, lub mogą wywrzeć trwałe wrażenie odnośnie do znaku, znak może zostać zarejestrowany.
Opisowe słowa zapisane zwykłym fontem – nawet stylizowanym – nie zyskują na sile. Odręczne litery, pogrubienie, kursywa czy zamienne wielkości liter (np. „FreShJuice”) nic nie zmieniają.
Może zadziałać: skrajna stylizacja, gdzie litery stają się elementami graficznymi – np. „Sardines” z literami przypominającymi ryby.
Kolorystyka
Zgodnie z tym, co orzekł Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu w sprawie C-104/01 „Libertel”, „należy przypomnieć, że choć kolory mogą przywoływać pewne skojarzenia i budzić uczucia, z drugiej jednak strony, z uwagi na ich charakter, w niewielkim stopniu nadają się do przekazywania dokładnych informacji. Jest to tym bardziej prawdziwe, że są one zazwyczaj i w szerokim zakresie stosowane w reklamie i w sprzedaży towarów i usług ze względu na swą siłę oddziaływania wykraczającą poza dokładny przekaz informacji”
Nie wystarcza:
- Jeden kolor dodany do zwykłej czcionki – np. „Fresh Fish” na niebiesko.
- Kolorowe tło lub kolorowy kontur wokół liter – np. „Natural Juice” w czerwonej ramce.
- Kolorowy gradient w słowie – np. „Organic” z przejściem zieleni w żółć.
- Wielokolorowy napis, który przyciąga uwagę, ale jest chaotyczny – np. każda litera w innym kolorze, bez sensownej kompozycji.
Kluczowe jest to, czy kolor wpływa na percepcję znaku. Litery tworzące obraz (np. „SARDINES” jako puszka rybna) – to już inna rozmowa.
Interpunkcja i symbole
Dodanie znaków interpunkcyjnych lub innych symboli powszechnie stosowanych w handlu nie nadaje oznaczeniu, które składa się z elementów słownych o charakterze opisowym, charakteru odróżniającego. Oznaczenia takie nie wyróżniają się na tle innych znaków i nie pozwalają na łatwą identyfikację produktów lub usług.
Rozmieszczenie tekstu
Gdy elementy słowne są rozmieszczone pionowo, do góry nogami lub w jednym wierszu albo w większej liczbie wierszy, to nie wystarczy, by nadać oznaczeniu charakter odróżniający w minimalnym wymaganym stopniu, niezbędnym do rejestracji. Sposób rozmieszczenia elementów słownych może jednak nadać oznaczeniu charakter odróżniający, gdy rozmieszczenie to ma taki charakter, że przeciętny konsument raczej skupia się na nim, niż od razu dostrzega przesłanie opisowe. Przykłady pozbawione charakteru odróżniającego:
a poniżej przykład rozmieszczenia tekstu na tyle unikalny, że znaki mogą być zarejestrowane
Elementy graficzne – kształty geometryczne
Mało prawdopodobne jest, aby za możliwe do przyjęcia uznano oznaczenia słowne o charakterze opisowym lub pozbawione cech odróżniających, występujące w połączeniu z prostymi figurami geometrycznymi, takimi jak: punkty, linie, odcinki, okręgi, trójkąty, kwadraty, prostokąty, równoległoboki, pięciokąty, sześciokąty, trapezy czy elipsy. W szczególności, gdy pełnią one funkcję np. dekoracyjną jako ramka, obwódka lub tło – bez wnoszenia istotnych elementów graficznych, które mogłyby nadawać oznaczeniu indywidualny charakter.
Z drugiej strony, nie można wykluczyć, że formy geometryczne – w zależności od sposobu ich przedstawienia – mogą przyczynić się do nadania oznaczeniu zdolności odróżniającej. Może to mieć miejsce zwłaszcza wtedy, gdy ich kompozycja, układ przestrzenny lub oryginalne zestawienie z innymi elementami słownymi, graficznymi bądź kolorystycznymi tworzy spójną, całość, która wywołuje wrażenie odmienności.
Połączenie elementów słownych i graficznych
Co do zasady, jeżeli do elementu słownego o charakterze opisowym lub pozbawionym cech odróżniających zostanie dodany element graficzny, który sam w sobie posiada charakter odróżniający, możliwa jest rejestracja takiego znaku. Warunkiem jest jednak, aby element graficzny – ze względu na swój rozmiar, umiejscowienie lub sposób przedstawienia – był wyraźnie widoczny i łatwo rozpoznawalny w strukturze oznaczenia jako całości.
Element graficzny uznawany jest za opisowy lub pozbawiony zdolności odróżniającej w sytuacji, gdy stanowi realistyczne odwzorowanie towarów lub usług objętych zgłoszeniem; ma formę symbolicznego bądź stylizowanego przedstawienia tych towarów lub usług, które jednak nie odbiega w istotny sposób od standardowego, powszechnie stosowanego sposobu ich przedstawiania.
W związku z tym, zwykłe zestawienie elementu graficznego i słownego, które rozpatrywane oddzielnie nie posiadają charakteru odróżniającego, z reguły nie prowadzi do powstania oznaczenia zdolnego do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego.
Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której połączenie tych elementów – w wyniku nietypowej formy graficznej, kompozycji, stylizacji lub ogólnego wrażenia wizualnego – może być postrzegane przez odbiorców jako oznaczenie identyfikujące pochodzenie handlowe towarów lub usług. Będzie to miało miejsce, gdy całość znaku znacząco odbiega od typowych przedstawień o charakterze opisowym lub informacyjnym, a tym samym osiąga minimalny próg charakteru odróżniającego wymagany dla rejestracji.
Przykład: Aby oznaczenie mogło podlegać ochronie, musi posiadać choćby podstawowy poziom zdolności odróżniającej. Ilustracyjna skala może posłużyć do określenia, czy dany znak mieści się w granicach dopuszczalności z punktu widzenia prawa ochrony znaków towarowych.[11]
Wtórna zdolność odróżniająca – wyjątek od reguły
Nie wszystko stracone, jeśli znak już funkcjonuje na rynku. Znak może z czasem nabyć tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Kwestia ta została uregulowana w art. 130 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem nie można odmówić udzielenia prawa ochronnego na znak, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu[12].
Z orzecznictwa sądów europejskich – zarówno TS, jak i Sądu UE – wynika, że do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego prowadzi jedynie długotrwałe używanie w obrocie oznaczenia w funkcji znaku towarowego w taki sposób, by odbiorcy (konsumenci) identyfikowali tak oznaczone towary lub usługi jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa. Przy czym – jak stwierdził TS w orzecznictwie – wyrażenie „używanie oznaczenia (znaku) w charakterze znaku towarowego” należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby zainteresowani odbiorcy rozpoznawali towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. [13] Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wtórnej zdolności odróżniającej zajrzyj TU
Opisowość w obcym języku – czy to ma znaczenie?
W praktyce badania znaków towarowych dość często pojawia się pytanie: czy to, że znak jest zapisany w obcym języku, wpływa na jego opisowość? Odpowiedź brzmi: tak – i to niezależnie od tego, czy jest to język urzędowy w Polsce, czy nie. Zarówno sądy, jak i urzędy rejestrujące są zgodne co do tego, że znak towarowy może być uznany za opisowy również wtedy, gdy jest wyrażony w języku obcym – o ile jego znaczenie jest zrozumiałe dla istotnej części odbiorców. Nie chodzi więc o to, w jakim języku występuje dane słowo, ale o to, czy przeciętny konsument rozumie jego sens.[14]
Ale jak to wygląda w praktyce? Znajomość języków obcych bywa różna. Jeden konsument zna tylko podstawowe zwroty, inny operuje specjalistycznym słownictwem. Dlatego ocena, czy dana grupa rzeczywiście rozumie znaczenie obcego wyrazu, nie jest wcale taka prosta. Czasem bierze się pod uwagę ogólną popularność języka (np. angielskiego), innym razem trudność konkretnego słowa lub profil odbiorcy – z tego względu iż co innego może zrozumieć klient kupujący buty, plecak czy torbę, a co innego inżynier zamawiający części do budowy maszyn.[15]
Wbrew pozorom, badania dotyczące popularności języka mogą prowadzić do błędnych wniosków, ponieważ fakt, że wiele osób w Polsce zna język angielski, nie oznacza automatycznie, że potrafią one uchwycić wszystkie jego niuanse. Wynika z tego dobra praktyka, która sugeruje, że przy ocenie opisowości słowa w języku obcym warto zadać sobie trzy kluczowe pytania:
- Jak popularny jest ten język w grupie docelowej?
- Na ile trudne lub specjalistyczne jest dane słowo?
- Kim są odbiorcy – przeciętnymi konsumentami, czy specjalistami?
Nieprzypadkowo sądy uznają określenia typu „Vitamin Shot”, „Slim Expert” czy „Bio-Active” za opisowe – bo są zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców. Z kolei mniej oczywiste sformułowania w języku francuskim czy wietnamskim mogą być postrzegane jako fantazyjne i tym samym – rejestrowalne.[16]
A co, jeśli znak to kombinacja opisowych słów i ich skrótu?
Jedną z bardziej spornych kwestii w zakresie rejestracji znaków towarowych jest zdolność odróżniająca oznaczeń utworzonych z elementów opisowych, w szczególności neologizmów.
Znak towarowy utworzony ze słowa lub neologizmu składającego się z połączenia kilku elementów, z których każdy stanowi opis właściwości towarów lub usług objętych zgłoszeniem, sam w sobie opisuje właściwości tych towarów lub usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje dostrzegalna różnica między tym neologizmem lub słowem a zwykłą sumą znaczeń elementów, które się na nie składają. To ostatnie wymaga, by z uwagi na niecodzienny charakter zestawienia w odniesieniu do danych towarów lub usług taki neologizm lub takie słowo wywierały wrażenie na tyle odbiegające od wrażenia wywieranego przez zwykłe zestawienie tworzących je elementów, że będzie ono przeważać nad sumą znaczeń owych elementów. W tym zakresie, istotna jest również analiza rozpatrywanego wyrazu z punktu widzenia właściwych zasad leksykalnych i gramatycznych.[17]
W wyroku z 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY), Trybunał Sprawiedliwości UE przyjął dość liberalne stanowisko, dopuszczając rejestrację znaku towarowego będącego połączeniem dwóch opisowych słów dla pieluch. Trybunał wskazał, że „każda dostrzegalna różnica między kombinacją wyrazów, o rejestrację której się wnosi, a zwrotami używanymi w typowym języku relewantnej grupy odbiorców […] jest zdolna do nadania zdolności odróżniającej”. Z orzeczenia tego zdawało się wynikać, że niemal każda oryginalna kombinacja słów opisowych może uzyskać ochronę. Jednakże kolejne orzeczenia Trybunału przyjęły bardziej rygorystyczne podejście. W szczególności w sprawie C-191/01 P, OHIM v. Wrigley (DOUBLEMINT) TSUE wyraźnie zaakcentował, że przy ocenie opisowości należy uwzględniać interes publiczny – tj. potrzebę zapewnienia innym uczestnikom rynku swobody używania oznaczeń opisujących cechy towarów lub usług.[18]
Zgodnie z tym kierunkiem, fakt utworzenia neologizmu nie jest sam w sobie wystarczający do wyłączenia przeszkody opisowości. Aby oznaczenie mogło być uznane za posiadające zdolność odróżniającą, musi wywoływać semantyczne (lub wizualne) wrażenie wyraźnie różniące się od prostego znaczenia jego elementów. Przykładowo, w wyroku T-19/99, DKV v. OHIM, oznaczenie COMPANYLINE (powstałe z połączenia słów „company” i „line”) uznano za opisowe dla usług ubezpieczeniowych i doradczych.[19]
W świetle utrwalonego orzecznictwa TSUE oraz EUIPO, ocena opisowości neologizmów pozostaje jednak kwestią wyjątkowo ocenną i często prowadzi do rozbieżnych interpretacji — zarówno pomiędzy instytucjami, jak i w ramach tego samego postępowania.
Zrozumienie, czym jest opisowość znaku towarowego, to kluczowy element w budowaniu skutecznej ochrony prawnej dla marki. Choć wydaje się, że nazwa, która opisuje produkt, może być pomocna w przekonywaniu konsumentów, w rzeczywistości to może działać na niekorzyść właściciela przedsiębiorstwa. Znak towarowy to narzędzie. Opisując coś zbyt dosłownie, ryzykujemy, że nasz znak stanie się przezroczysty dla konsumenta – łatwy do zrozumienia, ale niestety też łatwy do zapomnienia. To dlatego ważne jest, by projektując znak, mieć na uwadze nie tylko jego brzmienie, ale i odbiór w szerszym kontekście – czy będzie on zrozumiały tylko dla wąskiej grupy specjalistów, czy może dla szerokiego kręgu konsumentów. Kluczowe jest zachowanie równowagi. Z jednej strony, znak musi być wystarczająco zrozumiały, by odbiorcy nie mieli wątpliwości, z czym mają do czynienia. Z drugiej strony, nie może być na tyle opisowy, by zredukować go do roli zwykłego komunikatu marketingowego. Znak to tożsamość marki, nie tylko jej funkcja informacyjna. Wnioski? Przede wszystkim – nie wystarczy, że znak brzmi ładnie. Trzeba zadbać, by był oryginalny, kreatywny, a jednocześnie skutecznie odróżniał produkt.
