Wydawać by się mogło, że jeśli znak jest rozpoznawalny to jest także renomowany. Jednak droga do udowodnienia renomy nie jest tak prosta… Obecnie nie ma definicji legalnej znaku renomowanego, ale jego rozumienie zostało wypracowane w orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości UE. W wyroku General Motors Corporation przeciwko Yplon SA (C-375-97)[1] Trybunał podkreślił konieczność znajomości znaku towarowego przez znaczną liczbę odbiorców na istotnej części terytorium jako podstawę uzyskania szerszej ochrony renomowanych znaków towarowych. Stawka jest wysoka: renomowany znak towarowy ma ochronę większą niż "zwykłe" znaki. W przypadku tych ostatnich trzeba wykazać podobieństwo towarów oraz ryzyko związane z możliwością wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. Renoma oceniana jest przez pryzmat kręgu potencjalnych lub rzeczywistych odbiorów i terytorium z uwzględnieniem rynku, na którym uprawniony do znaku posługuje się nim, a także specyfiki oznaczanego produktu.[2]
Więcej o tym czym jest renomowany znak towarowy można przeczytać TU, natomiast w tej publikacji skupimy się na tym, jakie dowody sprzyjają udowodnieniu posiadania renomowanego znaku towarowego.
Spis treści
W jakich okolicznościach może wystąpić potrzeba udowodnienia renomy znaku towarowego?
Potrzeba wykazania renomy może wystąpić, na przykład wtedy, gdy
- na renomę powołuje podmiot składający sprzeciw w stosunku do innego znaku towarowego, a także
- w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.
[sprzeciw wnoszony przez uprawnionego do renomowanego znaku]
W polskiej ustawie p.w.p.[3] zgodnie z art. 131[1] ust. 1 pkt 4 renomowany znak towarowy stanowi jedną z przeszkód rejestracji znaku towarowego.
„Po rozpatrzeniu sprzeciwu (…) uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”
Analogiczną regulację w stosunku do unijnych znaków towarowych wprowadza art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001[4].
[żądanie unieważnienia wnoszone przez uprawnionego do renomowanego znaku]
W stosunku do unieważnienia znaku towarowego, wprowadzono art. 164 ust. 1 p.w.p. i analogiczny art. 60 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1001. Poniżej treść regulacji z niniejszego rozporządzenia:
„Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 i jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykułu”.
Co więcej właściciel znaku renomowanego może uniemożliwić podmiotom trzecim używanie w obrocie handlowym znaków podobnych lub identycznych – art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001, a także art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
Niemniej, by skutecznie powoływać się na renomowany znak towarowy, wpierw należy wykazać istnienie renomy znaku. Udowodnienie renomy znaku towarowego jest kluczowe w wyżej wskazanych postępowaniach, aby uzyskać rozszerzoną ochronę.
Na kim spoczywa ciężar udowodnienia renomy znaku towarowego?
Ciężar dowodu wykazania renomy spoczywa na stronie, która się na nią powołuje. Powyższe wynika wprost m.in. z art. 7 ust. 2 lit. f rozporządzenia 2018/625[5] w stosunku do postępowania sprzeciwowego. W przypadku, gdy przy sprzeciwie podmiot powołuje się na renomę, wyraźnie wymagane jest dostarczenie dowodów potwierdzających, że wcześniejszy znak ma renomę w odniesieniu do zgłoszonych towarów lub usług. W innych postępowaniach, także ciężar dowodu leży po stronie, która z tego faktu wywodzi swoje uprawnienia. Brak stosownego dowodu przedłożonego przez uprawnionego z rejestracji tego potencjalnie renomowanego znaku towarowego powinien wywoływać dla niego negatywne konsekwencje.[6] Zatem, ocena znajomości znaku towarowego wynika z okoliczności faktycznych związanych z używaniem znaku towarowego, niemniej ostateczna ocena, czy mamy do czynienia ze znakiem renomowanym jest oceną prawną.[7]
Urząd zatem oceni dowody jako całość, a informacje potwierdzone przez więcej niż jedno źródło stają się bardziej wiarygodne i sprzyjają uznaniu znaku towarowego za renomowany.
Jakie zatem dowody sprzyjają wykazaniu renomy w postępowaniu sprzeciwowym?
W wytycznych EUIPO możemy znaleźć listę środków dowodowych jakie można przedstawić, by wykazać renomę znaku towarowego. Co istotne, lista ta nie jest zamknięta, a wskazane w niej elementy nie odzwierciedlają ich względnego znaczenia lub wartości dowodowej. Należą do nich:
- oświadczenia pod przysięgą;
- orzeczenia sądów lub organów administracyjnych, w tym decyzje urzędu;
- badania opinii publicznej i badania rynku;
- audyty i inspekcje;
- certyfikaty i nagrody;
- artykuły w prasie lub w publikacjach specjalistycznych;
- sprawozdanie roczne dotyczące wyników ekonomicznych i profili podmiotów;
- faktury i inne dokumenty handlowe;
- materiały reklamowe i promocyjne;
- dowody obecności i aktywności w Internecie.
Oświadczenia pod przysięgą:
Zacznijmy od początku powyższej listy, oświadczenia pod przysięgą są istotnym środkiem dowodowym, w szczególności, gdy oświadczenia zawierają szczegółowe informacje, które są poparte poprzez inne dowody. Oświadczenia ogólne lub abstrakcyjne będą miały mniejszą wartość dowodową. Co więcej istotne jest także kto jest oświadczającym. Jeśli oświadczenie pochodzi od strony zainteresowanej lub jej pracowników to zazwyczaj takie oświadczenia posiadają mniejszą wartość dowodową niż oświadczenia pochodzące od niezależnego podmiotu. Oświadczenia pochodzące od podmiotów zainteresowanych powinny być raczej traktowane jako wskazówki i potwierdzone poprzez inne dowody.[8]
Orzeczenia sądów lub decyzje organów administracji:
Podmioty toczące liczne spory z zakresu znaków towarowych mogły już wcześniej uzyskać potwierdzenie renomy danego znaku towarowego w innym postępowaniu, np. w postępowaniu krajowym. Wg EUIPO decyzje lub orzeczenia z innych postępowań są dopuszczalnym dowodem i mogą mieć wartość dowodową, niemniej nie są wiążące dla urzędu rozstrzygającego daną sprawę. Wskazuje się, że system znaków towarowych na poziomie krajowym jest autonomiczny w stosunku do unijnego systemu, tworząc własne reguły i zasady, które mają niezależne zastosowanie od systemu unijnego. Niemniej sądy krajowe lub krajowe urzędu mają dogłębną wiedzę na temat specyficznych cech swojego państwa, w szczególności rzeczywistości rynkowej, co może mieć znaczenie dla oceny dokonywanej np. na poziomie unijnym.[9]
Decyzja EUIPO w innym postępowaniu:
Możliwość odniesienia się do decyzji EUIPO z innego postępowania jest dopuszczalna, jeśli zostaną spełnione dwa warunki: odniesienie jest jasne i jednoznaczne oraz język postępowania jest taki sam lub jeśli język jest odmienny to należy złożyć tłumaczenie decyzji. Co istotne, tak jak przy orzeczeniach lub decyzjach od innych organów, EUIPO nie jest zobowiązane do wyciągnięcia takiego samego wniosku i bada sprawę przez niego rozstrzyganą indywidualnie. Uznanie renomy nie może być uzależnione od jej przyznania we wcześniejszej sprawie dotyczącej innych aspektów prawnych i faktycznych.
W przypadku gdy strona chce się odnieść do dowodów przedłożonych w innym postępowaniu, może tego dokonać niemniej wskazując charakterystyczne elementy dla tych dowodów, tj. rodzaj i w stosownych przypadkach numer postępowania; tytuł dokumentu, w tym jeśli wymagany jest numer załącznika z tym dokumentem, liczbę stron dokumentu i datę wysłania do urzędu.
Jako najlepszą praktykę wskazuje się, by odniesienie do dowodów z innego postępowania przedłożyć w formie oddzielnego dokumentu lub odrębnej sekcji, która wyraźnie wskazuje na zakres odniesienia.[10]
Badania opinii publicznej i badania rynku:
Są to najbardziej odpowiednie środki dowodowe, by wykazać renomę znaku towarowego poprzez wskazanie stopnia znajomości znaku, jego udziału w rynku lub pozycji w porównaniu do podmiotów konkurencyjnych. Jeśli takowe badania potwierdzą wysoki stopień świadomości odbiorców nt. znaku towarowego, powyższe stanowi istotny dowód na wykazanie renomy znaku towarowego.
Co jednak wpływa na wartość dowodową takich badań?
Niewątpliwie na wartość dowodową badań rynkowych wpływa kto jest dostawcą badania np. podmiot niezależny od uprawnionego do znaku, dlatego konieczne jest wskazanie tego podmiotu przez stronę, poziom wiedzy specjalistycznej, wielkość próby badawczej i reprezentacji wyników, zastosowane metody i zestawy pytań i okoliczności.[11]
W przypadku grupy reprezentatywnej należy wskazać liczbę i profile próby badawczej, tak aby urząd mógł ocenić czy wyniki badania są reprezentatywne dla właściwych konsumentów określonego towaru lub usługi. Wyniki ankiet powinny wskazywać, czy procenty odzwierciedlone w wynikach odpowiadają całkowitej liczbie osób ankietowanych, czy tylko tym, którzy odpowiedzieli. Wielkość próby jest natomiast uzależniona od działalności. W przypadku małych prób mogą one być reprezentatywne dla wyspecjalizowanych towarów lub usług.[12] Pytania natomiast nie mogą być tendencyjne, a przedstawiając listę pytań należy uwzględnić wszystkie, by urząd mógł ocenić jakość pytań i ich charakter. W przypadku, gdy wystąpiłyby pytania tendencyjne lub nakierowujące, wartość tego dowodu ulega obniżeniu.
Audyty i inspekcje, w tym sprawozdania roczne:
Te dokumenty zazwyczaj wskazują dane na temat wolumenów sprzedaży, zysków podmiotu, mogą przyczyniać się do wskazania intensywności używania znaku towarowego. Wskazuje się jednak, że konieczne jest by taki dokument odnosił się do konkretnych towarów sprzedawanych pod danym znakiem towarowym, a nie ogólnych danych sprzedażowych.
Na wartość dowodową audytów i inspekcji, tak jak przy badaniach opinii publicznej i badaniach rynkowych, wpływa wiarygodność podmiotu przeprowadzającego sprawdzenie, a także zawieranie danych obiektywnie możliwych do sprawdzenia. Zazwyczaj weryfikacje przeprowadzane przez organy państwowe lub zewnętrznych audytorów mają większą moc dowodową.[13]
Certyfikaty, nagrody, publikacje prasowe:
Różnorodne nagrody, wyróżnienia, niewątpliwie mogą stanowić dowód w wykazaniu renomy znaku towarowego. Choć uznaje się, że dowody te mają mniejszą wagę m.in. ze względu na subiektywne kryteria ich przyznawania, to jednak nagrody lub certyfikaty w połączniu z przedłożeniem innych dowodów np. publikacji prasowych o produktach oznaczanych znakiem towarowym mogą stać się istotnym dowodem w sprawie.[14] Co istotne, wartość dowodowa artykułów prasowych jest uzależniona od źródła finansowania artykułu, jeśli więc publikacja to ukryty materiał promocyjny, taki tekst nie będzie miał takiej wartości dowodowej jak niezależne, w tym obiektywne publikacje.
Faktury i dokumenty handlowe:
Liczne faktury, uwzględniające daty mogą przyczynić się do określenia przedziału czasowego i częstotliwości sprzedaży produktu oznaczanego znakiem towarowym. Faktura nie musi bezpośrednio wskazywać towaru ani przedstawiać znaku towarowego, niemniej rolą podmiotu udowadniającego renomę jest by „rozszyfrował” kody towarów, tak aby wskazać połączenie pomiędzy szeregiem faktur a sprzedażą.[15] Co więcej, faktury pomagają również w określeniu terytorium sprzedaży, co niewątpliwie przyczynia się do wykazania renomy na danym obszarze geograficznym.
Materiały reklamowe i promocyjne:
Materiały promocyjne czy reklamowe zazwyczaj mają subiektywny charakter, przez co nie dostarczają informacji o faktycznej świadomości odbiorców o znaku towarowym, tym samym same w sobie nie są rozstrzygającymi dowodami przy wykazaniu renomy znaku towarowego.[16] Mimo to, możliwe jest wyciągnięcie pewnych wniosków na temat zakresu, w jakim znak towarowy był eksponowany odbiorcom, poprzez analizę rodzaju zastosowanego medium oraz dostępnych danych dotyczących np. nakładów podmiotu na reklamę.
Dowody obecności i aktywności w internecie:
Aktywność online może przyczyniać się do wykazania charakteru odróżniającego znaku towarowego i jego rozpoznawalności przez odbiorców. By obecność w internecie stanowiła dowód dla wykazania renomy, uprawniony do znaku towarowego musi wykazać, że materiały wyświetlane w mediach są skierowane lub przeglądane przez znaczną część właściwej publiczności. Intensywność tę można potencjalnie wykazać m.in. poprzez raporty analizy ruchu na stronie internetowej, dane z interakcji z materiałami np. poprzez komentarze, udostępnienia.[17]
Zatem, aby wykazać renomę znak towarowego należy udowodnić jego znajomość wśród znacznej części właściwego kręgu odbiorców na odpowiednim terytorium. Ocena renomy opiera się na kryteriach ilościowych, z uwzględnieniem takich czynników jak udział w rynku, intensywność i okres używania, działalność promocyjna oraz wyniki badań opinii publicznych. Przedstawione dowody powinny być przekonujące i datowane. Co istotne, dowodom o charakterze obiektywnym, będącym wynikiem badań, analiz podmiotów zewnętrznych przypisuje się zazwyczaj wyższą wartość dowodową niż np. reklamom opłaconym przez podmiot wykazujący renomę.
