W świecie znaków towarowych nie ma „równiejszych”– nawet jeśli mówimy o równo poukładanych kultowych trzech paskach 😊Adidas, jeden z najbardziej rozpoznawalnych graczy na globalnym rynku odzieży sportowej, przekonał się o tym boleśnie, gdy jego znak towarowy zawierający trzy paski został unieważniony. Bo choć trzy paski mogą być modą, stylem życia i elementem tożsamości całego osiedla – dla organów unijnych to wciąż tylko trzy równoległe linie. A linie – niestety – mają to do siebie, że są dość... uniwersalne. Gdy więc Adidas postanowił zastrzec znak towarowy w wersji „trzy paski w dowolnym kierunku, byle równo”, okazało się, że w świecie własności przemysłowej nie ma miejsca na graficzną dowolność i prawo ochronne do znaku towarowego zostało unieważnione.
Spis treści
Czym jest unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy?
Unieważnienie znaku towarowego to jeden z mechanizmów prawnych pozwalających na przywrócenie zgodności rejestru znaków towarowych z porządkiem prawnym. Instytucja ta pełni funkcję korekcyjną, bowiem pozwala usunąć z obrotu prawnego prawo ochronne, które zostało udzielone pomimo niespełnienia ustawowych przesłanek. Tym samym, unieważnienie stanowi nie tylko narzędzie ochrony interesu indywidualnego, np. właściciela wcześniejszego prawa, lecz także służy ochronie interesu publicznego poprzez zapewnienie, że monopolem nie będą objęte oznaczenia, które nie powinny.
Zgodnie z art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp), prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione, w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki jego udzielenia, określone w przepisach o przeszkodach bezwzględnych (art. 129¹), szczególnych regulacjach dotyczących znaków wspólnych i gwarancyjnych (art. 136¹ i 136³), lub w przypadku kolizji z wcześniejszym prawem (art. 132¹ ust. 1–3).
Warto nakreślić, że unieważnienie prawa ochronnego różni się zasadniczo od jego wygaśnięcia, o którym pisaliśmy TUTAJ. O ile w przypadku wygaśnięcia mamy do czynienia z utratą prawa z przyczyn następczych (np. wskutek nieużywania znaku, jego degeneracji - więcej o degeneracji TUTAJ, lub wprowadzania odbiorców w błąd[1]), to unieważnienie oznacza, że prawo ochronne nigdy nie powinno było zostać udzielone, a więc działa z mocą wsteczną (ex tunc). W świetle art. 47 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej[2], uznaje się, że zarejestrowany znak towarowy od samego początku nie wywoływał żadnych skutków prawnych.[3]
Co równie istotne, skutek unieważnienia ma charakter erga omnes, a więc obowiązuje wobec wszystkich podmiotów, nie tylko stron danego postępowania. Oznacza to, że właściciel unieważnionego znaku nie może już dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa, niezależnie od tego, kto miałby być adresatem takich roszczeń.[4] Ponadto, zgodnie z dominującym poglądem, czynności prawne dotyczące unieważnionego prawa, takie jak umowy licencyjne, są dotknięte nieważnością z mocy prawa.
W rezultacie znak towarowy powraca do domeny publicznej. Może być zgłoszony ponownie do rejestracji, jednak skuteczność takiego zgłoszenia będzie uzależniona od braku aktualnych przeszkód rejestracyjnych, zarówno bezwzględnych, jak i względnych.[5] Unieważnienie znaku towarowego jest więc narzędziem mającym przywracać równowagę między monopolem wynikającym z rejestracji znaku a wolnością obrotu i ochroną praw osób trzecich, co szerzej postaramy się wyjaśnić poniżej.
Bezwzględne przesłanki unieważnienia
Jeśli obiektywne kryteria ustawowe stawiane przed oznaczeniem te nie zostały spełnione w momencie zgłoszenia, prawo ochronne może zostać unieważnione - zasadniczo niezależnie od upływu czasu. Ustawodawca przewiduje zamknięty katalog tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji, których wystąpienie uniemożliwia skuteczne uzyskanie prawa, nawet jeśli zostało ono pierwotnie udzielone. Unieważnienie służy wówczas skorygowaniu błędu podczas rejestracji.
Ocena przesłanek unieważnienia dokonywana jest na dzień zgłoszenia znaku, a nie na dzień wydania decyzji przez urząd czy złożenia wniosku o unieważnienie. Co istotne, jeśli oznaczenie spełniało przesłanki w chwili zgłoszenia, ale później utraciło zdolność odróżniającą (tzw. degeneracja), w grę wchodzi stwierdzenie wygaśnięcia prawa, a nie jego unieważnienie.[6]
Oto pełny katalog bezwzględnych przesłanek unieważnienia wynikający z art. 1291 ust. 1 pwp z krótkim opisem każdej z nich:
- brak kwalifikacji jako znak towarowy - oznaczenie nie spełnia wymogów stawianych przed znakiem towarowym
- brak zdolności odróżniającej - znak nie umożliwia odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innych
- opisowość - oznaczenie opisuje cechy produktu: jego rodzaj, przeznaczenie, jakość, sposób wytwarzania (szerzej o opisowości pisaliśmy tutaj)
- powszechnie stosowany w języku - znak jest terminem stosowanym w języku potocznym lub w praktyce handlowej
- funkcjonalność lub wartość estetyczna - znak odzwierciedla wyłącznie cechy towaru wynikające z jego natury, funkcji lub zwiększonej wartości estetycznej
- zgłoszenie w złej wierze - oznaczenie zostało zgłoszone z zamiarem nadużycia systemu ochrony np. w celu zablokowania konkurenta lub zawłaszczenia cudzego oznaczenia (szerzej o złej wierze pisaliśmy tutaj)
- sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami - znak narusza podstawowe zasady życia społecznego (szerzej o porządku publicznym w systemie ochrony znaków towarowych pisaliśmy tutaj)
- obrażanie symboli kulturowych, religijnych lub patriotycznych - znak może budzić kontrowersje, godzić w uczucia religijne lub narodowe
- bez zezwolenia używa symboli państwowych RP
- bez zezwolenia używa symboli obcych państw lub organizacji międzynarodowych
- bezprawne użycie urzędowych oznaczeń handlowych
- znak może wprowadzać w błąd - w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia towarów lub usług
- narusza prawa do nazw odmian roślin - znak odtwarza nazwę odmiany chronionej wcześniej w polsce, ue lub na mocy umowy międzynarodowej
Aby zilustrować opisywaną problematykę, warto przytoczyć kilka przykładów z orzecznictwa, zwracając uwagę na to, jak sądy podchodzą do konkretnych przesłanek unieważnienia znaków.
Kostka Rubika a funkcja techniczna
Spór o unieważnienie prawa ochronnego na trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający Kostkę Rubika[7] stał się przykładem tego, jak spór między funkcją techniczną produktu, a jego rolą jako znaku towarowego może zdecydować o tym, czy znak zostanie zarejestrowany. W sprawie tej TSUE zmierzył się z problemem, czy kształt przedmiotu, który umożliwia osiągnięcie określonego efektu technicznego, może być chroniony jako znak towarowy.
Kostka Rubika została zarejestrowana w 1999 roku jako wspólnotowy znak towarowy dla „układanek trójwymiarowych” (klasa 28), przedstawiając sześcian z charakterystyczną strukturą siatki na każdej powierzchni. Problem pojawił się, gdy konkurent Simba Toys zarzucił, że kształt ten nie spełnia przesłanek rejestracyjnych, gdyż jest niezbędny do osiągnięcia efektu technicznego, czyli obracania elementów układanki.
Podstawą prawną wyroku był art. 7 ust. 1 lit. e pkt ii rozporządzenia 40/94. Polski odpowiednik tej regulacji odnaleźć można w art. 1291 ust. 1 pkt 5 pwp, który wyklucza rejestrację znaku składającego się wyłącznie z kształtu towaru wynikającego z konieczności uzyskania efektu technicznego.
Trybunał uznał, że nawet jeśli z graficznego przedstawienia znaku nie wynika bezpośrednio jego funkcja, to nie oznacza to, że analiza znaku nie może uwzględniać rzeczywistych właściwości towaru. Wręcz przeciwnie - należy badać, czy zasadnicze cechy oznaczenia pełnią funkcję techniczną. Co więcej, samo to, że inne kształty mogłyby osiągnąć ten sam efekt techniczny, nie przesądza jeszcze o możliwości rejestracji. Kluczowe jest, czy wszystkie zasadnicze elementy danego znaku są „funkcjonalne”.[8] Podobną kwestię TSUE rozważał także w sprawie możliwości rejestracji klocków LEGO jako znaku towarowego, których problematykę poruszyliśmy TUTAJ oraz TUTAJ.
Wyrok ten chroni rynek przed monopolizacją rozwiązań technicznych poprzez prawo znaków towarowych, które, w przeciwieństwie do patentów, nie jest ograniczone czasowo. TSUE opowiedział się zatem jednoznacznie za ochroną interesu ogólnego: znak towarowy nie może stać się furtką do wiecznej ochrony cech technicznych produktu.
Batonik Kit Kat i brak jego zdolności odróżniającej
Z kolei w sprawie Mondelez v Nestlé przed Sądem UE[9], która dotyczyła unieważnienia unijnego znaku towarowego w formie trójwymiarowego kształtu batonika „Kit Kat cztery paluszki”. Nestlé twierdziło, że kształt ten nabył charakter odróżniający poprzez użycie, jednak konkurencyjna firma Mondelez zakwestionowała tę rejestrację. Sąd uznał, że choć kształt mógł być rozpoznawalny w niektórych państwach UE, to nie udowodniono, że nabył on wtórny charakter odróżniający we wszystkich ówczesnych 15 państwach członkowskich, co jest konieczne w przypadku znaku unijnego. Ponadto wskazano, że znak był używany głównie razem z logo "KitKat", a nie samodzielnie.
W rezultacie rejestracja została unieważniona, a sprawa ta stała się precedensem w zakresie rygorystycznych wymogów dowodowych dla znaków trójwymiarowych w UE.
Trzy paski Adidas
Jako przykład unieważnienia znaku z powodu braku charakteru odróżniającego posłużyć może również sprawa znanej marki odzieżowej Adidas.[10] Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję o unieważnieniu unijnego znaku towarowego spółki, który przedstawiał trzy równoległe paski w dowolnym ułożeniu (pionowo, poziomo, ukośnie) na odzieży, obuwiu i nakryciach głowy. Sąd uznał, że taki znak jest zbyt ogólny, by sam w sobie odróżniał produkty Adidasa od towarów innych firm.
Co istotne, Adidas nie zdołał udowodnić, że europejscy konsumenci kojarzą akurat tę uproszczoną wersję, bez konkretnego układu czy koloru, jednoznacznie z ich marką. Sąd zauważył, że dowody użycia znaku muszą odpowiadać dokładnie tej wersji, która została zarejestrowana, a nie jej modyfikacjom stosowanym w praktyce.
Względne przesłanki unieważnienia
W przeciwieństwie do bezwzględnych przeszkód rejestracji, które mają charakter obiektywny i są brane pod uwagę z urzędu, przesłanki względne opierają się na kolizji z konkretnymi prawami innych podmiotów. Ich istnienie wymaga aktywności uprawnionego w postaci wniesienia sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie. Katalog tych przesłanek został szczegółowo określony w art. 1321 ust. 1-3 pwp i można go podzielić na trzy główne grupy.
kolizja z wcześniejszymi znakami towarowymi
Częstą podstawą względnego unieważnienia jest konflikt z wcześniej zarejestrowanym lub zgłoszonym znakiem towarowym, niezależnie od tego, czy jest to znak krajowy, unijny czy zarejestrowany w trybie międzynarodowym. Ustawodawca wyróżnia tu kilka sytuacji:
- podwójna identyczność - znak jest identyczny z wcześniejszym i dotyczy identycznych towarów lub usług (art. 1321 ust. 1 pkt 2 pwp),
- ryzyko konfuzji - znak jest podobny do wcześniejszego i dotyczy towarów identycznych lub podobnych, a odbiorcy mogą je ze sobą pomylić (pkt 3),
- naruszenie znaku renomowanego - nawet jeśli towary nie są podobne, używanie znaku może przynosić korzyść zgłaszającemu lub szkodzić renomowanemu oznaczeniu (pkt 4),
- powszechnie znany znak niezarejestrowany - oznaczenie używane i rozpoznawalne na rynku przed datą zgłoszenia może również korzystać z ochrony (pkt 5).
Ciekawym przykładem konfliktu o prawa ochronne między dużym koncernem kosmetycznym a polskim przedsiębiorstwem jest sprawa dotycząca znaku towarowego „HAPPY BELLA BABY”.[11] Amerykańska spółka wniosła sprzeciw wobec rejestracji znaku powołując się na podobieństwo do swoich wcześniejszych, renomowanych znaków, takich jak „CLINIQUE HAPPY” czy „HAPPY”. UPRP uznał ten sprzeciw za zasadny, argumentując, że dominujące słowo „happy” może wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia produktów, zwłaszcza że obie firmy działają w tej samej branży kosmetycznej. Decyzja ta została jednak zakwestionowana przez polskie przedsiębiorstwo, które wskazywało m.in. na graficzne różnice między znakami, wcześniejszą rejestrację własnych znaków zawierających słowo „happy” oraz powszechność tego wyrazu w marketingu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Urzędu, stwierdzając, że organ administracji zbyt powierzchownie porównał znaki, pomijając istotne elementy graficzne i wcześniejsze rejestracje po stronie skarżącego. Sprawa pokazuje, jak skomplikowane może być ustalenie granicy pomiędzy ochroną renomowanego znaku a swobodą użycia pospolitych słów w nowej, graficznej formie. Podkreślono również, że analiza podobieństwa znaków musi uwzględniać całość ich brzmienia, wyglądu i znaczenia, a nie tylko wybrane słowo.
kolizja z innymi prawami osób trzecich
Względną podstawą unieważnienia może być także naruszenie innych praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp). Dotyczy to w szczególności:
- praw autorskich (np. gdy znak zawiera cudzy utwór),
- dóbr osobistych (np. wizerunek, nazwisko, pseudonim),
- prawa do firmy,
- praw do wzorów przemysłowych lub oznaczeń, które nie są znakami, ale pełnią funkcję odróżniającą.[12]
kolizja z oznaczeniami geograficznymi i nazwami pochodzenia
Ostatnią grupę stanowią oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia, chronione na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. W przypadku ich wcześniejszego zgłoszenia, podmiot uprawniony może skutecznie zablokować późniejsze oznaczenie naruszające tę ochronę (art. 132¹ ust. 1 pkt 6 pwp). Przesłanka ta obejmuje m.in. produkty chronione rozporządzeniem nr 1151/2012 (żywność), nr 1308/2013 (wino) czy nr 2019/787 (napoje spirytusowe). Znak towarowy nie może wprowadzać w błąd co do pochodzenia geograficznego towarów ani pasożytować na reputacji nazw chociażby takich jak Champagne czy Oscypek.
Podobnie jak w przypadku przesłanek bezwzględnych, względne podstawy unieważnienia ocenia się na moment zgłoszenia znaku, którego dotyczy spór.[13] Oznacza to, że wszelkie argumenty odnoszące się do renomy wcześniejszego znaku lub jego rozpoznawalności muszą być wykazane na datę zgłoszenia znaku spornego.
Wniosek o unieważnienie
Przechodząc do czysto formalnych kwestii, unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest możliwe wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu - UPRP nie wszczyna takiego postępowania z urzędu. Oznacza to, że ciężar inicjatywy zawsze spoczywa na stronie, która kwestionuje zasadność rejestracji.
Wniosek o unieważnienie można złożyć po ostatecznym udzieleniu prawa ochronnego bez ogólnego ograniczenia czasowego. Wyjątki przewiduje art. 165 pwp, określający sytuacje, w których uprawnienie do unieważnienia zostaje wyłączone:
- tolerowanie przez 5 lat używania spornego znaku - wnioskodawca wiedział o używaniu znaku, ale nie podjął żadnych działań (art. 165 ust. 1 pkt 1 i 3 pwp),
- nabycie wtórnej zdolności odróżniającej - jeśli znak, mimo że pierwotnie nie posiadał charakteru odróżniającego, nabrał go wskutek używania (pkt 2),
- sprzeciw został oddalony - nie można ponownie kwestionować rejestracji znaku na tych samych podstawach prawnych, jeśli sprzeciw oparty na tych samych prawach został prawomocnie oddalony (pkt 4).
Co ciekawe, wniosek o unieważnienie można złożyć także po wygaśnięciu prawa ochronnego, jeśli ma on znaczenie dla toczącego się sporu, np. gdy uprawniony dochodzi roszczeń z okresu, gdy prawo formalnie jeszcze obowiązywało.[14]
Legitymacja do wniesienia wniosku różni się w zależności od podstawy unieważnienia:
- bezwzględne podstawy - każdy może wnieść wniosek, nie ma ograniczeń co do osoby wnioskodawcy,
- względne podstawy - tylko uprawniony lub jego przedstawiciel.
Może go zatem złożyć wyłącznie:
- właściciel wcześniejszego prawa,
- osoba uprawniona do wykonywania tego prawa, np. licencjobiorca (zarówno wyłączny, jak i niewyłączny), chyba że umowa stanowi inaczej.[15]
Podsumowując – unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy szerokiego spektrum kwestii proceduralnych, formalnych i materialnych, podstawę stanowi nie tylko zbyt ogólny charakter oznaczenia jak w przypadku znaku Adidas. Ten przypadek stanowi jednak ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcą chronić oznaczenia bez precyzji i solidnych dowodów - w takim przypadku może nie wystarczyć nawet renoma marki. Unieważnienie znaku towarowego to sposób na usunięcie z rejestru oznaczeń, które nie powinny były nigdy uzyskać ochrony. Jest to ważne narzędzie przeciwdziałające nadużyciom systemu znaków towarowych, a jednocześnie przypomnienie dla przedsiębiorców, by rejestrowane znaki były rzeczywiście unikalne, konkretne i używane zgodnie z deklaracją. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy skontaktuj się z nami 😊
