Prawo ochronne na znak towarowy jest ograniczone terytorialnie, co oznacza, że ochrona obowiązuje wyłącznie na obszarze na jakim obowiązuje jego rejestracja.[1] Planując choćby eksport towarów lub świadczenie usług za granicą, konieczne jest zadbanie o ochronę także na rynkach docelowych. Odłożenie natomiast tej decyzji w czasie generuje liczne ryzyka, m.in. brak zabezpieczonego prawa do używania danego oznaczenia na rynku docelowym, co może sprzyjać działaniom konkurencji. Zatem przedsiębiorco planując swoją strategię rozwoju, zaplanuj także swoją strategię ochrony znaków towarowych.
Jak natomiast dobrać właściwy zakres ochrony? Polska – Unia Europejska, a może inne państwa na świecie? Przeczytaj dalej 🙂
Spis treści
Początek działalności gospodarczej - ochrona na terytorium RP
Rozpoczynając działalność gospodarczą w Polsce, przedsiębiorca najczęściej traktuje polski rynek jako swój podstawowy rynek zbytu. Jeśli więc oferowane przez przedsiębiorcę towary mają być wprowadzane do obrotu na terytorium Polski, a usługi mają być świadczone także na tym obszarze, zaleca się rozważenie ochrony oznaczeń, którymi posługuje się przedsiębiorca poprzez zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie (UPRP).
Zgłoszenia mogą być składane w formie pisemnej jak i w trybie online.
Ochrona przysługuje na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170, dalej: „pwp”), a używanie znaku towarowego polega w szczególności
- na jego umieszczaniu na towarach objętych prawem ochronnym, ich opakowaniach,
- imporcie tych towarów lub eksporcie,
- świadczeniu usług pod danym znakiem towarowym.
Co więcej używanie znaku towarowego to także umieszczenie tego oznaczenia na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub świadczeniem usług, a także w celu posługiwania się danym znakiem towarowym w celach reklamowych.[2]
Obecna definicja znaku towarowego wskazana w art. 120 ust. 1 pwp[3] stanowi wynik dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych, a dokładnie art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2015/2436. Celem wskazanej dyrektywy było stworzenie połączenia pomiędzy krajowym systemem znaków towarowych, a unijnym, tak aby możliwie zbliżyć zarówno warunki jak i poziom ochrony znaków w obu systemach.
Różnicę natomiast stanowi zasięg ochrony. Należy pamiętać, że w przypadku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w UPRP, zakres ochrony sięga wyłącznie terytorium Polski.
Ekspansja - ochrona na terytorium Unii Europejskiej
Ochrona znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej jest realizowana obecnie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1 z późn. zm., dalej: „rozporządzenie 2017/1001”), a ochrona jest koordynowana i zgłaszana do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii.
Unijny znak towarowy nie stanowi połączenia praw krajowych obowiązujących w poszczególnych państwach. Na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 należy wskazać, że znak unijny ma charakter jednolity i wywołuje jednakowy skutek na terytorium całej Unii Europejskiej. Zgłoszenia znaku towarowego w EUIPO, a następnie przejście pozytywnie całej procedury rejestracyjnej, łącznie z postępowaniem sprzeciwowym, skutkuje przyznaniem prawa ochronnego obowiązującego na terytorium całej Unii Europejskiej. Jest to więc prawo do znaku, które obowiązuje jednocześnie we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.
Co istotne unijne znaki towarowe nie obejmują już Wielkiej Brytanii, a znaki towarowe, które uzyskały ochronę przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej uzyskały odrębny wpis w rejestrach brytyjskich i ochronę w UK. Wygląda to tak, że ten sam znak ma ochronę w UP i UK ale dwa różne numery.
Zgłoszenie unijnego znaku towarowego wyklucza potrzebę rejestracji osobno znaku towarowego w systemie krajowym państwa członkowskiego. Zatem, zgłoszenie w EUIPO oznacza, że nie musimy zgłaszać w UPRP. Zgłoszenie to nie jest także analizowane przez krajowe urzędy, a wyłącznie przez EUIPO. EUIPO przyznaje prawo ochronne, jak wyżej wskazano, na całym obszarze Unii Europejskiej i nie można jej ograniczyć do wybranych krajów UE.[4] Zatem przedsiębiorco, jeśli planujesz prowadzić swoją działalność gospodarczą nie tylko na rynku polskim, ale także np. we Francji i we Włoszech, to rekomendowaną ochroną jest unijny znak towarowy.
Z drugiej strony olbrzymi zasięg terytorialny UE jest źródłem problemów w zakresie jednolitego charakteru znaku towarowego, w szczególności w kontekście oceny zdolności odróżniającej znaku. Znaki towarowe nieposiadające warstwy słownej, m.in., znaki czysto graficzne, zazwyczaj są oceniania w sposób uniwersalny w UE z uwagi na ich jednolite postrzeganie zmysłem wzroku[5] .
W przypadku natomiast słownych znaków towarowych lub znaków posiadających warstwę słowną ocena charakteru odróżniającego wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich rynków krajowych i znaczenia językowego. Wielość języków, którymi posługują konsumenci unijni oraz różnice kulturowe powodują różne postrzeganie znaków przez konsumentów. To samo słowo może być postrzegane zupełnie inaczej w różnych krajach. W jednym państwie może być fantazyjnym, abstrakcyjnym oznaczeniem np. wykorzystanie węgierskiego słowa, kiedy odbiorcą jest konsument z Polski, a w innym państwie, w tym przypadku na Węgrzech, słowo to może być opisowe, wskazujące na cechy towaru.[6]
Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 znak towarowy nie może zostać zarejestrowany, jeśli bezwzględna przeszkoda rejestracji, w tym przypadku opisowość znaku występuje choćby w części Unii Europejskiej. Oznacza to więc, że jeśli sformułowanie jest opisowe w języku węgierskim to zgłoszenie unijnego znaku towarowego powinno zostać odrzucone, nawet jeśli słowo to nie ma żadnego znaczenia w języku polskim lub innym języku Unii.
Więcej o opisowości znaku towarowego możesz przeczytać w naszym innym WPISIE.
Światowe zasięgi - ochrona międzynarodowa w systemie madryckim
Jeśli Twoim obszarem zainteresowania jest prowadzenie działalności gospodarczej także w innych krajach świata, system madrycki jest istotnym, wygodnym, a także scentralizowanym sposobem ochrony znaku towarowego na skalę międzynarodową.
System madrycki jest administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, Szwajcaria. System ten opiera się na Porozumieniu madryckim o międzynarodowej rejestracji znaków rewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 z późn. zm.; dalej: „Porozumienie madryckie”) oraz późniejszym Protokole do Porozumienia madryckiego rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 z późń. zm.; dalej: „Protokół madrycki”).
Zapewne teraz zapytasz jaka jest zależność pomiędzy Porozumieniem madryckim a Protokołem madryckim?
Art. 9 sexies ust. 1 lit. a Protokołu madryckiego stanowi, że w relacjach między państwami, które są stronami zarówno Porozumienia madryckiego jak i Protokołu madryckiego, stosowany jest wyłącznie Protokół madrycki.
Obecnie wszystkie państwa (od 2015 roku), które są stronami Porozumienia madryckiego są także stronami Protokołu madryckiego, zatem w praktyce wszystkie nowe zgłoszenia znaków towarowych podlegają reżimowi Protokołu madryckiego.[7] Co więcej w przypadku przedłużenia ochrony dokonuje się jej na podstawie Protokołu madryckiego, także w stosunku do starych zgłoszeń, które dokonano na podstawie Porozumienia madryckiego.
Z perspektywy przedsiębiorcy ochrona na podstawie Protokołu madryckiego jest znacznie korzystniejsza z uwagi na szybkość działania. Aby dokonać zgłoszenia międzynarodowego na zasadach wskazanych w Porozumieniu madryckim znak towarowy musiał być uprzednio zarejestrowany. Natomiast w przypadku Protokołu madryckiego wystarczy, aby znak był dopiero zgłoszony do ochrony. Nie ma zatem potrzeby oczekiwania na pełną rejestrację, aby móc wszcząć procedurę międzynarodową.[8]
Obecnie jest 115 członków systemu madryckiego, co pozwala obecnie na posiadanie ochrony znaku towarowego na terytorium aż 131 państw, tj. około na obszarze 80% świata.[9]
Aby przedsiębiorca ubiegał się o ochronę w systemie madryckim musi posiadać określony węzeł prawny z państwem swojego pochodzenia uprawniający go do skorzystania z tej procedury. Zgodnie z Protokołem madryckim, aby dany kraj lub organizacja (rozumiane łącznie jako państwo pochodzenia) mógł być uznany za państwo pochodzenia, zgłaszający znak towarowy w systemie międzynarodowym powinien spełniać minimum jeden z poniższych warunków:
- być zgłaszającym znak towarowy, który posiada rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w tym państwie pochodzenia lub
- mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie pochodzenia lub;
- zgłaszający powinien posiadać obywatelstwo tego państwa pochodzenia.[10]
W ramach Protokołu madryckiego wystarczy, że zgłaszający spełnia jeden z wyżej wskazanych kryteriów, aby uznać dany kraj lub organizację za państwo pochodzenia.
Co istotne Unia Europejska odrębnie od krajów członkowskich przystąpiła do Protokołu madryckiego w 2004 roku, co zintegrowało także system unijny z systemem madryckim. Poniżej wskazujemy dwie opcje ubiegania się o ochronę międzynarodową z perspektywy polskiego przedsiębiorcy.
Urzędy państw pochodzenia
Wniosek o rejestrację znaku towarowego w systemie madryckim musi być oparty na wcześniejszym zgłoszeniu lub rejestracji znaku w urzędzie państwa pochodzenia.
Zgłoszenie znaku towarowego w systemie madryckim jest składane poprzez urząd pochodzenia przedsiębiorcy, tj. dla polskiego przedsiębiorcy, który swoje zgłoszenie opiera na znaku krajowym, urzędem pochodzenia jest Urząd Patentowy RP.
Natomiast polski przedsiębiorca może opierać swoje zgłoszenie także na unijnym znaku towarowym z uwagi na to, że tak jak powyżej wskazano, Unia Europejska jako organizacja jest traktowana jako odrębny podmiot od państw pochodzenia. W takim przypadku urzędem pochodzenia będzie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Wybór urzędu jest więc uzależniony od wcześniejszego zgłoszenia lub rejestracji znaku, który ma zostać objęty ochroną międzynarodową. Jeśli więc przedsiębiorca posiada zgłoszenie znaku w Urzędzie Patentowym RP, to przez ten urząd może ubiegać się o uzyskanie ochrony międzynarodowej. Analogicznie w przypadku posiadania zgłoszenia unijnego znaku towarowego – urzędem będzie EUIPO.
Zgłoszenie znaku w systemie madryckim
Wniosek o rejestrację w ramach systemu madryckiego należy złożyć do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) za pośrednictwem urzędu państwa pochodzenia (czyli, UPRP lub EUIPO).
Zgłoszenie powinno być złożone z wykorzystaniem formularza MM2. Zgłoszenie to może być złożone w formie papierowej lub elektronicznej w UPRP.[11] W EUIPO rekomendowane jest stosowanie formy elektronicznej (w EUIPO formularz elektroniczny to EM2).
W ramach formularza należy wskazać znak poddawany rejestracji międzynarodowej, który musi być identyczny z tym wskazanym we wcześniejszym zgłoszeniu (znakiem podstawowym), a także należy wskazać wykaz towarów i usług zgodnie z wykazem klasyfikacji nicejskiej.
Co więcej, w ramach zgłoszenia należy wskazać państwo pochodzenia, a także państwa, w których chcemy ubiegać się o ochronę.[12] Zgłoszenie można wykonać w UPRP w języku angielskim lub francuskim. W EUIPO zgłoszenia międzynarodowego dokonuje się w jednym z języków urzędowych UE, natomiast w przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi w języku niedozwolonym na mocy Protokołu madryckiego, tj. innym niż angielski, francuski lub hiszpański, zgłaszający jest zobowiązany wskazać drugi z tych języków do dalszego procedowania zgłoszenia.[13]
Opłaty
Urzędy pochodzenia pobierają tzw. opłaty manipulacyjne na rzecz przeprocesowania międzynarodowego wniosku.
Odrębnie zgłaszający jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz Biura Międzynarodowego WIPO za zgłoszenie międzynarodowe. Opłaty są wskazane we frankach szwajcarskich – Biuro Międzynarodowe WIPO posiada siedzibę w Genewie.
Opłata jest uzależniona od liczby i rodzaju państw, w których zgłaszający ubiega się o rejestrację, a także liczby klas klasyfikacji nicejskiej oraz wyglądu znaku.
- opłata podstawowa w przypadku znaku czarno – białego: 653 CHF;
- opłata podstawowa w przypadku znaku kolorowego: 903 CHF;
- opłata za klasy klasyfikacji nicejskiej: po 100 CHF od każdej klasy powyżej 3 klas;
- opłata za zgłoszenie w danym państwie: uzależniona od państwa, w którym ma nastąpić rejestracja;
- opłata uzupełniająca dla każdego państwa w którym ma nastąpić rejestracja: po 100 CHF.[16]
Opłaty można obliczyć z pomocą kalkulatora WIPO.
Rozpatrzenie zgłoszenia międzynarodowego
Biuro Międzynarodowe WIPO przeprowadza wyłącznie formalną weryfikację zgłoszenia międzynarodowego, tj. sprawdza uiszczenie opłat i spełnienie wymogów technicznych zgłoszenia, a także wpisuje znak do rejestru międzynarodowego i publikuje go w Biuletynie WIPO.
Co istotne, WIPO notyfikuje o zgłoszeniu urzędy wszystkich państw, w których zgłaszający ubiega się o ochronę. Informacja ta jest szczególnie istotna, ponieważ znak jest oceniany pod względem spełnienia przesłanek rejestracyjnych przez lokalne urzędy kierujące się prawem państwa, w którym zgłaszający ubiega się o rejestrację.
Zatem, jeśli przedsiębiorca z Polski będzie wnosił o uzyskanie ochrony w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Australii, to zgłoszenia te będą rozpatrywane przez urzędy w USA i w Australii oddzielnie z uwzględnieniem krajowych regulacji.
W przypadku, gdy jeden z urzędów np. w Australii odmówi udzielenia ochrony danemu oznaczeniu, odmowa ta nie wpływa na ochronę w pozostałych państwach, w tym przypadku w USA.[17]
Okres ochrony i okres zależności
Ochrona znaku towarowego na podstawie Protokołu madryckiego trwa 10 lat od daty rejestracji międzynarodowej dokonanej przez Biuro WIPO i może być przedłużana niezliczoną liczbę razy.[18]
Porozumienie madryckie przewidywało pierwotnie 20 – letni okres ochronny, obecnie ze względu na stosowanie wyłącznie Protokołu madryckiego obowiązuje jednolity standard 10 – letniej ochrony dla wszystkich rejestracji międzynarodowych.
Co istotne, od okresu ochronnego należy odróżnić tzw. okres zależności. Jest to czas 5 lat od daty rejestracji międzynarodowej, w których ochrona międzynarodowa jest ściśle uzależniona od funkcjonowania wcześniejszego znaku towarowego, tj. zgłoszenia podstawowego, na podstawie którego zgłoszono znak w systemie madryckim. Międzynarodowa rejestracja nie tworzy więc w pełni niezależnego bytu prawnego, a jest uzależniona przez pierwsze 5 lat od wcześniejszego znaku towarowego.
Art. 6 ust. 2 i 3 Protokołu madryckiego wprost wskazują, że nie można powoływać się na ochronę międzynarodową w sytuacji, gdy przed upływem 5 lat zgłoszenie wcześniejsze lub wynikająca z niego rejestracja zostały:
- wycofane;
- uprawniony zrzekł się prawa ochronnego;
- rejestracja została odrzucona, odwołana;
- znak został anulowany lub unieważniony.
Konsekwencją jest zaprzestanie obowiązywania rejestracji międzynarodowej. Co istotne, utrata ochrony może być częściowa, m.in., gdy znak podstawowy zostanie unieważniony tylko dla części towarów i usług[19]
System przewiduje niejako koło ratunkowe dla przedsiębiorców, którzy tracą zgłoszenie wcześniejsze i tym samym zgłoszenie międzynarodowe na skutek zasady zależności. Zgodnie z art. 9quinquies Protokołu madryckiego, uprawniony do znaku międzynarodowego może złożyć wnioski o rejestracje krajowe w poszczególnych państwach, w których rejestracja międzynarodowa wywołała dotychczas skutek prawny.
Przy zgłoszeniach krajowych przyjmuje się datę zgłoszenia znaku międzynarodowego, co pozwala na kontynuację ciągłości ochrony w poszczególnych państwach. Wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia opłat krajowych od zgłoszenia i rejestracji znaku.
W przypadku natomiast, gdy 5 letni okres upłynie bez podważenia funkcjonowania znaku wcześniejszego, rejestracja międzynarodowa staje się niezależna od znaku wcześniejszego. Po tym terminie nawet jeśli nastąpi unieważnienie znaku wcześniejszego, rejestracja międzynarodowa jest wciąż w mocy.
Jeśli planujesz wejście na nowe rynki, pamiętaj, że prawo ochronne na znak towarowy jest ograniczone terytorialnie. Decyzja o eksporcie towarów lub usług, a także ich wprowadzania na poszczególne rynki powinna iść w parze ze strategią ochrony oznaczeń, które wykorzystujesz do identyfikacji swojej działalności. W tym tekście wskazaliśmy, jak dobrać właściwy zakres ochrony w zależności od obszaru terytorialnego działalności: Polska, UE lub świat. Nie pozostaje nam nic innego jak zachęcić Cię czytelniku do wyboru właściwej ochrony i zabezpieczenia Twoich oznaczeń.
