Czy komiksowy Gal może skutecznie sprzeciwić się rejestracji swojego imienia dla broni i amunicji? Na pierwszy rzut oka brzmi to jak scenariusz kolejnego albumu o Asteriksie. W rzeczywistości był to jednak całkiem poważny spór przed Sądem Unii Europejskiej. W wyroku T-24/25 Sąd UE pochylił się nad próbą rejestracji oznaczenia „Obelix” dla towarów z branży zbrojeniowej. Po jednej stronie stanęło francuskie wydawnictwo Les Éditions Albert René, właściciel praw do bohaterów słynnej serii komiksów, po drugiej - przedsiębiorca zainteresowany wykorzystaniem tej nazwy dla broni i amunicji.
Spór dotyczył słownego znaku towarowego "Obelix", który w 2022 został zarejestrowany przez EUIPO na rzecz polskiego przedsiębiorcy Michała Lubińskiego, prowadzącego działalność pod firmą "Works 11 - Michał Lubiński" dla towarów z obszaru broni palnej, amunicji oraz materiałów wybuchowych. Wydawnictwo zażądało unieważnienia spornego znaku powołując się na przysługujący mu wcześniejszy unijny znak towarowy "OBELIX", a także na naruszenie renomy znaku.
EUIPO oddaliło jednak wniosek, wskazując między innymi, że renoma wcześniejszego znaku nie została dostatecznie udowodniona. Wydawnictwo wniosło skargę na decyzję EUIPO.
13 maja br, po rozpatrzeniu skargi Sąd UE uchylił decyzję EUIPO, uznając, że EUIPO błędnie oceniło zgromadzone dowody[1]. Przypomniał, że renomę znaku należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę m.in. jego udział w rynku, intensywność i czas używania, zasięg geograficzny oraz nakłady na promocję. Nawet jeśli pojedyncze dowody nie są wystarczające, ich łączna analiza może potwierdzać renomę znaku. Zdaniem Sądu EUIPO niesłusznie pominęło dowody używania oznaczenia „Obelix” jako zarejestrowanego znaku towarowego oraz błędnie odrzuciło materiały pokazujące jego używanie razem ze znakiem „Asterix”. Sąd wskazał, że odbiorcy mogą postrzegać „Obelix” jako samodzielny znak posiadający własną renomę. W opinii Sądu, EUIPO nie przeprowadziło wystarczającej analizy związku między kolidującymi znakami. Ocena ryzyka naruszenia renomy wcześniejszego znaku powinna uwzględniać wszystkie istotne okoliczności, w tym siłę odróżniającą i renomę wcześniejszego oznaczenia, a nie ograniczać się jedynie do różnic między towarami lub odbiorcami.
Sprawa stała się doskonałą okazją do przypomnienia, czym właściwie jest znak renomowany i dlaczego jego ochrona sięga znacznie dalej niż ochrona „zwykłego” znaku towarowego.
Spis treści
Renoma to nie prestiż. Renoma to rozpoznawalność
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE znak renomowany to taki, który jest znany znaczącej części odbiorców właściwych dla oznaczanych nim towarów lub usług. Kluczowe znaczenie ma więc stopień znajomości oznaczenia, a nie jego „prestiżowy charakter”.
Punktem odniesienia pozostaje tu klasyczny wyrok TSUE w sprawie General Motors v Yplon[2], w którym Trybunał wskazał, że renoma istnieje wtedy, gdy znak jest znany znacznej części właściwego kręgu odbiorców na istotnej części terytorium objętego ochroną. Nie jest wymagane, aby znak znała większość społeczeństwa ani aby był on utożsamiany z produktami luksusowymi.
Doktryna podkreśla, że renoma jest kategorią ekonomiczną opartą przede wszystkim na sile komunikacyjnej znaku. Jak wskazuje Michał Bohaczewski[3], istotą znaku renomowanego jest jego zdolność do natychmiastowego przywoływania w świadomości odbiorców określonego przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorstw, niezależnie od jakości czy ceny oznaczanych towarów.
To istotna różnica. Renomę mogą posiadać nie tylko marki premium, ale również produkty codziennego użytku, jeśli konsumenci powszechnie je rozpoznają.
W sprawie Obelixa Sąd przypomniał dodatkowo, że także imiona postaci fikcyjnych mogą pełnić funkcję znaku towarowego. Decydujące jest bowiem to, czy odbiorcy widzą w danym oznaczeniu wskazanie pochodzenia handlowego produktu, a nie jedynie odniesienie do bohatera komiksu. Sąd zaakcentował przy tym, że oznaczenie „Obelix” mogło funkcjonować w świadomości odbiorców jako samodzielny znak towarowy, nawet jeśli często występowało obok oznaczenia „Asterix”.
Jak udowodnić renomę?
W sporach o renomę nie wystarczy stwierdzenie: „przecież każdy zna tę markę”. Nawet najbardziej rozpoznawalne oznaczenie wymaga odpowiedniego materiału dowodowego.
Ocena renomy ma charakter całościowy i opiera się na zestawieniu wielu różnych okoliczności. Kanon wyznaczył tutaj wspomniany już wyrok TSUE w sprawie General Motors v Yplon, w którym wskazano, że przy ocenie renomy należy uwzględnić w szczególności:
- udział znaku w rynku,
- intensywność używania oznaczenia,
- czas używania,
- zasięg geograficzny używania,
- wysokość inwestycji reklamowych.
Znaczenie mogą mieć również:
- wielkość sprzedaży i osiągane obroty,
- badania konsumenckie,
- rankingi marek,
- licencjonowanie oznaczenia,
- wcześniejsze orzeczenia sądów i urzędów potwierdzające renomę.
Jak wielokrotnie podkreślał Sąd UE, renoma jest kategorią dowodzoną poprzez ocenę całokształtu materiału dowodowego. Poszczególne dokumenty mogą nie mieć samodzielnie rozstrzygającej wartości, jednak ich łączne zestawienie może prowadzić do jednoznacznego wniosku o istnieniu renomy. Taką właśnie tezę przypomniano również w wyroku T-24/25.
W praktyce oznacza to, że właściciel renomowanego znaku powinien budować swoiste „portfolio dowodowe”. Im bardziej różnorodne są źródła potwierdzające rozpoznawalność oznaczenia, tym większe szanse na skuteczne wykazanie renomy.
Wyrok T-24/25 przypomina ważną zasadę praktyczną: pojedynczy dowód rzadko przesądza o renomie. Liczy się ich łączna wymowa. Dopiero nagromadzenie różnych dokumentów pozwala wykazać, że znak rzeczywiście zajmuje szczególne miejsce w świadomości odbiorców.
Ciekawy był również wątek dotyczący używania oznaczenia „Asterix & Obelix”. Sąd podkreślił, że fakt występowania znaku obok innego oznaczenia nie przekreśla możliwości wykazania jego samodzielnej renomy. Jeżeli odbiorcy postrzegają słowo „Obelix” jako niezależny znak pochodzenia, może ono korzystać z ochrony również samodzielnie.
Przy okazji Sąd zwrócił uwagę na obecność symbolu ®, który dla przeciętnego odbiorcy stanowi wyraźny sygnał, że ma do czynienia z chronionym znakiem towarowym, a nie wyłącznie elementem dekoracyjnym.
O tym jak skutecznie udowodnić renomę znaku pisaliśmy TU. I kwestii udowodnionej renomy nie można bagatelizować - o czym możesz przeczytać TU 🙂
Kiedy między znakami powstaje „związek”?
Ochrona znaków renomowanych nie wymaga wykazania klasycznej konfuzji. Konsument nie musi uznać, że towary pochodzą od tego samego przedsiębiorcy. Wystarczy, że widząc późniejsze oznaczenie, przywoła w pamięci znak wcześniejszy.
To właśnie tzw. związek (link) lub skojarzenie między oznaczeniami.
Pojęcie to zostało rozwinięte przez TSUE w przełomowym wyroku Intel Corporation v CPM United Kingdom[4]. Trybunał wyjaśnił, że związek powstaje wtedy, gdy właściwy odbiorca dokonuje mentalnego powiązania między znakami, nawet jeśli nie dochodzi do pomyłki co do pochodzenia towarów.
Przy ocenie istnienia takiego związku należy uwzględniać między innymi:
- stopień podobieństwa znaków,
- charakter i podobieństwo towarów,
- siłę odróżniającą wcześniejszego znaku,
- poziom jego renomy,
- stopień pokrywania się kręgów odbiorców.
W doktrynie podkreśla się, że „związek” jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla rozszerzonej ochrony. Stanowi on jedynie punkt wyjścia do badania, czy dochodzi do jednej z form naruszenia renomy.
W przypadku Obelixa zadanie było stosunkowo łatwe, ponieważ porównywane oznaczenia były identyczne. Sąd zwrócił uwagę, że EUIPO błędnie ograniczyło analizę do różnic między towarami i odbiorcami, pomijając siłę odróżniającą oraz potencjalną renomę wcześniejszego znaku.[5]
Trzy sposoby naruszenia renomowanego znaku
Największa siła ochrony znaków renomowanych polega na tym, że wykracza ona poza zasadę specjalizacji. Innymi słowy, problem może pojawić się nawet wtedy, gdy towary nie konkurują ze sobą bezpośrednio. Największa siła ochrony znaków renomowanych polega na tym, że wykracza ona poza zasadę specjalizacji.
Jak wskazuje zarówno orzecznictwo TSUE, jak i polska doktryna, rozszerzona ochrona renomowanych znaków opiera się na założeniu, że szczególnie rozpoznawalne oznaczenia stanowią samodzielną wartość gospodarczą, której naruszenie może nastąpić także poza obszarem bezpośredniej konkurencji.
Rozwodnienie (dilution, blurring)
Dochodzi do niego wtedy, gdy znak stopniowo traci zdolność jednoznacznego identyfikowania jednego przedsiębiorcy.
Klasycznym przykładem jest sytuacja, gdy wyjątkowo rozpoznawalne oznaczenie zaczyna pojawiać się w wielu niepowiązanych sektorach rynku. W efekcie konsumenci przestają kojarzyć je wyłącznie z jednym źródłem pochodzenia.
We wspomnianym wyroku Intel Corporation v CPM United Kingdom TSUE wskazał, że szkoda dla charakteru odróżniającego występuje wtedy, gdy używanie późniejszego oznaczenia prowadzi do zmiany zachowań gospodarczych przeciętnego konsumenta lub stwarza poważne ryzyko wystąpienia takiej zmiany.
Degradacja renomy (tarnishment)
W tym przypadku problemem są negatywne skojarzenia.
Trybunał w wyroku L'Oréal SA i in. v Bellure NV i in.[6] wskazywał, że renoma może zostać osłabiona, gdy późniejsze oznaczenie jest używane dla produktów lub usług wywołujących niekorzystne skojarzenia wpływające na postrzeganie wcześniejszego znaku.
Nieprzypadkowo właściciel praw do Obelixa argumentował, że wykorzystanie tej nazwy dla produktów militarnych może wpływać na odbiór marki budowanej przez dziesięciolecia wokół familijnej i rozrywkowej serii komiksowej.
Pasożytnictwo (free-riding)
To najczęściej spotykana postać naruszenia renomowanego znaku. W ty samym wyroku L'Oréal SA i in. v Bellure NV i in. TSUE wyjaśnił, że czerpanie nienależnej korzyści polega na przenoszeniu na późniejszy znak pozytywnych skojarzeń, atrakcyjności, prestiżu lub siły marketingowej znaku renomowanego bez ponoszenia kosztów ich budowania.
Jak trafnie wskazuje się w literaturze, pasożytnictwo nie polega na wyrządzaniu szkody właścicielowi wcześniejszego znaku, lecz na uzyskiwaniu przez osobę trzecią nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej dzięki cudzej reputacji.
Mówiąc obrazowo: chce wejść na przyjęcie dzięki zaproszeniu wystawionemu komuś innemu. Więcej o tym jak wół pasuje do renomy możesz przeczytać TU 🙂
Uzasadniona przyczyna - wyjątek, który rzadko działa
Przepisy przewidują możliwość obrony poprzez wykazanie tzw. uzasadnionej przyczyny używania późniejszego oznaczenia.
Pojęcie to było przedmiotem analizy TSUE między innymi w sprawie Leidseplein Beheer BV i Hendrikus de Vries v Red Bull GmbH i Red Bull Nederland BV[7]. Trybunał wskazał, że uzasadniona przyczyna może wynikać nie tylko z wcześniejszych praw podmiotowych, lecz również z okoliczności faktycznych uzasadniających uczciwe używanie oznaczenia.
W praktyce jednak skuteczne powołanie się na tę przesłankę należy do rzadkości. Jak zauważa doktryna, ciężar dowodu spoczywa na użytkowniku późniejszego oznaczenia, a sądy wymagają wykazania rzeczywistego i obiektywnie usprawiedliwionego interesu w korzystaniu z danego znaku. Sam zamiar wykorzystania atrakcyjnego oznaczenia marketingowego nie jest wystarczający.
Dlatego w sporach dotyczących renomowanych znaków argument „miałem dobry powód, żeby wybrać właśnie tę nazwę” zwykle okazuje się znacznie słabszy niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
Sprawa Obelixa dobrze pokazuje także ewolucję funkcji prawa znaków towarowych. Współczesna ochrona nie ogranicza się już wyłącznie do zapobiegania pomyłkom konsumentów. Znak renomowany chroniony jest również jako autonomiczne dobro gospodarcze posiadające własną wartość inwestycyjną, reklamową i komunikacyjną. Rozszerzona ochrona stanowi zatem ochronę kapitału marki zgromadzonego przez lata obecności na rynku. Wyrok w sprawie Obelixa wskazuje, że renoma nie jest wyłącznie kategorią marketingową - to realna wartość ekonomiczna chroniona przez prawo.
Spór o nazwę „Obelix” nie dotyczy wyłącznie komiksowego Gala. W istocie jest to spór o granice eksploatacji wartości ekonomicznej, jaką stanowi rozpoznawalny znak towarowy. Nawet jeśli pomiędzy komiksami a bronią rozciąga się przepaść większa niż między galijską wioską a Rzymem, renoma może tę odległość skutecznie skrócić. Przedsiębiorcy planujący rejestrację nowych oznaczeń powinni pamiętać, że kolizja z renomowanym znakiem może okazać się problemem nawet wtedy, gdy działają w zupełnie innej branży. W przypadku zwykłych znaków odległość pomiędzy towarami często pomaga. W przypadku znaków renomowanych taki argument bywa równie skuteczny jak papierowa tarcza przeciwko menhirowi Obelixa 😉
