Temat sukcesji w firmach rodzinnych rozpala coraz więcej emocji. Choć fundacje rodzinne funkcjonują w polskim systemie prawnym od 2023 r. i z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, w dalszym ciągu kwestie związane z ochroną marki osobistej w czasie sukcesji wymagają dodatkowego słowa wyjaśnienia i wzmożonej uwagi. Sukcesja w firmie rodzinnej to proces, który często w powszechnej świadomości sprowadza się do kwestii majątkowych i podatkowych. Tymczasem to marka, reputacja firmy wypracowywana przez lata, a niekiedy dziesięciolecia staje się najcenniejszym aktywem przekazywanym kolejnemu pokoleniu. To właśnie te wartości niematerialne decydują nierzadko o istnieniu przedsiębiorstwa na rynku i o tym, czy klienci pozostaną wierni marce także po zmianie pokoleniowej. O wartości marki rodzinnej i tym, czym jest sukcesja pisaliśmy już w naszych wcześniejszych wpisach TU oraz TU.
Paradoksalnie, im silniejszy jest związek marki z nazwiskiem założyciela, tym większe ryzyko wiąże się z brakiem odpowiedniego przygotowania sukcesyjnego. Polskie firmy rodzinne wciąż rzadko dostrzegają, że ich nazwa czy nazwisko stanowią odrębny, samodzielny przedmiot ochrony prawnej, wymagający formalnego zabezpieczenia nie tylko na poziomie strategii biznesowej, ale i na gruncie prawa własności intelektualnej.
Sytuację komplikuje dodatkowo specyfika firm rodzinnych, w których sfera zawodowa i rodzinna są ze sobą ściśle powiązane, a kwestie formalne dotyczące praw do twórczości pracowników będących jednocześnie członkami rodziny bywają odsuwane w czasie lub pomijane w ogóle. Skutkiem tego jest przenoszenie się konfliktów rodzinnych na grunt biznesowy, a nieuregulowany status prawny kluczowych aktywów IP przekłada się bezpośrednio na obniżenie wartości przedsiębiorstwa.
Ochrona marki na etapie planowania sukcesji zasługuje na taką samą uwagę jak kwestie majątkowe czy podatkowe. Doświadczenia wielu firm pokazują, że to właśnie kontrola na marką, mimo zmian pokoleniowych, przesądza często o istnieniu firmy.
Spis treści
Fundament to zarejestrowany znak towarowy
Kluczowe znaczenie dla ochrony marki w procesie sukcesji ma zabezpieczenie praw do niej. Już na początkowym etapie działalności warto zarejestrować nazwę jako znak towarowy. Formalne zabezpieczenie praw sprawia, że marka staje się cennym aktywem niematerialnym, który z biegiem lat realnie zwiększa wartość całego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 162 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy podlega również dziedziczeniu, co w kontekście sukcesji ma znaczenie fundamentalne. W ten sposób zabezpieczamy markę przed ryzykiem utraty wyłączności, gdy z nazwy zaczynają korzystać podmioty niepowiązane z rodziną.
Kto ma zostać właścicielem prawa do znaku?
Przed podjęciem decyzji o rejestracji warto zastanowić się na kogo znak powinien zostać zarejestrowany. W firmach rodzinnych znak towarowy bardzo często rejestruje sam założyciel jako osoba fizyczna. Dopóki żyje i osobiście kieruje firmą, sytuacja taka nie rodzi praktycznych trudności. Problem może pojawić się jednak z chwilą jego śmierci. Wtedy bowiem prawo ochronne na znak towarowy jako składnik majątku osobistego, wchodzi w skład masy spadkowej i zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego lub testamentowego może zostać podzielone między wszystkich spadkobierców, niezależnie od tego, czy są oni w jakikolwiek sposób związani z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
W celu uniknięcia tego rodzaju ryzyka warto rozważyć oddzielenie własności praw do znaku od bieżącej działalności operacyjnej firmy. Przykładowo, znak towarowy może należeć do spółki kapitałowej lub fundacji rodzinnej, które licencjonują go podmiotowi prowadzącemu faktyczną działalność gospodarczą. Dzięki takiej strukturze zmiany w gronie właścicieli, konflikty rodzinne czy nawet sprzedaż części przedsiębiorstwa nie naruszają samego prawa do znaku, które pozostaje niezależny od losów poszczególnych spadkobierców. W takiej sytuacji umowa spółki, statut fundacji rodzinnej czy umowa licencyjna powinny z góry precyzować, co dzieje się z prawami do znaku w sytuacji, gdy jeden ze wspólników umiera, występuje ze spółki lub przechodzi na emeryturę.
O losie marki warto bowiem pomyśleć zanim dojdzie do jakichkolwiek nieporozumień między przyszłymi spadkobiercami czy wspólnikami. Kwestie praw własności do znaku towarowego warto uregulować, gdy firma funkcjonuje stabilnie, a relacje rodzinne nie są obciążone konfliktem. Planowanie sukcesyjne w obszarze IP powinno być bowiem traktowane nie jako formalność do dopełnienia w ostatniej chwili, lecz jako element strategii biznesowej, który zabezpiecza firmę na wypadek zdarzeń, których nie da się w pełni przewidzieć.
A może fundacja rodzinna?
Jedną z najważniejszych zmian ostatnich lat w kontekście planowania sukcesyjnego jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej ustanowionej ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej.
Fundacja rodzinna stanowi odrębny podmiot prawny stworzony specjalnie z myślą o potrzebach firm rodzinnych. Istotą fundacji jest bowiem rozdzielenie własności majątku od bieżącego zarządzania nim. To właśnie ten rozdział decyduje bardzo często o trwałości firmy.
Jednym z aktywów, które można wnieść jako majątek do fundacji rodzinnej jest prawo ochronne na znak towarowy. Takie rozwiązanie skutecznie chroni prawa do znaku przed rozdrobnieniem między kolejnych spadkobierców, a jednocześnie nie wyklucza jego komercyjnego wykorzystania. Fundacja rodzinna może bowiem licencjonować znaki towarowe spółkom należącym do rodziny, zachowując pełną kontrolę nad losem marki.
LEGO® historia wielu pokoleń
LEGO jest przykładem sukcesji niemal wzorcowej. Zarówno pod względem struktury właścicielskiej, jak i ochrony własności intelektualnej. Firmę założył w 1932 r. w Billund Ole Kirk Kristiansen. Sama nazwa „LEGO” pochodzi od duńskiego „leg godt” („baw się dobrze”). Od tego czasu firma przeszła przez ręce czterech pokoleń tej samej rodziny, nieprzerwanie pozostając własnością prywatną. Więcej na temat historii słynnych klocków w kontekście praw własności intelektualnej przeczytasz w naszym wpisie TU.
Grupa LEGO stosuje model scentralizowanego zarządzania własnością intelektualną, w którym prawa do znaków są skupione w wyodrębnionym podmiocie. Dziś funkcję tę pełni LEGO Holding A/S (wcześniej LEGO Juris A/S)[1]. Spółka odpowiada za utrzymywanie i zarządzanie prawami własności intelektualnej. Skoncentrowanie całego portfolio praw w jednym podmiocie sprawia, że marka LEGO® jest uniezależniona od wszelkich ryzyk operacyjnych i osobistych. W konsekwencji zmiany właścicielskie, kłopoty finansowe nie zagrażają samym prawom do znaków towarowych.
Nazwisko jako znak towarowy
W kontekście ochrony marki rodzinnej warto również zwrócić uwagę na zagadnienie rejestracji nazwiska w charakterze znaku towarowego. Wiele najbardziej rozpoznawalnych marek świata, takich jak Gucci, Ferrari, Ford, Chanel czy Armani to w istocie nazwiska ich założycieli, które z czasem przestały być jedynie elementem tożsamości osobistej, a stały się samodzielnym aktywem niematerialnym.
Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego jest możliwa i stanowi częstą praktykę, szczególnie w procesie budowania marki osobistej. Więcej na temat rejestracji nazwisk znanych osób przeczytasz w naszym wpisie TU.
W kontekście zagadnienia omawianego w niniejszym artykule szczególnej uwagi wymaga sytuacja, w której właściciel firmy zarejestruje własne nazwisko jako znak towarowy, a następnie sprzedaje przedsiębiorstwo oznaczone tą nazwą lub w wyniku innych zdarzeń traci nad nim kontrolę. Z chwilą rejestracji nazwisko przestaje być wyłącznie dobrem osobistym, a staje się prawem majątkowym przynależnym przedsiębiorstwu. W konsekwencji może zostać zbyte, wniesione do spółki albo przejść na nabywcę wraz z całym przedsiębiorstwem.
W praktyce oznacza to, że osoba, która rozstała się z firmą noszącą jej nazwisko, traci możliwość swobodnego posługiwania się nim w działalności gospodarczej i nie odzyskuje go automatycznie wraz z zakończeniem współpracy. Odejście osoby, której nazwisko widnieje w oznaczeniu, nie pozbawia uprawnionego prawa do dalszego jego używania i nie czyni znaku wprowadzającym w błąd przez sam fakt, że osoba nosząca to nazwisko nie jest już związana z przedsiębiorstwem. Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że dalsze używanie nazwiska celowo wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów. Ta sytuacja jest szczególnie istotna w kontekście firm, w których założyciel jest jednocześnie twórcą przedmiotów sygnowanych jego nazwiskiem. Konieczne jest wówczas przedstawienie dowodów, że sposób używania znaku przez firmę faktycznie wywołuje u konsumentów błędne przekonanie o związku produktów z projektantem.
GUCCI – nazwisko, które stało się polem bitwy
Historia domu mody Gucci jest doskonałym przykładem tego, jak brak uporządkowanej sukcesji potrafi pozbawić rodzinę kontroli nad własną własnym nazwiskiem. Firma założona przez Guccia Gucciego we Florencji w 1921 r. przez dekady była zarządzana przez rodzinę. Niestety wyniszczające konflikty wewnątrz rodziny doprowadziły do tego, że na początku lat 90-tych rodzina Gucci została całkowicie odsunięta od kapitału spółki. Od 1999 r. właścicielem marki został koncern Kering, a w firmie nie pozostał żaden członek rodziny.
Z punktu widzenia ochrony własności intelektualnej prawa do znaków GUCCI pozostały przy spółce, nie przy rodzinie. Skutkiem tego są wieloletnie procesy, w których potomkowie założyciela przegrywają próby komercyjnego wykorzystania własnego nazwiska. Sądy, zarówno amerykańskie jak i włoskie, konsekwentnie stają po stronie spółki jako podmiotu uprawnionego z rejestracji znaków towarowych, ograniczając możliwość swobodnego wykorzystywania nazwiska „Gucci" przez osoby fizyczne noszące je z urodzenia, jeżeli mogłoby to kolidować z renomowanym, zarejestrowanym znakiem towarowym. Sądy zakazywały między innymi Paolo Gucciemu, a później Jennifer Gucci i jej córce, posługiwania się nazwiskiem „Gucci” w nazwach produktów[2].
Historia marki GUCCI to klasyczny przykład sytuacji, w której nazwisko jako znak towarowy „odrywa się" od osoby fizycznej i staje się w pełni samodzielnym aktywem niematerialnym. W kontekście sukcesji przedsiębiorstwa płynie z tego praktyczna nauka. Jeżeli marka jest tożsama z nazwiskiem ważne jest uregulowanie zasad korzystania z niej już na etapie początkowym. Jest to istotne zarówno w kontekście spadkobierców kontynuujących biznes, jak i tych, którzy z niego wystąpią lub go opuszczą.
Doświadczenia wielu marek rodzinnych, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych, dostarczają nam cennej lekcji o tym, jak zarządzać marką, by nie utracić nad nią kontroli w toku sukcesji. Wspólnym mianownikiem tych historii jest wniosek, że marka to nie tylko rozpoznawalne nazwisko czy logo, lecz przede wszystkim cenne aktywo, którym trzeba świadomie zarządzać.
Istnieje wiele rozwiązań możliwych do zastosowania. Od centralizacji praw w wyspecjalizowanym podmiocie, po precyzyjne ukształtowanie relacji między marką a osobami fizycznymi noszącymi to samo nazwisko. Kluczowe jest jednak, by dobrane narzędzia odpowiadały rzeczywistym potrzebom konkretnej firmy oraz planowanej strategii rozwoju. Albowiem rozwiązania skuteczne dla globalnego koncernu niekoniecznie sprawdzą się w rodzinnym przedsiębiorstwie budowanym z myślą o przekazaniu kolejnemu pokoleniu. Jeżeli marzą Państwo o marce, która przetrwa pokolenia, warto skonsultować się z nami, aby odpowiednio wcześnie i w przemyślany sposób przygotować się do sukcesji.
