Gdy dorobkiem rodzinnym jest firma, wraz ze zmianą pokoleniową i przekazywaniem sterów następcy, często pojawiają się problemy prawne. Aby ich uniknąć warto przygotować się: zarówno nestora jak i przyszłego sukcesora. Sukcesja jest naturalnym elementem wymiany pokoleniowej. To proces, który powinien być optymalnie zaplanowany pod kątem operacyjnym i  czasowym.  Dla udanego przekazywania firmy ważna jest przede wszystkim diagnoza z jednej strony kompetencji przyszłego sukcesora, ale z drugiej strony aktywów, którymi ma się zająć. W wielu przypadkach kluczowe są wartości niematerialne i prawne. Zabezpieczanie tych wartości po ich uprzednim rozpoznaniu często decyduje o dalszym istnieniu firmy. 

Z przeprowadzonych badań wynika…

…że firmy rodzinne nie wykorzystują poprawnie znaczenia, siły i wartości swojej nazwy czy nazwiska jako wytworu rodzinności.  Tymczasem nazwa czy nazwisko – szczególnie w odniesieniu do firmy rodzinnej – to podstawowy element jej tożsamości.

Według 8 edycji „Barometru firm rodzinnych” raportu przygotowywanego przez KPMG, 85% ankietowanych planuje przekazać zarządzanie w firmie swoim potomkom. Nie jest to proces łatwy, gdyż w firmach rodzinnych jest bardzo ścisłe zintegrowanie życia rodziny z życiem firmy. Towarzyszy temu łączenie ról zawodowych i rodzinnych przez zatrudnionych pracowników rodziny.

Tym samym powstaje ryzyko przenoszenia ewentualnych konfliktów rodzinnych na sferę biznesu a także wpływające na atmosferę w firmie nierówne traktowanie pracowników z rodziny i spoza rodziny. W polskich firmach rodzinnych, tak jak innych badanych w Europie, problemem jest emocjonalne przywiązanie rodziny do firmy. Z uwagi na krótką historię naszych przedsiębiorstw rodzinnych (najstarsze firmy rodzinne to te, które funkcjonują od 16-20 lat – stanowią one ponad 50% firm rodzinnych), istnieje silny opór przed dopuszczeniem zewnętrznych menedżerów do zarządzania firmą, tylko w większych firmach powoływany jest zewnętrzny zarządca.

Inne opracowania

Jednocześnie z opracowania przygotowanego przez PARP „Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania” wynika, że zatrudnianie członków rodziny wiąże się przede wszystkim z większym zaufaniem do tych osób. „Więzy krwi, podzielanie wspólnych wartości, współodpowiedzialność za nazwisko i markę firmy powodują, że założyciele firm mają pewność, że nie zostaną przez członków rodziny oszukani. Dlatego też zajmują oni w strukturze firm kluczowe stanowiska i są odpowiedzialni za ważniejsze decyzje. W opinii przedsiębiorców pracownicy z rodziny są dodatkowo zobligowani do efektywniejszej pracy, a także bardziej niż pracownicy spoza rodziny skłonni do poświęceń na rzecz firmy (np. nieodpłatnej pracy w nadgodzinach). Wypracowany przez lata w rodzinie system porozumiewania się, używanie tego samego „kodu” oraz częste przebywanie ze sobą członków rodziny przekładają się na szybsze podejmowanie decyzji w firmie. Bliskie relacje rodzinne pozwalają członkom rodziny w łatwiejszy sposób wyrażać swoje opinie, w szczególności te mniej pozytywne.”

W badanych przedsiębiorstwach, właściciele najczęściej zarządzają swoimi firmami osobiście (lub z pomocą członków rodziny). Również w firmach, w których pracuje więcej niż jedno pokolenie, założyciele najczęściej mają największy wpływ na proces decyzyjny – w prawie 9 na 10 badanych przedsiębiorstw jest to wpływ duży, w tym w ponad połowie przypadków – bardzo duży. Właściciele firm rodzinnych posługują się, więc najczęściej stylem zarządzania określanym jako paternalistyczny. Jest to „sposób jednoosobowego, charyzmatycznego i zorientowanego na władzę zarządzania”. W tych warunkach 11% ankietowanych obawia się problemów prawnych związanych z przekazaniem własności.

Specyfika firm rodzinnych generuje problemy w zakresie zarządzania i ochrony własności intelektualnej

Taka specyfika firm rodzinnych sprawia, że możemy wyróżnić kilka problematycznych obszarów ważnych dla oceny zarzadzania i ochrony własności intelektualnej. Szczegółowa ich analiza w firmie przygotowującej się do sukcesji jest możliwa po przeprowadzeniu audytu własności intelektualnej (intellectual property – IP). Audyt IP poza zdiagnozowaniem problemów z obszaru własności intelektualnej pozwala na stworzenie strategii biznesu rodzinnego. Podstawowych elementem tej strategii jest sformułowanie celów biznesu (ściśle związanych z celami rodziny, które powinny odpowiadać wizji założyciela biznesu), podstawowych elementów strategicznego budowania marki: koncepcji rozwoju, zidentyfikowania wartości (naturalnych w firmie rodzinnej), a także planu pozycjonowania firmy w oparciu o konkurencyjne cechy, dzięki którym wyróżnia się na rynku.

Silna marka rodzinna – wartość i wyróżnik na rynku, ułatwienie sukcesji

Zbudowanie silnej marki rodzinnej pomaga w osiągnięciu pozycji i profesjonalnego wizerunku. To zaś przyciąga kompetentne kadry: wykwalifikowani, wnoszący nową wiedzę i doświadczenie wartościowi pracownicy chętnie podejmują pracę w firmie o uznanej marce. Mają świeże spojrzenie i energię a także mniej emocjonalny stosunek do firmy niż pracownicy członkowie rodziny, dzięki czemu mogą podejmować bardziej racjonalne decyzje.

Dzięki zbudowaniu silnej marka łatwiejsza jest sukcesja: członkowie rodziny chętniej przejmą firmę, z której mogą być dumni czyli rozpoznawalnej, o wysokiej reputacji i atrakcyjnym wizerunku. Marka ułatwia budowanie korzystnych relacji wewnątrz firmy ponieważ cały zespół skupia się wokół jednej idei, tej samej wizji, wokół tych samych wartości, które rozumie i podziela.

Plan sukcesji dla zachowania rodzinnej tożsamości przedsiębiorstwa

Aby podjąć trud zachowania rodzinnej tożsamości przedsiębiorstwa, warto opracować plan sukcesji pozwalający na odpowiednie przygotowanie sukcesora, zarządzającego i pracowników przedsiębiorstwa na mające nastąpić przyszłe przekazanie władzy. Istotne dla udanej sukcesji są czynniki takie jak: autonomia decyzyjna oddana sukcesorowi, jego kompetencje i pewność siebie. Te ostanie cechy wymagają kształcenia i przygotowywania sukcesora do przejęcia biznesu. Ważne jest jego wczesne wprowadzenie w biznes i dorobek IP, ale jednocześnie zbudowanie kompetencji sukcesora dzięki jego pracy poza biznesem rodzinnym.

Specyficzne problemy wynikające z rodzinnego charakteru firmy, dotyczące sfery zarządzania, skuteczności sukcesji i transferów międzypokoleniowych, zastosowania zarządzania strategicznego a także problemy wzrostu, etapów rozwoju i profesjonalizacji biznesów rodzinnych oraz psychologiczne i społeczne związane z osobą założyciela, sukcesorów, udziałowców i pracowników biznesów rodzinnych, próbuje się rozwiązać za pomocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje zasady:

  1. tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej “CEIDG”, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa;
  2. zarządu spadkiem w zakresie tymczasowego wykonywania praw z udziału w przedsiębiorstwie małżonka przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, po śmierci tego małżonka;
  3. przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, w formie decyzji organu administracji publicznej, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, zwanych dalej “decyzjami związanymi z przedsiębiorstwem.

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem, po śmierci przedsiębiorcy. Daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować działalność na własny rachunek, sprzedać firmę, czy ją zamknąć.

Oznacza to, że opisane zasady dotyczą jedynie jednoosobowych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG.

Co składa się na majątek przedsiębiorstwa w spadku?

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje, licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  8. tajemnice przedsiębiorstwa;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje również składniki materialne lub niematerialne nabyte przez zarządcę sukcesyjnego w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Zarządcą sukcesyjnym nie może zostać osoba, wobec której prawomocnie orzeczono:

Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba prawna, czyli np. spółka.

Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba, jednak przedsiębiorca może wyznaczyć dalszego zarządcę sukcesyjnego („rezerwowego”) na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji lub nie mógł jej pełnić z powodu:

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

– przed śmiercią przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że:

  1. wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo
  2. zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Zarówno powołanie zarządcy sukcesyjnego jak i  wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Co więcej, zarządca sukcesyjny musi zostać wpisany do CEIDG. Zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca. Złożenie wniosku do CEIDE jest bezpłatne.

– po śmierci przedsiębiorcy

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony do chwili śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

  1. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub
  2. spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
  3. spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
  4. zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Do powołania zarządcy sukcesyjnego wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. Zgoda ta musi zostać udzielona w formie aktu notarialnego.

Spadkobierca zobowiązany jest złożyć przed notariuszem oświadczenie o:

  1. przysługującym mu udziale w przedsiębiorstwie w spadku oraz
  2. znanych jej innych osobach, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
  3. istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi,
  4. znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów

– pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego składa przed notariuszem oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę, lub działalności gospodarczej w zakresie zarządu majątkiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Powołany zarządca sukcesyjny pełni funkcję od chwili dokonania wpisu do CEIDG tego zarządcy. Zgłoszenia dokonuje notariusz.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Nie można ustanowić zarządu sukcesyjnego, jeżeli została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy.

Jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny, zarząd spadkiem sprawowany przez kuratora spadku albo wykonawcę testamentu nie obejmuje przedsiębiorstwa w spadku.

Jakie są zasady wykonywania zarządu sukcesyjnego?

  1. zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia “w spadku”;
  2. zarządca sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku;
  3. zarząd sukcesyjny nie może być przeniesiony;
  4. zarządca sukcesyjny może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności;
  5. nie można ograniczyć zarządu sukcesyjnego ze skutkiem wobec osób trzecich;
  6. zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, na rachunek właściciela/i przedsiębiorstwa w spadku. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, w takim stosunku, w jakim przysługuje im udział w przedsiębiorstwie w spadku. Zysk jest wypłacany w odpowiednich częściach właścicielom przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego;
  7. Zarządca sukcesyjny może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych w tych sprawach. W postępowaniach w takich sprawach zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, na rzecz właściciela przedsiębiorstwa w spadku;
  8. wobec zarządcy sukcesyjnego dokonuje się oświadczeń oraz doręczeń pism w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku;
  9. zarządca sukcesyjny dokonuje czynności zwykłego zarządu w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, natomiast czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku takiej zgody – za zezwoleniem sądu;
  10. jeżeli do ważności czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę składa się w tej samej formie;
  11. w okresie zarządu sukcesyjnego zbycie przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku wymaga zachowania formy aktu notarialnego;
  12. do wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Jakie są inne obowiązki zarządcy sukcesyjnego?

  1. Niezwłocznie po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny sporządza i składa przed notariuszem wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, obejmujący:
  2. składniki przedsiębiorstwa w spadku, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili śmierci przedsiębiorcy, a także
  3. długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy i ich wysokość według stanu z chwili śmierci przedsiębiorcy.
  4. Niezwłocznie po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego osoba, która pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego wydaje przedsiębiorstwo w spadku jego właścicielom, a jeżeli zarząd sukcesyjny wygasł przed uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniem aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniem europejskiego poświadczenia spadkowego – osobie, która przyjęła spadek. W przypadku braku takiej osoby zarządca sukcesyjny składa wniosek o zabezpieczenie spadku.
  5. Na żądanie właściciela przedsiębiorstwa w spadku, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku w chwili wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, zarządca sukcesyjny zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku wraz ze wskazaniem stanu przedsiębiorstwa w spadku na chwilę wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Czy zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony w przypadku spółki cywilnej?

Co do zasady umowa spółki cywilnej ulega automatycznie rozwiązaniu, chyba że w umowie:

  1. W umowie spółki cywilnej zostanie zastrzeżone, że spadkobiercy wspólnika wstąpią do spółki na jego miejsce i zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny. W tej sytuacji zarządca sukcesyjny będzie wykonywał prawa i obowiązki spadkobierców na zasadach właściwych dla zmarłego wspólnika.
  2. W umowie spółki nie zastrzeżono, że spadkobiercy wspólnika wstąpią do spółki na jego miejsce, ale został ustanowiony zarząd sukcesyjny. W tej sytuacji spadkobiercy wchodzą do spółki z chwilą śmierci wspólnika, pod warunkiem że pozostali wspólnicy wyrażą na to zgodę, przy czym brak ich sprzeciwu w ciągu 14 dni oznacza zgodę. Spółka ulegnie rozwiązaniu, jeśli wspólnik sprzeciwi się wstąpieniu spadkobierców do spółki.

Pamiętaj, że zarząd sukcesyjny to rozwiązanie tymczasowe do czasu ostatecznego rozwiązania spraw spadkowych przedsiębiorcy, najczęściej do działu spadku. Zasadniczo zarząd sukcesyjny będzie trwać do 2 lat. W wyjątkowych przypadkach okres trwania zarządu sukcesyjnego może być przedłużony przez sąd – nie dłużej niż do 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Po tym okresie przedsiębiorstwo będzie należeć do spadkobierców (sukcesorów) przedsiębiorcy.

_______________

Jeśli stoisz przed problemem sukcesji w rodzinnej firmie, zacznij od diagnozy. Sprawdź czy to, co najcenniejsze – dziedzictwo intelektualne rodziny – zostało zabezpieczone. Upewnij się, że prawa własności intelektualnej (intellectual property – IP) zostały poprawnie nabyte i nie istnieją sporne kwestie rzutujące na zachowanie tajemnic czy receptur rodzinnych. Aby wprowadzić sukcesora w sprawy firmy warto zrobić podsumowanie i przegląd posiadanych praw IP w ramach mini audytu – pozwoli ono uporządkować podstawowe kwestie IP w firmie, w bardziej skomplikowanych przypadkach należy zrobić większy audyt własności intelektualnej.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, zajrzyj do naszych pozostałych wpisów. O tym czym jest audyt piszemy tutaj a w tym miejscu można przeczytać o tym jak przeprowadzany jest audyt.

Photo by Jon Tyson on Unsplash
Informacja na temat specyfiki i kondycji polskich firm rodzinnych powstała w oparciu o:

Tak, spory związane z naruszeniem praw własności intelektualnej (intellectual property – IP) dotyczą nie tylko gigantów technologicznych oraz naruszeń znanych utworów. Znaczna część spraw spornych z zakresu własności intelektualnej, odnosi się do przedmiotów codziennego użytku. Często są to produkty takie, po które mechanicznie sięgamy w sklepie.  Spory dotyczą praw autorskich do treści bądź grafiki tych produktów czy praw własności przemysłowej: do logotypu, wyglądu chronionego wzorem przemysłowym, komunikatu reklamowego wprowadzającego w błąd czy innych elementów chronionych IP. Bez względu na to, jakie dobro intelektualne jest naruszane, osoba, której prawa IP przysługują, ma do dyspozycji kilka środków, aby przerwać naruszenia i zminimalizować skutki tych naruszeń. 

Charakterystyka praw IP

Ochrona własności intelektualnej opiera się bowiem na założeniu, że właściciel praw własności intelektualnej ma prawo do zysków uzyskanych z eksploatacji tych praw, a skuteczna egzekucja praw własności intelektualnej pozwala na zapobieganie naruszeniom i odzyskiwanie strat poniesionych w wyniku zaistniałego naruszenia. Termin „egzekwowanie praw własności intelektualnej” odnosi się zarówno do wstępnych środków egzekucyjnych, egzekwowania prawa online, środków cywilnoprawnych, karnoprawnych, egzekwowania przez organy celne.

Wstępne środki egzekucyjne

Działania w celu egzekucji prawa, to działania podejmowane przez właścicieli praw przeciwko nieuprawnionemu wykorzystywaniu ich własności intelektualnej przez osoby trzecie. Działania te, mają na celu w pierwszej kolejności przerwanie konkretnych działań naruszających prawo, a następnie naprawę poniesionych szkód. Te pierwsze, mogą działać odstraszająco i być postrzegane jako przejaw proaktywnej postawy właścicieli praw IP, co może zniechęcać potencjalnych naruszycieli.

Firma Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. wystąpiła do Sądu Okręgowego w Katowicach z wnioskiem o zabezpieczenie jej roszczeń wobec FoodCare Sp. z o.o. dotyczących opakowania Pierniczków świątecznych marki Gellwe. Dr. Oetker uważa, że FoodCare popełniła czyn nieuczciwej konkurencji wykorzystując na własnym opakowaniu elementy znane z opakowania pierniczków firmy Dr. Oetker. Postanowieniem Sądu z dnia 23.11.2020 r. Dr. Oetker uzyskała zabezpieczenie roszczenia wobec FoodCare (sygn. akt XXIV GWo 22/20) odnoszące się do produktu “Pierniczki świąteczne” – dostępnego w sprzedaży pod marką Gellwe. Zabezpieczenie obejmuje:

W momencie publikacji tego wpisu, postanowienie Sądu jest nieprawomocne, co oznacza, że FoodCare może wnieść zażalenie na to postanowienie. Sąd może uchylić to postanowienie i znowu pierniczki w obu zielonych opakowaniach dostępne będą na półkach sklepowych.

List czy od razu sądowy zakaz?

Pisemne ostrzeżenia są prostym i często skutecznym środkiem przeciwko naruszycielom. Zwykle przyjmują postać listu wysyłanego do domniemanego naruszyciela, w którym właściciel prawa wzywa do zaprzestania danego działania naruszającego w jego opinii jego prawo. Żądanie zaprzestania naruszenia ma tę zaletę, że zapewnia niedrogie, szybkie i czasami polubowne rozwiązanie. Właśnie ze względu na to, że polubowne i pozasądowe rozwiązanie sporu jest najtańszym i najtrwalszym środkiem, należy być bardzo uważnym co do języka używanego w treści listu. Redakcja listu powinna być dostosowana do szczególnych okoliczności sprawy. Zbyt agresywne żądania skłaniają drugą stronę do konfrontacji, zwłaszcza, gdy w jej opinii, nie doszło do naruszenia. Nawet jeśli listy ostrzegające okażą się bezskuteczne i podjęcie dodatkowych środków może okazać się nieuniknione, te pisemne ostrzeżenia są zawsze użyteczne jako dowód w późniejszym postępowaniu, potwierdzając, że właściciel praw IP próbował samodzielnie ukrócić działanie naruszające prawo i znaleźć pozasądowe rozwiązanie.

Gdy wysłanie listu okaże się bezskuteczne, przed wytoczeniem powództwa czasami warto sięgnąć po tzw. zabezpieczenie roszczeń. To tymczasowy środek dający szansę na natychmiastowe przerwanie naruszeń bez oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu co do istoty sprawy. Zabezpieczenie roszczeń jest szczególnie uzasadnione w sytuacjach, gdy opóźnienie mogłoby spowodować nienaprawialne szkody dla uprawnionego.

Zabezpieczenie roszczeń może polegać np., na:

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia: przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. “Pierniczkowy” przykład zakazania przez sąd używania w obrocie gospodarczym opakowania pierniczków świątecznych z określonymi w postanowieniu sądowym elementami, pozwala na wyjaśnienie czym faktycznie jest udzielenie zabezpieczenia przez sąd i kto może wnioskować o takie uregulowanie stosunków pomiędzy dwoma podmiotami przed sądowym rozstrzygnięciem sprawy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom tym samym co każde pismo procesowe, a nadto zawierać:

 

Kiedy może być udzielone zabezpieczenie?

Zgodnie z art. 7301 2 kpc interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Uprawniony (czyli składający wniosek) musi wykazać, że posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia poprzez zobowiązanie obowiązanego przez sąd np. do wydania zakazu posługiwania się oznaczeniami wprowadzającymi w błąd. Interesy prawny jest rozumiany, jako konieczność zapewnienia uprawnionemu należytej ochrony praw, a w szczególności jako udzielenie ochrony prawnej w stosownym czasie[1]. Interes prawny w uzyskaniu przez uprawnionego zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych wynika z potrzeby zapobieżenia niekorzystnym dla uprawnionego skutkom, co niewątpliwie mieści się w pojęciu uzyskania należytej ochrony[2].

Interes prawny jest podstawą zabezpieczenia, którego celem jest tymczasowe stworzenie nowego stanu na czas trwania postępowania, zatem w przypadku zabezpieczeń nowacyjnych – tj. unormowania stosunków na czas trwania postępowania[3]. Istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia w sprawie, w której zapada orzeczenie nadające się do egzekucji wyraża się w tym, że ochrona prawna zapewniana przez orzeczenie (czyli po finalnym rozstrzygnięciu sprawy przez sąd) zostanie udzielona zbyt późno i w związku z tym uprawniony poniesie szereg niekorzystnych skutków[4].

Jeśli uprawniony (podmiot składający wniosek, któremu przysługuje prawo żądania zakazania) i obowiązany (czyli ten kogo sąd postanowieniem o zabezpieczeniu ma zobowiązać do określonego zachowania: działania bądź powstrzymania się od działania naruszającego prawo wnioskodawcy-uprawnionego) działają na tym samym rynku (tych samych kategorii usług bądź produktów) to wykazywane przez uprawnionego naruszenie zasad uczciwej konkurencji w zakresie oznaczania i reklamy produktów obowiązanego musi wywierać bezpośredni wpływ na interesy gospodarcze uprawnionego określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej “uznk“). Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia 2003 r., w sprawie Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH and Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer, C-44/01: o wzajemnej zastępowalności produktów, oczywiście ocenianej przez przeciętnego uczestnika danego rynku, decydują – oprócz możliwości zastępczego ich stosowania – także zbliżone warunki dystrybucji i cena, w powiązaniu z jakością towaru i oczekiwaniami nabywców.

Kontynuacja przez obowiązanego jego bezprawnego działania powoduje również trudną do oszacowania szkodę majątkową uprawnionego. Zabezpieczenie roszczenia ma w związku tym na celu również uchronienie go od powstania szkody w większym rozmiarze rozumianej jako nieodwracalność skutków naruszenia dla uprawnionego. W przypadku uzyskania zabezpieczeń polegających na natychmiastowym przerwaniu działań naruszających uczciwą konkurencję, brak zabezpieczenia mógłby prowadzić do „zachwiania pozycji powoda na rynku” a wyrok kończący proces w kontekście utraty klienteli nie miałby dla powoda znaczenia i nie spowodowałby ochrony i zabezpieczenia jego interesów[5]. Zdaniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2013 r. (sygn. akt III Cz 42/13) „nowacyjne zabezpieczenie roszczeń może nie różnić się od treści rozstrzygnięcia sprawy (antycypacja przyszłego rozstrzygnięcia (…) interes prawny wyraża się zatem w takiej sytuacji potrzebą uzyskania natychmiastowej ochrony prawnej w celu uchronienia uprawnionego przed szkodą lub innymi negatywnymi następstwami, które dotknęłyby go pomimo ostatecznego wygrania sprawy”. Również w przypadku utraty renomy (zarówno samego uprawnionego, jak i jego produktów) skutki naruszenia prawa strony powodowej są nieodwracalne[6].

Zatem, interes prawny w uzyskaniu niezwłocznej, choć tymczasowej, ochrony prawnej (przed procesem sądowym) polega na zapobieżeniu niekorzystnym skutkom kontynuowania przez obowiązanego w czasie procesu działalności naruszającej prawa i interesy uprawnionego. Udzielenie zabezpieczenia wydaje się kluczowe dla uprawnionego, gdyż niekorzystne następstwa bezprawnego działania obowiązanego, polegają przede wszystkim na tym, że w przypadku naruszeń zasad uczciwej konkurencji (zwłaszcza w postaci reklamy) usunięcie skutków naruszenia po wydaniu wyroku nie będzie w pełni możliwe. Trafnie podsumował to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. (sygn. akt. I CSK 796/10) podkreślając, że na gruncie 3 i art.18 uznk „wystąpienia zagrożenia nie sposób udowodnić tak ściśle, jak w wypadku wystąpienia szkody, za wystarczające należy uznać przedstawienie faktów i dowodów, które stanowią o naruszeniu zasad konkurencji, rzeczą sądu jest zaś ich ocena pod kątem realności wystąpienia tego zagrożenia (…). Oczywiste jest, że samo pojawienie się konkurenta na rynku może stanowić zagrożenie interesu już działającego przedsiębiorcy. Jeżeli jednak konkurent ten zachowuje się, jak to ustalił Sąd Apelacyjny, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a nawet w sposób naruszający godność konsumentów, jak uznał Sąd Okręgowy, to zachowanie takie może być ocenione jako zagrażające interesowi przedsiębiorcy w rozumieniu art. 3 uznk”. W orzeczeniu tym Sąd zauważył, iż skarżący działał „na rynku, na który wkracza pozwana i w interesie jego niewątpliwie leży, aby konkurenci nie dokonywali czynów nieuczciwej konkurencji, mogących uniemożliwić pozyskanie nowych klientów i ewentualnie ograniczyć krąg już istniejących”.

Na jakich podstawach może dojść do zabezpieczenia roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej w związku z opakowaniami? 

Opakowanie produktu może być chronione na gruncie różnych ustaw dotyczących własności intelektualnej. Nie wiemy na podstawie jakich przepisów Dr. Oetker oparł swoje roszczenia, ale mógł uznać, że opakowanie pierniczków stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) (dalej “upapp“)

opakowanie jako utwór

W takim przypadku możliwe jest zastosowanie art. 79 upapp, w którym wskazano katalog roszczeń przysługujących uprawnionemu w związku z naruszeniem jego praw majątkowych. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

Ponadto, uprawniony może żądać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Co więcej, sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

opakowanie jako wzór przemysłowy

Opakowanie produktu może stanowić zarejestrowany lub niezarejestrowany wzór przemysłowy (więcej o wzorach przemysłowych możesz przeczytać tu lub tu). Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Na wzory przemysłowe właściwe urzędy udzielają praw z rejestracji, natomiast zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych w przeciwieństwie do prawa krajowego czyli polskiej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przewidziana została ochrona wzoru niezarejestrowanego.

Uprawniony, którego prawo do wzoru przemysłowego zostało naruszone zgodnie z art. 1175 oraz art. 287-291 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) (dalej “pwp“) może żądać od naruszającego

Ponadto, sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Rozstrzygając o naruszeniu, sąd może również orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu bądź o przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej. Sąd może również nakazać naruszycielowi, na jego wniosek oraz w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o bezprawnie wytworzonych wytworach, o którym mowa powyżej, jeżeli byłoby to dla naruszyciela niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

Do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

opakowanie, a czyn nieuczciwej konkurencji

Wreszcie, zgodnie z wspomnianym wcześniej art. 13 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Ustawodawca wyjaśnia, że nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt. Oznacza to, że sankcjonuje się naśladownictwo jedynie w kwalifikowanej postaci, tj. gdy kumulatywnie spełnione są następujące przesłanki:

Zgodnie z art. 10 ust.1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów, które może wprowadzić klientów w błąd m.in. co do jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania lub innych istotnych cech towarów. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt. 2 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję, co do nabycia towaru lub usługi. Uzupełnieniem tejże regulacji jest norma opisana w art. 16 ust 2 uznk, stanowiąca, iż przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące: jakości, przydatności, możliwości zastosowania.

W myśl art. 18 uznk w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

Dodatkowo sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.

Kiedy uprawniony może żądać udzielenia zabezpieczenia jego praw?

Gdy jego zdaniem podejmowane przez obowiązanego działania naruszają prawa uprawnionego a brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Dla przykładu, w przypadku opakowań, gdy działania konkurenta:

  1. mieszczą się w katalogu roszczeń przysługujących uprawnionemu w związku z naruszeniem jego autorskich praw majątkowych – zgodnie z art. 79 upapp
  2. naruszają prawo do wzoru przemysłowego – do krajowych wzorów przemysłowych stosuje się przepisy art. 287-291 pwp
  3. stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie naśladownictwa gotowego produktu zgodnie z art. 10, 13 bądź 16 uznk.
  4. stanowią nieuczciwą praktykę rynkową, która jest zakazana zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, zgodnie z art. 4 upnpr praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu
  5. stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumenta zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

We wszystkich tych przypadkach istotne znaczenia ma pojęcie konsumenta, osoby która sięga po opakowanie. Model przeciętnego konsumenta przyjmujemy do oceny ryzyka wystąpienia konfuzji pomiędzy produktami. Przeciętny konsument, to zgodnie ze wskazaniem wynikającym z motywu 18 Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych[7] osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uważna, ostrożna i rozsądnie krytyczna, świadomie podejmująca decyzje na podstawie dostępnych informacji, z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych i językowych[8]. Konsument – nawet dobrze zorientowany i bardzo uważny – nie jest profesjonalistą. Jego wiadomości nie obejmują wiedzy specjalistycznej i nie potrafi on ocenić sytuacji tak jak profesjonalista. Niemniej jednak nawet ostrożny, uważny konsument ma prawo do rzetelnej informacji, która nie będzie go wprowadzać w błąd[9].

Działaniem naruszającym zbiorowe interesy konsumentów jest również przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada, co może naruszać przepisy odnoszące się do znakowania żywności[10] i stanowić nieuczciwą praktykę rynkową[11] a w konsekwencji stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów[12].

Rozpowszechnianie informacji o produkcie bez możliwości obiektywnej weryfikacji prawdziwości prezentowanych twierdzeń stanowi nieuczciwą praktykę, która może w sposób istotny zniekształcić zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta. Konsument ma prawo oczekiwać, że zapewnienia o oferowanym produkcie są zgodne z prawdą. Źródło informacji, czyli podstawowe dane dotyczące przeprowadzonych badań/ankiet są potrzebne konsumentowi do dokonania oceny czy zapewnienia przedsiębiorcy są wiarygodne. W ich braku przeciętny konsument może sądzić, że hasła zawarte w reklamach są poparte szerszymi badaniami np. wynikami sprzedaży, ankietami dotyczącymi rzeczywistej popularności suplementu itp. Zapewnienia o popularności i skuteczności działania produktu mogą skłonić konsumenta do zawarcia umowy, której nie zawarłby, gdyby informacje o oferowanym towarze były rzetelne i zgodne z prawdą.

Możliwość konfuzji zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Sąd ocenia możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu uwzględniając spostrzegawczość przeciętnego odbiorcy w zwykłych warunkach obrotu w pierwszym rzędzie odnosząc się do jednogatunkowości towarów, w drugim do oznaczeń[13]. Dla oceny możliwości wystąpienia konfuzji są istotne oznakowania nie tylko samego produktu, ale również opakowań, w których jest on oferowany w sprzedaży.

O czym powinien pamiętać uprawniony, czyli podmiot wnioskujący o udzielnie zabezpieczenia jego praw?

Udzielone przez sąd zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. W niektórych jednak sytuacjach udzielenie zabezpieczenia (np. poprzez zakaz wprowadzania produktu do obrotu) zmierza w rzeczywistości do zaspokojenia roszczenia.

Gdy sąd udzieli zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania sądowego, w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia wyznacza termin, w którym uprawniony powinien wnieść pozew. Zwykle termin ten wynosi 2 tygodnie, z przepisów kpc wynika, ze nie może być dłuższy. Jeśli w tym terminie uprawniony nie wytoczy powództwa (w sprawie o całość roszczenia lub też wystąpił o roszczenia inne niż to, które zostało zabezpieczone) albo dojdzie do prawomocnego zwrotu albo odrzucenia lub oddalenia powództwa, zabezpieczenie upada, czyli przestaje obowiązywać.

Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego

O czym powinien pamiętać obowiązany, czyli ten, który musi zachować się zgodnie z treścią postanowienia o zabezpieczeniu?

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy nie będzie powodu do utrzymania zabezpieczenia – czyli, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna (powód) zabezpieczenia bądź gdy złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego (gdy zabezpieczenie dotyczy rozliczeń finansowych).

Jeżeli postanowienie, w którym udzielono zabezpieczenia, zostało wydane przed wszczęciem postępowania w sprawie, a uprawniony nie zachował wyznaczonego mu terminu do jej wszczęcia, obowiązany może:

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż zabezpieczenie z jednej strony pozwala na szybkie przerwanie naruszeń ale z drugiej strony – może być nadużywane dla ograniczenia działań konkurentów …

_________________

Zobaczymy jak dalej potoczy się pierniczkowa sprawa i czy ciastkowe firmy zdecydują się na podjęcie kolejnych działań w zakresie własności intelektualnej. Obowiązujące przepisy zawierają szereg możliwości, zwłaszcza od 1 lipca br. W kolejnym wpisie napiszemy o obowiązujących od kilku miesięcy szczególnych regulacjach kodeksu postępowania cywilnego w zakresie spraw IP, obejmujących zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego oraz wezwanie przez sąd naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług. Środki te pozwalają na przygotowanie postępowania głównego.

Tymczasem, jeśli zastanawiasz się czy działanie Twojego konkurenta mieści się w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej czy stanowi naruszenie Twoich praw wyłącznych albo zasad uczciwej konkurencji, zapraszamy do skorzystania z konsultacji prawnej – pomożemy ocenić czy doszło do naruszenia, w jakim zakresie i podpowiemy jak skutecznie poradzić sobie z naruszycielem, w przypadku gdy będzie to konieczne możemy przygotować wniosek o zabezpieczenie praw IP.

Photo by Ira Ostafiichuk on Unsplash
[1] A. Jakubecki „Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu własności intelektualnej” wydanie II, Zakamycze 2002 str. 308
[2] jw, str. 260
[3] jw, str. 262
[4] F Zedler: Interes prawny jako podstawa zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Z. Resicha, Warszawa 1985, s. 329
[5] Tak w wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 18.02.1999r. (IX GCo 1/99)
[6] Tak w postanowieniu z 6.08.1992r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi (I Acz 287/92)
[7] Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE. L. z 2005 r. Nr 149, str. 22 z późn. zm.).
[8] Wzorzec ten nie może być jednak definiowany w oderwaniu od konkretnych warunków ustalonych w sprawie oraz od realiów środowiskowych.
[9] Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 10.02.2015 r. sygn. VI ACa 567/14.
[10] art. 7 ust. 1 lit. b i ust. 3 w zw. z ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18, z późn. zm.) w zw. z art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 149 ze zm.).
[11]o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2070).
[12]o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 229 ze zm.).
[13]  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r. sygn. akt II CSK 282/15.
Fotografie opakowań pierniczków i informacje na temat sporu z firmą Gellwe pochodzą ze strony Dr.Oetker 

“Nie, my nie mamy żadnej własności intelektualnej, no może poza znakiem towarowym… aaa i jeszcze www, no i jeszcze mamy projekty opakowań produktów i … A tak, mieliśmy zająć się zgłoszeniem ale bieżące problemy były pilniejsze i  nie zdążyliśmy złożyć wniosku o rejestrację  … Właśnie zastanawiamy się jak zoptymalizować zakupy licencji ale … Oczywiście, że mamy podpisane umowy z wykonawcami. Nie, nie sprawdzaliśmy klauzul dotyczących praw autorskich (…)”

A teraz zastanów się… które z powyższych wypowiedzi pasują do Ciebie. Czy masz świadomość jakie aktywa niematerialne i prawne znajdują się w Twoim przedsiębiorstwie? Czy odpowiednio je zabezpieczasz? Czy wiesz jakie postanowienia muszą zawierać umowy dotyczące praw własności intelektualnej, by były zawarte w sposób prawidłowy i zabezpieczając prawa w Twojej firmie?

Jeżeli choć na jedno z tych pytań odpowiedź brzmi „NIE”, to oznacza, że powinieneś wykonać audyt własności intelektualnej (intellectual property – IP).  Audyt IP jest przeglądem stanu praw własności intelektualnej w Twojej firmie. Przegląd ten może być wykonywany na każdym etapie działalności: od weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych którymi dysponują start-up-y, poprzez ustalenie stanu IP w istniejących firmach w celu minimalizowania ryzka prawnego i optymalizacji w zarządzaniu, poprzez ocenę tych wartości na potrzeby transakcji obejmujących IP, a także na potrzeby przekazywania firmy (np. w drodze sukcesji) czy zamykania działalności. Poniżej wskazujemy “szczęśliwe 13” sytuacji, gdy warto zrobić audyt IP:

1. Start – up

Ważne jest, aby osoby zaczynające biznes były świadome wartości niematerialnych i prawnych, które posiadają i które muszą chronić, aby utrzymać się na rynku. Start-up to młoda firma, posiadająca już pewne struktury i organizację, ale wciąż poszukująca modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój. Często przygoda biznesowa zaczyna się od ciekawego pomysł, know-how inkubującego do postaci utworu bądź dobra intelektualnego, które jest lub może być chronione prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi. Poprawność i zakres nabycia tych praw są podstawą zaistnienia start-up-u.

Najczęściej start-up jest tworzony z myślą o budowaniu nowych, innowacyjnych produktów lub usług. Właściwe zabezpieczenia praw IP jest kluczowe zarówno dla zainteresowania inwestorów potencjalnym produktem czy usługą start-up- u jak i zdolności start-up- u do przetrwania i rozwoju. Dobra intelektualne są pozyskiwane od założycieli start-up- u jak i od osób trzecich: poprzez nabycie tych praw (rozporządzenie) jak i uzyskania możliwości korzystania z tych dóbr, czyli licencji (zobowiązanie).

Młode firmy technologiczne tworzą konkurujące hardware (konsole, urządzenia, sprzęt komputerowy) lub software (programy komputerowe, różne wersje aplikacji mobilnych) – jedne i drugie wymają nabywania praw własności przemysłowej i praw autorskich oraz zabezpieczenia poufności. Z roku na rok coraz bardziej popularne są IoT (Internet of things czyli przedmioty pośrednio albo bezpośrednio gromadzące, przetwarzające lub wymieniające dane za pośrednictwem instalacji nowej generacji KNX lub sieci typu Internet) ich wartość opiera się o prawa IP. Podobnie jak innych innowacyjnych produktów stanowiących różnego rodzaju platformy wykorzystujące smart matching i AI (artificial intelligence – sztuczną inteligencję), bądź usługi internetowe czy działające w social mediach.

Z tego względu w start-up-ach nie można zapominać o zabezpieczeniu przechowywania danych (zarówno pod kątem cyberbezpieczeństwa, poprzez bezpieczne przetwarzanie danych osobowych po zapewnienie bezpiecznego skalowania chmury) oraz zweryfikowanie zasad pozyskiwania i wykorzystywanych danych. Kluczowe dla późniejszej eksplotacji jest ustalenie jakie oprogramowanie open source będzie wykorzystywane i na jakich warunkach. Gdy w ramach inkubacji start up tworzy graficzny model MVP czy inne produkty cyfrowe ważne jest zabezpieczenie praw do grafiki.

Najczęściej konkurencyjność start-up- u zależy od prawidłowego zabezpieczenia poufności informacji przekazywanych osobom trzecim, temu służą dobrze zawarte umowy o zachowaniu poufności, tzw. non disclosure agreement – NDA.

Poza aspektami technologicznymi start-up – jak każda firma powinien pracować nad identyfikacją wizualną – istotne jest pozyskiwanie praw do logo, strony internetowej i reszty materiałów promocyjno-biurowych.

Można śmiało przyjąć, że właśnie własność intelektualna dobrze pozyskana i zabezpieczona decyduje w dużej mierze o sukcesie start-up-u, o jego potencjale i konkurencyjności na rynku.

2. Wdrożenie nowych polityk, standardów lub procedur związanych z własnością intelektualną

O tym, że innowacje stanowią główny motor wzrostu w gospodarkach rozwiniętych, nikogo nie trzeba przekonywać. Jeśli firma ma ambicje i potrzebę rozwoju, naturalnym procesem jest wprowadzenie innowacji. Najnowszy raport PARP „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw Wyniki III edycji badania 2020”[1] wskazuje na szereg korzyści wewnętrznych płynących z innowacji wprowadzonych w latach 2017-2019: 54% badanych wskazało poprawę jakości obsługi klienta, 51% – zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów, 51% – podniesienie jakości wyrobów i usług, 43% – zwiększenie wydajności pracy, 39% wskazało poprawę organizacji i warunków pracy, 37% wskazało ogólny rozwój przedsiębiorstwa.

Innowacje można pozyskiwać na zewnątrz firmy [2](bazy informacji o nowych technolo­giach i innowacjach, targi, konferencje i seminaria, organizacje pomostowe, w tym centra transferu technologii, parki naukowo – technologiczne, JBR-y, konkurencja, White Papers, uczelnie) ale także aktywizując własnych pracowników. Problemem jest jak ten wewnętrzny zasób wydobyć, pobudzić do wykorzystania pełni potencjału intelektualnego, biznesowego i ambicji pracowników a pomysły w ten sposób pozyskane skomercjalizować.

Innowacje pracownicze polegają na tworzeniu w przedsiębiorstwie takiej kultury pracy, aby firma w naturalny, organiczny sposób zachęcała pracowników do dzielenia się wiedzą, pomysłami dotyczącymi usprawnienia ich pracy. Podkreśla się[3], że rozwój innowacji pracowniczej może przynieść takie efekty jak: rozwój nowych modeli biznesowych, wzrost rentowności, zwiększenie jakości produktów i usług, zwiększenie elastyczności biznesowej przedsiębiorstwa (zdolność i skłonność do dywersyfikacji i nowych specjalizacji), zwiększenie retencji pracowników – czyli ich zatrzymanie w firmie, wpływa na postrzeganie firmy, jako innowacyjnej.

Audyt IP w tym obszarze obejmuje przede wszystkim przygotowanie podstaw do wdrożenia nowych polityk, standardów lub procedur związanych z własnością intelektualną. Dzięki audytowi IP przedsiębiorstwo jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jaki system innowacji pracowniczych jest optymalny i realny do przyjęcia w danej firmie. Składową tej odpowiedzi jest to jak mają być wynagradzani kreatywni i innowacyjni pracownicy i jaką drogę powinien pokonać zgłaszany przez pracownika pomysł: zgłoszenie – ocena – akceleracja/rozwój pomysłu – zasoby/wsparcie – kwalifikacja – organizacja wdrożenia. Z punktu widzenia praw IP istotne jest kiedy prawa do jakiejś formy pomysłu przechodzą na firmę. Dopiero w efekcie analizy własnego potencjału w zakresie IP i możliwości firmy można przygotować modele programów dla pracowników. Modele te mogą przyjąć formy konkursów i platform np. crowdsourcingowych często opartych o zasady grywalizacji, bardziej zaawansowanych akceleratorów wewnętrznych oraz systemów gronowych opartych o regulaminy, mentoring biznesowy i techniczny dla innowatorów, zdefiniowane KPI a po najbardziej zaawansowane systemy wewnętrznej przedsiębiorczości przypominające start-up-y wewnątrz firmy zapewniające budżet na skalowanie pomysłu.

Zachętą dla pracowników, poza szansą na awans czy uczestnictwo w szkoleniach, jest gratyfikacja finansowa. Aby firma mogła pozyskać środki na wynagrodzenie innowacyjnych pracowników , może rozważyć różne formy rozliczeń i optymalizacji:

Programy te, dobrze zaprojektowane, skutkują nie tylko wzrostem przychodów spowodowanych wdrożeniem pomysłów ale także budują portfolio praw IP firmy (patenty, wzory użytkowe, know-how, technologie, receptury, metody) a tym samym jej wartość rynkową. „Ubocznym” skutkiem jest stworzenie wizerunku nowoczesnej i innowacyjnej firmy, dającej szanse rozwoju i podnoszenia kompetencji pracowników.

3. Wdrożenie nowych działań marketingowych lub wprowadzenie rebrandingu w przedsiębiorstwie

Nowe działania marketingowe zawsze będą wiązać się z nabawieniem praw do nowych kreacji. Podobnie w przypadku rebrandingu czyli modyfikacji któregoś (lub wszystkich) z elementów składowych marki. Uwaga firmy jest skierowana na pozyskaniu nowych elementów, tymczasem zagrożenie może tkwić w zmianie dotychczasowych elementów. Zdarza się, iż opracowanie dotychczasowych elementów nie jest możliwe z powodu nieuregulowania autorskich prawa zależnych. Audyt IP w tym zakresie pozwala na ustalenie czy firma może pozwolić sobie na zmianę dotychczasowego brandu. Czasami konieczna jest zmiana umów zawieranych z twórcami dotychczasowych materiałów marketingowych.

Z drugiej strony użycie nowych kreacji powinno być poprzedzone audytem IP. Zdarza się, że nowe logo nie ma może być zarejestrowane w Urzędzie Patentowym z powodu bezwzględnych przesłanek odmowy, a do nowych opakowań spółka nie uzyska praw rejestrowych do wzorów przemysłowych z powodu braku indywidulanego charakteru. Audyt pozwala także uniknąć sporów w zakresie nieuczciwej konkurencji i zarzutów wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstw, naśladownictwa, czy naruszenia renomy innego podmiotu.

Ponieważ decyzja o rebrandingu najczęściej jest wywołana nawiązaniem współpracy z nowymi kontrahentami, wprowadzeniem na rynek nowego produktu czy repozycjonowaniem produktu, warto przygotować te zmiany zabezpieczając prawa IP – zwłaszcza, iż zawsze w tej sytuacji zachodzi konieczność przeprowadzenia w mediach kosztownej kampanii informacyjnej.

4. Sukcesja przedsiębiorstwa

Specyfika firm rodzinnych (więcej na ten temat tutaj w materiale przygotowanym w oparciu o raporty[4]) sprawia, że możemy wyróżnić kilka obszarów ważnych w procesie sukcesji, dla których konieczne jest wykonanie audytu IP:

Firmy rodzinne nie wykorzystują potencjału, jaki tkwi w rodzinnej „marce” podczas gdy nazwa czy nazwisko w odniesieniu do firmy rodzinnej jest podstawowym elementem jej tożsamości. Audyt IP umożliwia zdefiniowanie podstawowych elementów strategicznego budowania tej marki: wizji rozwoju, wartości. Audyt pozwoli na zdiagnozowanie problemów z obszaru własności intelektualnej. Dla udanego przekazywania firmy poza ustaleniem kompetencji przyszłego sukcesora, ważne jest zidentyfikowanie i ocena aktywów, którymi ma zająć się.

 

5. Reorganizacja przedsiębiorstwa i jego struktur

Wcześniejsze uwagi odnoszące się do stat-upów czy sukcesji firm są aktualne także wtedy, gdy firma planuje reorganizację przedsiębiorstwa i jego struktur. Na podstawie zebranej dokumentacji i uzyskanych informacji powinna zostać przeprowadzona szczegółowa analiza aktywów własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Ocena ta może być w przeprowadzona przy wykorzystaniu różnych metod; jednakże polecana jest analiza SWOT, która wyraźnie ujawnia silne strony, słabości, możliwości i zagrożenia związane z audytowanymi aktywami własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Wyniki z analizy SWOT prowadzą do rozwijania świadomości w firmie i pomagają zarówno w planowaniu strategicznym, jak i podejmowaniu decyzji.

W przypadku reorganizacji przedsiębiorstwa i jego struktur, tak jak poprzednio, aktualne są uwagi o potrzebie przeprowadzenia audytu IP, dzięki czemu przedsiębiorstwo jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany należy wprowadzić aby scentralizować zarządzanie IP, przygotować ocenę posiadanego portfela IP, aby oceniać jego skuteczność, rozważyć strategiczne partnerstwa IP (np. wspólne prace rozwojowe, nabywanie własności intelektualnej).

Audyt IP jest okazją do podjęcia decyzji nt źródeł innowacji (zewnętrznych i wewnętrznych). Już samo wykonanie audytu IP łamie marazm prezentowany przez firmy nieaktywne innowacyjnie przekonanych o braku zasadności rozpoczynania i prowadzenia działalności innowacyjnej, w opinii, których innowacyjność nie jest niezbędna w danej branży do osiągnięcia przewagi rynkowej (41%)[5]

6. Powierzenie zarządzania IP nowemu zespołowi. Nowa strategia

Zmiana w składzie zarządu firmy jest idealną okazją do zaktualizowania wiedzy o stanie IP przedsiębiorstwa. Najlepszym sposobem jest wykonanie audytu IP, który dostarczy nowej kadrze managerskiej wiedzy pozwalającej na przygotowanie strategii biznesowej, w tym strategii IP. Zarząd w celu przygotowania czy weryfikacji już istniejącej strategii powinien zlecić:

Według raportu PARP [6]menedżerowie badanych firm aktywnych innowacyjnie wywierają stymulujący wpływ na działalność innowacyjną, pracownicy wiedzą, jaką rolę odgrywają innowacje dla firmy (79%), kadra zarządzająca ma wspólną wizję tego jak firmy powinny rozwijać się dzięki innowacyjności (78%), a strategia innowacyjna jest jasno komunikowana (74%).

Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Dlatego bardzo ważne jest, aby zarząd był wyposażony w wiedzę na temat IP firmy.  Dla rozwoju innowacyjnych firm potrzebni są menadżerowie posiadający z jednej strony wysokie kompetencje z zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym, – z drugiej strony pełną wiedzę a zasobach i problemach IP w firmie.

7. Transakcje finansowe

Badanie due diligence IP jest ważne przed przystąpieniem do transakcji finansowej, która zawiera składniki własności intelektualnej, np. przed pierwszą ofertą publiczną lub sprzedażą udziałów/ akcji prywatnym inwestorom lub w celu uzyskania pożyczki, gdzie na aktywach IP może zostać ustanowione zabezpieczenie. Poprzez audyt własności intelektualnej potencjalny pożyczkodawca będzie mógł lepiej dokonać oceny portfela IP w ramach analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Odpowiednie określenie i ustalenie poprawności aktywów własności intelektualnej w planowanym nabyciu lub sprzedaży intelektualnej mienia, jak na przykład przed wejściem w poważny negocjacje w sprawie ewentualnego połączenia lub przejęcia, zbycia lub mowa o wspólnym przedsięwzięciu. Może to doprowadzić do znacznego wzrostu wartość spółki przejmowanej lub powstałego w wyniku połączenia podmiotu.

Z drugiej strony, takie działanie może znacząco zmniejszyć koszty nabycia lub doprowadzić do anulowania procesu nabycia, jeżeli proces należytej staranności ujawnia poważne zagrożenia lub problemy związane z własnością intelektualną w zakresie firma docelowa.

8. Kupno lub sprzedaż oddziału przedsiębiorstwa lub przeniesienie własności intelektualnej

Zanim firma kupi lub sprzeda oddział lub linię produktów, zbywca zazwyczaj składa szereg oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do własności oraz możliwej zbywalności aktywów IP związanych z transakcją.

Przed przeniesieniem lub cesją udziału w IP, obie strony powinny przeprowadzić osobny audyt IP, aby zapewnić, że przeniesienie spełnia oczekiwania obu kontrahentów. Wcześniejsze uwagi odnoszące się do stat-upów, sukcesji firm czy transakcji finansowych są aktualne także wówczas, gdy nabywca analizuje potencjał IP w odniesieniu do  części przed przedsiębiorstwa czy jego składnika  majątkowego. 

9. Fuzja i przejęcie lub wspólne przedsięwzięcie

Audyt IP w przygotowaniu fuzji lub wspólnego przedsięwzięcia jest kluczowy dla oceny ryzyka i wartości nabywanego dobra intelektualnego. Wycena wartości niematerialnych i prawnych  może odbywać się wg kilku metod: metoda nadwyżki zysków multiperiod excess earnings method, metoda kosztów odtworzeniowych, metoda kapitalizacji opłat licencyjnych.

Każda z tych metod wymaga wiedzy jaką pozyskuje się poprzez przeprowadzenie audytu IP. Także i w tym przypadku mają zastosowanie argumenty i zakres audytu IP w stat-upach czy w sukcesji firm.

10. Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi

Gdy opracowywany jest nowy produkt lub usługa lub mają one zostać wprowadzone na rynek ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej innych osób może być wysokie. Audyt IP musi być przeprowadzony w celu ustalenia wszelkich ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej innych podmiotów. Wprowadzenie na rynek nowości powinno być poprzedzone takim audytem IP jak w przypadku wcześniej omówionego rebrandingu czyli modyfikacji któregoś elementów składowych marki.

11. Licencjonowanie

Tak jak w przypadku sukcesji firm czy transakcji finansowych, potencjalny licencjodawca musi zapewnić, że faktycznie posiada prawa własności intelektualnej, które mają być przedmiotem licencji. Ponadto, musi upewnić się, że żadne, już istniejące licencje, nie będą kolidować z udzieleniem nowej licencji. Ważne żeby o tym pamiętać uzyskiwać ważną a także nie naruszającą niczyich praw zgodę na korzystanie z IP. Czasami konieczne lub wskazane jest wpisanie licencji do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwy urząd patentowy. 

12. Ogłoszenie upadłości, zamknięcie działalności

Podobnie jak w przypadku sukcesji firmy, audyt IP jest również pomocny jako narzędzie planowania przed zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, zamknięciem działalności lub zakończeniem pewnych linii produkcyjnych. IP jako prawa majątkowe zbywalne wchodzą w skład masy upadłościowej. Warto zabezpieczyć się na taką ewentualność, czyli zidentyfikować IP w przedsiębiorstwie i np. wprowadzić odpowiednie postanowienia w umowie założycielskiej spółki przewidujące roszczenia zwrotne o przeniesienie IP na wypadek ogłoszenia upadłości. W taki sposób możliwe jest zabezpieczenie praw IP przed ich utratą związaną z likwidacją albo słabą kondycją finansową spółki.

13. Optymalizacja podatkowa w innowacyjnych firmach

Prawa własności intelektualnej dają możliwość optymalizacji podatkowej. Aby rozważyć możliwość skorzystania z różnych form rozliczeń i optymalizacji trzeba zidentyfikować tzw. źródła kwalifikowane: autorskie prawo do programu komputerowego, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo rejestracji wzoru użytkowego, prawo rejestracji topografii  układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin, wyłączne prawo do nowej odmiany roślin, prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego, patent. Te prawa odpowiednio księgowane pozwalają na skorzystanie z preferencyjnej (obniżonej) stawki podatkowej w odniesienie do dochodów ze źródeł kwalifikowanych.

Innowacyjne firmy mają także szanse skorzystania od 1 stycznia 2016 r. z ulgi podatkowej na prace badawczo-rozwojowe, zwane ulgą B+R.

Dla zastosowania obu bądź jednej z tych optymalizacji konieczny jest przegląd własności intelektualnej w firmie.

W poprzednim wpisie więcej na temat tego czym jest audyt IP – części 1, natomiast o tym jak przebiega audyt IP pisaliśmy w części 2.

Chcesz wiedzieć więcej o własności przemysłowej bądź o prawach autorskich? Teraz specjalna okazja! E-book Własność przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach oraz E-book Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach  25% taniej. 

Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash
[1] Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw Wyniki III edycji badania 2020, autorzy Iwona Kania, dr Janusz Kornecki, Konrad Kuźma, Joanna Lewczuk, Monika Sochaczewska, Wojciech Terlikowski, Łukasz Widła-Domaradzki; dostęp: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Monitoring-innowacyjnoci-polskich-przedsibiorstw-III-edycja-2020.pdf
[2]„Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie poradnik dla przedsiębiorców” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2005, Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska, dr Stanisław Łobejko, dr Anna Kłopotek, dr Jakub Brdulak, Anna Rutkowska-Brdulak, mgr Katarzyna Żbikowska
[3] Publikacja „Uśpiony potencjał. Jak obudzić innowatorów wśród pracowników?” przygotowana przez PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.w ramach współpracy partnerów i podmiotów zewnętrznych Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Warszawa 2018, ISBN 978-83-950386-1-7
[4] Opracowanie „Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania” PARP 2009, autorzy: Anna Kowalewska, Jacek Szut, Barbara Lewandowska, Małgorzata Kwiatkowska, Prof. Łukasz Sułkowski, Dr Andrzej Marjański, Tomasz Jagusztyn Krynicki:  https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2009_firmy_rodzinne_szanse.pdf; Opracowanie „Firma w rodzinie czy rodzina w firmie – metodologia wsparcia firm rodzinnych” powstałe w wyniku doświadczeń zebranych podczas pilotażowego projektu „Firmy rodzinne”, realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR), autorzy: Małgorzata Zawadka, Dorota Jakubowska, Jacek Jakubowski, Katarzyna Bryczkowska, Monika Olszewska, Małgorzata Mączyńska, Rok wydania: 2011; 8 edycja raportu przygotowanego cyklicznie przez KPMG „Barometr firm rodzinnych” w 27 krajach europejskich na grupie100 firm rodzinnych metodą CAWI na przełomie maja i czerwca 2019 r. dostępnego pod linkiem: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/02/pl-raport-kpmg-barometr-firm-rodzinnych-edycja-osma.pdf
[5] Ibidem Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw Wyniki III edycji badania 2020
[6] Ibidem Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw Wyniki III edycji badania 2020

Audyt własności intelektualnej (intellectual property – czyli w skrócie IP) przeprowadza się dostosowując zakres badania do specyfiki danego przedsiębiorstwa, konkretnej branży, wewnętrznych struktur czy wielkości portfela praw IP.  Audyt może być całościowym przeglądem posiadanych przez firmę praw IP i zarządzania IP w danym przedsiębiorstwie bądź weryfikacją jednego elementu IP (może być ograniczony do oceny potencjalnego ryzyka związanego z naruszeniem cudzych praw w danym obszarze lub zabezpieczeniem własnych praw w odniesieniu do jednego dobra intelektualnego). Dlatego przeprowadzenie audytu poprzedzone jest ustaleniem jego celu i zakresu. Natomiast przebieg audytu, organizacja udostępnienia materiałów i ich weryfikacji najczęściej są takie same.

Elementy audytu

Audyt jest prowadzony we współpracy z audytowanym przedsiębiorcą. Jest to praca zespołowa i dlatego ważne jest, aby zespół dedykowany do audytu składał się z pracowników działów powiązanych z własnością intelektualną. Najczęściej do audytu zaangażowany jest dział badań i rozwoju (B&R), produkcji, marketingu, sprzedaży, personalny (HR) oraz dział obsługi prawnej czy prawnik na co dzień obsługujący audytowaną firmę.

W pierwszej kolejności wszystkie osoby tworzące zespół audytujący podpisują umowę o zachowaniu poufności a następnie ustalamy obowiązki każdego członka zespołu biorącego udział w audycie. Dalszym działaniem jest przygotowanie szczegółowego harmonogramu audytu i ustalenie, że każda zaangażowana osoba jest świadoma ustalonego limitu czasowego i konieczności pełnej współpracy. Ogólny harmonogram audytu przewiduje trzy etapy:

I. przygotowanie i gromadzenie danych i dokumentów dotyczących IP audytowanego przedsiębiorcy

II. weryfikację dokumentów i danych zgromadzonych w pkt I, czyli audyt właściwy

III. podsumowanie wyników weryfikacji wykonanej zgodnie z pkt II i zaplanowanie dalszych działań audytowanego przedsiębiorcy

I. przygotowanie i gromadzenie danych i dokumentów dotyczących IP audytowanego przedsiębiorcy

Często, samo gromadzenie dokumentacji i danych, jeszcze przed ich weryfikacją, dostarcza wiedzę na temat obszarów IP istniejących w audytowanym podmiocie i jest bardzo cenne dla audytowanego. Ta część audytu odbywa się w kilku krokach podczas, których:

1. udostępniamy narzędzie on-line do pre-audytu – w celu zebrania informacji i dokumentacji odnośnie wszystkich aktywów własności intelektualnej oraz ustalenia stanu posiadanych wartości niematerialnych, udzielamy audytowanej firmie dostępu do narzędzia on-line, jego samodzielne wypełnienie zajmuje od kilku do kilkunastu minut i pozwala uzyskać ogólny obraz IP w audytowanej firmie. Narzędzie to wygląda tak:

2. przygotowujemy listę kontrolną – na podstawie otrzymanych odpowiedzi, posługując się podziałem, o którym pisaliśmy tu, przygotowujemy listę kontrolną zawierająca spis materiałów (danych i dokumentów) jakie chcemy zweryfikować,  jest to lista indywidulanie przygotowywana dla każdej audytowanej firmy, w jej przygotowaniu uczestniczą osoby odpowiedzialne za IP

3. przygotowujemy katalogi – na dysku dedykowanym do audytu danej firmy ustawiamy katalogi do usystematyzowania weryfikowanych materiałów, ich kolejność i zakres odpowiada liście kontrolnej i strukturze specjalnie przygotowanej dla audytowanej firmy

4. identyfikujemy braki w dokumentacji – w dalszej kolejności, identyfikujemy problemy w zakresie zgromadzenia potrzebnych danych i dokumentów oraz ustalamy w jaki sposób możemy te materiały pozyskać

5. gromadzimy dokumenty i dane – kolejno, wraz z audytowaną firmą gromadzimy dokumenty i dane potrzebne do weryfikacji, ten etap dla audytowanego przedsiębiorcy stanowi najbardziej czasochłonna cześć audytu

6. selekcjonujemy udostępniane materiały –  najczęściej umieszczamy ich cyfrowe wersje na naszym dysku według struktury  przygotowanej dla audytowanej firmy; do dysku mają dostęp osoby wyznaczone do współpracy z nami podczas audytu

II. weryfikacja zgromadzonych dokumentów i danych

Ta cześć audytu dla nas jest najbardziej czasochłonna i w zależności od zakresu audytu zajmuje od kilku do kilkunastu dni. W pracę zaangażowani są rzecznicy patentowi oraz radcowie i adwokaci specjalizujący się w sprawach własności intelektualnej, posiadający wiedzę na temat specjalnych procedur związanych z IP oraz doświadczenie w identyfikacji problemów związanych z własnością intelektualną (o tym dlaczego jest to niezbędne pisaliśmy tu). W tej części audytu:

1. weryfikujemy i oceniamy udostępnioną dokumentację wg następującego podziału[1]

a. inwentaryzacja aktywów IP

b. weryfikacja posiadanych praw do aktywów IP

c. terytorialny zakres ochrony IP

d. zakres i sposób wykorzystywania aktywów IP

e. znaki towarowe i inne oznaczenia

f. inne aktywa w IP/ poszukiwanie istniejącego IP i procedura zgłoszenia o udzielenie prawa

g. relacja IP do strategii biznesowej

h. zarządzanie kontraktami – weryfikacja posiadania umów wraz z weryfikacją ich postanowień i ich ważności:

i. egzekwowanie prawa / naruszenia praw

2. weryfikujemy bazy danych urzędów patentowych  – ustalamy stan praw wyłącznych w bazach danych urzędów patentowych w zakresie możliwych naruszeń odpowiadając na pytania czy występują naruszenia IP audytowanego przedsiębiorstwa albo czy audytowana firma nie naruszasz IP osoby trzeciej

3. sprawdzamy skuteczność i poprawność nabycia praw wyłącznych przez audytowany podmiot w celu ustalenia:

    • kto jest uprawnionym do tych aktywów (kto jest ich właścicielem),
    • czy prawa te pozostają w mocy, czy już wygasły
    • czy prawa te są egzekwowalne (czy wykonalne) oraz
    • czy są skutecznie i w pełni wykorzystywane w przedsiębiorstwie

4. przeprowadzamy wywiady z kluczowymi pracownikami odpowiedzianymi za IP w audytowanej firmie, o ile jest to potrzebne dla wyjaśnienia pojawiających się podczas audytu wątpliwości

5. ustalamy ryzyko istnienia i szanse zaspokojenia roszczeń o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług; ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą

III. podsumowanie wyników weryfikacji wykonanej i zaplanowanie dalszych działań audytowanego przedsiębiorcy

Ustalenia i zebrane podczas audytu informacje są podsumowywane w raporcie przygotowywanym dla audytowanej firmy. W oparciu o ustalone rekomendacje możliwe jest opracowanie strategii dotyczącej własności intelektualnej czyli zaplanowanie kolejnych działań oraz opracowanie procedur dotyczących powstawania, ochrony oraz wykorzystania i czerpnia korzyści z IP

1. przygotowanie raportu – w raporcie wskazujemy jakie działania należy podjąć w trybie pilnym, planowanym i potencjalnym, przekazujemy informacje na temat kosztów pozyskania praw wyłącznych w urzędach patentowych i działań w zakresie ochrony i zarządzania IP, tutaj można obejrzeć fragment przykładowego raportu. 

2. omówienie raportu – wyjaśnienie zarządowi ustaleń poczynionych podczas wykonywania audytu daje możliwość ustalenia dalszych działań dla przygotowania  schematów

3. przygotowanie schematów działania i wewnętrznych regulacji w zakresie realizacji strategii IP – poza ustaleniami wskazanymi według schematu powyżej dla każdego aktywa IP

4. wyszczególnienie wpływów rynkowych na aktywa IP – obejmują one zazwyczaj markę firmy, marki produktów, pozyskiwanie firmy i produktu, wartość firmy, certyfikację produktu, certyfikaty eksportowe, zatwierdzenia regulacyjne, sieci dystrybucji i surowców, listy klientów oraz programy marketingowe i reklamowe

5. oszacowania wartości każdego z przedmiotów IP – audyt IP jest pierwszym krokiem do oszacowania wartości przedmiotów IP, do wyceny IP należy zastosować weryfikację na podstawie wielu kryteriów m.in.:

Audyt jest zawsze dopasowywany do specyfiki branży.

Na przykład w przedsiębiorstwach produkcyjnych badamy zwłaszcza zabezpieczenie technologii i patenty, w agencjach kreatywnych – prawidłowe nabywanie i korzystanie z praw autorskich do utworów czy praw pokrewnych do artystycznych wykonań. Także w obu tych przekładach bardzo istotne jest zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i know how, które często decyduje o pozycji danej firmy na rynku.

W firmach korzystających z IP stworzonego przez dostawców, nacisk musi być położony na prawidłowość pozyskania praw do IP. Natomiast w tych przedsiębiorstwach, które same wytwarzają IP, ważne jest ich zabezpieczenie i przeprowadzenie skutecznego postępowania zgłoszeniowego czy rejestracyjnego przed urzędami patentowymi w celu przyznania praw wyłącznych. Oczywiście najczęściej występują modele mieszane: nabywanie i zbywanie praw, udzielanie i pozyskiwanie licencji.

Inne problemy wykaże audyt w dużych firmach, gdzie często występuje słaba komunikacja wewnętrzna i należy stworzyć takie mechanizmy współpracy, aby kreatywni pracownicy z różnych działów i lokalizacji mogli zgłaszać swoje pomysły, nad którymi potem będzie pracować wiele osób i z których z czasem będą powstały wartościowe dla firmy innowacje. W takich firmach audytowi podlega także proces monitorowania i zarzadzania ścieżką od pomysłu do komercjalizacji.
W mniejszych firmach najczęściej problematyczne jest uzyskanie praw do logo w takim zakresie, aby móc zarejestrować je w urzędzie patentowym jako znak towarowy a także kwestie prawne związane z prowadzeniem sklepu internetowego: spełnieniem wymogów RODO, regulaminem sklepu czy pozyskaniem praw do materiałów marketingowych.

Zakres audytu jest uzależniony od jego rodzaju: czy będzie to ogólny audyt IP czy szczególny skoncentrowany na danym problemie tzw. due diligence.

1. Audyt ogólny IP będzie może stanowić fundamentalny krok do zmiany podejścia w zarządzaniu własnością intelektualną wewnątrz firmy i stanowić bazę do stworzenia dobrej strategii zarządzania IP. Podczas audytu ogólnego oceniany jest cały portfel aktywów intelektualnych. Są to aktywa:

2. Audyt due diligence (z ang. należyta staranność) ma węższy zasięg i jak jego nazwa wskazuje skupia się na identyfikacji i ocenie wybranych najistotniejszych aktywów własności intelektualnej dla wykazania staranności w zakresie:

_____________

W kolejnych wpisach piszemy o tym dlaczego warto wykonać audyt, które firmy i kiedy powinny zrobić audyt własności intelektualne i dlaczego audyt IP wykonuje prawnik specjalizujący się w sprawach własności intelektualnej. Więcej na temat tego czym jest audyt IP znajduje się w części 1.

Chcesz wiedzieć więcej o własności przemysłowej bądź o prawach autorskich? Teraz specjalna okazja! E-book Własność przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach oraz E-book Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach  25% taniej. 

Photo by Austin Distel on Unsplash
[1] Opracowana na podstawie European IPR Helpdesk Fact Sheet „IP Audit: Uncovering the potential of your business, czerwiec 2016

Dlaczego wykonujemy okresowe przeglądy samochodów czy badania kontrolne organizmu? Wykonujemy je po to, aby w porę zidentyfikować zagrożenia, usunąć usterki, naprawić większe problemy a przede wszystkim zapobiegać niesprawności czy chorobom. Co stałoby się, gdybyśmy takich przeglądów nie wykonywali?

Co by było, gdyby…?

Gdybyśmy nie sprawdzali układu hamulcowego (wraz z ewentualną wymianą klocków i tarcz hamulcowych), elementów układu kierowniczego i wydechowego czy zawieszenia i ciśnienia w oponach, nie wymieniali filtru powietrza, płynu chłodniczego i płynu hamulcowego a czasami rozrządu? Prawdopodobnie przez jakiś czas samochód nie sprawiałby kłopotów, ale awaria czy wypadek byłyby tylko kwestią czasu.

Podobnie z badaniami organizmu: wynik morfologii krwi może sygnalizować problemy z odpornością lub toczące się infekcje, a nawet problemy onkologiczne. CRP wskazuje toczący się stan zapalny, wzrost stężenia kreatyniny we krwi sygnalizuje niewydolność nerek, oznaczenie glukozy jest podstawowym badaniem w kierunku cukrzycy, która leczona nie jest chorobą śmiertelną, ale nie zdiagnozowana może prowadzić do uszkodzenia ścian naczyń a w ich rezultacie nawet do śmierci.

Procesy w firmie można porównać do zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi częściami samochodu czy organami w ciele człowieka.

Własność intelektualna – IP – silnik i serce każdej firmy

Obecnie, w czasach określanych jako “gospodarka oparta na wiedzy i technologii”, własność intelektualna jest jednym z głównych czynników pozwalających firmom budować pozycję rynkową: stworzyć przewagę konkurencyjną, decydować o sukcesie rynkowym, uzyskać istotne korzyści podatkowe. Z jednej strony, prawa własności intelektualnej, będące niematerialnymi składnikami majątku, mogą być przedmiotem amortyzacji obniżając zyski podlegające opodatkowaniu, z drugiej strony, licencjonowanie ich może być źródłem przychodów, a także stanowić instrument generowania kosztów. Przykładów jest wiele:

Mieć pomysł – produkt – strategię

Wartości niematerialne, takie jak zasoby ludzkie, wiedza i właśnie własność intelektualna, stanowią znaczną część bogactwa firmy. Często nawet większą niż wartość środków trwałych, takich jak maszyny, pojazdy, nieruchomości. Topowe marki (Apple, Google, Microsoft, CocaCola) zbudowały swoją pozycję rynkową w oparciu o technologie czy receptury, które nie są bezpośrednio dostępne dla klientów końcowych (jako klienci korzystamy z produktów tych firm, a nie technologii czy receptur ich produkcji), ale faktycznie stanowią główny element sukcesu gigantów. Firmy te, swoją wartość zbudowały w oparciu o komercjalizację pomysłu i konsekwentną strategię w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną stworzoną na bazie tego pomysłu, czyli strategię IP. W dużym uproszczeniu strategię tę można podzielić na:

1. uzyskiwanie praw własności intelektualnej na skutek zgłoszenia lub rejestracji bądź nabycia – pojedynczy produkt lub usługa mogą być chronione różnymi prawami IP:

2. optymalne wykorzystywanie praw własności intelektualnej – przedmioty praw IP mogą być wykorzystywane w rozmaity sposób,

3. monitorowanie własności intelektualnej – oznacza systematyczne sprawdzanie i aktualizowanie wiedzy i baz danych

4. egzekwowania naruszeń własności intelektualnej – daje szansę na utrzymanie posiadanych praw i przerwanie naruszeń,

Te właśnie procesy (uzyskiwanie praw własności intelektualnej i ich optymalne wykorzystywanie, monitorowanie i egzekwowania naruszeń własności intelektualnej) powinny być systematycznie weryfikowane i poprawiane, czyli poddawane okresowym badaniom. Założeniem każdego badania kontrolnego jest ustalenie zagrożeń, braków i ryzyk jakie z nimi są związane. Jeśli nie znamy się na motoryzacji, to bez przeglądu w warsztacie samochodowym, nie dowiemy się czy grozi nam awaria na środku autostrady. Bez wykształcenia medycznego, raczej nie będziemy w stanie ocenić na jakim etapie jest choroba i czy są szanse na jej wyleczenie. Podobnie, w przypadku firmy tworzonej w oparciu o wartości niematerialne, kluczowa jest świadomość zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa i procesów, które ich dotyczą. Dlatego, tak istotne dla firm, jest cykliczne przeprowadzanie audytu własności intelektualnej.

Audyt IP jest systematycznym przeglądem aktywów własności intelektualnej posiadanych, wykorzystywanych lub nabytych przez przedsiębiorstwo.

Czemu służy audyt IP?

Przegląd ten służy dwóm głównym celom:

  1. identyfikacji i ocenie aktywów własności intelektualnej – to ustalenie jakie i gdzie znajdują się aktywa oraz wyjaśnienie kwestii własnościowych, czyli tego czy firma poprawnie i skutecznie nabyła prawa od twórców
  2. przewidywaniu i zarządzaniu ryzykiem powiązanym z portfelem własności intelektualnej przedsiębiorstwa, skutecznym zabezpieczaniu praw własności intelektualnej, a także unikaniu długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego, zapobiegając .

Co bardzo istotne, a pomijane w większości polskich firm, audyt pomaga również w organizacji kultury w firmie zorientowanej na własność intelektualną: stymulowanie innowacyjności i kreatywności wśród pracowników, szybkie reagowanie na wartościowe pomysły, współpracę poszczególnych działów firmy nad innowacjami. Najbardziej znaną na świecie z takiego podejścia jest Simens, którego pracownicy generują średnio 400 pomysłów dziennie (!) a to przekłada się na wygenerowanie 300 mln euro rocznie.

W wyniku przeprowadzenia audytu możemy zyskać wiele istotnych informacji na temat aktywów własności intelektualnej posiadanych, wykorzystywanych lub nabytych przez przedsiębiorstwo.

Dzięki zaangażowaniu niezależnego audytora-eksperta od własności intelektualnej, firma ma  możliwość uzyskania bezstronnej opinii odnośnie stanu faktycznego audytowanych procesów w zakresie IP. Audyt ma jednocześnie za zadanie potwierdzić zgodność działalności firmy z przepisami prawnymi czy wewnętrznymi procedurami – sprawdzając, czy zarząd i pracownicy przestrzegają norm i ustaleń, np. zachowują poufność tak kluczową do uzyskiwania praw wyłącznych (na wynalazki czy wzory) bądź utrzymania pozycji na rynku. Dzięki temu, można znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej: “awarii” czy “choroby”. Odpowiednie szybkie reagowanie pozwala nie tylko uniknąć większych kłopotów, ale także uzyskać przewagę nad konkurencją, uszczelnić te obszary, które mogą w przyszłości stać się problematyczne.

Audyt nie powinien być postrzegany jako działanie mające na celu wytykanie błędów.

Zadaniem audytora jest wsparcie przedsiębiorstwa i ukierunkowanie działań firmy w taki sposób, aby zapewnić jej jak najwięcej możliwości rozwoju poprzez:

Wykonywany przez nas audyt IP obejmuje następujące kwestie:

I.        ZESTAWIENIE AKTYWÓW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
II.       ANALIZA STANU AKTYWÓW I ZASIĘGU TERYTORIALNEGO W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
III.      BAZY DANYCH/PROGRAMY KOMPUTEROWE
IV.      DANE OSOBOWE/RODO
V.       DOMENY INTERNETOWE
VI.      SPRAWY KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z IP
VII.     KWESTIE PRACOWNICZE
VIII.    PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE
IX.      PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
X.       REKLAMA I MARKETING
XI.      PRZEGLĄD WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PROCEDUR ZGŁASZANIA
XII.     ANALIZA PROCESÓW ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
XIII.   ANALIZA PROCESÓW ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI/UMOWAMI
XIV.    SPORY PRAWNE, POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE ZWIAZANE Z IP
XV.     ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
XVI.    INNE

Takie zestawienie, daje nam możliwość zbadania wszystkich obszarów przedsiębiorstwa związanych z własnością intelektualną.  Daje wiedzę potrzebną do podejmowanie decyzji co do działań pilnych i możliwych do wykonania w dalszej kolejności, do zarządzenia tym co wprawia w ruch firmę i nadaje rytm jej funkcjonowaniu. Jak bowiem słusznie zauważył Peter Drucker „Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyćnie możesz tym zarządzać…”.

 __________________

O tym jak przebiega audyt IP i jak przygotować się do niego, jakie korzyści uzyskuje się dzięki audytowi, które firmy i kiedy powinny zrobić audyt własności intelektualne i dlaczego audyt IP wykonuje prawnik specjalizujący się w sprawach własności intelektualnej – będziemy pisać w kolejnych wpisach.

Chcesz wiedzieć więcej o własności przemysłowej bądź o prawach autorskich? Teraz specjalna okazja! E-book Własność przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach oraz E-book Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach  25% taniej. 

foto: Photo by Austin Distel on Unsplash 

Czy wiecie, że Kubuś Puchatek to odpowiednik angielskiej nazwy Winnie-the-Pooh wymyślony przez tłumaczkę Irenę Tuwim w 1938 r.? 30 września, w dniu Świętego Hieronima – autora tłumaczenia Biblii na łacinę (zwanego “Wulgata”) – obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. W tym dniu, poza życzeniami dla wszystkich przysięgłych, konferencyjnych, kabinowych, sądowych, literackich, symultanicznych i konsekutywnych tłumaczy chcemy przypomnieć, że ich praca jest chroniona prawem autorskim, ale zależnym.

Historia Puchatka na gruncie polskim

Irena Tuwim dokonując przekładu na język polski historii pluszowego misia stworzonego przez brytyjskiego pisarza Alana Alexandra Milne’a uznała, że nie da się przełożyć imienia tak, by sprawa jego pochodzenia i rozumienia była jasna dla polskiego czytelnika i ochrzciła misia imieniem Kubuś. Tymczasem Winnie to imię kobiece. W kolejnym tłumaczeniu Monika Adamczyk, podobnie jak Milne, nadała imię żeńskie Fredzia Phi-Phi męskiemu misiowi, konsekwentnie stosując formy męskie np. (…) Phi miał zamknięte oczyFredzia Phi-Phi zatrzymał się nagle i pochylił się zagadkowo nad śladami. Autor oryginału, Milne stosował połączenie „Winnie the Pooh”, a najczęściej nazywał misia po prostu „Pooh” i używał w odniesieniu do niego męskich zaimków osobowych.

Utwór zależny w polskim prawie autorskim

Historia polskiego imienia Puchatka to dowód na to, jak twórczą i odpowiedzialną pracę wykonują tłumacze. W końcu dla misia nie jest objęte czy dzieci będą do niego wołać „Kubusiu”, czy „Fredziu”. Z prawnego punktu widzenia zaś ważne jest to, że tłumaczenie to utwór zależny w prawie autorskim, czyli “opracowanie” .

Utwór pierwotny i utwór zależny

Biorąc pod uwagę samodzielność utworu możemy wyróżnić: utwory pierwotne i utwory od nich zależne, przy czym rozróżnienie to ma znaczenie w zakresie korzystania z utworów zależnych, których jesteśmy autorami:

Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie tego znanego misia: gdyby nie istniał utwór pierwotny w języku angielskim napisany przez Alana Alexandra Milne’a, to nie powstałoby tłumaczenie Ireny Tuwim czy Moniki Adamczyk, tym samym nie byłoby utworu zależnego.

W przypadku utworu zależnego trzeba pamiętać, o tym, że na rozporządzanie i korzystanie z opracowania należy uzyskać zgodę twórcy utworu pierwotnego. Zgodnie z tą zasadą, można wykonać tłumaczenie obcojęzycznej książki na własne potrzeby, ale np. na wydanie tłumaczenia drukiem należy uzyskać zgodę autora oryginału.

Utwór zależny i utwór inspirowany

Innym niż utwór zależny, choć w jakimś stopniu czerpiącym z istnienia wcześniejszego utworu, jest utwór inspirowany. Jest to utwór, którego twórca czerpał inspirację, pomysł z już istniejącego utworu. W odróżnieniu jednak od utworu zależnego – utwór inspirowany, aby mógł być przedmiotem prawa autorskiego musi być samoistnym i oryginalnym, pomimo wykorzystania cudzych myśli czy pomysłów. Istotnym elementem związanym z zakwalifikowaniem danego dzieła jako utwór inspirowany, jest ustalenie tego utworu w wyniku zainspirowania się cudzym dziełem. W wyrokach Sądu Najwyższego podkreślone jest to, że kluczowym elementem utworu inspirowanego jest jego „powstanie w wyniku pobudki twórczej dostarczonej przez utwór inspirujący[1]. Istotne jest również, by komponenty dzieła w utworze inspirowanym pochodzące z utworu inspirującego pomimo ich rozpoznawalności nie były dominujące[2]

W praktyce rozróżnienie pomiędzy utworem zależnym a inspirowanych jest bardzo trudne i na tym tle dochodzi do wielu sporów sądowych.

Wracając na chwilę do Kubusia Puchatka: jego historia doczekała się wielu ekranizacji i adaptacji teatralnych. Obecnie prawa wydawnicze do książek o Kubusiu posiada na całym świecie The Walt Disney Company (przy okazji można tylko wspomnieć, że Myszka Miki to w rzeczywistości pan mysz o czym piszemy tutaj) który także zarejestrował wizerunek i imię Kubusia jako znak towarowy w wielu krajach świata i korzysta z ochrony praw do znaku wymagając zezwolenia na użycie go na prywatnych stronach www, czy materiałach reklamowych i w adaptacjach teatralnych. W Polsce tłumaczenie Ireny Tuwim podlega ochronie prawno-autorskiej jako odrębny utwór i w celu skorzystania z niego należy skontaktować się z działającą od 2006 r. Fundacją im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim[3] sprawującą opiekę nad spuścizną literacką po tłumaczce.

Tłumacze mogą swoją pracą nie tylko wpływać na postrzeganie bohaterów ale przede wszystkim dostarczają treści niedostępnej dla osób nie znających oryginalnego języka. Dzięki tłumaczeniom Sir Richard Burton dostarczył wiktoriańskiemu światu angielskie tłumaczenie Kama Sutry oraz nieocenzurowaną wersję Księgi tysiąca nocy i nocy wywołując spore zamieszanie w tym świecie.[4]

Ceńmy zatem pracę tłumaczy i pamiętajmy, że przy spisywaniu umów ważne jest, aby prawom zależnym poświecić odrębną uwagę. Pamiętajmy, że zgodnie z ogólnymi zasadami prawa autorskiego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego mimo, że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych

Zapraszamy do kontaktu jeśli kwestia poprawnego zapisania praw do tłumaczeń czy odróżnienia utworu zależnego od inspirowanego sprawa problem.  Kompleksowo zajmujemy się prawnymi aspektami tłumaczeń reprezentując zarówno tłumaczy jak tych, którzy chcą zamówić tłumaczenia czy zawrzeć z tłumaczami inne umowy ????

Photo by Romain Vignes on Unsplash
[1] zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2014 r., I CSK 539/13.
[2] ibidem.
[3] http://www.tuwim.org
[4] O wielu znanych tłumaczach można przeczytać tutaj: https://pl.tomedes.com/blog-tlumaczenia/najlepsi-tlumacze-historii 

Zmiany legislacyjne nie nadążają za postępem technologicznym, z jakim mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i jego następstwami. Szczególnie Internet stał się miejscem, w którym naruszenia prawa zdarzają się niejako na porządku dziennym, z uwagi na zdolność wirusowego rozprzestrzeniania się treści[1]. Powszechnym zjawiskiem są memy internetowe, które łatwo ulegają mutacjom i różnego rodzaju przekształceniom, a ponadto są długowieczne[2].

Podobnym typem transferu informacji, ale znacznie bardziej niebezpieczniejszym, są “deepfake”.  Dlaczego deepfake może stanowić zagrożenie? Jakie skutki, dla pojedynczych osób i całych społeczeństw, mogą wywołać “deepfake”? Czy ich pojawienie się wymusza zmianę prawa?

Naszym zdaniem…

Małgorzata Gradek Lewandowska: Poprzednio ustaliłyśmy, że samo tworzenie deepfake a także ich dystrybuowanie może być zgodne z prawem (“Czy deepfake – face swap i face reenactment mieszczą się w prawach własności intelektualnej?“). Problem mógłby pojawić się wówczas, gdyby zmanipulowany materiał filmowy dostał się w niepowołane ręce. Można wyobrazić sobie zdestabilizowanie demokracji np. przez pokazanie przed dniem wyborów polityka zaangażowanego w działalność przestępczą albo przedstawienie żołnierza USA palącego Koran[3]. Potwierdzeniem realności takiej sytuacji, było wyemitowanie w Belgii w maju 2018 r. deepfake pokazującego Donalda Trumpa wzywającego USA do wycofania się z porozumienia klimatycznego z Paryża. Zamiarem belgijskiej partii Sp.a Party emitującej ten film, było przyciągnięcie uwagi widzów, a następnie przekierowanie ich do internetowej petycji wzywającej belgijski rząd do podjęcia pilniejszych działań na rzecz klimatu. Chociaż był to fałszywy film, niektórzy widzowie byli wstrząśnięci i żądali, aby partia potwierdziła oficjalnie, że nagranie było zmontowane[4]. Twórcy filmu powiedzieli później, że założyli, iż zła jakość deepfake wystarczy, aby widzowie byli przekonani o braku autentyczności: „z ruchów warg jasno wynika, że to nie była autentyczna przemowa Trumpa” – powiedział Politico rzecznik Sp.a Party.

A co w sytuacji, gdy podmiot dystrybuujący deepfake nie oznaczy fałszywego przekazu? Myślę tutaj o wojnie informacyjnej, szantażu politycznym, narzędziu propagandy czy wykorzystaniu deepfake do phishingu (oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji).

 

Anna Maślanka: Właśnie. W połowie lutego br. na WhatsApp pojawił się film Manoj Tiwari, prezydenta Indii Bharatiya Janata Party. W filmie Tiwari przemawia przekonująco w języku haryanvi, dialekcie hindi używanym przez jego potencjalnych wyborców. Wideo jest fałszywe: w oryginalnym nagraniu Tiwari mówi po angielsku. Jest to kolejny przykład tego jak partia polityczna wykorzystała technologię deepfake do celów politycznych.

 

Anna Dębska: Takie sytuacje miały miejsce od dawna. Co prawda bez wykorzystania warstwy wizualnej, ale oszustwa poprzez stworzenie nagrania imitującego głos innej osoby, nie są zarezerwowane jedyne dla sfery twórczości fikcyjnej. Dla przykładu: w 2019 r. dyrektor pewnej brytyjskiej firmy z branży energetyki dokonał przelewu na ponad 200 tys. euro po tym, jak otrzymał telefon od osoby rzekomo zarządzającej spółką nadrzędną (spółką-matką). Z relacji The Wall Street Journal wynika, że dyrektor został poproszony o pilne przesłanie pieniędzy do węgierskiego dostawcy[5]. Ofiara zdarzenia twierdzi, że głos był identyczny. Zawierał nawet delikatny niemiecki akcent oraz intonacje charakterystyczną dla tej osoby. W tym przypadku, płatność z węgierskiego rachunku została natychmiast przelana do Meksyku i dalej. To ponoć pierwszy przypadek wykorzystania deepfake voice (speech synthesis) w celu popełnienia przestępstwa w Europie, ale patrząc na “udany” efekt, z pewności nie ostatni[6] Co więcej, pojawiają się już pierwsze ostrzeżenia przed nowym rodzajem wyłudzania „na wnuczka”, właśnie poprzez wykorzystywanie czyjegoś głosu i podszywanie się w ten sposób przez telefon pod bliską nam osobę w celu wyłudzenia pieniędzy.

 

MGL: Jakie więc środki prawne mają osoby, których dobra osobiste wykorzystano do stworzenia deepfake?

 

AD: Poza prawem autorskim, o którym mówiłyśmy poprzednio, kolejna regulacja, ściśle powiązana z deepfake-ami, to art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Na podstawie tych przepisów chronione są dobra osobiste człowieka. Ustawodawca wskazał katalog dóbr osobistych wyszczególniając dobra takie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska wskazując, iż nie jest to katalog zamknięty. Z deepfake-ami największy związek będzie miał wizerunek, ale również głos. Pomimo, że głos nie został wyszczególniony w art. 23 kodeksu cywilnego, to w orzecznictwie potwierdzono pogląd, że głos jest objęty ochroną kodeksową[7].

O tym, czy naruszenie dobra osobistego zostało istotnie dokonane, decyduje obiektywna ocena konkretnych okoliczności faktycznych, nie subiektywne odczucie osoby zainteresowanej. O bezprawności naruszenia zaś może być mowa wtedy, kiedy to cudze działanie narusza jakieś konkretne nakazy i zakazy. Oczywiście, w pojęciu bezprawności czynności nie mieszczą się natomiast omyłki, niedokładności, przeinaczenia i inne wadliwości ale pozbawione cech ocennych wobec określonej osoby[8].

Przy ochronie dobra osobistego jakim jest wizerunek, trzeba wrócić na chwilę do prawa autorskiego. Zgodnie z art. 81 prawa autorskiego, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

Można więc wyobrazić sobie, że twórcy deepfake będą powoływać się na powyższe wyjątki. Pytanie: czy faktycznie mogą? Jeśli przekroczą granice wyjątku uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, to osoba, której to dobro osobiste zostało zagrożone czy naruszone poprzez wykorzystanie w deepfake może żądać zarówno na podstawie art. 83 i art. 78 ust. 1 prawa autorskiego jaki i art. 24 kodeksu cywilnego:

Wydaje się, że to te przepisy będą ochronić osoby, których wizerunek został wykorzystany w celu stworzenia deepfake. Trzeba jednak podkreślić, że aby móc uzyskać ewentualne odszkodowanie lub zadośćuczynienie trzeba wskazać osobę, która wyrządziła szkodę lub krzywdę. I to w przypadku twórców deepfake może być bardzo problematyczne.

AM: To, co potocznie nazywane jest naruszeniem prawa osobistego do wizerunku, w praktyce oznacza naruszenie innego dobra (czci, prywatności, kultu pamięci osoby zmarłej, “persony”), tyle, że za pośrednictwem wizerunku. Argument, który najprawdopodobniej może być wykorzystywany przez twórców deepfake-ów, czyli wspomniany wyjątek od uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej. Zezwolenie takie przysługuje tylko, gdy rozpowszechniamy wizerunek osoby powszechnie znanej utrwalony w związku z wykonywaniem przez nią swojej funkcji publicznej czy zawodowej. Każde inne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku, także osób znanych, które nie powstało w związku z pełnieniem przez nich ich funkcji publicznych będzie naruszeniem ich prawa do prywatności.

Powstaje jednak pytanie, czy można mówić o takim naruszeniu względem polityka, którego wizerunek został wykorzystany do stworzenia fałszywego przemówienia politycznego? Nawet gdyby uznać, że w tym wypadku nie przekroczono granic prywatności, warto rozważyć, czy nie zostały naruszone inne dobra osobiste takiej osoby. Dobra osobiste stanowią wartości ściśle związane z osobą ludzką, w tym sensie, że ochrona tych dóbr jest ochroną szeroko rozumianej godności każdego człowieka. Naruszeniem tych dóbr, godności może być np. napastliwa krytyka kierowana w kierunku takiej osoby bezpośrednio, jak i narażenie jej na krytykę ze strony osób trzecich, które mogłyby uznać za prawdziwe takie nagranie. Także narażenie takiej osoby na utratę zaufania publicznego w związku z wykonywanym przez nią stanowiskiem będzie godzić w jej dobra osobiste, tym samym dając jej prawo do obrony przed takim bezprawnych zachowaniem. Właśnie na podstawie przepisów, o których mówiłyśmy.

MGL: Jak zatem mogą bronić się „ofiary” użycia deepfake-ów?

AD: Problem prawny deepfake-ów może być bardzo złożony. Za przykład może posłużyć przestępstwo oszustwa z art. 286 kodeksu karnego. Czyli: kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Nietrudno sobie wyobrazić stworzenie deepfake, w którym ktoś bliski prosi o pomoc, o pewną sumę pieniędzy, która jest mu niezwykle potrzebna, a Ty chcąc pomóc przesyłasz pieniądze na wskazany numer konta. W takim przypadku deepfake może stać się narzędziem do popełnienia oszustwa przez jego twórcę. Oczywiście, wymaga to zainicjowania postępowania karnego.

AM: Z pozoru wyglądające na niewinne żarty nagranie może doprowadzić do dokonania niekorzystnego dla nas oświadczenia, którego w innym wypadku nigdy byśmy nie złożyli, gdybyśmy tylko wiedzieli, że nagranie to nie jest prawdziwe. Może się zdarzyć, że nagranie będzie tak wiarygodne, że nawet znawcy tematu dadzą się nabrać na fałszywe oświadczenia. Możemy sobie np. wyobrazić, że twórca deepfake wykorzysta pozycję jakieś szanowanej osoby i posługując się jej wizerunkiem będzie namawiał do rozporządzenia swoim prawem lub dokonania innego oświadczenia, które będzie prowadziło do uszczuplenia majątku albo innych konsekwencji prawnych. W takiej sytuacji, osobie, która dała się nabrać na takie fałszywe nagranie przysługuje prawo uchylenia się od skutków oświadczeni woli złożonego pod wpływem błędu. W tym celu konieczne jest złożenie takiego oświadczenia w ciągu roku od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o wprowadzeniu w błąd, drugiej stronie czynności prawnej (czyli np. komuś, komu przekazaliśmy jakąś kwotę pieniędzy, dokonaliśmy sprzedaży itp.)

MGL: Czy poza oszustwem skutkującym karną odpowiedzialnością i cywilnym skutkiem uchylenia się od oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, deepfake może prowadzić do innych konsekwencji prawnych dla osoby, której wizerunek czy inne dobra osobiste zostały wykorzystane?

AM: Zdecydowanie deepfake może stwarzać zagrożenie dla renomy, wiarygodności, a także zagrożenie utraty zaufania wobec osoby publicznej, zwłaszcza sprawujące określone funkcje w państwie. Dobrze wiemy, że „społeczny lincz” może doprowadzić do upadku nawet całych grup i organizacji, a co dopiero jednostki. Niestety, raz naruszone zaufanie odbudowuje się czasami latami. Naruszenie w ten sposób wizerunku czy dóbr osobistych może wymusić na danej osobie np. ustąpienie z zajmowanego stanowiska ze względu na utratę wiarygodności. Technologia deepfake to ogromne narzędzie dla konkurencji, która dzięki niej może jednym nagraniem pogrążyć swoich konkurentów np. w trakcie kampanii wyborczych.

AD: Pamiętajmy, że o renomie i „wizerunku” możemy mówić też w przypadku osób prawnych, najczęściej przedsiębiorców. Istnieją korporacje, które latami budują swoją pozycję na rynku nie tylko poprzez świadczenie określonej jakości usługi i dostarczanie pożądanych produktów ale również poprzez tworzenie marki kojarzącej się za określonymi wartościami i atrybutami. Wyobrażam sobie, że wystarczyłby jeden świetnie przygotowany deepfake i możemy zacząć mówić o poważnym kryzysie danego przedsiębiorstwa. Cała seria przemyślanych deepfake-ów i za chwilę w mediach pojawia się informacja o wniosku o ogłoszenie upadłości, a przecież ktoś jednie zrobił sobie niewinny żart… Ale ten żart mógł być również świetnie przeprowadzaną kampanią konkurencyjnej firmy, która miała już dość uczciwej rywalizacji o klientów.

MGL: Może w takim razie należy szukać odpowiednich regulacji w innych przepisach karnych?

AD: Sięgając do przepisów kodeksu karnego można zastanowić się, czy w niektórych przypadkach stworzenie deepfake będzie wypełniało znamiona przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej takich jak zniesławienie i zniewaga.

Zniesławienie, stypizowane w art. 212 kodeksu karnego dotyczy pomawiania innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Analiza przepisu od razu nasuwa pytanie, czy stworzenie deepfake albo jego rozpowszechnianie może stanowić pomówienie. W związku z tym, że nie istnieje precyzyjna definicja pomówienia nie sposób przesądzić czy deepfake stanie się również formą pomówienia. Poprzez pomówienie można rozumieć przypisanie komuś w publicznej wypowiedzi cech, poglądów lub czynów, które psują mu dobrą opinię, powodują utratę zaufania do niego, a przecież to nie twórca deepfake wypowiada się publicznie…

W art. 216 kodeksu karnego określono przestępstwo zniewagi, czyli: kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności, także kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo zniewagi przejawia się w ubliżaniu komuś słowem lub czynem i stanowi ciężką obrazę skierowaną przeciwko godności osobistej człowieka[9].

AM: Katalog sposobów popełnienia czynu znieważenia nie został określony, zatem można dojść do wniosku, że dotyczy to rozmaitego rodzaju zachowania, których wspólną cechą jest to, że wyrażają pogardę dla godności drugiego człowieka. Znieważające zachowanie może przybrać postać słowną (posłużenie się wulgarnym słownictwem), być wyrażone za pomocą rysunku (np. karykatura), symboli, znaków albo innego rodzaju środka przekazu (film, fotografia) czy też gestu, który wyraża brak szacunku wobec drugiej osoby.

Przyjmując, że deepfake to film stworzony przez jego twórcę, który poprzez dokonanie zamiany twarzy będzie wyrażał pogardę godności osoby, której twarz została „doklejona” można pokusić się o stwierdzenie, że przestępstwo zniewagi będzie w tym wypadku odpowiednie. Jednak nie jest pewne czy pogarda godności człowieka będzie miała charakter obiektywny, czy deepfake w większości przypadków pozostaną jedynie znieważające w ujęciu subiektywnym osoby, której wizerunek został w deepfake wykorzystany.

MGL: Ale kto w takim razie popełnia przestępstwo? Kto jest sprawcą? Czy samo stworzenie deepfake może być penalizowane czy raczej posługiwanie się takim filmem?

AM: Zgodnie z kodeksem karnym sprawcą jest ten kto popełnia czyn niedozwolony. Ustalenie, kto jest odpowiedzialny za efekt końcowy deepfake wymaga analizy i pogłębienia wiedzy na temat tego, kto jest twórcą. Problematyczne może być korzystanie przez twórcę z programu będącego dziełem innej osoby. Powstaje wtedy pytanie, czy twórca programu komputerowego zezwalającego na tworzenie deepfake-ów może odpowiadać jako współsprawca, podżegacz albo pomocnik przestępstwa? Zgodnie z kodeksem karnym odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji.

Na pewno odpowiedzialność będzie ponosić osoba, która intencjonalnie korzysta z deepfake, np. aby wymusić niekorzystne oświadczenie czy podjęcie decyzji pod wpływem treści deepfake. Czyli może być tak, ze deepfake jest tworzony dla żartu, ale jego użycie wymyka się spod kontroli twórcy i finalnie służy popełnieniu przestępstwa.

MGL: Jak zatem zapobiegać takim sytuacjom? Czy można jakoś zweryfikować czy dany film jest deepfake-m?

AD: Po pojawianiu się coraz doskonalszych deepfake-ów rozpoczęto projekty tworzenia programów wykrywających deepfake, które zajmują się oceną integralności zdjęć lub filmów, wykrywaniem manipulacji. Niestety ulepszanie oprogramowania do wykrywania deepfake-ów przyczynia się również do tworzenia coraz lepszych deepfake-ów. Innymi słowy programy uczą się od programów jak oszukiwać programy.

AM: Skoro aplikacje służące wykrywaniu fake newsów powodują, że stają się one jeszcze bardziej dopracowane nasuwa się myśl, by zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania. Żyjemy czasach, w których technologia idzie do przodu i nie pozostaje nam nic innego jak nauczenie się korzystania z niej. Wbrew pozorom, zaletą fake newsów może być zmniejszenie zaufania ludzi do treści znajdujących się w Internecie. Jeżeli dostajemy wiadomości z nieznanego źródła, zawsze warto jest je zweryfikować. Prawdopodobieństwo, że duży serwis przekazuje fałszywe treści jest dużo mniejsze, niż nikomu nie znany serwis, za którym nie stoi żaden człowiek. Być może przyczyni się to do polepszania relacji w prawdziwym świecie, gdyż zaczniemy doceniać możliwość namacalnego zetknięcia się z drugą osobą?

MGL: Jeśli szukamy pozytywnych sytuacji, to spróbujmy pokazać optymistyczne zastosowanie tej nowej technologii. Czy słyszałyście o przykładach wykorzystania deepfake w dobrym celu?

AM: Tak, na szczęście, technologia deepfake wykorzystywana jest także do innych celów niż tylko do popełniania przestępstw i wprowadzania celowo w błąd odbiorców. Studio badawcze należące do Disneya (Disney Research Studio), stworzyło swój własny algorytm pozwalający na w pełni automatyczną wymianę twarzy neuronowych w obrazach i filmach w wysokiej rozdzielczości, umożliwiające wykorzystanie na dużym ekranie. To czym różni się algorytm Disneya to zwiększanie liczby megapikseli dzięki czemu możliwe jest tworzenie filmów w rozdzielczości 1024 x 1024 pikseli czyli lepsza widoczność na większych ekranach. Disney koncentruje się na zapewnieniu stabilizacji obrazu oraz doborze oświetlenia na podstawie tła i obiektu głównego. Oczywiście, Studio jest zainteresowane tą technologią z komercyjnego względu. Stworzenie deepfake-owych postaci pozwoli na „przywrócenie na srebrny ekran aktorów, którzy zmarli bądź z powodu wieku lub choroby nie są w stanie zagrać w kolejnej części hitowej serii. Użycie wizerunku kultowego aktora w nowoczesnej produkcji mogłoby być także sposobem na oddanie mu hołdu i uczczenie jego kinowych dokonań[10]. Dzięki temu możliwe było dokończenie prawie gotowego filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, po śmierci Carrie Fisher grającej księżniczkę Leię.  Przywracanie zmarłych aktorów do życia dla sequeli filmowych zostało nazwane jako „zmartwychwstanie cyfrowe”.

AD: Czasami deepfake służy do zabawy z widzami, np. wtedy gdy Jon Snow w końcu przeprosił za 8 sezon.

Są także pierwsze próby wykorzystania deepfake w szeroko rozumianej medycynie. Syntezator mowy Lyrebird.ai został wykorzystany do współpracy z organizacją charytatywną zajmującą się chorobami neuronu ruchowego. Współpraca polega na tworzeniu cyfrowych kopii głosów pacjentów w celu stworzenia sztucznego głosu – zamiennika, który ludzie będą mogli wykorzystać gdy utracą zdolność mówienia.[11]

Jednak pokusa wykorzystania fałszywej rzeczywistości do celów politycznych czy kryminalnych jest bardzo silna. Jeśli podstawowa technologia będzie się nadal rozwijać, czego należy się spodziewać, bariery techniczne w produkcji deepfake-ów znikną, a ich jakość ulegnie poprawie. Dlatego trzeba przygotować się na taką rzeczywistość.

The Wall Street Journal podobno utworzył 20-osobowy zespół Media Forensics Committee, który ma doradzać swoim dziennikarzom, jak rozpoznać sfałszowane materiały wideo i zaprosił naukowców do wygłoszenia prelekcji na temat najnowszych innowacji w deepfake screening.[13]. Jedna z form kryminalistyki mediów obejmuje badanie poszczególnych osób w materiale filmowym pod kątem pojawiających się niespójności fizjologicznych w sposobie, w jaki konstruowane są spreparowane filmy. Obejmuje to sprawdzenie, czy obiekty migają podczas nagrania oraz czy kolor i cienie na ich skórze wydają się migotać. Innym podejściem jest sprawdzenie akustyki filmu skorelowanej z nagrywaną sceną, na przykład z rozmiarem pomieszczenia lub obecnością ludzi w tle. Eksperci nadal nie są zgodni co do tego, czy kryminalistyka mediów jest zdolna do badania przesiewowego deepfake-ów. Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji o nazwie FaceForensics zbadało zbiór danych zawierający pół miliona zmanipulowanych obrazów. Wykrywalność za jego pomocą jest zdecydowanie lepsza w porównaniu do ludzkich zespołów kryminalistycznych.[14]

Włączają się tez giganci internetowi. Google stworzył materiały dydaktyczne mające na celu wspieranie identyfikowania fałszywych wiadomości w Internecie, które można rozszerzyć o treści wizualne i dezinformacyjne audio[12]. Facebook niedawno ogłosił zamiar stworzenia i udostępnienia zbioru danych zsyntetyzowanych deepfake-ów dla ekspertów, którzy starają się udoskonalić swoje narzędzia do wykrywania deepfake. Także Facebook prowadzi na szeroką skalę weryfikację zamieszczanych materiałów. We wrześniu 2018 r. przedstawił autorską procedurę weryfikacji faktów na okładkach zdjęć i filmów obok tekstu[15]  Pomimo tych działań, Facebook ostatnio odmówił usunięcia wielu deepfake-ów argumentując pozostawienie ich prawem do nieszkodliwej satyry.

MGL: Kończąc naszą deepfake-ową rozmowę prawnym akcentem, warto wskazać próby legalizacji posługiwania się technologią deepfake. Wspomniana na początku naszej rozmowy, podjęta przez senat amerykański próba zakazania “preparowania nagrań audiowizualnych” znana jako “Malicious Deep Fake Prohibition Act of 2018”[16], nie tylko zawiera definicję „deepfake” podkreślającą oszukańczy charakter nagrania, ale przede wszystkim zakłada odpowiedzialność karną (grzywna czy kara pozbawienia wolności do 10 lat) za fakt stworzenia deepfake, z zamiarem rozpowszechniania, w celu popełnienia czynu karalnego czy innego deliktu. Projekt zakłada zwolnienie od odpowiedzialności „dostawców interaktywnych usług komputerowych” jeżeli podjęliby ograniczenia dostępu do nagrań deepfake.

Dalej idące propozycje, poza odpowiedzialnością karną, zawiera projekt “Deep Fakes Accountability Act”[17] zaproponowany w czerwcu br. przez reprezentantkę demokratów z Nowego Jorku Yvette Clarke. Według tego aktu, nagrania deepfake miałyby być rejestrowane w specjalnym rejestrze deepfake oraz wyraźnie oznaczone znakiem wodnym. Film powinien zawierać także oświadczenie pojawiające się na dole obrazu przez cały czas trwania nagrania wskazujące, że nagranie zawiera zmienione elementy dźwiękowe i wizualne oraz zwięzły opis zakresu takiej zmiany. Brak takich oznaczeń wiązałby się z zapłatą kary 150 000 USD. W przypadku braku oznaczenia, możliwe byłoby pociągniecie do odpowiedzialności karnej, przy czym odpowiedzialność byłaby zaostrzona, gdyby technologia deepfake została użyta:

Przestępstwa te, podlegałyby eksterytorialnej jurysdykcji federalnej, jeśli oskarżony lub przedstawiona w nagraniu osoba byłaby obywatelem lub stale zamieszkiwała w Stanach Zjednoczonych. Co bardzo ciekawe, tych zasad odpowiedzialności nie stosowałoby się do nagrań „wyprodukowanych przez urzędnika Stanów Zjednoczonych lub jego upoważnienia, w trosce o bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe”.

Poza Stanami, także w ustawodawstwach europejskich podejmowane są próby uregulowania tworzenia i rozpowszechniania deepfake. W 2017 roku niemiecki rząd przyjął nowe prawo nakładające kary na firmy technologiczne, które zostały zobowiązane do usuwania treści rasistowskich lub zawierających groźby, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Planuje się zastosowanie tych regulacji do deepfake-ów, ale krytycy twierdzą, że mogłoby to przynieść skutki odwrotne do zamierzonych i brak skuteczności, ponieważ trudno jest zidentyfikować twórców deepfake, z których wielu mieszka poza terenem Niemiec.

Szczególnie krytykowane są rozwiązania przyjęte w Singapurze, gdzie uchwalono przepisy pozwalające rządowi żądać od platform administrujących mediami społecznościowymi usunięcia treści, które uważa za fałszywe. Krytycy uważają, że te rozwiązania rząd będzie wykorzystywać do stłumienia wolność słowa pod hasłami walki z dezinformacją, co stanowić będzie „katastrofę dla wyrażania opinii online[18]

Propozycje legislacji ze Stanów w części przypominają nasze polskie przepisy w zakresie oznaczania lokowania produktów. Cel jest ten sam: poinformowanie widza, że oglądana scena to fake. W rzeczywistości być może „Killer” nie jeździ tylko samochodami Nissan, „Na Wspólnej” nie piją wyłącznie kawy Nescafe a serialowa Chyłka nie zajada się Ptasim Mleczkiem. Zgodnie z obowiązującym u nas przepisami, widz musi być poinformowany, że ktoś zapłacił, za to, aby konkretny produkt przemawiał do podświadomości oglądającego i zachęcał go do używania tego produktu bez oczywistej i otwartej reklamy… ale o lokowaniu napiszemy innym razem 🙂

Podsumowując, oczywiście deepfake wykorzystane do celów rozrywkowych pomagają realizować coraz to ciekawsze wizje twórców, w odpowiednich rękach mogą zdziałać wiele dobrego, jednak trafiając w te nieodpowiednie stają się zagrożeniem dla innych. Na pewno tworzenie deepfake mieści się w obowiązujących przepisach. Trudniej przypisać aktualne regulacje do skutków rozpowszechniania nagrań zawierających deepfake. Istotne jest to, w jaki sposób nagrania powstałe przy użyciu technologii deepfake będą wykorzystywane. W dalszej perspektywie korzystanie z nich będzie miało duży wpływ na ich unormowanie i to, czy ich wykorzystywanie będzie nadzorowane śladem amerykańskich propozycji.

Bez wątpienia, w najbliższej przyszłości deepfake radykalnie zmieni sposób, w jaki dowody nagrane na wideo będą postrzegane na salach sądowych i podczas innych postępowań spornych. I tego jako prawnicy powinnyśmy być świadomi.

P.S. Do pierwszej  części naszej rozmowy można przeskoczyć tu

Photo by Paul Zoetemeijer on Unsplash
[1] J.Sroka „Obrazkowe memy internetowe” Warszawa 2015 s. 35
[2] Na „wirusowość” w Internecie zwraca uwagę Ewelina Szabla w “Charakterystyka memów internetowych w kontekście wybranych zagadnień prawa autorskiego”, PME 2018, Nr 2
[3] Chesney, R. and Citron, D. (2019) Deepfakes and the new disinformation war. Foreign Affairs, styczeń/luty 2019
[4] Schwartz, O. (2018) You thought fake news was bad? deepfakes are where truth goes to die [article] The Guardian, 12 listopada 2018
[5] https://www.forbes.com/sites/jessedamiani/2019/09/03/a-voice-deepfake-was-used-to-scam-a-ceo-out-of-243000/
[6] Źródło: https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402
[7] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21.06.1991 r. sygn. I ACr 127/91.
[8] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r. sygn. V ACa 606/19.
[9] Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2017 r. sygn. SNO 32/17.
[10] https://www.focus.pl/artykul/disney-prezentuje-deepfake-w-megarozdzielczosci-wykorzysta-ja-na-duzym-ekranie
[11] https://lyrebird.ai/work
[12] Google’s Be Internet Citizens programme: https://internetcitizens.withyoutube.com/
[13] Southern, L. (2019) ‘A perfect storm’: The Wall Street Journal has 21 people ‘detecting’ deepfakes [article] Digiday, 1 lipca 2019.
[14] Rössler, A. et al. (2019) FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Face Images: https://arxiv.org/abs/1901.08971
[15] Woodford, A. (2018) Expanding Fact-Checking to Photos and Videos [article] Facebook Newsroom, 13 września 2018.
[16] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3805/text
[17] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3230/text
[18] The Guardian (2019) Singapore fake news law a ‘disaster’ for freedom of speech, says rights group

Niebezpieczne dla każdego Kowalskiego czy Lewandowskiego ale w rękach szaleńców mogłyby zdestabilizować demokracje – wg The Guardianprawda umiera tam gdzie deepfake[1], wg The Timesdeepfake zagraża porządkowi świata”[2] Czy te obawy są uzasadnione będzie zależało od jakości deepfake-ów, sposobu ich wykorzystania w praktyce oraz zdolność opinii publicznej do odróżniania faktów od fikcji.

Ostatnio w Polsce, przy okazji wyborów prezydenckich, pojawiły się spekulacje na temat prawdziwości wystąpień niektórych osób publicznych. O prawnych ocenach “deepfake”, komputerowej zamiany i rekonstrukcji twarzy, manipulowania wizerunkiem i głosem w tak tworzonych filmach, rozmawialiśmy przy kancelaryjnym stole.

 

Naszym zdaniem…

Małgorzata Gradek Lewandowska: Wygląda na to, że świat przechodzi do kolejnej fazy „twórczości” w ramach cyberkultury. Po obróbkach obrazów za pomocą Photoshopa w wielu przypadkach przybierających formę mema, kolej na film. Wiemy, że zdjęcie może być świetnie podretuszowane i zmontowane, a nagranie w formie wideo może zostać przedstawione jedynie we fragmencie z odpowiednim komentarzem, tak, aby zmienić jego przekaz. Co jednak w przypadku, gdy otrzymujemy pełen obraz, np. wypowiedź polityka, który podczas konferencji prasowej wygłasza swoje przemówienie. Jest spójne, nie zawiera żadnych podejrzanych pauz, cięć, nienaturalnych przejść…i ten film udostępniany jest z komentarzami w social mediach. Czy nadal możemy mieć pewność, że to co widzimy i słyszymy ma miejsce w rzeczywistości? Przy czym treść wypowiedzi może mieć poważny charakter, nie wskazywać na żart.

Definicję „deepfake” zaproponował pod koniec 2018 roku republikański senator Ben Sasse z Nebraski w ramach ustawy znanej jako “Malicious Deep Fake Prohibition Act of 2018”[3], jako „nagranie audiowizualne stworzone lub zmienione w taki sposób, że nagranie mogłoby fałszywie wydawać się rozsądnemu obserwatorowi autentycznym zapisem rzeczywistego przemówienia lub zachowania danej osoby”. W takiej definicji podkreślony jest dezinformujący, wprowadzający w błąd charakter przekazu.

Czy zatem na tym polega problem z filmami tworzonymi w ten sposób? Na wprowadzeniu w błąd? Jak deepfake można ocenić czy zaklasyfikować z naszej prawniczej perspektywy?

 

Anna Dębska: Trzeba zacząć od początku. Deepfake to technika syntezy ludzkiego obrazu oparta na sztucznej inteligencji. Rozwijając to hasło, deepfake to zbitka wyrazowa pochodząca od słów z języka angielskiego deep learning, czyli głębokie uczenie oraz fake, czyli fałszywy, imitacja. Technologia bazuje na możliwości łączenia i nakładania na wyjściowe, źródłowe obrazy kolejnych obrazów. A precyzyjniej: jest to wykorzystanie sztucznej inteligencji używanej do tworzenia lub modyfikowania obrazu odwzorowanej twarzy, do tworzenia ultra-realistycznych fałszywych filmów, w których ludzie mówią i robią rzeczy, w rzeczywistości nie mające miejsca.[4] Do tej pory rozróżniamy cztery rodzaje deepfake-ów:

  1. face reenactmentz ang. face – twarz, reenactment – przywrócenie, rekonstrukcja – sterowanie mimiką danej osoby (przykładem film Hillary Clinton’s face is digitally ‘stitched’ onto Saturday Night Live actress Kate McKinnon, źródło: Derpfakes)
  2. faceswapz ang. face – twarz, swap – zamiana, dosłownie zamiana twarzy jednej osoby na twarz innej osoby (przykładem film źródło: The Visual Computing Lab at TUM)
  3. face generation – polega na tworzeniu zupełnie nowych obrazów twarzy nie istniejących w rzeczywistości, Generative Adversarial Networks jest platformą uczenia maszynowego, która działa poprzez przeciwstawienie sobie dwóch sieci neuronowych: pierwsza generuje obraz, a druga ocenia czy ten wynik jest realistyczny (przykłady na ThisPersonDoesNotExist.com – jest to popularna witryna internetowa, która za każdym razem generuje nową twarz osoby, która faktycznie nie istnieje)
  4. speech synthesis – synteza mowy polega na stworzeniu modelu czyjegoś głosu, który może odczytać tekst w taki sam sposób, jak osoba docelowa (przykładem narzędzie Modulate.ai)

Czyli podsumowując: deepfake to zespół algorytmów składający się na program komputerowy służący do wizualnych przeróbek głosu i twarzy.

 

Anna Maślanka: Pojawienie się w 2017 r. deepfake nie powinno być zaskoczeniem. Skoro tworzone są oprogramowania, które nie wymagają wielu danych, aby program mógł „nauczyć się” mimiki czy sposobu poruszania osoby (do tego w zupełności wystarczą dwa pliki: docelowy, do którego chcemy wprowadzić zmiany i drugi, od którego chcemy pozyskać ruch). Jednocześnie istnieją również technologie, które po kilkusekundowej próbce głosu danej osoby mogą odczytywać dowolny tekst głosem tej osoby. Ostatni element, czyli dopasowanie ruchu ust pod daną ścieżkę audio również nie stanowi problemu. Możliwe zatem stało się stworzenie filmu, w którym dana osoba będzie mówiła to co chcemy, a czego nigdy nie wypowiedziała naprawdę. Znanym przykładem[5] jest film wykorzystujący wizerunek Baracka Obamy.

 

MGL: Powstaje zatem pytanie czy w tym przypadku mamy do czynienia z twórczością? Czy próbując dokonać analizy deepfake-ów pod kątem prawnym należy odnieść się do regulacji dotyczących twórczości zatem do praw własności intelektualnej.

Czy możemy przyjąć, że proces tworzenia deepfake i efekt w postaci tak stworzonego filmu (nazwijmy go dla uproszczenia deepfake) są w jakikolwiek sposób regulowane?

 

AD: Oczywiście nie mamy obecnie przepisów prawa regulujących wprost deepfake (zmiany prawa nie nadążają za tempem postępu technologicznego ostatnich lat) ale analizując sposób powstawania filmów oraz ich wykorzystywania można wskazać obecnie istniejące normy prawne, które mogą mieć w takim przypadku zastosowanie.

Pierwszy akt prawny jaki przychodzi mi na myśl to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli: prawo autorskie. Na podstawie zawartych tam przepisów możemy chronić program komputerowy do tworzenia deepfake-ów. Zgodnie z art. 74 prawa autorskiego programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, z uwzględnieniem innych pól, zakresu dozwolonego użytku publicznego czy praw osobistych twórców programu komputerowego

Ponadto, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:

Legalny posiadacz programu, czyli najczęściej nabywca kopii programu, licencjobiorca, może bez zgody autorsko uprawnionego zwielokrotniać program w całości lub części, a także tłumaczyć, przystosowywać i zmieniać go w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z programu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli oczywiście nie zostało to wyłączone czy ograniczone umową licencyjną lub umową sprzedaży egzemplarza programu.

Czyli program do tworzenia deepfake-ów jest chroniony prawem autorskim i można z niego korzystać jeśli osoba, która napisała ten program udostępni go np. na zasadzie otwartych licencji. Z jednej strony oznacza to możliwość udoskonalania programów do tworzenia deepfake, a tym samym do lepszej jakości tak powstających filmów – czyli ciągły rozwój i utrudnienie wykrycia deepfake. Z drugiej strony daje to możliwość praktycznie każdemu korzystania z programu komputerowego i stworzenia własnej postaci deepfake-owej. Oznacza to, że możliwe będzie również wykorzystanie tak stworzonej postaci deepfake-owej do celów komercyjnych, a nie tylko prywatnych.

 

MGL: Ok, czyli program komputerowy to narzędzie do tworzenia postaci deepfake-owych, które może dostać się w ręce dowolnej osoby. Zatem, zakładając legalność korzystania z programu komputerowego, ważne jest kto, a raczej z jakim zamiarem i w jaki sposób będzie tworzył deepfake-owe filmy i postaci. Zucconi wymienia 3 etapy powstania deepfake[6]:

Tworzenie to przypomina cyfrowy kolaż składający się z różnych elementów. Żeby go stworzyć trzeba korzystać z nagrań wizerunków osoby, jej głosu oraz nagrania osoby, która „użycza” swojego ruchu tworzonej postaci.

Czy deepfake rozumiany jako film to utwór? A postaci tworzone w ten sposób, bohaterowie filmu, jak można je zaklasyfikować?

AM: Zacznijmy może od tego że zgodnie z art. 1 prawa autorskiego utworem jest każdy przejaw działalności twórczej. Trzeba zatem ustalić czy film deepfake stanowi rezultat działania człowieka? Zakładając, że co najmniej trzeci etap tworzenia deepfake wydzielony przez Zucconiego zależy od człowieka to dla dalszej analizy możemy przyjąć, iż rezultat w postaci filmu został stworzony przez człowieka. Jednak to założenie będzie błędne, gdy rezultat w postaci filmu deepfake jest wyłącznym efektem działalności szablonowej, w przystosowanych do tego generatorach, wówczas do powstania utworu nie dojdzie.

Zakładając, że mamy do czynienia z tym pierwszym przypadkiem (efektem działalności człowieka), kontrowersyjne jest ustalenie czy połączenie, a raczej przekształcenie zebranych obrazów twarzy, zmiana jej mimiki oraz „włożenie” w usta tak powstałej postaci innego tekstu powoduje, że film ma twórczy, indywidualny charakter. Przyjmuje się, że „cecha twórczości jest spełniona wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu”[7]. Prof. J. Błeszyński, uważa, że utwór musi być „osobistą wizją” autora, tzn. „musi polegać na uformowaniu własnego obrazu, zjawiska, procesu, idei”[8]

Generowanie deepfake-ów odbywa się, za pomocą programów komputerowych, co nie tylko wymaga pewnych umiejętności, ale również wcześniej zamierzonej wizji autora. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006r.[9] „utworem może być nawet kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności”. Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 26 listopada 2014 r. uznał, że „spełnienia przesłanki twórczości (oryginalności i indywidualności) utworu można doszukiwać się nawet w doborze, układzie lub uporządkowaniu składników utworu, tj. poszczególnych ujęć czy nawet doborze podkładu muzycznego”[10]. Zatem realizacja wizji autora deepfake przemawia za zakwalifikowaniem deepfake-ów do utworów, z tym zastrzeżeniem, iż być może nie każdą modyfikację lub fotomontaż, w rezultacie której powstaje deepfake, będzie można uznać za utwór z powodu braku indywidualności.

MGL: Jakie więc, regulacje prawne mogą mieć zastosowanie do tworzenia deepfake za pomocą łączenia poszczególnych elementów: głosu, wizerunku, wygłaszanego tekstu? Na jakie przepisy mogą powoływać się twórcy deepfake-ów? Z jakich materiałów wyjściowych mogą korzystać?

 

AD: Tak, sporo pytań. Może zacznijmy od materiałów wykorzystywanych do tworzenia deepfake. Na pewno twórcy deepfake muszą korzystać z innych nagrań (wideogramów), z wizerunków osób i muszą mieć drugie nagranie z „podstawionym” głosem: wideogram lub fonogram.  Co do zasady aby móc korzystać z cudzego utworu musimy mieć na to zgodę twórcy. W prawie autorskim przewidziane są jednak wyjątki, które zezwalają na włączanie części cudzego utworu lub jego przeróbkę. Jedną z takich „instytucji” jest prawo cytatu. Ustawodawca wskazał w art. 29 prawa autorskiego, iż wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Tym samym wykorzystywanie przez twórcę deepfake fragmentu innego utworu może być uzasadnione prawem cytatu.

Przeszkodą może być wykorzystanie przy tym cudzego wizerunku, ale tu także mamy wyjątki zezwalające na ich rozpowszechnianie. Wizerunek znanej osoby utrwalony podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych to idealna definicja polityka. Trzeba jednak pamiętać, by nie przekroczyć przy tym granicy, która będzie naruszała nie tylko wizerunek ale także inne dobra osobiste np. godność, dobre imię. Za przykład mogą tutaj posłużyć coraz częściej tworzone za pomocą technologii deepfake filmy pornograficzne, w których gwiazdy porno mają twarze znanych osób – aktorów, muzyków, a nawet polityków.

AM: Najciekawsza jest jednak analiza tworzenia deepfake-ów w kontekście prawa do korzystania z cudzego utworu w ramach parodii, pastiszu i karykatury. W 2015 r. rozszerzono ten przepis o art. 291 podkreślając tym samym specyfikę takich praw gatunków twórczości, jak parodia, pastisz czy karykatura jako gatunków szczególnych. Nie powinno to nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że wraz z rozwojem technologii pojawiają się także nowe gatunki twórczości, a niektóre nabierają zupełnie innego wymiaru. Każdy z nas chyba kojarzy z wakacji artystów siedzących na deptaku i rysujących karykatury znanych osób lub nas, czyli świadome przedstawienie osoby, zjawiska lub przedmiotu w sposób zdeformowany, które ma na celu podkreślenie negatywnego charakteru elementów, właściwości, cech.

Czy nie tym właśnie są memy czyli najczęściej zabawne, prześmiewcze kolaże, na których do zdjęcia lub grafiki dodaje się teksty nawiązujące np. do obecnej sytuacji w kraju czy na świecie, wyśmiewa się wpadki znanych gwiazd itp. Czy filmik przedstawiający znaną postać, mówiącą coś zupełnie innego niż byśmy się mogli spodziewać nie będzie więc parodią? Bardzo często w przypadku deepfake-ów będziemy mówić o satyrze, zwłaszcza politycznej, za pomocą której twórcy chcą ośmieszyć czy też postawić w niezręcznej sytuacji znane postaci ze świata polityki. Wydaje się, że te przepisy dają prawo twórcom wykorzystywania technologii deepfake.

MGL: Na pewno każdy przypadek trzeba będzie oceniać indywidulanie. Zapewne nie zawsze sądy będą skłonne uznawać, że tego typu ingerencja w prawa autorskie twórcy utworu macierzystego mieści się w graniach parodii, pastiszu i karykatury. To jest o tyle istotne, że parodię, pastisz oraz karykaturę zalicza się głównie do utworów inspirowanych, ponieważ autor takiego dzieła chce przekazać coś nowego i odmiennego od tego, co było zawarte w utworze pierwotnym. Wówczas nie ma wymogu uzyskania zgody autora utworu macierzystego, ani obowiązku zamieszczania informacji wynikających z art. 2 ust. 5 prawa autorskiego, czyli wymieniania twórcy i tytułu utworu pierwotnego na egzemplarzach opracowania.

AM: Tak, zarówno w przypadku korzystania z prawa cytatu, jak i w przypadku tworzenia opracowania czyjegoś utworu, co także mogą robić twórcy deepfake-ów konieczne jest wskazanie źródła, a z tym spotykamy się bardzo rzadko. Podawanie źródeł utworów to generalnie duży problem twórczości internetowej. Dodatkowo w przypadku opracowania takiego jak przeróbka, adaptacja czy tłumaczenie, aby móc korzystać z cudzego utworu we własnym opracowaniu konieczna jest zgoda twórcy utworu pierwotnego. Mówiąc krótko, musimy mieć zgodę twórcy, którego utwór przerabiamy.

W prawie autorskim dopuszczalne jest także inspirowanie się czyimś utworem, pod warunkiem, że nowy utwór jest samodzielnym tworem i nie zawiera elementów twórczych pochodzących z cudzego utworu. W takim przypadku twórca nie musi uzyskiwać zgody od twórcy utworu inspirowanego. Granica pomiędzy inspiracją, a opracowaniem jest bardzo cienka i łatwo jest ją przekroczyć.

 

AD: Utwory samoistne to takie, które nie przejmują żadnych elementów twórczych oraz „nie rodzą skojarzeń z innymi dziełami”[11] . Zgoda twórcy pierwotnego utworu w takim przypadku nie jest konieczna, zarówno do stworzenia utworu inspirowanego, jak i do korzystania z takiego utworu i rozporządzania nim. Sąd Najwyższy w wyroku z 23 czerwca 1972r.[12] stwierdził, że „za kryterium rozgraniczające dzieło inspirowane od dzieła zależnego należy uznać twórcze przetworzenie elementów dzieła inspirującego tak, że o charakterze dzieła inspirowanego decydują już jego własne, indywidualne elementy (nie zaś elementy przejęte). W wypadku utworu inspirowanego (objętego prawem autorskim niezależnym) zaczerpnięty zostaje tylko wątek utworu cudzego, powstaje utwór nowy i o cechach twórczości samodzielnej”. Można wyobrazić sobie, że w przypadku deepfake jest to możliwe: kompilacja twarzy i głosu osoby, która ma być „przerobiona” na potrzeby deepfake nie będzie budziła skojarzenia z konkretnym np. publicznym wystąpieniem tej osoby.

Ale możliwa tez jest inna sytuacja: utwór macierzysty, z którego powstaje deepfake zostaje dopełniony elementami twórczymi, co w rezultacie prowadzi do powstania nowego utworu. Co istotne, musi być tutaj widoczny własny wkład autora dzieła zależnego.  Wydaje się, że większość dotychczas powstałych deepfake-ów stanowi utwory zależne, a przeróbka utworu pierwotnego, polega na dodaniu lub całkowitym przekształceniu za pomocą programów komputerowego danego elementu oraz podłożeniu nowego tekstu.

To o tyle istotne, że na egzemplarzach opracowania powinno się wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego, a z kolei do korzystania i rozporządzania utworem niesamoistnym potrzebna jest zgoda twórcy utworu macierzystego. Jeśli twórca zgody takiej nie wyraził, rozpowszechnianie to będzie uznane za naruszenie prawa do integralności utworu. Udostępnianie utworu w Internecie uznać trzeba za przejaw korzystania z utworu[13].

MGL: Czyli podsumowując: nie ma ogólnych zasad, według których można klasyfikować deepfake. Każdorazowo należy ustalić, czy dany deepfake jest efektem działalności człowieka czy wyłącznie efektem pracy maszyny. Nie sposób uznać, że deepfake zawsze będą traktowane jako utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego.

Gdyby uznać konkretny deepfake za utwór, to należy ocenić czy mamy do czynienia z utworem samoistnym, czy też z utworem niesamoistnym, co z punktu widzenia wykorzystania cudzej twórczości będzie miało istotne znaczenie. W tym drugim przypadku powoduje powstanie obowiązku z art. 2 ust. 2 i 5 prawa autorskiego: uzyskania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie deepfake i wymienienia twórcy utworu pierwotnego.  To wydaje się bardzo problematyczne z uwagi na rozwój narzędzi technologicznych, dzięki którym możliwe jest przerabianie, łączenie czy też miksowanie cudzych utworów oraz późniejsze ich rozpowszechnianie na masową skalę[14]  

Nie można wykluczyć, że utwory inspirowane mogą stanowić parodię, pastisz lub karykaturę, a wtedy nie ma potrzeby korzystania z licencji ustawowej opisanej w art. 291 Prawa autorskiego. Według E. Czarny-Drożdżejko „przy ocenie zachowania osoby wykorzystującej cudzy utwór istotna będzie ocena zamiaru, który jej przyświecał. Musi on bowiem podejmować eksploatację cudzego utworu w celu humorystycznym, a nie innym”[15] .

To właśnie cel stworzenia i a raczej rozpowszechniania deepfake budzi najwięcej kontrowersji … ale o tym możesz przeczytać w drugiej części wpisu: czy deepfake wymusi zmiany w regulacjach prawnych?

Photo by Carson Arias on Unsplash
[1] Schwartz, O. (2018) You thought fake news was bad? deepfakes are where truth goes to die [article] The Guardian, 12 listopada 2018.
[2] Schick, N. (2019) ‘deepfake’ videos threaten the world order [article] The Times, 27 lutego 2019.
[3] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3805/text
[4] Deepfake jako skomplikowana i głęboko fałszywa rzeczywistość, Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Studia de Securitate 9(3) (2019) ISSN 2657-8549.
[5] Mack, D. (2018) This PSA About Fake News From Barack Obama Is Not What It Appears [article] Buzzfeed News, 17 kwietnia 2018.
[6] Zucconi, A. (2018) An introduction to DeepFakes [blog] AZ website, 14 marca 2018.
[7]Tak w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010r. IV CSK 359/09, https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520787965?keyword=subiektywnie%20nowy
[8] J Błeszyński „Prawo autorskie” Warszawa 1985r. s. 40
[9] Sygn.. I CK 281/05, OSN 2006, nr 11, poz. 186
[10] Sygn.. VI AC 212/14, Legalis
[11] K. Grzybczyk, Cytowanie, [w:] P. Ślęzak, Ustawa…, komentarz do art. 2 PrAut, Legalis/el. 2017
[12] Sygn. ICR 104/72, niepublikowane
[13] I. Matusiak, [w:] P. Ślęzak, Ustawa…, komentarz do art. 17 PrAut, Legalis/el. 2017.
[14] K. Grzybczyk, [w:] P. Ślęzak, Ustawa…, komentarz do art. 2 PrAut, Legalis/el. 2017
[15] E. Czarny-Drożdżejko, Dozwolony…, s. 204.

Konflikt w sporach dotyczących spraw własności intelektualnej jest najczęściej trudny do rozstrzygnięcia z uwagi na nieostre pojęcia. Nierzadko towarzyszą mu ogromne emocje, bo i cena jest wysoka: raz utracone prawo wyłączne jest nie do odzyskania. Wiedzą o tym przedsiębiorcy, mają tego świadomość pełnomocnicy ich reprezentujący. Czy jednak przedsiębiorcy wiedzą o tym, że sądowe rozstrzygnięcie konfliktu nie zawsze jest jedynym rozwiązaniem? Na pewno jest droższym rozwiązaniem i niesie ze sobą ryzyko przegrania sporu. Czy klienci prawnika wiedzą, że mediacja jest nie tylko tańszym sposobem, ale też szybszym. Co najważniejsze, pozwala stronom na własnych warunkach zakończyć konflikt. Czy skonfliktowane strony mają świadomość tego, że ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd “działa” tak jak prawomocny wyrok? 

„Obu stronom zależało na tym, żeby sprawa nie przedostała się do mediów, co mogłoby negatywnie odbić się na ich wizerunku. Poufność mediacji pozwoliła bez trudu zaspokoić tę potrzebę. Mediacja była prowadzona przez jednego mediatora i wystarczyły dwa spotkania, aby spór został rozwiązany”.

A historia brzmiała tak…

Długotrwały konflikt między licencjodawcą i licencjobiorcą, który dotyczył zakresu podpisanej umowy licencyjnej dotyczącej własności intelektualnej, został skierowany do mediacji. Był to międzynarodowy spór między podmiotami gospodarczymi, który obejmował kilka zagadnień. Po pierwsze, zaistniał problem interpretacji, ponieważ strony nie zgadzały się w kwestii zakresu usług objętych licencją na mocy podpisanej umowy licencyjnej. Po drugie, jedna ze stron nie doceniała drugiej i traktowała ją w lekceważący sposób. Całkowity okres od rozpoczęcia do zakończenia mediacji, włączając w to całość przygotowań do sesji mediacyjnej, trwał zaledwie około sześciu miesięcy. Koszty zostały ograniczone do wynagrodzenia mediatora oraz kosztów czasu spędzonego przez uczestników na mediacji. Fakt, iż mediator posiadał duże doświadczenie zarówno w technikach mediacji, jak i w przedmiocie sporu, w dużym stopniu przyczynił się do powodzenia tej mediacji. Po zakończeniu sporu było jasne, że mediacja stworzyła atmosferę współpracy i pomogła stronom sporu w ponownym nabraniu zaufania do siebie nawzajem. Jedną z głównych zalet mediacji było to, że spór pozostał poufny i szybko go rozwiązano. Przed mediacją konflikt trwał już kilka lat. Gdy strony spotkały się w celu uczestnictwa w mediacji, do rozwiązania problemów wystarczyły im zaledwie dwa spotkania. Ponadto z uwagi na fakt, iż stosunki biznesowe miały charakter międzynarodowy niepowodzenie mediacji doprowadziłoby do instytucjonalnego międzynarodowego rozwiązywania sporu, który byłby czasochłonny i mógłby nie doprowadzić do realizacji celów stron w taki sam sposób, jak mediacja.”

Dostawca wniósł przeciwko innej firmie pozew na ponad milion dolarów z uwagi na domniemane naruszenia pisemnych i ustnych umów oraz naruszenia własności intelektualnej. Spór był od początku niewłaściwie zarządzany, a wewnętrzne polowanie na winnego sprawiło, że proces utknął w martwym punkcie. Wysokość przedmiotu sporu oceniono początkowo na kwotę zbliżoną do miliona dolarów, jednak ostatecznie strony zawarły ugodę przewidującą zapłatę nieco powyżej pół miliona dolarów. Całość procesu prowadzącego do ugody (począwszy od pierwszych działań aż po podpisanie ugody w następstwie mediacji) trwała osiemnaście miesięcy. Mediacja pozwoliła zaoszczędzić obu stronom czas i pieniądze, ponieważ rozstrzyganie konfliktu na sali sądowej w drodze procesu zajęłoby znacznie więcej czasu i zdecydowanie zwiększyłoby poziom kosztów związanych z obsługą prawną. Przygotowania do mediacji były intensywne i szczegółowe, a gromadzenie dowodów okazało się newralgiczne, ponieważ pozwoliło mediatorowi na natychmiastowe zaangażowanie kluczowego interesariusza i włączenie tej osoby w działania na odpowiednim szczeblu. Pozwoliło to na odejście w procesie mediacji od biurokracji lub polityki oraz skoncentrowanie się na faktycznych kwestiach spornych.

Brytyjski podmiot zależny europejskiego hurtowego dostawcy gazu wszedł w spór z niemiecką spółką dostarczającą zawory i reduktory wykorzystywane w butlach zawierających sprężony gaz. W pozwie utrzymywano, że zawory były wadliwe i mogły prowadzić do katastrofalnych w skutkach zdarzeń w przypadku działania ciśnienia na butle, co stanowiło poważne zagrożenie dla osób i mienia. (…) W czasie mediacji strony i ich biegli mieli możliwość zrozumienia różnic w postrzeganiu prawdopodobnej przyczyny awarii zaworów, a dostawca gazu przedstawił podstawę kwoty roszczenia. Niemniej jednak w toku mediacji mediator ustalił podczas spotkania z niemieckim dostawcą zaworów, że ma on problemy z płynnością i jest mało prawdopodobne, aby był w stanie pokryć jednorazowo kwotę ugody na poziomie akceptowalnym dla powoda, czy też pokryć kwotę zasądzoną wyrokiem, gdyby powód wygrał sprawę w sądzie. Dzięki pracy z mediatorem strony osiągnęły kompromis zakładający szereg etapowych płatności dokonywanych na przestrzeni 5 lat, ponieważ takie warunki mógł spełnić niemiecki dostawca

To wybrane przykłady przypadków opisanych w Europejskim przewodniku CPR na temat mediacji i ADR[1]. Świetnie przygotowana pozycja wyjaśniająca kulisy procesu mediacyjnego. Zawiera odpowiedzi na wiele najczęściej zadawanych pytań. Dla mnie szczególnie pomocna jest lista kontrolna – zestawienie zagadnień jakie prawnik powinien omówić z klientem.

Aby strony będące w konflikcie miały szansę na pozasądowe zakończenie sporu, muszą usłyszeć o takiej możliwości

Gdy konflikt narasta, sprawy komplikują się, często pojawia się presja związana z nadchodzącym terminem przedawnienia roszczeń. Jeśli na tym etapie sprawa trafia do prawnika, to pierwszą jego czynnością jest sprawdzenie ile ma czasu zanim roszczenia przedawnią się. Kolejna czynność to ocena szans wygranej. Dopiero na trzecim miejscu brane są pod uwagę inne okoliczności sprawy. I to jest ten moment, w którym prawnik powinien poinformować klienta o tzw. alternatywnej metodzie rozwiazywania sporów. Alternatywie do długotrwałego i kosztownego procesu, w którym nie ma pewności jaki zapadnie wyrok.

To prawnik, jako pełnomocnik strony, w pierwszej kolejności ocenia czy dana sprawa nadaje się do mediacji, czyli: czy jest przestrzeń na ustalenia i uzgodnienie różnych wariantów zakończenia sporu. Powinien dokonać analizy sytuacji obu stron i samego sporu oraz zdefiniować najważniejsze potrzeby swojego klienta. Na tym etapie zapada decyzja czy należy złożyć pozew czy spróbować skontaktować się z drugą stroną i zaproponować jakiś rodzaj porozumienia. Zwłaszcza, że zgodnie z art. 187 kodeksu postępowania cywilnego w treści pozwu należy zamieścić informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Można wówczas próbować porozumieć się bezpośrednio z drugą stroną albo zaangażować mediatora. Często obecność mediatora jest potrzebna jedynie dla zainicjowania rozmowy pomiędzy spornymi stronami, potem sprawę „przejmują” profesjonalni pełnomocnicy i oni ustalają kolejne stanowiska aprobowane przez klientów. Gdy strony przed decyzją o skierowaniu sprawy na drogę sądową nie podjęły próby porozumienia się, to wytaczając powództwo klient traci część szansy na uniknięcia kosztów sądowych i sprawniejsze zakończenie sporu. Zakończenie w sposób uzgodniony przez klienta i równie pewny w zakresie egzekucji, bo przecież ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd jest tytułem egzekucyjnym takim samym jak prawomocny wyrok.

Jeśli nie uda się przeprowadzić mediacji pozasądowej, kolejną próbą pozasądowego rozwiązania sporu może być złożenie wniosku o mediację w pozwie czy w odpowiedzi na pozew. Sądy do spraw własności intelektualnej chętnie kierują strony do mediacji, zdając sobie sprawę, iż jest to znacznie szybszy sposób rozwiązania sporów w tych sprawach.

Dlaczego zatem nie zawsze prawnicy proponują klientom podstępowanie mediacyjne?

W mojej opinii o tym decydują 3 przyczyny

  1. prawnicy sprowadzają spór do kwestii kosztów, nie dostrzegając pełnych skutków sporu dla klientów tak emocjonalnych jak i biznesowych
  2. prawnicy postrzegają siebie w charakterze „zbrojnego” ramienia klienta wynajętego do walki, gotowi bić się do ostatniej rundy
  3. prawnicy obawiają się, iż rozwiązanie sporu w drodze mediacji pozbawi ich wynagrodzenia takiego, jakie są w stanie uzyskać z tytułu prowadzenia procesu, czyli pisania pism procesowych i uczestniczenia w rozprawach.

Tymczasem we wszystkich zawodowych kodeksach etycznych, zarówno radców prawnych, adwokatów i rzeczników patentowych, podstawowe zasady dotyczą ochrony interesów klientów. Zgodnie z brzmieniem art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego „radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw”. Jednocześnie zgodnie z art. 44 tego Kodeksu „radca prawny, na żądanie klienta, obowiązany jest informować go o przebiegu sprawy i jej wyniku, a w szczególności o skutkach podejmowanych czynności procesowych”.

Podobne regulacje zawarte są w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Zgodnie z § 6 Zbioru „celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta”, natomiast z § 44 Zasad wynika, ż „adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta”. Także rzecznik patentowy w swoim postępowaniu kieruje się interesem klienta, zgodnie z § 2 Zasad etyki zawodowej rzecznika patentowego.

Zatem od prawnika wymaga się szerszego spojrzenia na konflikt i dostrzeżenia dalej idących skutków długotrwałego sporu sądowego. Etyczne jest kierowanie się interesem klienta a to nie zawsze oznacza wygraną w procesie. Małe znaczenie ma wygrana po kilku latach np. w zakresie ustalenia naruszenia praw autorskich w ramach kampanii reklamowej, jeśli zakaz prowadzenia tej reklamy spowodował zastój w biznesie. Prowadzenie sporu sądowego w zakresie naruszenia wzoru przemysłowego nie ma znaczenia w obliczu tego, że wzór ten przestał być „modny” i klient stracił szanse na finansowy sukces. W sprawach dotyczących naruszeń osobistych praw autorskich czy twórców, obejmujących kwestię renomy bądź dóbr osobistych, najczęściej większe znaczenie ma kwestia opublikowania przeprosin czy informacji skierowanej do klientów niż faktycznie poniesione szkody finansowe.

Emocje towarzyszą z resztą każdemu konfliktowi, nawet wówczas, gdy uczestniczą w nim zawodowcy: prezesi, członkowie zarządu czy rad nadzorczych. na tych osobach ciąży ogromna presja „załatwienia” sprawy. Im wyższe kwoty pojawiają się w sporze bądź kwestie wizerunkowe firmy, tym bardziej spór oznacza „być albo nie być” w firmie dla tej osoby. Te elementy prawnik powinien wziąć pod uwagę. Tymczasem ok. 90% prawników w procesie myślenia i podejmowania decyzji, posługuje się w przeważającym stopniu analizą i racjonalnym myśleniem a nie emocjami[2]. Kwestia szerokiego spojrzenia na konflikt jest szczególnie istotna w sprawach własności intelektualnej, gdzie naruszenia w znacznej części związane są z uznaniem i określeniem nieostrych pojęć: autorstwa, wkładu twórczego, indywidualnego charakteru czy kreacji. Możliwości porozumienia w tych sprawach sprzyja podzielność praw, tak w zakresie przedmiotu jak i długości używania. Więcej o specyfice sporów IP opisałam w 10 powodach, dla których mediacja jest lepsza niż sąd w sporach dotyczących własności intelektualnej.

O tym, że rolą prawnika jest wywalczenie dla klienta najlepszej wygranej nikogo nie trzeba przekonywać.
Taki obraz kreuje literatura i kino. Zwłaszcza postacie stworzone przez Johna Grishama. Filmy pokazują prawników jako niestrudzonych – jak niezłomna Julia Roberts w roli Erin czy przystojnych prawników w drogich garniturach w „Suits”  albo mimo urokliwego szaleństwa neurotycznej Ally McBeal – prowadzących szalenie ciekawe sprawy. I tutaj może przyjść rozczarowanie. Rzeczywistość to hektogodziny spędzone na nudnym przeglądaniu dokumentów – najczęściej nie ma żadnych trzymających w napięciu odkryć tylko liczenie i sprawdzanie co nie zgadza się „w papierach”. I niepokój czy prawnik niczego nie przeoczył, czy podjął optymalną decyzję powołując taki a nie inny dowód, czy biegły będzie pomocny czy wręcz przeciwnie … W polskich sądach nie ma płomiennych przemówień kierowanych do ławy przysięgłych i spekulacji na temat wyboru członków. Jest za to loteria możliwych rozstrzygnięć przyjętych przez sąd „w świetle zgromadzonego dowodu”. Również z tego powodu prawnicy powinni oponować, gdy słyszą pełen walecznego zapału głos „puścimy ich z torbami panie mecenasie…”

Trochę ten filmowy obraz kłóci się z rzeczywistością skoro w trakcie mediacji prawnik przede wszystkim mało spektakularnie wspiera i doradza, tłumaczy klientowi skutki podjętych decyzji i wyjaśnia konsekwencje możliwych rozwiązań, często wychodząc na chwilę z klientem do sąsiedniego pokoju. Dba właśnie o interesy klienta pilnując, aby treść ugody maksymalnie je zabezpieczała. Nie ma magii powiewającej togi, atmosfery przyciszonych rozmów na korytarzach sądowych, nerwowego oczekiwania na wywołanie sprawy, sekwencji składania wniosków i zajmowania stanowisk przy zachowaniu powagi sądu.  A sprawa posuwa się naprzód.

Wynagrodzenie prawnika może być kalkulowane wg indywidulanych ustaleń bądź na podstawie stawek minimalnych określonych rozporządzeniami. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.) przewiduje w §  2 stawki minimalne w zależności od wartości przedmiotu sprawy i tak, w sprawach o wartości do 500 zł wynagrodzenie prawnika wynosi 90 zł i wzrasta wraz z wartością przedmiotu sprawy, aby np. w sporze wartym o kwotę od 50 000 zł do 200 000 zł – wynieść 5400 zł. W §  8 tego rozporządzenia przewidziano stawki minimalne w konkretnych prawach i tak wynoszą one odpowiednio:

Takie same stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265) oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431).

Wydaje się, że świadomy korzyści osiągniętych z mediacji klient, gotów jest zapłacić takie same koszty prawnikowi dzięki, któremu podczas mediacji będzie w stanie szybciej osiągnąć podobny efekt jak w procesie. Tym bardziej, że klient poczyni oszczędności: w mediacji nie ma potrzeby uiszczania wpisów sądowych (ryzykowania, że wpis ten przypadnie przeciwnikowi gdy wygra), ponoszenia kosztów biegłych, stawiennictwa świadków czy przejazdów na rozprawy i noclegów – skuteczna jest bowiem mediacja on-line, której terminy strony same ustalają.

Informowanie klienta o możliwej mediacji i jej zaletach jest wyrazem dbałości o interes klienta wynikającej z zasad etycznych prawnika i przenikliwości biznesowej

Zatem klient powinien mieć szanse ustalić z prawnikiem reprezentującym go:

  1. Czy poza aspektami merytorycznymi sprawy istnieją zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę i omówione?
  2. Czy istnieją kwestie techniczne wymagające konkretnej wiedzy na potrzeby mediacji, pozostające poza zakresem postępowania sądowego lub arbitrażowego?
  3. Czy istnieje sposób na uproszczenie skomplikowanych informacji poprzez użycie obrazków, tabel, wykresów lub innych narzędzi niewerbalnych?
  4. Czy osoby decyzyjne w firmie zostały zapoznane z procesem i przygotowały się do swojej (najlepiej aktywnej) roli w negocjacjach?
  5. Jakie będzie podejście do kwoty spornej? Naturalny punkt zainteresowania stron przed mediacją to często kwestie odpowiedzialności prawnej, jednak rozstrzygnięcie będzie często wymagać przynajmniej pewnych informacji na temat kwoty spornej, często zanim strony podejmą szczegółowo tę kwestię w ramach postępowania sądowego lub arbitrażowego. Należy rozważyć, czy pomocne byłoby narzędzie analizy ryzyka, takie jak analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia).
  6. Czy poza sporem dotyczącym kwestii finansowej istnieją inne kwestie, które mogą być uwzględnione w ugodzie (np. przeprosiny, publiczne oświadczenie, zobowiązanie do zachowania poufności, przyszłe wspólne przedsięwzięcia/relacje)?
  7. Jakie są najlepsze i najgorsze możliwości ugodzenia sprawy?
  8. Jaka jest wartość odnośnej relacji biznesowej i czy możliwa jest dalsza współpraca?
  9. Jakie będą koszty i inne konsekwencje wynikające z nierozwiązania sporu w drodze mediacji?
  10. Czy brak ugody będzie miał konsekwencje ekonomiczne lub wizerunkowe?
  11. Jaki będzie poziom pierwszych ofert i jak będą się one odnosić do kwestii spornych?
  12. Jakie są zalety złożenia pierwszej oferty?
  13. Jakie są przewidywane kontroferty?
  14. Jaki jest zakres potencjalnych porozumień, które mogą zostać zaproponowane?
  15. Jakie są handlowe pozycje przetargowe stron?

Do tej listy dopisałabym także kwestie kosztów – przynajmniej wstępna ich estymacja, podliczenie kosztów jakie klient musi ponieść decydując się na wytoczenie powództwa versus koszty mediacji. Konieczne wydaje się też zapewnienie klienta o poufnych charakterze mediacji, poinformowanie o możliwości ustalania spotkań mediacyjnych w dowolnym momencie ustalonym z drugą stroną, o nieformalnej atmosferze sprzyjającej porozumieniu i skuteczności osiągniętej ugody. I o tym, że nieosiągnięcie porozumienia w trakcie mediacji nie zamyka drogi sądowej …

Jak zauważa K. Szczepanowska-Kozłowska (a pogląd ten zdaje się być wciąż aktualny pomimo tego, został sformułowany prawie 10 lat temu) „przyczyn rzadkiego stosowania mediacji należy upatrywać m.in. w słabej znajomości tej instytucji u większości krajowych prawników. Ważną rolę odgrywają tu przyzwyczajenia oraz niechęć wobec innowacji. Wielu prawników woli poruszać się w granicach wyznaczonych przepisami prawa formalnego i materialnego. Prowadzenie sprawy w sądzie daje komfort polegający na możliwości zrzucenia odpowiedzialności na czynniki niezależne, czy to na (niesłuszne) przepisy prawne, czy na sędziowskie pomyłki. Mediacja, za której wynik odpowiadają sami uczestnicy, podobnej wygody zaoferować nie może. Wymaga za to zindywidualizowanego podejścia, stosunkowo większej kreatywności i zaangażowania w rozwiązywaniu problemów” „Od adwokatów i radców prawnych można natomiast wymagać, by informowali strony o możliwości przeprowadzenia mediacji i dochodzenia roszczeń poza sądem oraz przedstawili zalety i wady różnych sposobów rozwiązywania sporów cywilnych. Adwokat i radca prawny powinien informować klienta o możliwości skorzystania z tańszych i szybszych od postępowania sądowego form alternatywnych, nawet jeżeli ich wykorzystanie mogłoby wpływać negatywnie na wysokość należnego mu wynagrodzenia. Na razie jednak obawa utraty korzyści finansowych oraz słaba przyswajalność nowych sposobów postępowania przez prawników wydają się istotną barierą[3].

Na koniec warto przytoczyć słowa pani mecenas Magdaleny Kupczyk-Czerniawskiej4], iż wbrew obiegowej opinii (…) przystąpienie do mediacji nie stanowi okazania słabości, ale jest dowodem na dojrzałość stron i dbałości o relacje je łączące”. Dla mnie jest kwintesencją dbałości o interes klienta wynikającej z przenikliwości prawnika-doradcy biznesowego, zaś niepoinformowanie klienta o możliwościach mediacji jest naruszeniem prawniczych zasad etycznych.

Nieprzekonanych do mediacji kolegów-prawników zachęcam do przeczytania walentynkowego wpisu

Photo by Hans-Jurgen Mager on Unsplash
[1] https://www.cpradr.org/resource-center/non-english-language-resources/polish/Europejski-przewodnik-CPR-na-temat-mediacji-i-ADR
[2] Tak W Gmurzyńska w „Mediacje teoria i praktyka” redakcja naukowa E Gmurzyńska, R Morek , Warszawa 2018 cytując za G.B Strong „The Lawyer’s Left Hand: Nonanalytical Thought in the Practice of Law” 1998/6 s. 761
[3] T. Ereciński, KILKA UWAG O MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH [w:] Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013.
[4] https://kirp.pl/radca-prawny-mediacji

____________

Więcej o tym, że w mediacji energia z konfliktu pomiędzy stronami, ze zderzenia przeciwnych racji jest  impulsem do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, do kreatywnego myślenia, do innowacyjnego postrzegania sporu, o moich doświadczeniach prawnika z 20 – letnim stażem w sprawach własności intelektualnej, o tym, że warto spróbować rozwiązać spór oszczędzając pieniądze, energię i czas, można przeczytać w innych wpisach na moim blogu o mediacjach w sprawach własności intelektualnej.

Zapraszam do lektury i do kontaktu!

#ip mediacja  #mediacja własność intelektualna # mediacja prawo autorskie #mediacja własność przemysłowa #mediacja spór o znak towarowy # mediacja w sprawach IP #mediacja w sprawach własności intelektualnej # mediacja nieuczciwa konkurencja # mediacja dobra osobiste

Pracujemy nad wersją mobilną (telefony, tablety). 

Prosimy o przeglądanie strony na komputerach.