-1
archive,category,category-prawo-wlasnosci-przemyslowej,category-114,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Jak uniknąć problemów podczas korzystania ze znaku towarowego przez kilka osób lub firm – regulamin znaku towarowego

Planujesz rejestrację wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenie znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego? Sprawdź, czy wiesz jak uniknąć problemów i właściwie zapisać zasady korzystania ze znaku w regulaminie znaku towarowego, jeśli z tego znaku będzie mogło korzystać kilka czy kilkadziesiąt osób, czy organizacji (firm).

W przypadku rejestracji wspólnego znaku towarowego albo zgłoszenia znaku towarowego przez klika osób, jednym z obowiązkowych elementów zgłoszenia jest regulamin. O sytuacjach, gdy prawo do korzystania ze znaku przysługuje więcej niż jednej osobie pisaliśmy w poprzednim wpisie https://lgl-iplaw.pl/2020/01/kiedy-prawo-do-korzystania-ze-znaku-towarowego-przysluguje-wiecej-niz-jednemu-przedsiebiorcy/.

W tym wpisie przedstawiamy 5 elementów, które trzeba ustalić przed przystąpieniem do pisania regulaminu, aby w przyszłości uniknąć problemów podczas korzystania ze znaku towarowego przez kilka osób lub firm.

Photo by Natalie Scott on Unsplash

 

1. ustal zasady używania znaku towarowego

Prawo własności przemysłowej dopuszcza możliwość uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez klika osób, które zgłosiły znak towarowy wspólnie. W takim przypadku mamy do czynienia ze wspólnym prawem ochronnym. W przypadku wspólnego prawa ochronnego podmiotami, które mogą używać znaku są współuprawnieni oraz ewentualni licencjobiorcy znaku towarowego.

Wszystkie podmioty, które dokonują wspólnie zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego muszą być wymienione w regulaminie. Podmioty te powinny zostać wskazane z nazwy ale także adresu siedziby i wszelkich numerów identyfikacyjnych. Organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy. W takim przypadku prawo ochronne na znak towarowy przysługuje organizacji albo osobie prawnej, a podmiot uprawniony do wspólnego znaku towarowego powinien być wskazany w regulaminie.

W regulaminie powinny zostać jak najdokładniej określone zasady używania znaku towarowego przez osoby do tego upoważnione np. poprzez określenie:

  • w jaki sposób znak może być umieszczanych na towarach,
  • w jakim miejscu ma być umieszczany oraz
  • w jakiej formie (w tym przypadku dodatkowo powinny zostać doprecyzowane różne warianty znaku towarowego jakimi może posługiwać się osoba upoważniona do używania znaku).

 

2. ustal osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji

W obu przypadkach regulamin wspólnego znaku towarowego powinien wskazywać osoby upoważnione do używania znaku towarowego, czyli warunki członkostwa organizacji lub osoby upoważnione do używania znaku – w przypadku osób prawnych działających w sferze publicznej.

W przypadku wspólnego prawa ochronnego osobami upoważnionymi do używania znaku są uprawnieni z prawa ochronnego na znak oraz ewentualni licencjobiorcy znaku towarowego zgodnie z warunkami licencji, gdy uprawnieni zdecydują się na udzielenie licencji na ich znak towarowy.

 

3. ustal zasady kontroli prawidłowego używania znaku

W interesie nie tylko uprawnionych z prawa ochronnego ale także osób upoważnionych do korzystania ze znaku towarowego jest kontrola prawidłowości korzystania ze znaku. Uprawnione podmioty powinny ustalić przebieg takie kontroli w taki sposób, aby nie zakłócał on działalności przedsiębiorstw osób upoważnionych do korzystania ze znaku towarowego, czy to licencjobiorców czy podmiotów upoważnionych do korzystania ze wspólnego znaku towarowego.

Kontroli wymagają przede wszystkim takie elementy jak: przestrzeganie granic terytorialnych używania znaku, zakresu towarów na jaki zostało udzielone prawo lub zgoda na korzystanie ze znaku oraz sposobu oznaczania towarów.

 

4. ustal skutki naruszenia postanowień regulaminu

Postanowienie dotyczące naruszenia regulaminu jest jednym z obowiązkowych i wyrażonych wprost w ustawie prawo własności przemysłowej elementem. Konsekwencją naruszenia regulaminu może być np. kara pieniężna, czasowe zawieszenie uprawnienie do korzystania ze znaku a nawet wykluczenie z organizacji lub pozbawienie prawa do używania ze znaku).

Warto te konsekwencje uzgodnić w regulaminie, aby wszystkie osoby związane regulaminem znały je i akceptowały rozpoczynając korzystanie ze znaku.

 

5. ustal zasady ponoszenia opłat i udziału w kosztach 

W regulaminie warto ustalić zasady odpłatności na rzecz uprawnionego do znaku wspólnego. Opłaty za korzystanie ze wspólnego znaku towarowego związane są zazwyczaj zarówno z możliwością korzystania z tego znaku, jak i z podejmowaniem przez uprawnionego do znaku działań na rzecz wszystkich osób uprawnionych do jego używania, takich jak

  • promocja i reklama znaku,
  • dochodzenie jego ochrony w razie naruszeń,
  • przedłużenie prawa ochronnego,
  • uzyskanie ochrony na odmiany znaku.

W przypadku wspólnego prawa ochronnego uprawnieni powinni ustalić w jakich częściach będą obciążeni kosztami związanymi z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony na znak towarowy oraz jak będzie wyglądała partycypacja w kosztach dochodzenia ochrony w przypadku ewentualnych naruszeń ich wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

 

 

Warto zapamiętać, że regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Sytuacja taka nie tylko wpływa na moc prawną regulaminu ale również może uniemożliwić uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami lub skorzystaj z naszej usługi on-line https://lgl-iplaw.pl/product/badanie-i-zgloszenie-do-urzedu-rp-znaku-towarowego/. Gotowe regulaminy będą już wkrótce dostępne na https://lgl-iplaw.pl/product-category/wzory/.

W małym skrócie o dużych zmianach w sporach procesowych o własność intelektualną

1 lipca 2020 r. wprowadza duże zmiany w zakresie orzekania w sprawach dotyczących własności intelektualnej. O tym, co nas czeka informowaliśmy już chwilę po uchwaleniu nowych przepisów: https://lgl-iplaw.pl/2020/02/kolejne-zmiany-w-procedurze-cywilnej-wprowadzenie-postepowania-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej/

Wczoraj weszła w życie ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288,), która wprowadza przepisy pozwalające na zastosowanie odrębnego trybu orzekania w sprawach własności intelektualnej.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

 

Powstanie wyspecjalizowanych sądów ma za zadanie usprawnić i przyspieszyć rozstrzyganie sporów z zakresu IP, a także podwyższyć jakość orzekania w rozpoznawanych sprawach. Przyczynić do tego ma się wykwalifikowana kadra sędziów rozpoznających w wyznaczonych wydziałach oraz wprowadzenie szczególnych środków procesowych przysługujących uprawnionym.

Obejmują one przede wszystkim ułatwienia dowodowe zarówno przed wszczęciem postępowania jak i później w trakcie trwania procesu. Krótkie terminy na rozpoznawania przez sędziów wniosków o zabezpieczenie środków dowodowych mają przyspieszyć ich rozpoznawanie oraz zapobiec utracie dowodów poprzez ich zniszczenie. Za pomocą nowej instytucji wyjawienia lub wydania środka dowodowego, uprawniony będzie mógł wystąpić z żądaniem kierowanym do pozwanego, aby przekazał on lub dostarczył do sądu określony przez powoda środek dowodowy, służący ujawnieniu i poznaniu nowych faktów dotyczących naruszenia prawa powoda lub służący wykazaniu prawdziwości podnoszonych przez powoda twierdzeń o tych faktach.

W nowych sprawach procesowych dotyczących IP musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych zmian. Najważniejsze z nich to:

 

I. powstanie wyspecjalizowanych sądów do spraw własności intelektualnej

Największą zmianą wprowadzoną niniejszą nowelizacją jest powstanie wyspecjalizowanych sądów do spraw własności intelektualnej. Do zatem którego sądu się kierować? Wydziały ds. własności intelektualnej zostały utworzone w Sądach Okręgowych w

  • Warszawie,
  • Poznaniu,
  • Gdańsku,
  • Lublinie,
  • w Katowicach.

W ten sposób każda część Polski uzyskała swój sąd właściwy do orzekania w sprawach z zakresu IP. W drugiej instancji orzekać mają Sądy Apelacyjne w Warszawie i Poznaniu.

Wyspecjalizowane sądy zajmą się nie tylko ochroną własności intelektualnej, na którą składa się własność przemysłowa i prawo autorskie oraz prawa pokrewne, ale również zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną dóbr osobistych.

Dodatkowo, do orzekania w sprawach dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym został wyznaczony wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

II. definicja spraw własności intelektualnej

Jakie sprawy będą rozpoznawane przez wyspecjalizowane sądy?

  • o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych
  • o ochronę praw własności intelektualnej
  • o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych związanych z prawem własności intelektualnej
  • o ochronę dóbr osobistych w zakresie wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług
  • o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą
  • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 

III. obowiązkowe zastępstwo procesowe przez  adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych

Nowe przepisy wprowadzają także obowiązkowe zastępstwo procesowe przez  adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych w sprawach o wartości przekraczającej 20 tys zł.

 

IV. szczególne środki procesowe

Nowe przepisy wprowadzają trzy środki procesowe mające ułatwić dowodzenie naruszenia praw własności intelektualnej:

  • zabezpieczenie dowodu,
  • wydanie i wyjawienie dowodu
  • wezwanie od udzielenia informacji

Powyższe uprawnienia przysługują także przed wszczęciem postępowania o naruszenie praw własności intelektualnej. Co ważne, powyższe środki procesowe mogą być stosowane zarówno wobec potencjalnego naruszyciela jak i wobec osoby trzeciej, której wprawdzie nie jest stawiany zarzut naruszenia praw własności intelektualnej ale jest ona w posiadaniu dowodu i może udzielić informacji w sprawie. Trzeba będzie jednak wykazać, że osoba, wobec której składa się taki wniosek, posiada dany dowód lub może umożliwić jego zabezpieczenie, albo że posiada żądane informacje lub ma do nich dostęp.

Obowiązany do wyjawienia informacji albo wydania dowodu będzie miał prawo zażalenia na wydane w tej sprawie postanowienie poprzez wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o zabezpieczeniu dowodu lub udzieleniu informacji.

 

Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do usprawnienia rozstrzygania spraw z zakresu własności intelektualnej oraz dopuszczenia do orzekania składów sędziowskich wyspecjalizowanych w tej materii. Mamy nadzieję, że regulacje pozwolą na sprawne i jeszcze bardziej skuteczne prowadzenie spraw naszych Klientów. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: https://lgl-iplaw.pl/kontakt

Konferencja Urzędu Patentowego RP „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa – Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

Bardzo ciekawa konferencja https://uprp.gov.pl/…/transmisja-konferencja-projektowanie-…organizowana przez Urząd Patentowy RP. Warto posłuchać jak polska branża kreatywna wpisuje się w międzynarodowe trendy i jakie działania można podjąć, aby świadomie kreować i promować swoją markę.

W programie konferencji

  • Projektowanie spersonalizowanych produktów w erze cyfrowych technologii
  • Jak budować wartościowy kontent komunikacji przedsiębiorstwa?
  • Prawna ochrona wizerunku marki
  • Niekonwencjonalne znaki towarowe
  • Komercjalizacja wizerunku przedsiębiorstwa w kontekście nowych technologii
  • User experience i strategia komunikacji w praktyce
  • Art branding
  • Potencjał języka graficznego w budowaniu sukcesu najbardziej ikonicznych marek na świecie
  • Szukanie tożsamości w grafice użytkowej. Identyfikacje państw, miast i regionów  
  • Wyzwania prawne dotyczące ochrony branży rozrywkowej oraz marketingu

Dla nas szczególne interesująca jest wymiana opinii na temat wyzwań prawnych dotyczących ochrony branży rozrywkowej oraz marketing a także prawna ochrona wizerunku marki. 

zapraszamy 🙂

Od czego zacząć aby marka (logo) osiągnęła wartość 200 miliardów dolarów? Sprawdź w jakich przypadkach nie uzyskasz prawa wyłącznego na swój znak towarowy

Te najbardziej rozpoznawalne warte są setki miliardów dolarów a przecież zaczynały o zera… Ponownie ranking najcenniejszych marek wygrał Amazon osiągając w 2019 r wartość 200 miliardów dolarów, Google uzyskał 159,7 mld dol. a Apple „tylko”140,5 mld dol. spadając z drugiego miejsca.[1]

Logo to ten element, po którym klienci rozpoznają produkty czy usługi. Może przybrać różną formę: grafiki, wyrazu, hasła. Ważne, aby od początku budowy marki dbać o jej ochronę. Najpełniejsze zabezpieczenie daje zarejestrowanie znaku towarowego (marki) w urzędzie patentowym.

Photo by Maria Oswalt on Unsplash

 

Klienci często pytają nas o to czy mogą zarejestrować swój znak towarowy. Niekiedy, aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wykonać czasochłonne badanie baz znaków towarowych.  Jest jednak kilka sytuacji, w których nawet bez badania możemy stwierdzić, iż nie ma dużych szans na uzyskanie prawa ochronnego do danego znaku.

 

Urząd patentowy nie zarejestruje znaku, gdy oznaczenie:

 

1. nie może być znakiem towarowym;

Dotyczy zdolności bycia znakiem towarowym, tj. pełnienia przez niego w ogóle funkcji oznaczenia odróżniającego. Chodzi zatem w tym przypadku o tzw. zdolność abstrakcyjną. Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego jest wypadkową dwóch elementów. Z jednej strony forma przedstawieniowa znaku musi być “sama w sobie” na tyle charakterystyczna, aby mogła identyfikować towar. Z drugiej musi zapewnić kupującemu możliwość dokonania wyboru według niej, bez konieczności ustalania pochodzenia towaru drogą okrężną.

 

2. nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone

To pozbawienie oznaczenia konkretnej zdolności odróżniającej. Charakter odróżniający znaku towarowego oznacza, że oznaczenie pozwala na określenie towaru i/lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Przykładem tego oznaczenia może być „Ciepła podłoga” zgłoszonego dla podłóg podgrzewanych albo połączenie „ECO PRO”, w którym pozytywny element PRO umieszczono po elemencie opisowym ECO. W ten sposób połączenie mogłoby być postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka, że oznaczone nim towary są przeznaczone dla „ekologicznych profesjonalistów” lub że „wspierają ekologię” ale nie jest możliwe aby oznaczenie ECO PRO wskazywało na towary pochodzące od danego przedsiębiorcy.

 

3. składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności

Znak towarowy ma identyfikować w obrocie towar, a nie przekazywać informację o nim. Ponadto, uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy powoduje uzyskanie wyłączności posługiwania się nim w obrocie, w związku z czym prawo to nie może być zarezerwowane jedynie dla jednego przedsiębiorstwa i pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze poprzez stosowanie takich wskazówek lub oznaczeń. Przykładem takie oznaczenia jest “ebilet”, które ma jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie nadaje się do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług tego samego rodzaju oferowanych przez innych przedsiębiorców działających w tej samej branży.

Przepis ten jest jednym z najczęstszych przyczyn odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towary. Ma on na celu interes publiczny, który wymaga, aby oznaczenia lub wskazówki opisowe dla kategorii towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Przepis ten zapobiega temu, aby takie oznaczenia lub wskazówki, z uwagi na ich rejestrację jako znaku towarowego, były zastrzeżone dla jednego przedsiębiorstwa.

 

4. składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych

To tzw. znaki wolne, które uznaje się za takie oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, w konsekwencji czego nie mogą być monopolizowane poprzez ich rejestrację. Istnieją dwa rodzaje znaków wolnych: te, które pierwotnie miały zdolność odróżniającą, ale na skutek ich używania w obrocie stały się oznaczeniami rodzajowymi (np. adapter, nylon, margaryna, żyletka, styropian) oraz te, które z uwagi na ich zwyczajowe używanie w obrocie nie powinny być zawłaszczone przez jeden podmiot (np. FORTE dla leków, EXTRA dla napojów).

 

5. składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru

Zakaz rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego przedłużania w czasie ważności wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie” i „niezbędny” wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Przykładem próby takiej rejestracji może być klocek LEGO  zgłoszony jako trójwymiarowe oznaczenie w kolorze czerwonym.

 

6. zostało zgłoszone w złej wierze

W orzecznictwie podkreśla się, że aby doszło do zgłoszenia w złej wierze muszą zaistnieć okoliczności wskazujące, że zgłoszenie było nieuczciwe w świetle ogólnych zasad prawnych jak też zwłaszcza interesów innych przedsiębiorców. Do okoliczności takich może należeć zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez osobę dysponującą tym znakiem, a zatem z zamiarem przejęcia pozycji danego znaku towarowego. Ponadto, okolicznością taką może być zgłoszenie w celach spekulacyjnych, gdy wcześniej nie występuje używanie znaku przez inny podmiot, lecz zgłaszający liczy na potencjalne zainteresowanie znakiem. Zgłoszenie takie może być zatem połączone z zamiarem zaoferowania go – już po udzieleniu prawa – innym podmiotom. Niejednokrotnie przyjmuje się, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce, gdy uprawniony zgłosił znak w innym celu niż jego używanie np.: w celu wymuszenia ustępstw finansowych. Natomiast, nawet wiedza zgłaszającego o używaniu takiego samego znaku przez innego przedsiębiorcę nie wystarcza do przyjęcia jego złej wiary. O postawieniu zarzutu zgłoszenia w złej wierze znaku towarowego, decyduje zatem ocena nieuczciwego zamiaru wobec osoby, która wcześniej samodzielnie zapewniła temu znakowi odpowiednio wysoką pozycję na rynku ponadlokalnym.

 

7. jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości (C-240/18 P) za sprzeczne z dobrymi obyczajami zostało uznane oznaczenie ‘Fack Ju Göhte’. Pojęcie dobrych obyczajów nie zostało w żaden sposób zdefiniowane normatywnie. Pojęcie „dobrych obyczajów” odnosi się w zwykle nadawanym mu znaczeniu do podstawowych wartości i norm moralnych, które społeczeństwo kultywuje w danym momencie. Te wartości i normy, które mogą ewoluować z biegiem czasu i różnić się w przestrzeni, należy określić w zależności od konsensusu społecznego panującego w tym społeczeństwie w chwili dokonywania oceny. Dla celów tego określenia trzeba wziąć pod uwagę kontekst społeczny, w tym w odpowiednim przypadku charakteryzującą go różnorodność kulturową, religijną lub filozoficzną, aby ocenić w sposób obiektywny, co wspomniane społeczeństwo uważa w danym momencie za moralnie dopuszczalne. Sąd stwierdził, że dodanie elementu ‘Göhte’ na końcu rozpatrywanego oznaczenia – choć pozwala określić, do kogo są ‘adresowane’ wyrazy tworzące początek wspomnianego oznaczenia – oraz napisanie wyrażenia w całości zmienioną ortografią wynikającą z fonetycznego zapisania tych wyrazów w języku niemieckim nie jest w stanie złagodzić jego wulgarności.

Za znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami został uznany przez Trybunał Sprawiedliwości znak słowno – graficzny . Element słowny ‘la mafia’ jest dominujący w znaku towarowym, a element ten jest na całym świecie rozumiany jako odniesienie do organizacji przestępczej mającej swe źródła we Włoszech. taka działalność przestępcza narusza same wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości dotyczące poszanowania godności osoby ludzkiej i wolności. ‘La mafia’ w oczywisty sposób przywołuje na myśl nazwę organizacji przestępczej odpowiedzialnej za szczególnie poważne naruszenia porządku publicznego.

 

8. zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową

Przepis ten nie wyłącza możliwości rejestrowania symboli w znakach towarowych. Odmowa rejestracji takiego znaku towarowego może nastąpić jedynie w przypadku, gdy używanie mogłoby obrażać uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Dla przykładu Urząd Patentowy RP odmówił rejestracji znaku towarowego ale udzielił prawa ochronnego na znaki  i .

 

9. zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie.

Organy do powyższej przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego podchodzą dość restrykcyjnie. Dla przykładu Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak  wskazując, iż nie miało znaczenia prawnego to, że zawarty w oznaczeniu wizerunek orła różnił się pewnymi szczegółami kolorystycznymi od wzoru wizerunku orła ustanowionego dla godła państwowego.

 

10. zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

Znak towary, który nie stanowi dokładnego odtworzenia godła państwowego, może również zostać objęty zakresem niniejszego przepisu, jeżeli jest on postrzegany przez przeciętnych konsumentów jako naśladownictwo takiego godła. Zakaz naśladownictwa godła dotyczy wyłącznie jego imitacji z punktu widzenia heraldycznego, tj. takich, które zawierają konotacje heraldyczne pozwalające na odróżnienie tego godła od innych oznaczeń. Przedmiotem ochrony przed naśladownictwem z punktu widzenia heraldycznego nie jest zatem obraz jako taki, lecz jego heraldyczny wyraz. W rezultacie, aby ustalić, czy dany znak zawiera naśladownictwo z punktu widzenia heraldycznego, należy poddać analizie opis heraldyczny rozpatrywanego godła. Za przykład próby rejestracji godła może posłużyć zgłoszenie oznaczenia , któremu została odmówiona rejestracja z uwagi na mogący wywołać wrażenie istnienia związku pomiędzy tym znakiem a Kanadą, ze względu na naśladownictwa godła Kanady .

 

11. zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

Przepis ten dotyczy odmowy udzielenia prawa wyłącznego na oznaczenia w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru tych oznaczeń, które mogą powodować mylne wyobrażenie u konsumenta, że produkty oznaczone takim znakiem mają związek z oznaczeniem urzędowo uznanym i stosowanym w obrocie. Brane jest pod uwagę całościowe wrażenie, jakie wywołuje dane oznaczenie.

 

12 ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru

Są to znaki towarowego mogące wprowadzać w błąd, co do charakteru lub jakości. Za mylący został uznany znak towarowy DOPALACZE.COM zgłoszony dla preparatów roślinnych zastępujących kawę, napojów alkoholowych, tytoniu i przyborów dla palaczy, dostarczania towarów i przesyłek. Zdaniem Sądu, oznaczenie może wywołać u odbiorców przeświadczenie, że oznaczone nim towary są środkami, których spożycie ma na celu wywołanie określonego efektu narkotycznego. Istnieje wystarczająco poważne ryzyko, że odbiorca mylnie odbierze przekaz zawarty w przedmiotowym oznaczeniu. Wprawdzie towary te: kawa, tytoń, papierosy funkcjonują jako towary dodające energii, pobudzające czy uspakajające to oznaczenie ich określeniem DOPALACZE.COM oznacza, że dodatkowo zostały wzmocnione w celu wywołania określonego efektu, efektu narkotycznego. Przybory dla palaczy to towary akcesoryjne wobec zgłoszonego towaru, podobnie dostarczanie towarów i przesyłek.

 

13. stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych

Na znak towarowy nie może zostać udzielone prawo ochronne, gdy dane oznaczenie jest już zgłoszone jako nazwa odmiany roślin na podstawie ustawy z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

 

14. odnosi się do wyrobów alkoholowych, a Twój znak towarowy zawiera element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu

To tzw. oznaczenia homonimiczne. Znak towarowy zawiera elementy geograficzne prawdziwe w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi ale w przypadku gdy mogłoby wprowadzić odbiorców w błąd, wskazując, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu prawo ochronne na taki znak towarowy nie jest udzielane. Na zasadzie wyjątku istnieje możliwość przyznania ochrony na takie oznaczenie geograficzne, ale tylko w odniesieniu do wina i piwa, z zastrzeżeniem, że Urząd Patentowy RP wezwie zgłaszającego do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.

 

15. zawiera element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu

Jest to przepis wzmacniający ochronę oznaczeń geograficznych względem znaków towarowych. Jego dodanie było spowodowane m.in. sporem dotyczącym oznaczenia geograficznego “Bayerischer Bier” i znaku towarowym “Bavaria” zgłoszonego dla piwa.

 

16. jest wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych

Ochrona oznaczeń geograficznych w odniesieniu do win ma swoje źródło, po pierwsze, w rozporządzeniach Unii, w szczególności w tych dotyczących wspólnej organizacji rynku wina, a po drugie, w zawartych pomiędzy Unią a państwami trzecimi dwustronnych umowach w sprawie handlu winem. Za przykład może posłużyć spór o rejestracje znaku towarowego słownego „Lembergerland” dla napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. Znak ten zawiera oznaczenie geograficzne Lemberg, a oznaczenie to jest chronione na mocy umowy między Wspólnotą a Republiką Południowej Afryki dla win mających takie pochodzenie. Towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym „Lembergerland” obejmują wino, przy czym nie jest wskazane, że pochodzą one z Lemberg. Podstawa odmowy rejestracji w tym przypadku ma zastosowanie bez potrzeby ustalenia, czy zgłoszony znak towarowy wprowadza odbiorców w błąd lub czy prowadzi do powstania ryzyka pomylenia ich przez odbiorców w odniesieniu do pochodzenia towaru. Samo wystąpienie fałszywego oznaczenia geograficznego win powoduje odmowę udzielenia prawa wyłącznego.

Nie stoi natomiast na przeszkodzie rejestracja znaku towarowego, który zawiera oznaczenie geograficzne, które nie jest znane w zainteresowanych kręgach lub przynajmniej nie jest znane jako oznaczenie obszaru geograficznego, jak również nazw, odnośnie do których, ze względu na cechy wskazanego miejsca, nie jest prawdopodobne, aby zainteresowane kręgi mogły uznać, że dana kategoria towarów lub usług pochodzi z tego miejsca lub została w nim wynaleziona. Dla przykładu w sprawie dotyczącej rejestracji unijnego znaku towarowego słownego „Cloppenburg” przez Peek & Cloppenburg KG dla usług handlu detalicznego Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że miasto Cloppenburg (usytuowane w Niemczech, w Dolnej Saksonii) cieszy się wśród zainteresowanego kręgu odbiorców niewielką, a co najwyżej przeciętną znajomością. Po pierwsze, chodzi tutaj o małe miasto. Po drugie, Izba Odwoławcza OHIM (obecnie EUIPO) nie wskazała jakiejkolwiek kategorii towarów lub usług, dla których miasto to cieszyłoby się renomą jako miejsce produkcji lub świadczenia usług. Ponadto Izba Odwoławcza nie ustaliła, czy w obrocie powszechne jest oznaczanie pochodzenia geograficznego usług handlu detalicznego. Poza tym pochodzenie geograficzne takich usług nie jest zwykle uznawane za istotne w ocenie ich jakości lub cech. Sąd tym samym unieważnił decyzję organu o odrzuceniu wniosku o rejestrację znaku „Cloppenburg”.

 

oraz gdy Twoje oznaczenie:

 

17. narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich

Dotyczy to praw obowiązujących na terytorium żądanej ochrony. Może dotyczyć np. praw autorskich do utworu będącego jednocześnie znakiem towarowym w przypadku, gdy dokonasz zgłoszenia takie znaku towarowego nie nabywając uprzednio majątkowych praw autorskich od twórcy tego oznaczenia.

 

18. jest identyczne ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów

Oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym, jeżeli odtwarza ono, bez żadnej zmiany lub uzupełnienia, wszystkie elementy składające się na znak towarowy lub jeżeli, postrzegane jako całość, zawiera różnice tak nieznaczące, że mogą one pozostać niezauważone przez przeciętnego konsumenta.

 
19. jest identyczne lub podobne do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;

Ryzyko wprowadzenia w błąd należy postrzegać jako prawdopodobieństwo, że odbiorcy mogą uznać, iż towary lub usługi oznaczane zarówno wcześniejszym znakiem towarowym, jak i zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą od członków organizacji, która jest właścicielem znaku wcześniejszego lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo z tymi członkami lub z samą organizacją. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie. Ocenę tę – w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków – należy oprzeć na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki na właściwym kręgu odbiorców.

 

20. jest identyczne lub podobne do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

Rozszerzona ochrona przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu renomowanemu wymaga spełnienia kilku przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy musi być zarejestrowany. Po drugie, wcześniejszy znak towarowy oraz znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, muszą być identyczne lub podobne. Po trzecie, wcześniejszy znak towarowy powinien cieszyć się renomą w Polsce (w przypadku znaku zgłoszonego w Polsce) lub na terenie Unii Europejskiej (w wypadku gdy stanowi unijny znak towarowy). Po czwarte, używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu musi prowadzić do wystąpienia ryzyka czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub działania na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego. Ponieważ te cztery przesłanki mają charakter kumulatywny, niespełnienie jednej z nich wystarczy do stwierdzenia braku możliwości zastosowania wspomnianego przepisu. Przykład zgłoszonego znaku i znaków renomowanych ,  i .

 

21 jest identyczne lub podobne do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Nie istnieje definicja legalna znaku powszechnie znanego. Obecnie można przyjąć, że znakiem towarowym powszechnie znanym jest oznaczenie, które jest:

        1. powszechnie rozpoznawalne;
        2. jako znak towarowy dla określonych towarów;
        3. na terytorium całości lub istotnej części danego kraju;
        4. wśród potencjalnych nabywców.

Powszechność to nie tylko zasięg, ale i intensywność tego zasięgu. Nie ma znaczenia, w jaki sposób oznaczenie stało się powszechnie znane, może być to wynikiem wieloletniego używania oznaczenia, działań marketingowych, znacznego udziału w rynku ale także złej sławy.

 

 

Budując wartość marki warto od początku ubiegać się o jej rejestrację. To pierwszy krok do pierwszego miliona wartości marki. Pomimo szeregu różnych obostrzeń dotyczących znaków towarowych tylko polskim urzędzie patentowym obecnie jest zarejestrowanych ponad 150 tysięcy znaków towarowych. Trzeba tylko wiedzieć czego unikać przygotowując znak do rejestracji. Badanie znaku przed zgłoszeniem do urzędu patentowego pozwala zaoszczędzić zbędnych kosztów związanych z odmową rejestracji. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w ocenie szans na rejestrację ponieważ chcesz wykonać ten krok, służymy pomocą w ramach naszej usługi https://lgl-iplaw.pl/product/badanie-i-zgloszenie-do-urzedu-rp-znaku-towarowego/

 

[1] https://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_global_500_2020_preview.pdf

Szczęśliwa “13-stka” obowiązkowych elementów umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.

Umowa licencyjna to dobry sposób z jednej strony na czerpanie korzyści z posiadanego prawa ochronnego na znak towarowy, z drugiej strony na uzyskanie prawa do używania cudzego znaku i amortyzację kosztów z tego tytułu.

Photo by Laurenz Heymann on Unsplash

 

Poniżej znajduje się lista 13 elementów, o których powinieneś pamiętać zawierając umowę licencyjną na znak towarowy:

 

1. oznaczenie stron

Prawidłowe oznaczenie stron umowy to ważny element, który powinna zawierać każda umowa. Nie mogą istnieć żadne wątpliwości kto udziela licencji na znak towarowy i komu ta licencja jest udzielana. Szczególne istotne ważne jest to, aby doprecyzować czy umowa zawierana jest np. z Janem Kowalskim, czy Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Jan Kowalski”. Kolejną trudność często nastręcza prawidłowe określenie strony, którą jest spółka cywilna. Na gruncie prawa cywilnego spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie może być podmiotem umowy. Należy w takim przypadku określić, że umowa zawierana jest pomiędzy „Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą (…) i Anną Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą (…) działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą (…)”.

 

2. oznaczenie znaku towarowego, na który ma zostać udzielona licencja

Istotne jest dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli na jaki znak towarowy zostaje udzielona licencja. W zależności od tego czy licencja udzielana jest na znak towarowy już zarejestrowany czy dopiero zgłoszony w celu uzyskania prawa ochronnego należy w umowie wskazać znak, urząd w jakim znak został zgłoszony lub zarejestrowany, zakres terytorium na jakim udzielona jest ochrona oraz numer zgłoszenia lub numer prawa ochronnego (w przypadku znaków zgłoszony i rejestrowanych w EUIPO będzie to ten sam numer). Jeżeli znak towarowy, na który udzielana jest licencja nie jest znakiem słownym, należy do umowy, w formie załącznika, dołączyć przedstawienie licencjonowanego znaku w formie wydruku lub na nośniku danych w przypadku znaków multimedialnych lub dźwiękowych. Jeśli istnieje księga znaku zawierająca zasady umieszczania i reprodukcji znaku, to także warto załączyć ją do umowy w całości bądź wyciąg z księgi.

 

3. określenie produktów dla oznaczania, których udzielona zostaje licencja  

Do umowy powinna być dołączona dokładna lista towarów i/lub usług dla których oznaczania upoważniony będzie licencjobiorca. Należy pamiętać, że licencjodawca może upoważnić licencjobiorcę do używania znaku towarowego tylko dla tych towarów i/lub usług dla których sam uzyskał prawo lub dokonał zgłoszenia. Aby sprawdzić dla oznaczania jakich towarów lub usług znak został zgłoszony lub zarejestrowany możesz skorzystać z bazy https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview. W przypadku znaku zarejestrowanego licencjodawca może również ustalić z licencjobiorcą, że kopia świadectwa ochronne na licencjonowany znak towarowy będzie stanowiła załącznik do umowy.

 

4. określenie terytorium na jakim licencjobiorca będzie upoważniony do używania znaku

Prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe, to prawa terytorialne. Oznacza to, że monopol na używanie danego oznaczenia dla określonych towarów i usług uzyskuje się na określonym terytorium zgodnie z żądaniem ochrony. Licencjodawca może udzielić licencji w takim zakresie w jakim sam posiada prawo ochronne ale również możliwe jest udzielenie licencji tylko na części terytorium, np. licencjodawca posiada prawo ochronne na znak towarowy we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a licencji udziela na korzystanie ze znaku tylko w Polsce.

5. ustalenie wynagrodzenia za używanie znaku – opłata licencyjna i oświadczenie licencjodawcy o uiszczeniu opłat za ochronę znaku

Opłata licencyjna jest jednym z głównych czynników, dla których licencjodawca decyduje się na udzielenie licencji na korzystanie z jego znaku towarowego. Forma opłaty licencyjnej może być różna w zależności od ustaleń stron oraz okresu na jaki licencja zostaje udzielona. Co do zasady, opłata licencyjna można być jednorazowa lub okresowa np. roczna, kwartalna. Istnieje również możliwości uzależnienie wysokości opłaty licencyjnej od ilości sprzedanych towarów oznaczonych znakiem itd. W takim przypadku, licencjodawca powinien w umowie odpowiednio zabezpieczyć możliwości weryfikacji, czyli licencjobiorca uiszcza opłatę licencyjną w odpowiedniej wysokości. Należy pamiętać, że w przypadku braku odpłatności licencji zawartej pomiędzy przedsiębiorcami dojdzie do przysporzenia po stronie licencjobiorcy, którym zainteresuje się urząd skarbowy. 

Oświadczenie licencjodawcy o uiszczeniu opłaty za ochronę znaku jest istotne z punktu widzenia licencjobiorcy, szczególnie wtedy, gdy dotyczy to opłaty wnoszonej do urzędu patentowego za pierwszy okres ochrony. W przypadku braku jej uiszczenia we wskazanym przez urząd terminie decyzja warunkowa na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wygaśnie, a tym samym licencjodawca utraci monopol na korzystanie z tego znaku towarowego.

 

6. zobowiązanie licencjodawcy do utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy będący przedmiotem umowy

Licencjobiorca powinien mieć pełną wiedzę dotyczącą znaku towarowego z którego chce korzystać. Istotne jest, aby ustalić na dzień zawierania umowy do kiedy przysługuje licencjodawcy ochrona na znak towarowy oraz czy licencjodawca zamierza przedłużyć ochronę na kolejny 10-letni okres. Jeżeli umowa licencji na znak towarowy zawierana jest na dłuższy okres np. 10 lat, a licencjobiorca ma długoterminowe plany biznesowe związane ze znakiem warto jest zobowiązać licencjodawcę do utrzymywania prawa ochronnego na czas obowiązywania umowy.

 

7. określenie czy licencja jest wyłączna czy niewyłączna

Określenie rodzaju licencji jest bardzo ważne z punktu licencjobiorcy. Licencja wyłączną oznacza, że licencjobiorca będzie jedynym podmiotem upoważnionym do używania znaku towarowy. W przypadku licencji niewyłącznej oznacza to, że licencjodawca będzie mógł udzielić prawa używania znaku nieograniczonej liczbie licencjobiorców, którzy w pewnym sensie będą konkurować ze sobą. Jeżeli strony nie określą rodzaju licencji w umowie z mocy ustawy będzie to oznaczało, że udzielona licencja jest licencją niewyłączna.

 

8. ustalenie czy licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji)

To postanowienie jest bardzo ważne dla licencjodawcy. Jeżeli w umowie nie zostanie zawarte postanowienie wyłączające możliwość udzielania sublicencji, czyli dalszych upoważnień na korzystanie ze znaku towarowego przez licencjobiorcę, to na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej licencjobiorca będzie uprawniony do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie ze znaku towarowego. Trzeba pamiętać, że umowa licencji wyłącznej zawsze musi być zawarta w formie pisemnej!

 

9. określenie zasad używania znaku

Licencjodawca powinien jak najdokładniej określić zasady używania znaku towarowego przez licencjobiorcę np. poprzez określenie w jaki sposób znak może być umieszczanych na towarach, w jakim miejscu ma być umieszczany oraz w jakiej formie (w tym przypadku dodatkowo powinny zostać doprecyzowane różne warianty znaku towarowego jakimi może posługiwać się licencjobiorca).

 

10. określenie zasad kontroli wykonywanej przez licencjodawcę dotyczącej używania znaku

W interesie licencjodawcy jest kontrola prawidłowości korzystania ze znaku przez licencjobiorcę. Strony powinny ustalić przebieg kontroli w taki sposób, aby nie zakłócał on działalności przedsiębiorstwa licencjobiorcy. Licencjobiorca powinien mieć możliwość weryfikacji korzystania przez licencjobiorcę ze znaku zgodnie z postanowieniami umowy, czyli czy przestrzega granic terytorialnych używania znaku, zakresu towarów na jaki została mu udzielona zgoda na korzystanie ze znaku oraz sposobu oznaczenia towarów.

 

11. ustalenie obowiązku wskazywania przez licencjobiorcę oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego lub jego brak

W zależności od decyzji stron:

  1. licencjobiorca może być zobowiązany do wskazywania oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku albo
  2. licencjobiorca według swojego uznania może korzystać z oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku, w tym wypadku możliwe będzie wystąpienie przez licencjodawcę z żądaniem korzystania z oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku, które to żądanie licencjobiorca będzie zobowiązany spełnić
  3. licencjobiorca może nie mieć prawa do wskazywania oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku.

 

12. ustalenia dotyczące wpisu licencji do rejestru znaków towarów

Wpis do rejestru znaków towarowych również jest zależny od decyzji stron. Strony mogą postanowić, że licencja nie zostanie wpisana do rejestru lub ujawnić licencję w rejestrze. W przypadku wpisu licencji do rejestru należy uregulować zasady, która ze stron dokona wpisu oraz pokryje koszt wpisu.

 

13. postanowienia dotyczące zabezpieczenia licencjodawcy w przypadku naruszenia przez licencjobiorcę zasad korzystania ze znaku towarowego np. kara umowna

Istotnym jest, aby licencjodawca zabezpieczył swoje interesy i zawarł w umowie postanowienia na wypadek, gdy licencjobiorca naruszy postanowienia umowy, w tym przede wszystkim zasady korzystania ze znaku. Najskuteczniejszym i najpowszechniejszym tego typu zabezpieczeniem jest zastosowanie kary umownej. Wysokość kary umownej powinna być ustalona w oparciu o wartość znaku towarowego, którego licencja dotyczy. W przypadku braku jakichkolwiek postanowień zabezpieczających licencjodawcę będą miały zastosowanie zasady ogólne zawarte w kodeksie cywilnym, czyli obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wynikania zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku licencjodawca będzie zobowiązany do wykazania szkody jaką poniósł i tego, że szkoda ta ma związek z działaniem bądź zaniechaniem licencjobiorcy.

 

Tę “szczęśliwą 13-stkę” stosujemy w przygotowywanych przez nas umowach. Strony mogą dowolnie modyfikować te elementy ale nie powinny ich pomijać.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach dotyczących znaków towarowych skontaktuj się z nami https://lgl-iplaw.pl/kontakt/ lub skorzystaj z wzoru umowy licencyjnej dostępnego w naszym sklepie internetowym https://lgl-iplaw.pl/sklep/.

Czy rzeczywiście wywłaszczenie autorskich praw majątkowych do oprogramowania dronów jest konieczne?

Nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej przewiduje przejęcie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej wszystkich przysługujących właścicielowi autorskich praw majątkowych do systemów teleinformatycznych służących do koordynacji i zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. Przejęcie praw ma nastąpić w szerokim zakresie, bo na wszystkich polach eksploatacji. Zgodnie z projektowaną nowelizacją przejęcie ma nastąpić za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości księgowej aktywów na dzień złożenia oświadczenia o przejęciu przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej właścicielowi praw. Z chwilą złożenia tego oświadczenia następuje przejęcie praw. Niestety „wartość księgowa aktywów” może w praktyce oznaczać przejęcie majątkowych praw autorskich bez wynagrodzenia dla twórcy. Wartość księgowa nie jest tożsama z wartością rynkową, która prawdopodobnie będzie wyższa.

 

Konstytucyjne gwarancje własności

 

W art. 64 Konstytucji RP mamy zapisane prawo, przysługujące każdemu, do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Jednakże w ust. 3 wspomnianego artykułu stwierdzono, że własność może być ograniczona. To ograniczenie może nastąpić jedynie w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Co więcej, już w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP stwierdzono, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 

Trybunał Konstytucyjny przyjmuje, że prawo własności to konstytucyjnie gwarantowana wolność nabywania mienia, jego zachowania oraz dysponowania nim. Własność obejmuje również własność intelektualną oraz przemysłową, a także autorskie prawa majątkowe.

 

Najdalej idącą formą ingerencji państwa w prawo własności jest wywłaszczenie, które będąc formą pozbawienia właściciela własności, może zostać dokonane zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji

RP tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

 

A prawa autorskie i prawa własności przemysłowej?

 

W polskim systemie prawnym istnieją konstrukcje umożliwiające korzystanie z dobra niematerialnego bez pozbawiania uprawnionego jego prawa. Licencja to prawo powalające na korzystanie prawa własności intelektualnej przez inną osobę niż właściciela tego prawa z zachowaniem własności. Istnieje wiele rodzajów licencji.

 

Na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) licencja nie przenosi autorskich praw majątkowych na kontrahenta, daje mu jedynie prawo do korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji, ograniczając to korzystanie np. terminem na jaki jest zawarta. Licencje mogą być udzielone jednemu podmiotowi czy osobie (licencje wyłączne) lub nieograniczonej liczbie podmiotów czy osób (licencje niewyłączne).

 

Natomiast ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) prewiduje konstrukcję, która przy odpowiedniej konwersji mogłaby mieć zastosowanie w omawianym przypadku dotyczącym programów komputerowych, przy czym nie pozbawiałaby uprawnionego swojego prawa. Dotyczy to licencji przymusowej uregulowanej w art. 82 pwp i następnych. Zgodnie z art. 82 pwp Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby, gdy:

  1. jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego;
  2. zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany, lub
  3. istnieje zależność patentów,
  4. a uprawniony z wcześniejszego patentu odmówił zawarcia umowy licencyjnej (ubiegający się o licencje musi wykazać, że czynił wcześniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji);
  5. istnieje niemożliwość zaspokojenia potrzeb rynku krajowego wskutek niemożliwości stosowania patentu zależnego;
  6. w przypadku, gdy wynalazek chroniony patentem zależnym i wynalazek chroniony patentem wcześniejszym dotyczą tego samego przedmiotu;
  7. w przypadku wynalazku dotyczącego technologii półprzewodników, w celu przeciwdziałania praktykom bezzasadnie ograniczającym konkurencję.

 

Urząd Patentowy, po stwierdzeniu, że patent jest nadużywany, może postanowić o możliwości ubiegania się o licencję przymusową i ogłasza tę możliwość w “Wiadomościach Urzędu Patentowego”. W takim przypadku, ubiegający się o licencję nie musi wykazać, że czynił wcześniej starania w celu uzyskania licencji, chyba że wniosek o udzielenie licencji złożony jest po upływie roku od dnia tego ogłoszenia.

 

Urząd Patentowy RP rozstrzyga o udzieleniu licencji przymusowej w postępowaniu spornym. Źródłem licencji przymusowej jest decyzja administracyjna. Stanowi to różnicę w odniesieniu do innych stosunków licencyjnych, których podstawą jest umowa, na ogół zawarta w dokumencie sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Licencja przymusowa jest licencją niewyłączną. Licencja przymusowa stanowi ograniczenie patentu, czyli upoważnia osobę, na której rzecz została udzielona, do korzystania z opatentowanego wynalazku pomimo braku zgody uprawnionego z patentu. Taki sposób korzystania z opatentowanego wynalazku nie narusza patentu. Niewyłączność licencji przymusowej oznacza, że z wynalazku może nadal korzystać uprawniony z patentu, a także inne osoby, którym udzieli on licencji. Możliwe jest także udzielenie dalszych licencji umownych (sublicencji) przez uprawnionego z patentu oraz rozporządzanie prawem po udzieleniu licencji przymusowej.

 

Licencja przymusowa jest licencją odpłatną. Korzystający z wynalazku na podstawie licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną. Urząd Patentowy określa zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczegółowe warunki jej wykonywania, a także, odpowiednio do wartości rynkowej licencji, wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i terminy jej zapłaty. Wysokość opłaty licencyjnej powinna odpowiadać rynkowej wartości licencji, a więc takiej, jaką mógłby uzyskać uprawniony, zawierając umowę licencyjną w zwykłych warunkach obrotu na rynku.

 

Urząd Patentowy RP zgodnie z art. 31 lit. c umowy międzynarodowej wielostronnej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. Marakesz.1994.04.15 (Dz. U. UE. L. z 1994 r. Nr 336, str. 214 z późn. zm.) (TRIPS), wydaje decyzję o udzieleniu licencji przymusowej z uwzględnieniem zakresu oraz okresu takiego używania, który musi być ograniczony do celu, dla którego została udzielona licencja przymusowa. W przypadku technologii półprzewodnikowej będzie to wyłącznie jawne używanie w celach niehandlowych lub dla przeciwdziałania praktykom uznanym w trybie postępowania sądowego lub administracyjnego za antykonkurencyjne.

 

Warunki licencji przymusowej muszą spełnić wymogi:

  1. przydatności – oznacza, że upoważnienie do korzystania z patentu umożliwi realizację zamierzonego celu, adekwatne dla zaspokojenia potrzeby, dla której licencja przymusowa została ustanowiona
  2. konieczności,
  3. proporcjonalności – ograniczenie powinno nastąpić z wyważeniem relacji indywidualnego interesu uprawnionego z patentu i interesu publicznego. Co więcej, ograniczenie powinno być poprzedzone zbadaniem jego pozytywnych i negatywnych skutków oraz możliwych korzyści i ich znaczenia dla interesu publicznego.

 

Decyzja Urzędu PRP co do określenia zakresu, czasu trwania licencji przymusowej oraz wysokości opłaty licencyjnej, może być po upływie 2 lat zmieniona.

 

Przeniesienie licencji przymusowej jest ograniczone. Licencja przymusowa może zostać przeniesiona tylko łącznie z przedsiębiorstwem lub tą jego częścią, w której jest ona wykonywana. Licencja przymusowa dotycząca patentu wcześniejszego może być przeniesiona na inną osobę tylko łącznie z patentem zależnym.

Licencja przymusowa podlegają na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego.

 

Zatem …

Jak widać, opisana konstrukcja licencji przymusowej odpowiednio dostosowana i przeniesiona na grunt prawa autorskiego mogłaby w zupełności spełnić cel jakim jest zapobieżenie lub usunięcie stanu zagrożenia bezpieczeństwa w Polsce, w szczególności w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, bez tak daleko idących skutków dla właścicieli praw majątkowych. Podobne wątpliwości podniósł również Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich uwagach do Tarczy Antykryzysowej 2.0 z 14.04.2020 r. wskazując, że „Zastrzeżenia automatyczne przejęcie autorskich praw majątkowych dotyczących do prywatnych dronów. Odbiera to autorom prawa do późniejszej modyfikacji oprogramowania oraz czerpania z tego korzyści. Wystarczające byłoby czasowe wykorzystywanie praw autorskich – tj. na podstawie licencji.”

 

 

Photo by david henrichs on Unsplash

Kolejna fala fałszywych decyzji z żądaniem opłat za rejestrację znaków towarowych

Ostrzegamy przed kolejną falą fałszywych decyzji dotyczących udzielenia praw wyłączonych oraz uiszczenia opłat za pierwszy okres ochrony. Tym razem na podrabianych decyzjach znajduje się wizerunek orła i prawdzie dane kontaktowe Urzędu Patentowego RP.

Jeśli otrzymasz decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego, wezwanie do zapłaty lub fakturę przypominającą o upływającym okresie ochronnym zwrócić uwagę na następujące elementy:

    1. sprawdź uważnie i upewnij się, czy pismo rzeczywiście pochodzi od Urzędu Patentowego RP. Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat za udzielenie ochrony;
    2. sprawdź wszelkie dane teleadresowe Urzędu Patentowego RP podane w piśmie;
    3. sprawdź czy dokonujesz zapłaty na numer konta Urzędu Patentowego RP:
      poprawny rachunek to: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000;

 

Pamiętaj, że dla upewnienia się czy otrzymane przez Ciebie pismo rzeczywiście pochodzi od Urzędu Patentowego RP możesz uzyskać skontaktować się z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej dzwoniąc pod numer (22) 579 05 55 lub pisząc wiadomości e-mail na adres: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl.

 

Poniżej przykład fałszywej decyzji z elementami, na które należy zwrócić uwagę:

  • urzędnicy nie korzystają z pieczęci, a dokumenty podpisywane są elektronicznie. Pod oryginalną decyzją nie będzie widniał podpis asesora Urzędu Patentowego tylko eksperta
  • decyzja pochodząca od Urzędu Patentowego RP nie zawiera numeru rachunku bankowego ani tytułu wpłaty
  • Urząd Patentowy RP nie wzywa do zapłaty. Pismo z Urzędu Patentowego RP zawsze będzie zatytułowane „Decyzja”

Przykłady innych fałszywych decyzji znajdziesz również na stronie Urzędu Patentowego RP: https://uprp.gov.pl/pl/Ostrze%C5%BCenie-przed-wprowadzaj%C4%85cymi-w-b%C5%82%C4%85d-wezwaniami-do-zap%C5%82aty-fakturami-lub-sfa%C5%82szowanymi-decyzjami

 

Jeśli dokonałeś wpłaty, to możesz złożyć w komendzie policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) (“kk”) – fałszerstwa materialnego oraz 286 § 1 kk – oszustwa. 

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie.

Renomowany znak towarowy – jak McDonald’s zburzył marzenia McDreams

Sąd Unii Europejskiej w październiku 2019 r. wydał wyrok (T‑428/18) ws. decyzji Izby Odwoławczej uznającej zasadności sprzeciwu McDonald’s wobec zgłoszenia znaku słowno – graficznego  w klasie 43 dla usługi tymczasowego zakwaterowania do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przez McDreams Hotel GmbH na podstawie art. 8 ust. 5[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1) – renomy wcześniejszego znaku towarowego.

 

McDonald’s oparł swój sprzeciw na całej rodzinie znaków, w której skład wchodzą znaki słowne: McDONALD’S, McMISSION, McINTERNET, McCOMPASS, McFAMILY, McCAFE, McWRAP, BIG MAC, McRIB, McMUFFIN, McDOUBLE, McBITES, McCOUNTRY, McTOAST, McFISH, Mc oraz renomowany znak słowny McDONALD’S zarejestrowany w Niemczech.

 

Izba Odwoławcza stwierdziła w swojej decyzji, że na podstawie renomy wcześniejszego znaku towarowego, w szczególności w odniesieniu do usług restauracyjnych typu fast-food, oraz pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, czerpanie nienależnej korzyści z renomy McDonald’s przez McDreams wynika z faktu, że właściwy krąg odbiorców, to znaczy – ogół społeczeństwa Unii Europejskiej, mógłby zostać przyciągnięty przez zgłoszony znak towarowy McDreams, który odtwarza strukturę wcześniejszego znaku towarowego i znaków należących do rodziny znaków McDonald’s, co doprowadziłoby ten krąg odbiorców do zakupu usług sprzedawanych przez hotel McDreams.

 

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby wcześniejszy znak towarowy mógł być objęty ochroną wynikającą z renomy:

  1. znak towarowy musi zostać zarejestrowany;
  2. znaki (wcześniejszy znak towarowy i zgłoszony znak towarowy) muszą być identyczne lub podobne;
  3. jeżeli jest to znak unijny, musi cieszyć się renomą w Unii Europejskiej;
  4. używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego musi prowadzić do ryzyka czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub do narażenia na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy tego ostatniego znaku.

Przesłanki te mają charakter kumulatywny, czyli niespełnienie jednej z nich powoduje brak możliwości powołania się na szerszą ochronę wynikającą z renomy znaku towarowego.

Warto zaznaczyć, że powyżej wymienione cechy jakie musi spełniać znak towarowy, aby móc korzystać z ochrony wynikającej z renomy nie wynikają z przepisów Rozporządzenia, nie znajdziemy ich również w polskiej ustawie – Prawo własności przemysłowej. Warunki te zostały wypracowane przez orzecznictwo m.in. w wyroku w sprawie Jackson International vs OHIM — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10 oraz w orzeczeniu w innym sporze McDonald’s Future Enterprises vs EUIPO — McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T‑518/13.

 

Omawiając przedmiotowe przesłanki warto zwrócić uwagę na kilka tez zawartych w wyroku w sprawie McDonald’s vs. McDreams:

dominujący charakter „mc dreams” w oznaczeniu
  • element “mc dreams” ma większe rozmiary niż element “hotels” oraz element „hotels” jest opisowy dla usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację. Zdanie “Träumen zum kleinen preis!”, zapisane jeszcze mniejszą czcionką i nie pojawia się na żółtej etykiecie, co sprawia, że na pierwszy rzut oka jest ono mniej widoczne dla właściwego kręgu odbiorców. Strzelająca gwiazda w neutralnym kolorze – białym – stanowi element dodatkowy, którego zasadniczą funkcją wydaje się być podkreślenie elementu “mc dreams”, który w świetle powyższych rozważań ma charakter dominujący.

 

podobieństwo znaków towarowych
  • nie jest konieczne, aby stopień podobieństwa między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym był taki, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. Wystarczy, że stopień podobieństwa wykaże związek między tymi znakami;
  • element “mc dreams” jest częściowo podobny do pojedynczego elementu wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie “McDonald’s”, ze względu na obecność przedrostka “mc” w obu elementach, ale dodatkowo wyrażenia “Dreams” i “Donald’s” zaczynają się i kończą tymi samymi spółgłoskami, “d” i “s”;
  • pomimo licznych elementów charakterystycznych istnieje niski stopień podobieństwa wizualnego między dwoma spornymi znakami;
  • dźwięki pojedynczego elementu wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie “mcdonald’s”, muszą być porównywane przede wszystkim z dźwiękami elementu “mc dreams”, a więc należy stwierdzić, że oznaczenia są podobne fonetycznie do przeciętnego stopnia;
  • istnieje niski stopień podobieństwa koncepcyjnego między spornymi znakami towarowymi.

 

renoma znaku McDonald’s
  • Sąd już we wcześniejszym sporze spółki McDonald’s – MACCOFFEE (T-518/13) stwierdził, że przedrostek “mc” był w dużej mierze związany z oznaczeniem McDonald’s
  • w połączeniu z nazwą pozycji menu lub środka spożywczego uzyskał on swój własny charakter odróżniający w stosunku do usług restauracyjnych typu fast-food i towarów znajdujących się w menu restauracji typu fast-food, w związku z czym przedrostek ten mógł charakteryzować istnienie rodziny znaków towarowych;
  • Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że znak towarowy McDonald’s posiada silną renomę, co nie było kwestionowane przez spółkę McDreams Hotel;
  • biorąc pod uwagę:
  1. a) wyjątkowy charakter renomy wcześniejszego znaku towarowego,
  2. b) przeciętny poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców,
  3. c) istnienie pewnego stopnia podobieństwa między spornymi znakami towarowymi,
  4. d) znaczny stopień bliskości między spornymi usługami,
  5. e) istnienie rodziny znaków towarowych, której struktura jest przynajmniej częściowo odtworzona przez zgłoszony znak towarowy,

należy uznać, że właściwy krąg odbiorców wykaże związek między spornymi znakami towarowymi, pomimo że McDonlad’s nie oferował żadnej formy zakwaterowania ani usług hotelarskich.

 

ryzyko czerpania nienależnej korzyści
  • dotyczy ryzyka, że wizerunek znaku cieszącego się renomą lub cechy, które kojarzą się z tym znakiem, zostaną przeniesione na towary oznaczone znakiem towarowym McDreams,
  • przeniesienie wizerunku lub cech na towary McDreams ułatwi wprowadzenie tych towarów do obrotu poprzez skojarzenie ich z wcześniejszym znakiem cieszącym się renomą;
  • właściwy krąg odbiorców kojarzyłby zgłoszony znak towarowy z wizerunkiem rzetelności, efektywności, niskich kosztów usług i z tego względu wybrałby go zamiast usług świadczonych przez jego konkurentów. W związku z tym znak towarowy McDreams korzystałby z siły przyciągania uwagi, renomy i prestiżu znaku McDonald’s. Korzyść ekonomiczna polegałaby na wykorzystaniu wysiłku włożonego przez McDonald’s w celu ustalenia renomy i wizerunku jego wcześniejszego znaku towarowego, bez wypłacania mu w zamian żadnego odszkodowania;
  • istnieje prawdopodobieństwa przyszłego, niehipotetycznego ryzyka zaszkodzenia lub czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDonald’s jest tak oczywiste, że McDonald’s nie musi w tym celu przedstawiać i udowadniać żadnych innych faktów.

 

Jak widać na powyższym przykładzie wysiłki podjęte na próbę wypracowania renomy swojego znaku towarowego mogą przynieść uprawnionemu wiele korzyści. Tak szeroki zakres ochrony, jaki daje renomowany znak towarowy może zdecydowanie umocnić Twoją pozycję na rynku. Pamiętaj tylko, że renoma znaku towarowego nie może zostać potwierdzona żadnym świadectwem ani certyfikatem, tak jak prawo ochronne na znak towarowy. Powołując się na renomę musisz ją najpierw wykazać, dlatego przed rozpoczęciem ewentualnego sporu przygotuj wszelkie dowody potwierdzające szeroką rozpoznawalność Twojego znaku towarowego.

 

 

 

 

[1] art. 8 ust. 5 Rozporządzenia: W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny, niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego cieszy się on renomą w Unii lub w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego będącego przedmiotem zgłoszenia przyniosłoby nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

Czy niezarejestrowany wzór wspólnotowy korzysta z ochrony?

Coca Cola to najlepszy przykład marki, za której sukcesem stoi mądre zarządzanie własnością intelektualną. Historia tej marki sięga do XIX wieku, a jej smak i receptura były wtedy zupełnie inne od tej obecnie występującej na rynku. Napój ten szybko stał się popularny wśród Amerykanów, a decyzja o sprzedaży go w butelkach przyniosła firmie ogromny sukces.

 Co by było gdyby butelka Coca Coli nie była zarejestrowanym wzorem przemysłowym? foto: Photo by __ drz __ on Unsplash

 

Dzięki swojej popularności Coca Cola borykała się z różnymi sposobami naruszeń, nie tylko samej receptury, która jest jedną z najlepiej strzeżonych na świecie, ale także z próbami podrobienia jej wyglądu zewnętrznego. W 1915 r. Alexander Samuelson zaprojektował prototyp butelki Coca Coli a firma Root Glass Company w dniu 18.08.1915 r. zgłosiła do Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych jej wzór w celu uzyskania ochrony. Od tej pory kształt butelki zmieniał się zyskując seksowne wgłębienie w talii…

 Co by było gdyby butelka Coca Coli nie była zarejestrowanym wzorem przemysłowym?  www.coca-cola.pl/poznaj-nas-lepiej/historia

 

Historia tej marki pokazuje, że warto chronić wygląd swoich produktów. Można zrobić to za pomocą rejestracji wzoru przemysłowego lub przestrzennego znaku towarowego.

Można ubiegać się o „tańszą” ochronę tylko w Polsce albo „droższą” na terenie całej Unii.

W przypadku wzorów przemysłowych, w obu urzędach uzyskuje się 5 letnią ochronę.  Oznacza to, że rejestracja wzoru zarówno wspólnotowego jak i krajowego pozwala uzyskać ochronę na maksymalny okres 25 lat podzielony na 5-letnie okresy ochrony począwszy od daty zgłoszenia rejestracji wzoru.

    • Aby uzyskać rejestrację wzoru wspólnotowego należy wnieść zgłoszenie bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) albo za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Opłata za zgłoszenie i uzyskanie ochrony na pierwszy 5-letni okres wynosi 350 euro, do której należy doliczyć opłatę za przekazanie zgłoszenia w przypadku korzystania z pośrednictwa Urzędu Patentowego RP.
    • Natomiast, uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy na terenie Polski dokonuje się poprzez zgłoszenie wzoru w Urzędzie Patentowym RP oraz wnosząc opłatę w wysokości 300 zł. Po wydaniu przez Urząd Patentowy RP decyzji warunkowej należy dodatkowo uiścić 150 zł za pierwszy 5-letni okres ochrony oraz 70 zł za publikację o udzielonym prawie z rejestracji.

Wyliczenia pełnych opłat jakie musisz uiścić chcąc zgłosić znak towarowy, wzór przemysłowy, wzór użytkowy czy wynalazek, możesz dokonać w prosty sposób za pomocą Kalkulatora Kosztów Rejestracji dostępnego na naszej stronie pod adresem: https://lgl-iplaw.pl/kalkulacja-kosztow-rejestracji/.

 


Nie zawsze jednak rejestracja jest konieczna, aby ochronić wygląd produktu.

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych w przeciwieństwie do prawa krajowego czyli polskiej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przewiduje, poza ochroną wynikającą z rejestracji wzoru wspólnotowego (w UE) albo przemysłowego (w PL) ochronę wzoru niezarejestrowanego.

Jeżeli wzór wspólnotowy posiada wszelkie cechy wymagane przez Rozporządzenie, jest on chroniony jako wzór niezarejestrowany przez okres trzech lat. Ten okres rozpoczyna się od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie we Wspólnocie Europejskiej.

 

To oznacza, że w przypadku stworzenia wzoru wspólnotowego uprawniony uzyskuje ochronę od dnia publicznego jego udostępnienia. To zaś oznacza, że od daty zgłoszenia wzoru identycznego lub podobnego możliwe jest unieważnienie prawa z rejestracji na ten wzór. Jednakże kluczowe znaczenie będą miały środki dowodowe jakimi dysponuje uprawniony z prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Po drugiej stronie w tym sporze jest osoba legitymująca się świadectwem z rejestracji.

 


Jak widać w różny sposób możemy chronić stworzone przez nas wzory wszystko zależy od ich charakteru i przeznaczenia. W przypadku towarów o krótkiej atrakcyjności rynkowej np. w branży modowej – rejestracja wzoru może okazać się zbędna. Ważne a zarządzanie własnością intelektualną było jak najbardziej przemyślane.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że w przypadku decyzji o korzystaniu z ochrony wzoru niezarejestrowanego jaką daje Rozporządzenie, po jej wygaśnięciu, uzyskanie prawa z rejestracji na ten sam wzór nie jest już możliwe. Czyli niezarejestrowany wzór butelki Coca Coli po 3 latach przestałby być chroniony…

 

Czy planujesz wprowadzić na rynek produkt, którego wzór może być konkurencyjny i obecny na rynku tyle co Coca Cola (!)? Warto rozważyć rejestrację wzoru i zabezpieczyć się odpowiednio wcześniej przed kopiowaniem. Zapraszamy do kontaktu

Jak skutecznie chronić nazwę zespołu muzycznego a „osobisty wkład pracy twórczej do działalności artystycznej zespołu”

Nazwa zespołu muzycznego to często znacznie coś więcej, niż tylko identyfikacja grupy ludzi. Nazwa może stać się rozpoznawalną marką, pozwalająca na skomercjalizowanie twórczości członków zespołu.

 

Z naszych rozmów z artystami przychodzącymi do kancelarii wynika, że na początku kariery muzycznej, gdy ich dorobek jest znikomy, a współpraca pomiędzy członkami zespołu układa się wzorowo, nie myślą o tak nudnych kwestiach jak uregulowanie praw do nazwy zespołu. Problem pojawia się jednak, gdy między członkami zespołu rodzi się spór lub też następują roszady w składzie muzycznym, a zespół jest już rozpoznawalny i uzyskuje różne korzyści z tego tytułu.

To historia, która wciąż powtarza się i dotyczy zarówno polskich jak i zagranicznych twórców. Takich przykładów wśród polskich zespołów było kilkanaście, jak choćby głośny przykład Budki Suflera. Nazwa tego zespołu, została zarejestrowana jako znak towarowy przysługujący wszystkim jej członkom, a spór dotyczył korzystania z tej nazwy, gdy zespół wznowił występy bez jednego (głównego) członka. Kolejny przykład, to spór o prawo do nazwy zespołu De Mono – tej samej nazwy dla nowego zespołu założonego przez jednego z pierwszych założycieli „starego” De Mono. Spór zakończył się po 10 latach oddaleniem powództwa ze względu na to, że powodowie nie potrafili wykazać, iż wyłącznie im przysługuje prawo do nazwy.

 

Pomimo dość szerokich możliwości ochrony nazwy zespołu, przy jego tworzeniu warto zatem być przezornym i nie zważając na dobre relacje pomiędzy jego członkami, zawczasu zadbać o uregulowanie kwestii prawnych. Z pewnością łatwiej będzie ustalić sprawiedliwe zasady, gdy relacje w zespole są dobre. W momencie, gdy powstanie spór będzie już na to za późno. Jak więc można chronić nazwę zespołu?

 

 

Nazwa zespołu muzycznego może być chroniona w oparciu o:

            • dobra osobiste
            • zarejestrowany znak towarowy
            • a także w niektórych wypadkach prawo autorskie

 

 

Photo by Austin Neill on Unsplash

 


 

Najprostsza, a zarazem najbardziej ryzykowna będzie ochrona prawa do nazwy jako dobra osobistego.

Orzecznictwo polskich sądów w tym zakresie wskazuje, że nazwa zespołu muzycznego jest dobrem osobistym, które powstaje wraz z powstaniem zespołu, a jeśli członkowie zespołu nie umówili się inaczej – co do zasady przysługuje wszystkim członkom zespołu. Ciekawe jest niedawne orzeczenie Sąd Najwyższego, który w wyroku (I CSK 113/19) podkreślił, że “o tym, komu spośród członków zespołu przysługuje w razie sporu prawo do używania nazwy decydować powinno to, kto wniósł większy osobisty wkład pracy twórczej do działalności artystycznej zespołu i brak jest podstaw do traktowania nazwy zespołu jako służącej łącznie wszystkim członkom zespołu”. Tym samym Sąd wskazał wkład pracy twórczej jako główną przesłankę do przyznania prawa do nazwy zespołu.

Zatem traktowanie nazwy zespołu jako dobra osobistego, to jeden z podstawowych mechanizmów ochrony nazwy. Niemniej, jak to zostało wspomniane, jest to ochrona niepewna, o której tak na prawdę decydować będzie dopiero sąd badając wkład pracy twórczej do działalności artystycznej zespołu. Przytoczony wcześniej spór o nazwę zespołu De Mono jest tutaj dobrym przykładem na to, że nawet w przypadku tak znanego zespołu możliwe jest oddalenie powództwa, jeżeli jego członkowie nie wykażą, że to im przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nazwy.

 

Dużo lepszym zabezpieczeniem będzie zarejestrowanie nazwy zespołu jako znaku towarowego.

Osoba, która będzie właścicielem znaku towarowego w zgłoszonej klasie (np. takiej jak płyty cd/dvd, koncerty, różnego rodzaju gadżety) będzie mieć pełnię praw do dysponowania nim, udzielania licencji na jego korzystanie oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. W przypadku, gdy prawo to należy do kilku osób wspólnie, koniecznie należy zadbać o uregulowanie „na papierze” komu i w jakim zakresie będzie ono przysługiwać. W tym celu przed zgłoszeniem znaku współwłaściciele zawierają umowę lub regulamin określające sposób korzystania z przysługującej im nazwy przez każdego z członków. O tym jak ważne jest ustalenie zasad możesz przeczytać w poprzednim artykule dot. regulaminu używania znaku towarowego.

 

Inną z możliwości ochrony nazwy zespołu jest oparcie się o zasady prawa autorskiego.

Aby taka ochrona mogła zaistnieć, nazwa musi spełniać cechy utworu – przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia Zatem, w przypadku zespołów, których nazwy to powszechnie znane słowa lub sformułowania jak np. Łzy czy Weekend, ochrona ta nie będzie obowiązywać.

 

Powyższe wyliczenie stanowi bardzo ogólny zarys tego, w jaki sposób można chronić nazwę zespołu muzycznego. Aby uzyskać pomoc w skutecznej ochronie nazwy – już na etapie tworzenia zespołu – zapraszamy do kontaktu.