Sąd Unii Europejskiej w październiku 2019 r. wydał wyrok (T‑428/18) ws. decyzji Izby Odwoławczej uznającej zasadności sprzeciwu McDonald’s wobec zgłoszenia znaku słowno – graficznego w klasie 43 dla usługi tymczasowego zakwaterowania do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przez McDreams Hotel GmbH na podstawie art. 8 ust. 5[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1) – renomy wcześniejszego znaku towarowego.
McDonald’s oparł swój sprzeciw na całej rodzinie znaków, w której skład wchodzą znaki słowne: McDONALD’S, McMISSION, McINTERNET, McCOMPASS, McFAMILY, McCAFE, McWRAP, BIG MAC, McRIB, McMUFFIN, McDOUBLE, McBITES, McCOUNTRY, McTOAST, McFISH, Mc oraz renomowany znak słowny McDONALD’S zarejestrowany w Niemczech.
Izba Odwoławcza stwierdziła w swojej decyzji, że na podstawie renomy wcześniejszego znaku towarowego, w szczególności w odniesieniu do usług restauracyjnych typu fast-food, oraz pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, czerpanie nienależnej korzyści z renomy McDonald’s przez McDreams wynika z faktu, że właściwy krąg odbiorców, to znaczy – ogół społeczeństwa Unii Europejskiej, mógłby zostać przyciągnięty przez zgłoszony znak towarowy McDreams, który odtwarza strukturę wcześniejszego znaku towarowego i znaków należących do rodziny znaków McDonald’s, co doprowadziłoby ten krąg odbiorców do zakupu usług sprzedawanych przez hotel McDreams.
Spis treści
rozszerzona ochrona wynikająca z renomy
Warunki, które muszą zostać spełnione, aby wcześniejszy znak towarowy mógł być objęty ochroną wynikającą z renomy to:
- znak towarowy musi zostać zarejestrowany;
- znaki (wcześniejszy znak towarowy i zgłoszony znak towarowy) muszą być identyczne lub podobne;
- jeżeli jest to znak unijny, musi cieszyć się renomą w Unii Europejskiej;
- używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego musi prowadzić do ryzyka czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub do narażenia na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy tego ostatniego znaku.
Przesłanki te mają charakter kumulatywny, czyli niespełnienie jednej z nich powoduje brak możliwości powołania się na szerszą ochronę wynikającą z renomy znaku towarowego.
Warto zaznaczyć, że powyżej wymienione cechy jakie musi spełniać znak towarowy, aby móc korzystać z ochrony wynikającej z renomy nie wynikają z przepisów Rozporządzenia, nie znajdziemy ich również w polskiej ustawie – Prawo własności przemysłowej. Warunki te zostały wypracowane przez orzecznictwo m.in. w wyroku w sprawie Jackson International vs OHIM — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10 oraz w orzeczeniu w innym sporze McDonald’s Future Enterprises vs EUIPO — McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T‑518/13.
przesłanki renomy na przykładzie McDonald’s i McDreams
Omawiając przedmiotowe przesłanki warto zwrócić uwagę na kilka tez zawartych w wyroku w sprawie McDonald’s vs. McDreams:
dominujący charakter „mc dreams” w oznaczeniu
- element “mc dreams” ma większe rozmiary niż element “hotels” oraz element „hotels” jest opisowy dla usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację. Zdanie “Träumen zum kleinen preis!”, zapisane jeszcze mniejszą czcionką i nie pojawia się na żółtej etykiecie, co sprawia, że na pierwszy rzut oka jest ono mniej widoczne dla właściwego kręgu odbiorców. Strzelająca gwiazda w neutralnym kolorze – białym – stanowi element dodatkowy, którego zasadniczą funkcją wydaje się być podkreślenie elementu “mc dreams”, który w świetle powyższych rozważań ma charakter dominujący.
podobieństwo znaków towarowych
- nie jest konieczne, aby stopień podobieństwa między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym był taki, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. Wystarczy, że stopień podobieństwa wykaże związek między tymi znakami;
- element “mc dreams” jest częściowo podobny do pojedynczego elementu wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie “McDonald’s”, ze względu na obecność przedrostka “mc” w obu elementach, ale dodatkowo wyrażenia “Dreams” i “Donald’s” zaczynają się i kończą tymi samymi spółgłoskami, “d” i “s”;
- pomimo licznych elementów charakterystycznych istnieje niski stopień podobieństwa wizualnego między dwoma spornymi znakami;
- dźwięki pojedynczego elementu wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie “mcdonald’s”, muszą być porównywane przede wszystkim z dźwiękami elementu “mc dreams”, a więc należy stwierdzić, że oznaczenia są podobne fonetycznie do przeciętnego stopnia;
- istnieje niski stopień podobieństwa koncepcyjnego między spornymi znakami towarowymi.
renoma znaku McDonald’s
- Sąd już we wcześniejszym sporze spółki McDonald’s – MACCOFFEE (T-518/13) stwierdził, że przedrostek “mc” był w dużej mierze związany z oznaczeniem McDonald’s
- w połączeniu z nazwą pozycji menu lub środka spożywczego uzyskał on swój własny charakter odróżniający w stosunku do usług restauracyjnych typu fast-food i towarów znajdujących się w menu restauracji typu fast-food, w związku z czym przedrostek ten mógł charakteryzować istnienie rodziny znaków towarowych;
- Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że znak towarowy McDonald’s posiada silną renomę, co nie było kwestionowane przez spółkę McDreams Hotel;
- biorąc pod uwagę:
a) wyjątkowy charakter renomy wcześniejszego znaku towarowego,
b) przeciętny poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców,
c) istnienie pewnego stopnia podobieństwa między spornymi znakami towarowymi,
d) znaczny stopień bliskości między spornymi usługami,
e) istnienie rodziny znaków towarowych, której struktura jest przynajmniej częściowo odtworzona przez zgłoszony znak towarowy,
należy uznać, że właściwy krąg odbiorców wykaże związek między spornymi znakami towarowymi, pomimo że McDonlad’s nie oferował żadnej formy zakwaterowania ani usług hotelarskich.
ryzyko czerpania nienależnej korzyści
- dotyczy ryzyka, że wizerunek znaku cieszącego się renomą lub cechy, które kojarzą się z tym znakiem, zostaną przeniesione na towary oznaczone znakiem towarowym McDreams,
- przeniesienie wizerunku lub cech na towary McDreams ułatwi wprowadzenie tych towarów do obrotu poprzez skojarzenie ich z wcześniejszym znakiem cieszącym się renomą;
- właściwy krąg odbiorców kojarzyłby zgłoszony znak towarowy z wizerunkiem rzetelności, efektywności, niskich kosztów usług i z tego względu wybrałby go zamiast usług świadczonych przez jego konkurentów. W związku z tym znak towarowy McDreams korzystałby z siły przyciągania uwagi, renomy i prestiżu znaku McDonald’s. Korzyść ekonomiczna polegałaby na wykorzystaniu wysiłku włożonego przez McDonald’s w celu ustalenia renomy i wizerunku jego wcześniejszego znaku towarowego, bez wypłacania mu w zamian żadnego odszkodowania;
- istnieje prawdopodobieństwa przyszłego, niehipotetycznego ryzyka zaszkodzenia lub czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDonald’s jest tak oczywiste, że McDonald’s nie musi w tym celu przedstawiać i udowadniać żadnych innych faktów.
Jak widać na powyższym przykładzie wysiłki podjęte na próbę wypracowania renomy swojego znaku towarowego mogą przynieść uprawnionemu wiele korzyści. Tak szeroki zakres ochrony, jaki daje renomowany znak towarowy może zdecydowanie umocnić Twoją pozycję na rynku. Pamiętaj tylko, że renoma znaku towarowego nie może zostać potwierdzona żadnym świadectwem ani certyfikatem, tak jak prawo ochronne na znak towarowy. Powołując się na renomę musisz ją najpierw wykazać, dlatego przed rozpoczęciem ewentualnego sporu przygotuj wszelkie dowody potwierdzające szeroką rozpoznawalność Twojego znaku towarowego.
