Liść marihuany znakiem towarowym? Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że nie jest dopuszczalne zarejestrowanie znaku towarowego odnoszącego się do liścia konopi indyjskiej. W ocenie Sądu liczy się fakt, że liście cannabis przyciągają uwagę niewyrobionych konsumentów, którzy wiedzą, że marihuana jest substancją odurzającą zakazaną w wielu państwach Unii Europejskiej co wystarczy do uznania, że ochrona takiego znaku towarowego byłaby sprzeczna z porządkiem publiczny[1]. Sprawa dotyczyła znaku CANNABIS STORE AMSTERDAM z grafiką liścia. 

Sprzeczności z porządkiem publicznym nie dopatrzył się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej rejestrując jako znak graficzny słynny obraz Jana Vermeera “Dziewczyna z perłą” pod numerem EUTM-011363645 z pierwszeństwem od 21 listopada 2012 r. dla towarów w klasie 31 (świeże warzywa i owoce).

Kilka miesięcy wcześniej los taki przypadł „Mleczarce” (EUTM-010625143) 

Pod numerem EUTM-016613903 z datą pierwszeństwa od 18 kwietnia 2017 r. zarejestrowano „Straż nocna” Rembrandta dla towarów w klasie 01 w postaci strontu (metal).

Po jakie jeszcze inne zaskakujące elementy graficzne sięgną podmioty? Jakie są zasady i wytyczne dotyczące graficznych znaków towarowych? Czy inne graficzne przedstawienia roślin mogą być niedozwolone? Czy wszystkie słynne obrazy trafią do rejestru znaków, do specjalnie dla nich utworzonej odrębnej sekcji (22.05.01) w klasyfikacji wiedeńskiej?  Zacznijmy od początku.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

W tym wpisie skupimy się na omówieniu znaków towarowych graficznych.

Znak towarowy graficzny to znak, w którym zastosowano niestandardowe znaki, stylizację lub układ, cechę graficzną lub kolor, na przykład znaki, które składają się wyłącznie z elementów graficznych.

Poniżej znajdują się przykłady znanych znaków graficznych:

Wydawać by się mogło, że w przypadku znaków graficznych trudno mówić o braku odróżniającego charakteru i opisowości takich znaków, jednakże istnieje szereg grup grafik, które nie mogłyby zostać zarejestrowane jako znaki towarowe.

Proste elementy graficzne

Proste elementy geometryczne, takie jak koła, linie, prostokąty lub pięciokąty nie są w stanie przekazać żadnych wiadomości, które konsumenci mogliby zapamiętać, i w związku z tym nie są postrzegane przez nich jako znak towarowy.

Przykłady znaków towarowych, dla których wydano decyzje odmowne:

Przykład zaakceptowanego znaku towarowego

Forma towaru lub opakowania

W niektórych przypadkach element graficzny stanowi przedstawienie towarów i usług, których znak towarowy jest chroniony. Zasadniczo wspomniane przedstawienie uznaje się za opisowe lub pozbawione charakteru odróżniającego, jeżeli jest to rzeczywiste przedstawienie towarów i usług lub jeśli składa się ono z symbolicznego/stylizowanego przedstawienia towarów lub usług, które nie odbiega znacząco od powszechnie wykorzystywanego przedstawienia tych towarów i usług.

W innych przypadkach element graficzny może nie stanowić przedstawienia towarów i usług, ale może nadal mieć bezpośredni związek z właściwościami towarów i usług. W takich przypadkach oznaczenie będzie uważane za pozbawione charakteru odróżniającego, chyba że będzie w wystarczającym stopniu stylizowane.

Poniższe znaki zostały uznane za nieposiadające charakteru odróżniającego:

dla wina

  dla produktów mlecznych

 dla usługi parkingu z podzielonym czasem płatności

dla ram, w szczególności ramy do obrazów; uchwytów do obrazów, uchwytów do obrazów bez ram

Symbole typograficzne

Symbole typograficzne, takie jak kropka, przecinek, średnik, cudzysłów lub wykrzyknik, nie będą postrzegane przez odbiorców jako oznaczenie pochodzenia. Konsumenci postrzegają je jako oznaczenia służące przyciągnięciu ich uwagi, ale nie jako oznaczenia, które wskazują na pochodzenie handlowe. Podobne uzasadnienie ma zastosowanie do powszechnych symboli waluty, takich jak €, £, $; w zależności od danych towarów oznaczenia te informują konsumentów jedynie o tym, że produkt lub usługa jest przedmiotem obrotu w danej walucie.

Przykłady znaków towarowych, dla których wydano decyzje odmowne

Piktogramy

Piktogramy to podstawowe i uproszczone znaki i symbole, którym można przypisać wyłącznie wartość informacyjną i instruktażową w odniesieniu do przedmiotowych towarów lub usług. Przykładami mogą tu być oznaczenia, które wskazują na sposób użycia towaru lub skorzystania z usługi (np. rysunek telefonu w połączeniu z usługą dostawy pizzy) lub które zwięźle ujmują powszechnie zrozumiały komunikat (np. nóż i widelec w odniesieniu do usług zaopatrzenia w żywność).

Powszechnie stosowane piktogramy, na przykład biała litera „P” na niebieskim tle w celu oznaczenia miejsca parkingowego lub rysunek lodów w celu oznaczenia, że w pobliżu sprzedaje się lody, nie mają charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których są stosowane.

Przykłady znaków towarowych, dla których wydano decyzje odmowne

Biorąc pod uwagę rodzaj towarów i usług należących do klas 9, 35, 36, 38 i 42 (np. bankomatów, usług bankowych), których dotyczy zgłoszenie, krąg odbiorców będzie traktować znak jako praktyczne wskazówki lub jako strzałki kierunkowe pokazujące, w którym miejscu należy włożyć do urządzenia kartę magnetyczną. Zestawienie trójkątów z innymi elementami znaku towarowego sprawia, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać je jako strzałki kierunkowe. Konsumenci widują tego typu informacje praktyczne na co dzień w różnych miejscach, takich jak banki, supermarkety, dworce, lotniska, parkingi, budki telefoniczne itp.

Odmówiono rejestracji powyższego oznaczenia, ponieważ jest identyczne z główną częścią międzynarodowego symbolu bezpieczeństwa, określanego jako „symbol wysokiego napięcia” lub „Uwaga, nie dotykać!”. Znak, którego dotyczy zgłoszenie, w trójkącie oznaczającym symbol niebezpieczeństwa, określono oficjalnie w normie ISO 3864 jako standardowy symbol wysokiego napięcia.

Odmówiono rejestracji towarów w klasie 9.

Ogólnie wiadomo, że jest dostępnych dużo różnych aplikacji oprogramowania na telefony komórkowe, laptopy konwertowalne, standardowe komputery lub inne cyfrowe urządzenia elektroniczne oraz że takie aplikacje, kiedy już zostaną zainstalowane, często mają swój symbol (ikonę), dzięki której aplikacja jest łatwo dostępna dla użytkownika. Takie symbole mogą być zaprojektowane na różne sposoby, od prostego obrazka zegara, aparatu lub książki, które będą symbolizować charakter aplikacji oprogramowania, do uznaniowego symbolu lub znaku towarowego, który sam w sobie nie ujawnia żadnych informacji o tym, do czego służy oprogramowanie.

Ujęcie sylwetki osoby na kwadratowym tle jest naturalnym sposobem projektowania ikon, które, kiedy są używane na telefonach komórkowych, laptopach konwertowalnych, standardowych komputerach lub innych cyfrowych urządzeniach elektronicznych, będą postrzegane jako oznaczające aplikację do zarządzania informacjami dotyczącymi kontaktów, np. numerami telefonów lub adresami.

Odmówiono rejestracji towarów w klasie 9 i usług w klasie 38.

System poczty elektronicznej działający na komputerze lub urządzeniu przenośnym (np. tablecie lub telefonie komórkowym) wymaga stosowania „ikon” do przedstawiania obecnego stanu aplikacji lub działania. Nie ma bardziej odpowiedniej „ikony” – która jest niczym więcej, jak małym graficznym przedstawieniem programu lub pliku – reprezentującej wiadomość elektroniczną niż koperta. „Ptaszek” wskazuje, że dana rzecz została wykonana prawidłowo lub że coś zostało sprawdzone. Dobrze wiadomo, jak wyglądają ikony tego typu.

Odmówiono rejestracji towarów w klasie 9.

Ogół społeczeństwa zetknie się z tym symbolem wykorzystywanym jako piktogram na telefonie komórkowym, komputerze, tablecie lub podobnym urządzeniu, do wskazania dostępu do programu lub aplikacji, która pozwala użytkownikowi robić notatki lub wpisywać tekst. Niektóre z tych aplikacji przekształcają pismo odręczne w maszynopis.

Przykłady zaakceptowanych znaków towarowych:

Zaakceptowane w odniesieniu do towarów w klasach 9 i 43.

Oświadczenie nie ma bezpośredniego, wyraźnego znaczenia w odniesieniu do danych towarów i usług.

Etykiety

Oznaczenie graficzne może składać się z kształtów, wzorów i figur, które będą postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako etykiety pozbawione charakteru odróżniającego. W tym przypadku podstawa odmowy polega na tym, że takie elementy graficzne nie są w stanie zapaść konsumentowi w pamięć, ponieważ są one zbyt proste lub powszechnie stosowane w kontekście danych towarów lub usług, o których ochronę się występuje.

Zobacz poniższe przykłady:

W podobny sposób odrzucono poniższe znaki.

W poprzednich trzech przypadkach zarówno kolor, jak i kształt etykiet były dość powszechne. To samo odnosi się do stylizowanego przedstawienia owoców w ostatnim z trzech przypadków. Ponadto wspomniany element graficzny przedstawia składniki niektórych towarów objętych zgłoszeniem, np. soków owocowych, lub przynajmniej jawnie do nich nawiązuje.

O zasadach rejestracji znaków towarowych możesz przeczytać w wytycznych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz w komunikatach dotyczących znaków towarowych w ramach programu konwergencji. Potrzebujesz pomocy w praktycznym zastosowaniu wytycznych ponieważ chcesz dokonać zgłoszenia swojego znaku towarowego? Skorzystaj z naszej usługi zgłoszenia znaku do urzędu patentowego albo skontaktuj się z nami.

[1] wyrok Sądu EU z 12 grudnia 2019 r. w/s Santa Conte vs. EUIPO, T-683/18

Photo by Matthew Brodeur on Unsplash

“Vorsprung durch Technik” czyli “postęp przez technikę / przewaga dzięki technice” to slogan Audi, o który toczył się spór z Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego – OHIM (obecnie Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej – EUIPO), którego finał miał miejsce przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE).

TSUE uznał, że znaki towarowe mogą wyrażać obiektywne, nawet proste, informacje i mimo to nadawać się do wskazywania konsumentom pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów lub usług. Taka sytuacja, może w szczególności mieć miejsce, gdy znaki towarowe nie ograniczają się do zwykłego przekazu reklamowego, lecz charakteryzują się pewną oryginalnością czy też siłą wywoływania skojarzeń, wymagają minimalnego wysiłku interpretacyjnego lub prowadzą do rozpoczęcia procesu poznawczego u właściwego kręgu odbiorców.

Nawet jeśli przyjąć, że slogan ‘Vorsprung durch Technik’ przekazuje obiektywną informację, że wyższość techniczna umożliwia wytwarzanie i dostawę lepszych towarów i usług, to okoliczność ta nie pozwala na wyciągnięcie wniosku, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony jakiegokolwiek samoistnego charakteru odróżniającego. Tak więc, niezależnie od tego, jak prosta jest taka informacja, nie może ona zostać zakwalifikowana jako zwyczajna w takim stopniu, aby móc natychmiast i bez jakiejkolwiek dalszej analizy wykluczyć, że rzeczony znak towarowy nadaje się do wskazywania konsumentowi pochodzenia handlowego danych towarów lub usług. Co więcej, slogan ten świadczy o pewnej oryginalności i sile wywoływania skojarzeń, które powodują, iż jest on łatwy do zapamiętania[1].

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. W tym wpisie skupimy się na omówieniu znaków towarowych słownych.

Czy zatem istnieją jakieś zasady i wytyczne dotyczące słownych znaków towarowych?

zasady i wytyczne dotyczące słownych znaków towarowych

Znak towarowy słowny to znak, który składa się wyłącznie ze słów lub liter, cyfr, innych standardowych znaków typograficznych lub ich kombinacji, które można zapisać. Poniżej są przykłady zarejestrowanych znaków słownych wraz z ich podziałem na:

• słowa i kompozycje słowne: PTASIE MLECZKO, LUKSUSOWA, BERLINKI
• znaki fantazyjne: PEPSI, MILKA, BONDUELLE, ADIDAS
• litery, cyfry, liczby i ich kompozycje: POLLENA 2000, 4U, TVN 24, 200 PANORAMICZNYCH
• slogany: HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT, GILLETTE NAJLEPSZE DLA MĘŻCZYZNY, JUST DO IT

W kontekście analizy czy dany słowny znak towarowy może zostać zgłoszony a następnie zarejestrowany w celu uzyskania ochrony należy zbadać dwa aspekty tego znaku:

1. Czy dane oznaczenie słowne jest dystynktywne?

Niektóre słowa nie mają charakteru odróżniającego i nie mogą nadać takiego charakteru złożonemu oznaczeniu, jeżeli są używane tak często, że straciły zdolność do odróżniania towarów i usług. Zasada ta dotyczy poniższych pojęć, występujących oddzielnie lub w połączeniu z innymi elementami, które również nie mogą być przedmiotem rejestracji.

Pojęcia oznaczające jedynie szczególnie pozytywne lub atrakcyjne cechy bądź funkcje towarów i usług zostaną odrzucone, jeśli stosowane są oddzielnie lub w połączeniu z pojęciami opisowymi:

• ECO oznaczające „ekologiczny”
• FLEXi FLEXI oznaczające „elastyczny”
• GREEN oznaczające „przyjazny dla środowiska”
• MEDI oznaczające „medyczny”
• MULTI oznaczające „wiele, dużo, więcej niż jeden”
• MINI oznaczające „bardzo mały” lub „niewielki”
• MEGA oznaczające „duży”
• Premium/PREMIUM oznaczające „najwyższą jakość”
• PRO wskazujące, że oznaczone towary skierowane są do „odbiorców profesjonalnych” lub „stanowią poparcie” czegoś
• PLUS oznaczające „dodatkowy, ekstra, ponadprzeciętnej jakości, najlepszy w swoim rodzaju”
• SUPER podkreślające „pozytywne właściwości towarów lub usług”
• ULTRA oznaczające „w najwyższym stopniu”
• UNIVERSAL odnoszące się do towarów, które „nadają się do ogólnego lub uniwersalnego zastosowania”

• Domeny – np. „.com” – wskazują jedynie miejsce w Internecie, gdzie można znaleźć informacje, a tym samym nie umożliwia rejestracji znaku o charakterze opisowym lub podlegającemu odrzuceniu na innej podstawie. Dlatego też w odniesieniu do materiałów drukowanych znak www.ksiazki.com powinien być zakwestionowany na takiej samej zasadzie, jak pojęcie „książki”. Element „.com” jest elementem technicznym i uniwersalnym, którego zastosowanie jest niezbędne w normalnej treści adresu komercyjnej strony internetowej. Tak samo końcówka „.pl” nie nadaje charaktery odróżniającego w oznaczeniu okazja.pl
• Skróty oznaczające formę prawną spółki, np. Ltd., GmbH, sp. z o.o. nie przyczyniają się do charakteru odróżniającego znaku.
• Imiona i nazwiska osób są odróżniające, niezależnie od częstotliwości występowania nazwiska, nawet w przypadku najbardziej popularnych nazwisk, takich jak Nowak czy Smith.

Należy także pamiętać, że co do zasady każde oznaczenie opisowe (o których mowa poniżej) jest także niedystynktywne.

2.  Czy dane oznaczenie nie ma charakteru opisowego dla zgłaszanych towarów i usług?

Analizując znaki towarowe słowne należy uważać na oznaczenia o charakterze opisowym czyli znaków, które składają się jedynie z informacji o właściwościach towarów i usług. Z tego powodu pojęcia o charakterze opisowym nie mogą spełniać funkcji znaku towarowego.

Słowo ma charakter opisowy szczególnie, jeżeli znak towarowy ma znaczenie opisowe dla ogółu społeczeństwa (jeśli towary lub usługi są do niego adresowane) lub określonego kręgu odbiorców (bez względu na to, czy towary lub usługi są adresowane również do ogółu społeczeństwa).

• KONTO OSOBISTE STANDARD– przeznaczone do oznaczania usług takich jak usługi polegające na prowadzeniu rachunku osobistego służącego do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych
• ZŁOTE PIWO JASNE– przeznaczone do oznaczania piwa
• KIEŁBASKI DO PIWA– przeznaczone do oznaczania mięsa i wyrobów mięsnych
• MYDŁO KUCHENNE– przeznaczone do oznaczania kosmetyków, preparatów kosmetycznych do kąpieli, mydeł zapachowych, mydeł dezynfekujących, mydeł toaletowych
• CENTRUM BADANIA OPINII PUBLICZNEJ – przeznaczone do oznaczania usług w postaci badań opinii publicznej
• WYBORNE JAJO – przeznaczone do oznaczania jaj konsumpcyjnych, w tym z hodowli ściółkowej, jaja w proszku, mas jajecznych, białek jajek, żółtek jajek, przetworów jajowych: suszonych, chłodzonych i mrożonych, jaj liofilizowanych

Według ogólnej zasady połączenie elementów, z których każdy osobno opisuje właściwości samych towarów i usług, ma charakter opisowy wobec tych właściwości. Samo połączenie elementów bez wprowadzenia niespotykanej zmiany – szczególnie w składni lub znaczeniu – może stworzyć jedynie oznaczenie o charakterze opisowym.

W odniesieniu do zgłoszonych do rejestracji oznaczeń sformułowanych w języku obcym i posiadających w tym języku charakter opisowy należy w ślad za orzecznictwem podkreślić, co do zasady, nie jest to przeszkoda w rejestracji takich oznaczeń, chyba że znacząca część relewantnego kręgu krajowych odbiorców towarów lub usług sygnowanych znakiem towarowym, zapisanym w języku obcym, byłaby w stanie odczytać jego znaczenie i rozpoznać jego wyłącznie opisowy charakter.

Podczas oceniania opisowości oznaczenia zgłoszonego w języku obcym należy mieć na uwadze stopień znajomości danego języka wśród grupy odbiorców, do których kierowany jest sygnowany towar lub usługa. Należy mieć również na uwadze, że dla znajomości niektórych prostych i często używanych słów w obrocie nie jest konieczna dogłębna znajomość języka obcego czy też umiejętności porozumiewania się w tym języku.

Podobnie jest w przypadku połączeń złożonych ze słów w różnych językach. Nadal mogą podlegać zastrzeżeniom, jeśli właściwi konsumenci zrozumieją opisowe znaczenie wszystkich elementów bez dodatkowego wysiłku. Taka sytuacja może mieć miejsce, w szczególności, gdy oznaczenie składa się z podstawowych terminów w języku, który zostanie z łatwością zrozumiany przez osoby posługujące się innym językiem, lub jeśli terminy są podobne w obu językach.

Przykłady oznaczeń, których rejestracji odmówiono:

• LIM EXPRESS– przeznaczone do oznaczania szeregu towarów z kl. 5, 29, 30, 32
• MEGA STRONG PROTEIN– przeznaczone do oznaczania szeregu towarów z kl. 5, 29, 30, 32
• NATIVE ENGLISH– przeznaczony do oznaczania usług z kl. 41
• TRADITIONALLY POLISH BEER– przeznaczony do oznaczania towarów z kl.

Ponadto konsumenci zrozumieją bez dalszej interpretacji znak „@” jako literę „a” lub słowo „at” (ang. np. „przy”, „za”) oraz znak „€” jako literę „e”. Konsumenci zastąpią stosowne cyfry wyrazami, np. „2” jako „to” (ang. do) lub „4” jako „for” (ang. dla).

Slogan reklamowy może mieć charakter odróżniający, jeżeli jest odbierany jako coś więcej niż zwykły przekaz reklamowy wychwalający właściwości towarów lub usług, ze względu na to, że:

• stanowi grę słów; lub
• wprowadza elementy wysiłku twórczego czy zaskoczenia, dzięki czemu może być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący i nieoczekiwany; i/lub
• cechuje się oryginalnością lub szczególną siłą wywoływania skojarzeń; i/lub
• stymuluje procesy poznawcze właściwego kręgu odbiorców lub skłania do wysiłku interpretacyjnego
• Ponadto do ustalenia charakteru odróżniającego sloganu mogą przyczynić się następujące cechy:
• niezwykłe struktury składniowe;
• zastosowanie środków językowych i stylistycznych, takich jak aliteracja, metafora, rym, paradoks itp.

Slogany, którym odmówiono rejestracji:

• MORE THAN JUST A CARD – przeznaczony do oznaczania usług w zakresie kart bankowych, kredytowych i debetowych
• DRINK WATER, NOT SUGAR – przeznaczony do oznaczenia towarów w kl. 32 i 33
• Obiady zawsze domowe– przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 5, 39, 30
• Gorąco polecam– przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 29, 30, 31, 35, 39, 43

Oznaczeniami opisowymi mogą być oznaczenia wskazujące na pochodzenie towaru przez odwołanie się do nazw geograficznych lub słów utworzonych od takich nazw. Jednakże nie każda nazwa geograficzna, umieszczona w oznaczeniu spowoduje, że będzie ono wyłączone z rejestracji jako wskazujące na pochodzenie towarów/usług.

Istotną kwestią w ocenie opisowego charakteru oznaczenia wskazującego na pochodzenie jest ustalenie, czy zgłoszone pojęcie geograficzne określa miejsce obecnie związane ze zgłoszonymi towarami lub usługami w odczuciu odpowiedniej kategorii osób lub czy będzie ono odpowiednio kojarzone w przyszłości.

Przykłady oznaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego:

• KALWADOS PODLASKI– przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33: napoje alkoholowe
• OLSZTYN24– przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 16, 35, 41
• OPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA– przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36
• Bimber białowieski– przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33

i na koniec prawo autorskie …

Co ciekawe, czasami znak towarowy w postaci sloganu może być również chroniony prawem autorskim. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 17 lipca 2020 r. (sygn. akt. VI ACa 666/18) orzekł, że części utworu (w tym również poszczególne frazy utworów słownych) są chronione prawem autorskim, jeśli przyczyniają się do oryginalności całego dzieła, zaś zawarte w nich elementy stanowią wyraz własnej twórczości intelektualnej autora utworu. Zdaniem Sądu naruszeniem autorskich praw majątkowych i osobistych powódki, autorki słów do piosenki „Wsiąść do pociągu byle jakiego”, było użycie tej właśnie frazy w reklamie (wyłącznie w warstwie tekstowej i nieco przekształconej). Trzeba więc pamiętać rejestrując slogan jako znak słowny, aby zabezpieczając swoje prawa respektować prawa autorów nawet krótkiego tekstu. 

O znakach towarowych możesz przeczytać w wytycznych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz w komunikatach dotyczących znaków towarowych w ramach programu konwergencji. Chcesz dokonać zgłoszenia swojego znaku towarowego? Skorzystaj z naszej usługi zgłoszenia znaku do urzędu patentowego albo skontaktuj się z nami.

Photo by Julian Hochgesang on Unsplash

[1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2010 r. C-398/08 P

Trudności dotyczące spraw z zakresu własności intelektualnej nie wynikają z braku podstaw do dochodzenia przed sądem roszczeń przez uprawnionego, lecz głównie z problemów procesowych, a w szczególności z niedoskonałości postępowania dowodowego[1]. Od dnia 30 czerwca 2021 r. dla postępowań prowadzonych przez Urzędem Patentowym RP (UPRP) będzie obowiązywać Wspólna Praktyka urzędów krajowych ds. własności intelektualnej i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotycząca dowodów w postępowaniach odwoławczych w sprawach znaków towarowych[2] – wyłącznie dla postępowań wszczętych po tym dniu. Natomiast dla postępowań prowadzonych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) Wspólna Praktyka obowiązywać będzie również dla prowadzonych postępowań odwoławczych wszczętych przed tą datą. Informacje zawarte w tym dokumencie na pewno posłużą w innych postepowaniach dotyczących spraw własności intelektualnej, także w sądach.

Wspólne praktyki? 

W marcu 2021 r. w ramach tworzenia wspólnych praktyk, które zapewniają spójność zgłoszeń o rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz ich badania w krajowych i regionalnych urzędach własności intelektualnej. Urzędy te opracowały Wspólny Komunikat w zakresie dowodów w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaków towarowych.

Dokument Wspólnej Praktyki zawiera zbiór zasad dotyczących dowodów w postępowaniach odwoławczych w sprawach znaków towarowych, obejmujących składanie, struktura i przedstawianie dowodów oraz postępowanie z dowodami poufnymi. Swym zakresem obejmuje następujące zagadnienia: 

1. rodzaje dowodów i ich dopuszczalność na etapie postępowania odwoławczego;
2. środki dowodowe i źródła dowodów, w tym ich autentyczność, prawdziwość i wiarygodność;
3. ustalanie właściwej daty dowodów;
4. sposoby przedstawienia dowodów: struktura i prezentacja, w tym dopuszczalne formaty, wielkość i objętość, spis załączników i szablony oraz
5. poufność dowodów.

W zakres Wspólnej Praktyki nie wchodzą następujące kwestie:

1. ocena wartości dowodowej;
2. zagadnienia okołojęzykowe;
3. opis ograniczeń prawnych uniemożliwiających wdrażanie;
4. aktualizacja wytycznych;
5. następujące środki dowodowe: zeznania ustne, oględziny, opinie biegłych i wezwania do udzielenia informacji;
6. postępowania sądowe o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy;
7. okoliczności, w których organy odwoławcze i urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich powinny umożliwić osobom trzecim lub innym organom administracyjnym/sądom dostęp do poufnych dowodów/danych przedłożonych w trakcie postępowania oraz
8. dane osobowe, z wyłączeniem anonimizacji.

Dla postępowań prowadzonych przez Urzędem Patentowym RP (UPRP) Wspólna Praktyka będzie obowiązywać od dnia 30.06.2021 r. wyłącznie dla postępowań wszczętych po tym dniu. Natomiast dla postępowań prowadzonych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) Wspólna Praktyka obowiązywać będzie również dla prowadzonych postępowań odwoławczych wszczętych przed wskazaną datą. Wytyczne nie są ani wiążące, ani powszechnie stosowane, przyjmuje się jednak, że dostarcza dodatkowych informacji, wskazówek i porad urzędom ds. ochrony własności intelektualnej występującym w roli organów pierwszej instancji oraz użytkownikom i ich pełnomocnikom.

Szczegółowy wykaz urzędów wdrażających Wspólne Praktyki wraz z datami wdrożenia oraz wdrożonymi rozdziałami i podrozdziałami i praktyczne aspekty wdrożenia dostępny jest tu.

Co do zasady, strony nie powinny przedkładać dowodów po raz pierwszy na etapie postępowania odwoławczego, w szczególności, jeżeli dowody te były znane i dostępne w trakcie postępowania w pierwszej instancji. W praktyce, do sytuacji takiej może jednak dojść z różnych powodów. We Wspólnej Praktyce rozróżniono i zdefiniowano cztery rodzaje dowodów oraz przedstawiono okoliczności, które można wziąć pod uwagę przy ocenie dopuszczalności dowodów na etapie postępowania odwoławczego.   

• Nowe dowody – Dowody nieznane lub niedostępne w toku postępowania przed organem pierwszej instancji, które zostały następnie przedłożone po raz pierwszy na etapie postępowania odwoławczego. Nie mają one żadnego związku z innymi dowodami przedstawionymi uprzednio.

• Dowody przedłożone po raz pierwszy – Dowody znane i dostępne w toku postępowania przed organem pierwszej instancji, które nie zostały wówczas przedłożone. Zostały one jednak przedłożone po raz pierwszy na etapie postępowania odwoławczego.

• Dowody uzupełniające/dodatkowe – Dowody przedłożone w postępowaniu odwoławczym, które stanowią uzupełnienie, potwierdzenie lub wyjaśnienie dowodów przedłożonych w należytym terminie podczas postępowania przed organem pierwszej instancji. Przykładowo dowody złożone w odpowiedzi na argumenty drugiej strony w związku z dowodami przedłożonymi organowi pierwszej instancji.
• Dowody przedłożone po terminie – Wszelkie dowody otrzymane po wyznaczonym terminie w trakcie postępowania odwoławczego.

Należy przy tym podkreślić, że wspomniane powyżej kategorie, tj. nowe dowody, dowody przedłożone po raz pierwszy i dowody uzupełniające/dodatkowe, mogą być przedłożone po terminie, co wskazuje na możliwość nakładania się wspomnianych definicji.

W odniesieniu do dopuszczalności dowodów na etapie postępowania odwoławczego urzędy pod uwagę będą brać następujące okoliczności:

1. czynniki przemawiające za dopuszczalnością dowodu w postępowaniu odwoławczym:
   1. dowód jest prawdopodobnie istotny dla rozstrzygnięcia sprawy;
   2. dowodu nie przedłożono w należytym terminie z ważnej przyczyny, którą można rozumieć między innymi jako:
      • dowód stanowi jedynie uzupełnienie istotnego dowodu, który został przedłożony w należytym terminie;
      • dowód służy zakwestionowaniu ustaleń dokonanych lub zbadanych z urzędu przez organ pierwszej instancji i zawartych w decyzji, od której służy odwołanie;
      • dowód wyszedł na jaw niedawno lub nie był wcześniej dostępny w żaden inny sposób;

2. czynniki przemawiające przeciwko dopuszczalności dowodu w postępowaniu odwoławczym:
   1. strona świadomie stosuje taktykę opóźniania lub wykazuje się rażącym niedbalstwem;
   2. dopuszczenie dowodu prowadziłoby do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania.

Środki dowodowe i źródła dowodów

Środki dowodowe i źródła dowodów stanowią wykaz otwarty, w związku z czym istnieje możliwość złożenia przez stronę i uwzględnienia przez organy odwoławcze lub urzędy ds. własności intelektualnej wszelkich innych dowodów istotnych dla danej sprawy. Ocena wszelkich dowodów zawsze pozostaje w gestii tych organów.

Otwarty katalog środków dowodowych zawiera m.in.:

1. faktury i inne dokumenty handlowe;
2. katalogi ogłoszenia i reklamy;
3. publikacje;
4. próbki;
5. dokumenty urzędowe i poświadczone;
6. zeznania świadków;
7. oświadczenia złożone pod przysięgą;
8. badania rynkowe;
9. wyciągi z mediów społecznościowych;
10. inne dokumenty (takie jak: certyfikacje, rankingi i nagrody, dokumenty potwierdzające, że zgłoszenie znaku towarowego różni się od jego pierwotnego przeznaczenia i zostało złożone w celach spekulacyjnych lub jedynie w celu uzyskania odszkodowania pieniężnego uznane wezwania do zaprzestania naruszeń.

Dowody w postaci dokumentów

Co do zasady w przypadku dokumentów, materiałów drukowanych, skontrolowanych sprawozdań rocznych itp. data powinna być w nich jasno określona. Jeżeli tak nie jest, strona powinna przedłożyć dodatkowe dowody. Tak samo jest wówczas, gdy powszechne w danym sektorze rynku jest to, że próbki towarów nie zawierają oznaczeń czasowych. W większości przypadków zdjęcia próbek fizycznych wymagają dowodów potwierdzających, które pozwolą na ustalenie właściwej daty.

Dowody internetowe

Do określenia właściwej daty dowodu internetowego można wykorzystać następujące narzędzia:

1. wyszukiwarki i serwisy archiwizacji stron internetowych – takie jak np. „WayBack Machine”. Możliwe jest również skorzystanie z innych narzędzi internetowych a także z bardziej tradycyjnych metod czyli np. poświadczenia notarialnego.
2. znaczniki czasu generowane przez komputer – Elektroniczny znacznik czasu przypisuje dokładny czas do pliku, wiadomości, transakcji, obrazu itp., potwierdzając, że treść istniała w danym momencie.

Lista obecnie aktywnych usługodawców znacznika czasu w Polsce dostępna jest pod tym linkiem.

3. narzędzia oprogramowania śledczego – W przypadku pozyskiwania dowodów za pomocą narzędzi oprogramowania śledczego zaleca się, aby przekazać informacje na temat tego narzędzia, wyjaśnić sposób uzyskania informacji, podać rodzaj pozyskiwanych informacji oraz wskazać, z jakich treści informacje te pochodzą, a także datę i godzinę pozyskania informacji.

Sposoby przedstawiania dowodów

Odpowiedzialność za uporządkowanie dowodów spoczywa na stronie postępowania. Co więcej, złożenie dowodów powinno być dostatecznie jasne i precyzyjne, aby umożliwić drugiej stronie wykonywanie jej prawa do obrony, a organom odwoławczym – przeprowadzenie badania. Urząd może stwierdzić brak formalny i wezwać do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jeżeli:

1. dowód nie jest zawarty w załącznikach do pisma (dzieje się tak, gdy pismo lub spis zawiera odniesienie do dowodu, który nie został załączony – z wyjątkiem sytuacji, w których upłynął już termin na złożenie dowodu);
2. załączniki nie są kolejno ponumerowane;
3. strony w załącznikach nie są ponumerowane;
4. z pismem nie przedłożono spisu załączników;
5. spis nie zawiera w odniesieniu do każdego dokumentu lub dowodu informacji takich jak: numer załącznika; krótki opisu dokumentu lub dowodu, lub – w stosownych przypadkach – liczba stron; numer strony pisma, na której wspomina się o dowodzie.

Badania rynkowe – zalecenia dotyczące sposobu projektowania i prowadzenia badania rynkowego

Zgodnie z utrwalonymi praktykami badania rynkowe na ogół przedstawiane są w charakterze dowodów w celu udowodnienia nabytego charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego. Zalecenia te można jednak zastosować również do innego rodzaju badań rynkowych przywoływanych w postępowaniach dotyczących znaków towarowych.

Badania rynkowe powinny być prowadzone przez niezależne instytuty badawcze, przedsiębiorstwa lub innych niezależnych ekspertów. Dominuje pogląd, że za bardziej wiarygodne uchodzą badania przeprowadzane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa sondażowym, a nie przedsiębiorstwa o charakterze ogólnym. Przyjmuje się, że wyspecjalizowane przedsiębiorstwo sondażowe/instytucja sondażowa lepiej rozumie cel badania i w związku z tym może lepiej i rzetelniej przygotować strukturę badania i je przeprowadzić oraz zinterpretować wyniki. W celu potwierdzenia rzetelności wyników badania rynku zaleca się przedstawienie istotnych informacji na temat doświadczenia zawodowego podmiotu realizującego badanie.

Sprawozdanie z badania rynkowego powinno:

1. wskazać jasno właściwy krąg odbiorców;
2. określić, czy „konsumentami” w danym przypadku jest ogół odbiorców, konkretna grupa czy kręgi specjalistów;
3. wyjaśnić, w jaki sposób zaprojektowano i dobrano próbę oraz jaką metodę naukową zastosowano (kwoty, dobór losowy lub inne);
4. przedstawić dane statystyczne (tabele) zawierające informacje o dystrybucji populacji pod względem co najmniej regionu, wieku, płci, poziomu wykształcenia, zawodu itp.;
5. w sposób jednoznaczny wyjaśnić, na jakiej wielkości próby przeprowadzono badanie i czy jest ona reprezentatywna;
6. wszelkie wartości procentowe wspomniane w badaniu powinny być również wyjaśnione (należy określić, czy odnoszą się one do łącznej liczby respondentów czy jedynie tych, którzy udzielili odpowiedzi);
7. zawrzeć informacje o zastosowanej metodzie gromadzenia odpowiedzi (metoda przeprowadzania badania);
8. uwzględnić wyjaśnienie, dlaczego uznano daną metodę za właściwą w danym przypadku.

Dodatkowo w zakresie konstruowania pytań i kwestionariusza odpowiedzi należy pamiętać, że:

1. w badaniu należy stosować jasno ustrukturyzowane pytania, których kolejność i format są jednakowe dla wszystkich respondentów;
2. pytania te powinny być sformułowane w sposób jasny i zwięzły;
3. zadawane pytania nie powinny sugerować odpowiedzi ani nie powinny kierować osoby udzielającej odpowiedzi w stronę spekulacji, których osoba ta nie dokonywałaby bez tego pytania;
4. pytania powinny być sformułowane w taki sposób, aby można było uzyskać spontaniczne odpowiedzi;
5. pytaniom otwartym i pytaniom bez podpowiedzi należy nadawać większą wagę;
6. należy rejestrować dokładne odpowiedzi, a nie ich skróconą postać, podsumowanie lub streszczenie;
7. odpowiedzi takie jak „tak”, „nie” i „trudno powiedzieć” są proste i najłatwiejsze do zrozumienia i pomiaru. w związku z tym konieczne są pytania zamknięte, jednak czasami istotne jest dostosowanie skali i lepsze poznanie opinii lub preferencji konsumentów: w takich przypadkach konieczne są pytania otwarte;
8. należy ujawnić pełny wykaz pytań zawartych w kwestionariuszu;
9. należy ujawnić wszystkie odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu;
10. należy również ujawnić instrukcje udzielane ankieterom.

Poufność dowodów

Pojęcie „poufności dowodów” używane we Wspólnych Praktykach odnosi się do tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych informacji poufnych takich jak: informacje o kontrahentach, dostawcach i klientach, wrażliwych danych gospodarczych, takich jak obroty lub dane dotyczące sprzedaży, badania rynku, planowane strategie i biznesplany, więcej o tajemnicy przedsiębiorstwa przeczytasz tutaj. 

Urzędy ds. ochrony własności intelektualnej powinny chronić dane poufne i dane osobowe stron i osób trzecich (np. świadków), które to dane mogą być zawarte w przedłożonych dowodach, a następnie znaleźć się w aktach lub decyzjach. Ponadto, w sytuacji złożenia wyraźnego wniosku o zachowanie poufności lub uzasadnionego wniosku o zachowanie poufności lub w przypadku, gdy organ odwoławczy lub urząd ds. ochrony własności intelektualnej w państwie członkowskim uznają ex officio, że dowody zawierają dane osobowe dotyczące zdrowia lub dane powinny one wyłączyć takie dane z publikacji.

Strona postępowania powinna zawsze poinformować urząd, że przedkłada dowód poufny, który powinien zostać oznaczony jako poufny i tak też traktowany. W szczególnych okolicznościach strona może również wnioskować o poufność dowodów przedkładanych przez drugą stronę.

Należy pamiętać, że zastrzeżenie poufności może wystąpić:

• wobec osób trzecich – czyli wyrażamy zgodę na udostępnienie danych urzędowi i stronie przeciwnej ale nie osobą, które nie są stroną postępowania oraz
• w odniesieniu do drugiej strony – czyli wyrażamy zgodę na udostępnienie danych urzędowi ale nie stronie przeciwnej.

W drugim przypadku czyli zastrzeżenia poufności względem strony postępowania urząd należy pamiętać, że urząd przyjmie taki wniosek jedynie jeżeli dowód zostanie przedstawiony w taki sposób, aby uniknąć ujawniania części dokumentów lub danych, które strona uznaje za poufne (na przykład poprzez wymazanie/zaczernienie odpowiednich części) albo zwróci się o wycofanie takiego dowodu przez stronę.

Strona składając wniosek dowody z zastrzeżeniem poufności jego treści powinna:

1. zaznaczyć, że jest on poufny lub zawiera poufne części;
2. uzasadnić wniosek o zachowanie poufności;
3. nie obejmować nim danych, które są już znane poza przedsiębiorstwem i zostały podane do wiadomości publicznej;
4. oznaczyć poprzez wyraźne wskazanie numerów załącznika zawierającego dane poufne, jak również wskazanie, które części dowodów mają być traktowane jako poufne;
5. zawrzeć informację o wniosku o zachowanie poufności w spisie załączników obok dowodów objętych poufnością;
6. nie oznaczać samego wniosku jako poufny (wniosek nie powinien uwzględniać danych poufnych. Wszelkie załączniki do wniosku (dowody) mogą być jednak oznaczone jako poufne i wyłączone z dostępnych akt lub publikacji.

Kryteria oceny wniosku o zastrzeżenie poufności

Oceny, czy dany dowód zawiera tajemnice przedsiębiorstwa lub inne informacje/dane poufne, należy dokonywać indywidualnie dla każdego przypadku, uwzględniając również zasady ustanowione w prawie krajowym. Niemniej jednak, dokonując oceny wniosku o zachowanie poufności, urzędy powinny uwzględnić wszelkie szczególne interesy przedstawione przez wnioskującego, przemawiające za zachowaniem poufności określonych danych, w tym skutków uwzględnienia lub odrzucenia wniosku o zachowanie poufności dla strony wnioskującej o zachowanie poufności.

Niektóre urzędy publikują online wydane decyzje jak i akta sprawy. Niektóre części decyzji oraz akt mogą jednak zostać wyłączone z publikacji ze względu na ich poufny charakter.

Strona powinna przedstawić uzasadnienie na poparcie swojego wniosku o zachowanie poufności – w szczególności powinna wyraźnie i w wystarczającym stopniu uzasadnić szczególny interes w zachowaniu poufności informacji/danych. Uznaje się jednak, że niektóre informacje/dane, na przykład cenniki dla dystrybutorów lub wykazy klientów, są często uznawane za poufne. W związku z tym za wystarczające uzasadnienie należy uznać wskazanie na wrażliwość i poufność takich informacji/danych.

Jeżeli strona powoła się na szczególny interes w zachowaniu poufności niektórych informacji/danych, urzędy będą sprawdzić, czy jest on wystarczająco uzasadniony.

Jeżeli we wniosku o zachowanie poufności strona przedstawi wyjaśnienie uzasadniające poufny charakter lub status informacji/danych, wniosek o zachowanie poufności powinien zostać uwzględniony.

Jeżeli wniosek o zachowanie poufności nie będzie zawiera żadnego wyjaśnienia ani wskazania szczególnego interesu, ani nie zostanie podjęta żadna próba uzasadnienia poufnego charakteru lub statusu informacji/danych, urząd zwrócić uwagę na takie braki i jeżeli nie zostaną one usunięte, urząd może bez konieczności informowania o tym znieść poufność.

Jeżeli we wniosku o zachowanie poufności urząd uzna, że przedstawione wyjaśnienia są niewystarczające, urząd zwróci uwagę na takie braki i jeżeli braki we wniosku nie zostaną usunięte, urząd bez konieczności informowania o tym może znieść poufność. Jeżeli braki wniosku zostaną usunięte, wniosek o zachowanie poufności powinien zostać uwzględniony.

W przypadku uwzględnienia przez urząd wniosku i ustalenia, że dane informacje stanowią tajemnice handlowe i tajemnice przedsiębiorstwa oraz inne informacje poufne to:

1. w aktach (online i offline):
   • powinny one być wyłączane z internetowego dostępu do akt jedynie na wyraźny wniosek złożony przez stronę
   • dostępu online do wszelkich dowodów oznaczonych jako poufne powinien być zablokowany
   • dostęp do akt offline powinien być każdorazowo indywidualnie rozpatrywany
2. w decyzjach (online i offline)
   • dane powinny być opisane w ogólny sposób, bez podania tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych

Jeżeli decyzja musi zawierać tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne informacje poufne, takie dane poufne powinny być wyłączone z publikacji poprzez utajnienie (wymazanie) odpowiedniej części. W takim przypadku urząd zachowa dwie różne wersje decyzji: pełną wersję do wiadomości stron (poufną) i wersję z fragmentami utajnionymi przeznaczoną do publikacji.

Polubowne rozstrzyganie sporów

Wszystkie dowody odnoszące się do polubownego rozstrzygania sporów w trakcie sprzeciwu, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, postępowania odwoławczego lub mediacji są uznawane za poufne i co do zasady nie są objęte internetowym dostępem do akt ani publikowane.

Postępowanie z danymi osobowymi, danymi osobowymi dotyczącymi zdrowia i danymi wrażliwymi w aktach i decyzjach (anonimizacja)

Anonimizacji mogą podlegać następujące informacje: imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny osób fizycznych.

Urząd bada ex officio, czy dany dowód zawiera dane osobowe dotyczące zdrowia lub dane wrażliwe, a jeżeli tak jest – wyłącza je z internetowego dostępu do akt. Z tego względu nie jest wymagany wniosek strony w tej sprawie.

Dane osobowe dotyczące zdrowia i dane wrażliwe są również wyłączane z publikacji w decyzjach poprzez utajnienie (wymazanie) odpowiedniej części (odpowiednich części). W takim przypadku urząd zachowa dwie różne wersje decyzji: pełną wersję do wiadomości stron (poufną) i wersję z fragmentami utajnionymi przeznaczoną do publikacji.

Wytyczne będą na pewno z czasem kształtować praktykę rynkową w spornych sprawach dotyczących IP. Nie tylko przed Urzędem Patentowym. Spory będą przenosić się do specjalnie utworzonych sądów własności intelektualnej i będą prowadzone według nowej procedury dedykowanej dla spraw własności intelektualnej. W procedurze tej pozyskanie dowodów odgrywa istotną rolę. O wydobyciu dowodów od pozwanego w postępowaniu cywilnym o naruszenie praw własności intelektualnej pisaliśmy we wcześniejszym wpisie.  Jeśli masz wątpliwości czy poprawnie gromadzisz dowody bądź czy będą one wystarczające dla przeprowadzenia postepowania dowodowego, skontaktuj się z nami. 

Photo by Marcos Paulo Prado on Unsplash

Bibliografia:

1. M. Rejdak, Wydobycie dowodów od pozwanego w postępowaniu cywilnym o naruszenie praw własności przemysłowej (w świetle art. 6 dyrektywy 2004/48/WE i prawa polskiego), ZNUJ. PPWI 2012, nr 4, s. 96-159.

2. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_pl.pdf

Jeśli szukasz dla swojej działalności związanej z własnością intelektualną odpowiedniego modelu finansowania, zapewne prędzej bądź później trafisz na ofertę konkursów, przedsięwzięć lub funduszy inwestycyjnych dostępnych dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej. Programami tymi zajmuje się wiele instytucji, oferując szerokie spektrum możliwości skierowanych do różnych grup podmiotów i zróżnicowanych pod względem celów. W większości programów realizowanych zarówno przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jak i Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) wspólne pozostają 3 kryteria: innowacyjność, nowość i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Czym jest NCBR?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest rządową agencją wykonawczą i kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreującym ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Działalność NCBR finansowana jest ze środków Skarbu Państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Projekty współfinansowane ze środków unijnych muszą mieścić się w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), czyli wskazanych przez polski rząd obszarach zwiększających innowacyjność naszej gospodarki.

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) realizuje programy rozwoju gospodarki, wspierające działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Jednymi z często pojawiających się wymogów dla programów realizowanych zarówno przez NCBR jak i PARP są:

1. innowacyjność
2. nowość
3. prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej.

[innowacyjność]

Charakterystyka działalności innowacyjnej została opisana w Podręczniku Oslo wydanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).

Uprzednio innowacyjności dzielona była na:

1. innowacyjność produktowa – czyli nowość rezultatów projektu rozumianą jako znaczącą zmianę, wyrażaną wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi. Wskaźniki te powinny odróżniać ten produkt od produktów o podobnej funkcji podstawowej występujących na rynku.
2. Innowacyjność procesowa – czyli nowość rezultatów projektu rozumianą jako wprowadzenie w przedsiębiorstwie znaczącej zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania, wyrażonej wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi.

Zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Oslo z 2018 r. wskazano, że w porównaniu z poprzednim wydaniem Podręcznika z 2005 r. główną zmianą w definicji innowacji biznesowej w Podręczniku było ograniczenie złożoności poprzedniej definicji czterech typów innowacji zawierającej ich listę (innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) i sprowadzenie jej do dwóch głównych rodzajów innowacji: innowacji produktowej i innowacji w procesie biznesowym. W zmienionej definicji ograniczono również niejednoznaczność wymogu istnienia „znaczącej” zmiany poprzez porównanie zarówno nowych, jak i ulepszonych innowacji z dotychczasowymi produktami lub procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Podstawowe definicje innowacji produktowej i innowacji w procesie biznesowym przedstawiają się następująco:

• Innowacja produktowa to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek
• Innowacja w procesie biznesowym to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.

Zarówno pierwsza, jak i druga edycja Podręcznika ograniczały pojęcie innowacji do nowych lub znacząco udoskonalonych produktów i procesów „technologicznych”. Odzwierciedlało to koncentrację na technicznym rozwoju nowych produktów i nowych technik produkcji oraz ich dyfuzji wśród innych przedsiębiorstw. W czwartej, aktualnej edycji Podręcznika postanowiono również wprowadzić ogólną definicję innowacji, czyli nowego lub ulepszonego produktu lub procesu (lub ich połączenia), które różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces).

Innowacje w procesach biznesowych dotyczą sześciu różnych funkcji przedsiębiorstwa, określonych w literaturze z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Dwie funkcje odnoszą się do podstawowej działalności przedsiębiorstwa, czyli wytwarzania i dostarczania produktów na sprzedaż, natomiast pozostałe funkcje dotyczą działalności wspomagającej. Taksonomia funkcji biznesowych zaproponowana w najnowszej wersji Podręcznika odwzorowuje zaproponowane w poprzednim wydaniu kategorie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Działalność innowacyjna obejmuje wszelkie działania rozwojowe, finansowe i komercyjne podejmowane przez przedsiębiorstwo, mające na celu doprowadzenie do powstania innowacji dla przedsiębiorstwa.

Ocena innowacji wskazuje na cztery wymiary innowacji, które mogą stać się źródłem zaleceń w sferze pomiaru:

1. wiedza,
2. walor nowości,
3. wdrożenie,
4. tworzenie wartości.

Wymóg wdrożenia odróżnia innowację od innych pojęć, takich jak wynalazek, ponieważ innowacja musi zostać wdrożona, tzn. oddana do użytku lub udostępniona do użytkowania innym podmiotom. Termin „innowacja” może oznaczać zarówno działanie, jak i wynik działania.

Aby odpowiednio zweryfikować, czy dany produkt albo proces stanowi innowację należy zweryfikować czy spełnia wskazane kryteria.

Ad 1 – wiedza

Innowacje wynikają z działań opartych na wiedzy, które polegają na praktycznym zastosowaniu istniejących lub nowo tworzonych informacji i wiedzy. Wiedza odnosi się do rozumienia informacji oraz zdolności do wykorzystywania informacji do różnych celów.

Działalność badawcza i rozwojowa (B+R), opisana szczegółowo w wydanym przez OECD Podręczniku Frascati (OECD, 2015a) to jeden z wielu rodzajów działalności mogących tworzyć innowacje lub służyć do uzyskania wiedzy użytecznej dla innowacji.

Wiedza może zostać wykorzystana do opracowywania nowych pomysłów, modeli, metod lub prototypów, które mogą stanowić podstawę innowacji. Mogą one być pozyskiwane z zewnątrz lub rozwijane w ramach danej organizacji.

Ad 2 – walor nowości

Aspekt nowości danej innowacji jest związany z jej potencjalnymi zastosowaniami, określonymi na podstawie cech produktu lub procesu w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi, a także na podstawie wcześniejszych doświadczeń dostawcy i przewidywanych użytkowników.

Niektóre cechy można mierzyć obiektywnie, jak np. efektywność energetyczną, prędkość, wytrzymałość materiału, współczynnik awaryjności czy inne cechy fizyczne, natomiast cechy subiektywne, takie jak zadowolenie użytkownika, użyteczność, elastyczność, zdolność do reagowania na zmieniające się warunki mogą być trudne w pomiarach.  Także walor nowości może okazać się trudny do ustalenia w przypadku cech subiektywnych.

Wymogiem minimalnym jest to, aby innowacje zawierały co najmniej takie cechy, które nie były wcześniej udostępnione użytkownikom przez daną organizację. Cechy te mogą, lecz nie muszą być nowe w skali gospodarki, społeczeństwa lub konkretnego rynku. Innowacja może opierać się na produktach i procesach, które były już wcześniej stosowane w innych kontekstach, na przykład na innych rynkach geograficznych lub produktowych.

Dlatego właśnie że wymóg w postaci nowości w skali krajowej a aspekt nowości składający się na jedną z cech innowacji różnią się należy przyjąć, że nowość o danym zakresie terytorialnym jest pojęciem szerszym niż nowość w zakresie innowacji. Ze względu na to, że nowość w skali terytorialnej oraz stan techniki są pojęciami znanymi na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej należy jej definiować zgodnie z przyjętymi tam zasadami. Natomiast nowość w zakresie innowacji jest pojęciem węższym.

Jak wskazano w Podręczniku dla spełnienia cechy nowości przy ocenie innowacyjności wystarczające jest aby nowość ta dotyczyła danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że sam fakt, że dany przedsiębiorca nie wykorzystywał wcześniej określonej technologii w swoim przedsiębiorstwie oznacza, że kryterium nowości na potrzeby oceny innowacyjności tej technologii zostało spełnione.

Ad 3 – wdrożenie

Aby nowy pomysł, model, metoda lub prototyp mogły zostać uznane za innowację, muszą one zostać wdrożone. Wdrożenie wymaga od organizacji systematycznych wysiłków na rzecz zapewnienia dostępności innowacji dla potencjalnych użytkowników – zarówno w odniesieniu do własnych procesów i procedur danej organizacji, jak i zewnętrznych użytkowników jej produktów. Wymóg wdrożenia jest cechą charakteryzującą innowacje, która odróżnia je od wynalazków, prototypów, nowych idei itp.

Wymogiem minimalnym jest to, aby innowacje zawierały co najmniej takie cechy, które nie były wcześniej udostępnione użytkownikom przez daną organizację. Cechy te mogą, lecz nie muszą być nowe w  skali gospodarki, społeczeństwa lub konkretnego rynku. Innowacja może opierać się na produktach i procesach, które były już wcześniej stosowane w innych kontekstach, na przykład na innych rynkach geograficznych lub produktowych. W tym przypadku innowacja stanowi przykład dyfuzji. Dyfuzja innowacji może być źródłem znacznej wartości gospodarczej. Innowacje definiowane są w taki sposób, że obejmują one procesy dyfuzji.

Ad 4 – tworzenie wartości

Zamiar dążenia do tworzenia wartości (lub jej zachowania) przez podmioty odpowiedzialne za działalność innowacyjną. Wartość jest zatem dorozumianym celem innowacji, lecz nie można zagwarantować jej wystąpienia ex ante, ponieważ efekty innowacji są niepewne i niejednorodne.

Możliwość zrealizowania wartości wynikającej z innowacji jest niepewna i może zostać w pełni oceniona dopiero pewien czas po jej wdrożeniu. Wartość innowacji może również zmieniać się z biegiem czasu, zapewniając różnym zainteresowanym stronom różne korzyści. Do śledzenia efektów innowacji po upływie stosownego czasu można wykorzystać wskaźniki uzupełniające i strategie analityczne. Znaczenie mierników efektów innowacji zależy od zamierzonego wykorzystania danych na temat innowacji.

Podsumowując, minimalny wymóg dotyczący innowacji polega na tym, że produkt lub proces biznesowy musi posiadać jedną lub więcej cech, które są znacząco różne od cech zawartych w produktach lub procesach biznesowych dotychczas oferowanych lub wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Cechy te muszą być istotne dla przedsiębiorstwa lub dla użytkowników zewnętrznych. Na przykład przedsiębiorstwo może oczekiwać, że nowe lub ulepszone cechy produktu (lub procesu biznesowego) zwiększą użyteczność dla użytkowników lub wzmocnią jego własną pozycję konkurencyjną na rynku. Innowacja może również być wynikiem szeregu drobnych ulepszeń dokonanych w okresie objętym obserwacją pod warunkiem, że suma tych drobnych ulepszeń powoduje znaczącą różnicę w produkcie końcowym lub procesie biznesowym.

Jak wskazują autorzy Podręcznika zmiany nie będące innowacjami to:

1. rutynowe zmiany lub aktualizacje nie stanowią same w sobie innowacji produktowej, dotyczy to aktualizacji oprogramowania, które polegają wyłącznie na wykryciu i usunięciu błędów kodu, oraz sezonowych zmian w modzie odzieżowej;
2. proste zastąpienie lub powiększenie kapitału nie stanowi innowacji, dotyczy to zakupu identycznych modeli zainstalowanych urządzeń lub niewielkich rozszerzeń i aktualizacji istniejącego sprzętu lub oprogramowania – nowe wyposażenie lub rozszerzenia muszą być nowe dla przedsiębiorstwa i wiązać się ze znaczną poprawą specyfikacji;
3. wprowadzenie produktów, które wiąże się jedynie z niewielkimi zmianami estetycznymi, takimi jak zmiana koloru lub niewielka zmiana kształtu, nie spełnia wymogu „znaczącej różnicy” i w związku z tym nie stanowi innowacji produktowej;
4. przedsiębiorstwa wykonujące produkcję na zamówienie (custom production) wytwarzają pojedyncze i często złożone wyroby lub usługi przeznaczone do sprzedaży na rynku (np. gry komputerowe, filmy) lub realizowane na zlecenie klienta (np. budynki, zakłady produkcyjne, systemy logistyczne, maszyny, raporty konsultingowe) – o ile jednorazowo wytworzony element nie wykazuje istotnych cech różniących go od produktów, które przedsiębiorstwo wytworzyło wcześniej, nie jest to innowacja produktowa, nie jest to także innowacja w procesie biznesowym, chyba że opracowanie takiego jednorazowego elementu wymagało od przedsiębiorstwa rozwinięcia i wykorzystania znacząco odmiennych lub zwiększonych.

Wyróżnia się 8 szeroko rozumianych rodzajów działalności, które mogą być podejmowane przez przedsiębiorstwa w ramach dążenia do innowacji:

1. działalność badawcza i rozwojowa (B+R),
2. działalność inżynieryjna, projektowa i inna działalność twórcza,
3. działalność marketingowa i budowanie wartości marki,
4. działalność związana z własnością intelektualną,
5. działalność związana ze szkoleniem pracowników,
6. działalność związana z rozwojem oprogramowania i bazami danych,
7. działalność związana z nabywaniem lub dzierżawą rzeczowych aktywów trwałych,
8. działalność w zakresie zarządzania innowacjami.

[nowość]

Nowość może być wymagana w zakresie danego kraju, regionu albo w skali światowej.

Aby zdefiniować czym jest cecha nowości należy odnieść się do definicji zawartej w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (dalej: „pwp”).

Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według, której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Jednym ze sposobów weryfikacji kryterium nowości jest wykonanie badania i przygotowania raportu ze stanu techniki obejmującego zbieżne rozwiązania techniczne zawierającego badanie baz dokumentów patentowych, dostępnej literatury, w tym czasopism branżowych oraz materiałów z konferencji naukowych, a także publikacji naukowych według określonej tematyki i przedmiotu rozwiązania technicznego.  

Jak zostało wskazane w art. 25 ust. 2 pwp, przez stan techniki rozumie się to, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej i udostępnienie to nie może nastąpić w takim zakresie, aby dla znawcy danej dziedziny ujawnione zostały dostateczne dane do stosowania wynalazku.

Ujawnienie wynalazku następuje wtedy, gdy z wynalazkiem mógł (choć niekoniecznie musiał) zapoznać się nieoznaczony krąg osób[1] oznacza to, że podanie wynalazku do wiadomości oznaczonego (zamkniętego) kręgu osób, zwłaszcza związanych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej, nie jest uważane za udostępnienie wynalazku publiczności. Do podania wynalazku do wiadomości powszechnej dochodzi dopiero wtedy, gdy rozwiązanie było dostępne dla nieograniczonego z góry kręgu osób, które mogły się z tym rozwiązaniem zapoznać poprzez własne obserwacje pozwalające na przyswojenie sobie reguł technicznego działania będącego przedmiotem wynalazku. Dlatego też ograniczenie tego kręgu osób do członków komisji ekspertów, pracowników placówki badawczej czy przedsiębiorstwa produkcyjnego, nie spełnia omawianej przesłanki – nawet przy uwzględnieniu możliwości przekazania przez nich wiadomości innym osobom. Stąd podany w przepisie przykład jawnego stosowania jako udostępnienia powszechnego oznacza jawność nie w stosunku do pracowników jednostki stosującej, lecz prowadzenie procesu produkcyjnego w sposób umożliwiający zapoznanie się z istotą rozwiązania również innej dowolnej osobie[2].

Z tego względu dla postawienia zarzutu braku nowości konieczne jest w zasadzie przeciwstawienie zgłoszeniu konkretnego rozwiązania o identycznych w istocie cechach. Nie wystarczy wykazać, że istotne elementy rozwiązania technicznego (wynalazku) są znane kilku odrębnym rozwiązaniom zaliczanym do stanu techniki. Zarzut braku nowości rozwiązania wymaga udowodnienia, iż badany wynalazek jest tożsamy z rozwiązaniem wcześniej zgłoszonym do ochrony, na który udzielono patentu. Dla skuteczności zarzutu braku nowości nie wystarcza podobieństwo później zgłoszonego rozwiązania do badanego wynalazku z wcześniejszym pierwszeństwem, zwłaszcza w sytuacji, gdyby wykazano, że doszło do uzyskania nieoczywistego efektu wynalazku w świetle wcześniejszego stanu techniki. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element[3].

Brak nowości może być też rozumiany (w sposób dorozumiany) w tym sensie, że wykonanie pouczenia ze stanu techniki mogłoby w sposób nieuchronny prowadzić do rezultatu wchodzącego w zakres ochrony rozpatrywanego wynalazku. Gdy znane są np. substraty i znany jest sposób postępowania, to wytworzony wytwór można uznać za znany. Takie postępowanie oznacza, że dla znawcy dany wynalazek wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, czyli nie musiał on podjąć żadnych działań o charakterze twórczym, aby dojść do danego rozwiązania[4].

[działalność B+R]

Działalność badawczo – rozwojowa jest szeroko scharakteryzowana w kolejnym wydawany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) podręczniku – Podręczniku Frascati. Podręcznik Frascati jest uznanym światowym standardem gromadzenia i publikowania porównywalnych w skali międzynarodowej statystyk dotyczących zasobów finansowych i ludzkich przeznaczanych na działalność badawczą i rozwojową (B+R). Definicje zawarte w Podręczniku Frascati zostały przyjęte i dostosowane przez wiele państw i służą obecnie jako wspólny język do dyskusji w różnych sferach, w tym w dziedzinach związanych z polityką naukowo-techniczną, polityką rozwoju gospodarczego oraz polityką fiskalną, podatkową i regulacyjną, a ponadto są wykorzystywane do tworzenia wytycznych dotyczących m.in. statystyk z zakresu rachunkowości finansowej, inwestycji i handlu.

Działalność B+R obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy – w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kulturze i społeczeństwie – oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.

Działalność B+R, która może mieć na celu osiągnięcie celów szczegółowych lub ogólnych, definiuje zbiór wspólnych cech, nawet jeśli jest ona podejmowana przez różne podmioty. Aby dana działalność mogła zostać uznana za działalność B+R, musi ona spełniać pięć podstawowych kryteriów. Działalność taka musi być:

1. nowatorska – ukierunkowana na nowe odkrycia,
2. twórcza – opierająca się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach
3. nieprzewidywalna – niepewna co do ostatecznego wyniku
4. metodyczna – prowadzona w sposób zaplanowany z określonym budżetem
5. możliwa do przeniesienia lub odtworzenia.

Termin „działalność badawcza i rozwojowa” (B+R) obejmuje trzy rodzaje działalności B+R: badania podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe.

Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na konkretne zastosowanie lub wykorzystanie.

Badania stosowane to oryginalne badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy. Są one jednak ukierunkowane przede wszystkim na konkretny, praktyczny cel. Do badań stosowanych zaliczamy badania przemysłowe.

Prace rozwojowe to prace podejmowane w sposób metodyczny, oparte na wiedzy zdobytej w wyniku działalności badawczej i rozwojowej i doświadczeń praktycznych oraz wytwarzające dodatkową wiedzę, ukierunkowaną na wytworzenie nowych produktów lub procesów bądź na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów. Do prac rozwojowych zaliczamy eksperymentalne prace rozwojowe.

NCBR wspiera projekty B+R obejmujące:

• eksperymentalne prace rozwojowe
• badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe – zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Badania przemysłowe – badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

[działalność B+R a innowacje]

Innowacje dotyczą wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów na rynek lub znajdowanie lepszych sposobów (dzięki nowym lub znacząco ulepszonym procesom i metodom) wprowadzania produktów na rynek. Działalność B+R może, ale nie musi być elementem działalności innowacyjnej, ale jest jednym z wielu typów działań innowacyjnych. Działania te obejmują również nabywanie istniejącej wiedzy, maszyn, sprzętu i innych dóbr inwestycyjnych, szkolenia, marketing, projektowanie i rozwój oprogramowania. Te działania innowacyjne mogą być prowadzone we własnym zakresie lub zlecane na zewnątrz.

[przesłanka nowości w rozumieniu pwp, a nowość jako element innowacyjności oraz nowatorskość jako element działalności B+R]

Oczekiwanym celem projektu B+R jest nowa wiedza, ale musi być ona dostosowana do różnych kontekstów. Inna nowa wiedza oczekiwana jest po badania przeprowadzonych przez uczelnie czy instytutu badawcze a inna w sektorze przedsiębiorców.

Ponieważ działalność B+R polega na formalnym tworzeniu wiedzy, w tym wiedzy zawartej w produktach i procesach, pomiar koncentruje się na nowej wiedzy, a nie na nowych lub znacząco ulepszonych produktach lub procesach wynikających z zastosowania wiedzy.

Natomiast pod kątem nowości w rozumieniu innowacyjności wystarczające jest aby nowość ta dotyczyła danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że sam fakt, że przedsiębiorca nie wykorzystywał wcześniej danej technologii w swoim przedsiębiorstwie spełnia już kryterium nowości na potrzeby oceny innowacyjności tej technologii.

W przypadku samoistnej cechy nowości w skali danego terytorium konieczne jest ustalenie że na danym obszarze tego typu technologia nie została już opracowana i wykorzystywana ani w żaden sposób ujawniona publicznie, ani co najważniejsze nie była wcześniej przedmiotem zgłoszenia w celu uzyskania patentu czy prawa ochronnego. Co ważne, omówiona cecha nowości będzie dotyczyła jedynie rozwiązań technicznych.

Jeśli prowadzisz działalność B+R, inżynieryjną, projektową i inną działalność twórczą, jeśli zajmujesz się działalnością marketingową bądź budowaniem wartości marki albo rozwojem oprogramowania i bazami danych – zagadnienia własności intelektualnej są przedmiotem Twojego zainteresowania. Podobnie w naszym przypadku. Znamy się na prawie własności intelektualnej. Dzięki ścisłej specjalizacji możemy sprawnie i skutecznie doradzić jak zabezpieczyć, za pomocą narzędzi prawnych, wartości niematerialne tworzone teraz i w przeszłości tak, aby w przyszłości korzystanie z nich pozwalało osiągnąć Twoje osobiste i biznesowe cele. Zapraszamy do rozmowy o innowacyjności, nowości i prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, a także innych równie ciekawych wyzwaniach własności intelektualnej.

Photo by Jens Johnsson on Unsplash

[1] Tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20.12.2011 r., II GSK 1283/10, LEX nr 1134642.

[2] wyrok SN z 24.10.1984 r., IV PRN 5/84, WUP 1985/4, s. 212.

[3] wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2009 r., VI SA/Wa 1837/08, LEX nr 1061908.

[4] Poradnik wynalazcy, red. A. Pyrża, Warszawa 2017, s. 129.

Dodatkowy patent czy dodatkowe prawo ochronne? Dodatkowy patent to możliwość uzyskania patentu na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które musi posiadać cechy wynalazku, ale nie może być stosowane samoistnie, tzn. bez wynalazku głównego. Dodatkowe prawo ochronne to możliwość przedłużenia ochrony z patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin. Dlaczego powstają dodatkowe prawa wyłączne?

Czym jest dodatkowe prawo ochronne?

Dodatkowe prawo ochronne (“DPO” lub “SPC” od Supplementary Protection Certificate), czyli możliwość przedłużenia ochrony z patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, wprowadzone zostało do polskiego porządku prawnego wraz z przystąpieniem Polski do UE. Jest regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 152, str. 1 z późn. zm.) (“Rozporządzenie nr 469/2009“) oraz w art. 75¹ – 75¹⁰ ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (“pwp“).

W przepisach tych pojawią się pojęcia związane z DPO:

• produkt oznacza aktywny składnik lub mieszaninę aktywnych składników produktu leczniczego
• produkt leczniczy oznacza każdą substancję lub mieszaninę substancji przeznaczonych do zapobiegania chorobom lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt i każdą substancję lub mieszaninę substancji podawaną ludziom lub zwierzętom w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego.
• patent podstawowy oznacza patent, którym chroniony jest produkt jako taki, proces otrzymywania produktu lub zastosowanie produktu, i który wskazany jest przez posiadacza do celów procedury wydania świadectwa
• świadectwo oznacza dodatkowe świadectwo ochronne, czyli dodatkowe prawa ochronne – taka terminologia została zastosowana w polskiej ustawie praw własności przemysłowej.

Produkty lecznicze, zanim zostaną wprowadzone do obrotu, muszą uzyskać na to pozwolenie w formie aktu administracyjnego, a to z kolei poprzedzone jest kilku bądź kilkunastoletnimi badaniami doświadczalnymi. W rezultacie efektywna ochrona patentowa farmaceutyków ulega skróceniu ze standardowych 20 lat do kilkunastu czy nawet kilku lat. Potrzeba wprowadzenia DPO wynika z tego, iż obecnie okres, który upływa między złożeniem wniosku o patent dla nowego produktu leczniczego a wydaniem zezwolenia na obrót tym produktem leczniczym, powoduje, że okres rzeczywistej ochrony w ramach patentu jest niewystarczający na pokrycie nakładów poniesionych na prace badawcze. Taka sytuacja rodzi poważne ryzyko, że ośrodki badawcze usytuowane w państwach członkowskich UE będą przenoszone do tych krajów, które przyznają większą ochronę. Jako remedium na taką niekorzystną sytuację zostało wprowadzone dodatkowe prawo ochronne[1]. 

[warunki do uzyskania DPO]

Uprawniony z patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin może ubiegać się w Urzędzie Patentowym RP o dodatkowe prawa ochronne pod warunkiem, iż spełnione są następujące warunki:

1. produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy;
2. wydane zostało ważne zezwolenie na obrót produktem jako produktem leczniczym;
3. produkt nie był uprzednio przedmiotem świadectwa;
4. zezwolenie określone w pkt 2 jest pierwszym zezwoleniem na obrót danym produktem jako produktem leczniczym.

Ochrona wynikająca z DPO może być uzyskana tylko na taki zastrzeżony produkt – a więc składnik aktywny lub mieszaninę takich składników – który jest dopuszczony po raz pierwszy do obrotu jako podstawa konkretnego produktu leczniczego i nie był wcześniej przedmiotem DPO, przy czym wszystkie te przesłanki spełnione są łącznie w odniesieniu do określonego państwa EOG. 

W przypadku, gdy w określonym państwie lek (produkt leczniczy) jest chroniony patentem, ale nie został w nim dopuszczony do obrotu, nie może on w tym państwie uzyskać SPC, chociaż został dopuszczony do obrotu w innych państwach UE. Co więcej, SPC traci ważność, gdy zezwolenie zostanie unieważnione. Istnieje, więc nierozerwalny związek SPC zarówno z systemem patentowym, jak i z systemem dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego kontrolowanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych[2].

Wynika z tego, że można uzyskać DPO na substancję chemiczną lub ich mieszaninę tylko wówczas, gdy są one wyraźnie wskazane w zastrzeżeniach patentu podstawowego.

Należy pamiętać, że nie można uzyskać DPO na:

1. mieszaninę składnika aktywnego i nieaktywnego (np. rozczynnika, rozpuszczalnika, podłoża maści itp.);
2. produkt, który różni się od wcześniej dopuszczonego do obrotu jedynie nieistotnymi parametrami fizyko-chemicznymi (np. poziomem zanieczyszczeń, sposobem podawania do organizmu);
3. produkt, który był wcześniej dopuszczony do obrotu do innego zastosowania medycznego (w tym weterynaryjnego);
4. produkt chroniony patentem podstawowym na pierwsze lub drugie zastosowania medyczne, jeżeli wcześniej ten sam produkt był już przedmiotem DPO.

[zakres ochrony]

W granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym, ochrona przyznana DPO rozciąga się jedynie na produkt objęty zezwoleniem na obrót odpowiadającym mu produktem leczniczym oraz na każde użycie produktu jako produktu leczniczego, jakie było dozwolone przed wygaśnięciem DPO. Oznacza to, że jeżeli w czasie trwania dodatkowego prawa ochronnego produkt otrzyma zezwolenie na dopuszczenie do obrotu do kolejnych zastosowań medycznych, to zastosowania te wchodzą również w zakres DPO, o ile wchodzą w zakres patentu podstawowego. Kolejne zezwolenia na dopuszczenie do obrotu tego samego produktu nie przedłużają natomiast raz udzielonego DPO (z wyjątkiem zastosowania w celach pediatrycznych, o czym mowa w dalszej części wpisu).

DPO obejmuje ochroną nie tylko składnik aktywny jako taki, ale również jego różne formy pochodne, jak np. sole i estry czy produkty lecznicze, lecz tylko w takim zakresie, w jakim są one chronione przez patent podstawowy. Oznacza to możliwość ochrony na podstawie DPO wszystkich substancji lub mieszanin, które są związane strukturalnie z produktem będącym przedmiotem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i które jednocześnie są przedstawione w zastrzeżeniach patentu podstawowego.

[czas trwania ochrony]

Wniosek o udzielenie ochrony składa się w ciągu 6 miesięcy od daty udzielenia patentu lub daty udzielenia pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, w zależności od tego, co nastąpiło później. Termin na złożenie tego wniosku nie podlega przywróceniu.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki do jego udzielenia.

Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych.

Urząd Patentowy po stwierdzeniu, że warunki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego nie są spełnione albo, że wniosek złożony został po terminie, wydaje decyzję o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia 469/2009 czas trwania DPO ustalono maksymalnie na 5 lat. W poszczególnych przypadkach długość trwania SPC równa jest okresowi czasu, jaki upłynął między zgłoszeniem patentowym a dopuszczeniem do obrotu, pomniejszonemu o lat 5. Taki mechanizm definiowania długości DPO sprawia, że wyłączność rynkowa dotycząca danego farmaceutyku nie tylko nie przekroczy 20 lat, ale nawet nie będzie dłuższa niż lat 15, bowiem ze sposobu liczenia wynika, że dodatkowa ochrona nie będzie dotyczyła leków, które w stosunkowo krótkim czasie – do 5 lat po zgłoszeniu wniosku o udzielenie patentu – zostały dopuszczone do obrotu. W przypadku, gdy dopuszczenie do obrotu nastąpiło w czasie dłuższym niż 10 lat od dokonania zgłoszenia patentowego, rzeczywista ochrona będzie krótsza niż 15 lat, ponieważ czas ochrony wynikający z DPO nie może przekroczyć 5 lat. W typowych przypadkach, tzn. gdy dopuszczenie do obrotu mieści się w przedziale 5–10 lat od dokonania zgłoszenia patentowego, długość faktycznej ochrony wynikającej z patentu oraz DPO wyniesie lat 15[3].

Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, jeżeli:

1. patent podstawowy wygaśnie przed upływem okresu, na jaki został udzielony, albo
2. w okresie trwania patentu podstawowego cofnięte zostanie zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek lub uprawniony zrzeknie się dodatkowego prawa ochronnego.

Dodatkowe prawo ochronne może być również unieważnione na wniosek każdej osoby, jeżeli:

1. udzielone zostało wbrew przepisom dotyczącym warunków wymaganych do jego uzyskania albo
2. patent podstawowy został unieważniony w części stanowiącej podstawę istnienia dodatkowego prawa ochronnego.

W przypadku, gdy patent podstawowy został unieważniony w całości, udzielone dodatkowe prawo ochronne staje się nieważne z mocy prawa.

O stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru dodatkowych praw ochronnych.

[produkty pediatryczne]

Wyjątek od reguły trwania ochrony wynikającej z DPO do maksymalnie 5 lat dotyczy produktów leczniczych stosowanych w pediatrii. Dla tych produktów przewidziana została możliwość przedłużenia ochrony o dodatkowy sześciomiesięczny okres. Do założeń wprowadzenia tego wyjątku należało przede wszystkim ułatwienie opracowywania i zwiększenie dostępności leków stosowanych u dzieci, jak również zagwarantowanie etycznych i wysokiej jakości badań klinicznych[4]. Premiowane jest przeprowadzanie przez firmy farmaceutyczne badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej, a przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego stanowi „nagrodę” za przeprowadzenie takich badań. Ponadto, przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego może zostać udzielone zarówno w przypadku przeprowadzenia dodatkowych badań pediatrycznych dla produktów leczniczych objętych ochroną patentową lub dodatkowym prawem ochronnym, jak i w przypadku uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla nowego produktu leczniczego[5].

Dodatkowe świadectwo ochronne może zostać przedłużone na 6 miesięcy dla produktów farmaceutycznych dla dzieci w przypadku opracowania planu badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej. Okres ten można przedłużyć tylko raz.

Plan badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej (PIP) jest planem rozwoju mającym na celu zapewnienie, że niezbędne dane są uzyskiwane w drodze badań u dzieci, w celu wsparcia dopuszczenia leku dla dzieci. Wszystkie wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nowych leków muszą zawierać wyniki badań opisanych w uzgodnionym PIP, chyba że lek jest zwolniony z powodu odroczenia lub zwolnienia.

Wymóg ten ma również zastosowanie, gdy posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu chce dodać nowe wskazanie, postać farmaceutyczną lub drogę podawania leku, który jest już dopuszczony i objęty prawami własności intelektualnej.

[licencja i przeniesienie DPO]

Dodatkowe prawo ochronne może być przedmioty umowy licencji lub przeniesienia praw i stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące licencji i przeniesienia patentu. Oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku, na który został udzielony patent, złożone zgodnie z art. 80 pwp, wywiera również skutki w odniesieniu do dodatkowego prawa ochronnego.

Patent dodatkowy

Zgodnie z art. 30 pwp istnieje możliwość uzyskania patentu dodatkowego na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku. Ulepszenie to lub uzupełnienie musi posiadać cechy wynalazku, ale nie może być stosowane samoistnie, tzn. bez wynalazku głównego.

Patent dodatkowy można określić jako szczególny typ patentu zależnego (które mają ścisły związek z licencjami przymusowymi, o których więcej znajdziesz we wpisie).

Patent dodatkowy jest wydawany w postaci odrębnego dokumentu uprawnionemu z patentu głównego. Uprawnionym z obu patentów jest ten sam podmiot. W takim przypadku nie może dojść do sytuacji leżącej u podstaw patentu zależnego, która polega na tym, że bez zgody uprawnionego z patentu wcześniejszego nie jest możliwe korzystanie z rozwiązania. Tożsamość uprawnionego wyklucza taki problem[6].

Ulepszenie, które ma być chronione na podstawie patentu dodatkowego, musi spełniać wszystkie przesłanki patentowalności, czyli być nowe, nieoczywiste i nadawać się do przemysłowej stosowalności.

Patent dodatkowy jest ściśle powiązany z patentem głównym i traci moc wraz z tym patentem. Jeżeli jednak ochrona patentu głównego upadnie z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patent dodatkowy do patentu głównego stają się “zwykłym” patentem i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny. Patent dodatkowy jako odrębne prawo może być zbyty.

Powodem wyboru tej formy ochrony zamiast “zwykłego” patentu są ustalone stawki opłat, za ochronę z patentu dodatkowego uiszcza się bowiem opłatę jednorazową. Jeżeli patent dodatkowy stanie się patentem, pobiera się opłaty okresowe, poczynając od okresu ochrony następującego po ustaniu patentu głównego, w wysokości, jaka przypadałaby za ten okres i dalsze okresy ochrony wynalazku stanowiącego przedmiot patentu głównego.

Jeśli zastanawiasz się nad opatentowaniem swojego rozwiązania, w pierwszej kolejności sprawdź czy jest to możliwe. Warto zlecieć rzecznikowi patentowemu specjalizującemu się w danej dziedzinie badanie przed zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego. Dzięki takiemu badaniu sprawdzisz jakie masz szanse uzyskania patentu lub prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP na terytorium Polski. 

Photo by Braňo on Unsplash

[1] Ż. Pacud, 3. Dodatkowe prawo ochronne [w:] Ochrona patentowa produktów leczniczych, Warszawa 2013.

[2] ibidem.

[3] ibidem.

[4] M. Kondrat, Wyłączność danych rejestracyjnych i wyłączność rynkowa. Leki sieroce i pediatryczne [w:] Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, red. M. Kępiński, Warszawa 2013, s. 159.

[5] K. Kulikowska, Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC), Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017/3.

[6] V. M. du, 2.3.6. Rodzaje patentów [w:] Prawo patentowe, Warszawa 2008.  

Sprawdź w 5 krokach czy możesz obniżyć wysokość podatku do 5% i odetchnij z ulgą (tak, z ulgą podatkową ;-), gdy nasz kalkulator pokaże Ci oszczędności. IP Box (Innovation Box) to ulga podatkowa dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jak i fizycznych (PIT) dostępna od stycznia 2019 r. IP Box ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej, a tym samym budowania biznesu opartego na wiedzy.

Jak można skorzystać z ulgi?

Z ulgi można skorzystać wykazując się dochód w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga badawczo-rozwojowa, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Kiedy można skorzystać z IP Box?  Sprawdź, czy możesz obniżyć wysokość podatku do 5% i oblicz za pomocą naszego kalkulatora ile możesz zyskać:

krok 1 – sprawdź czy prowadzisz działalności badawczo-rozwojową (B+R)

Działalność badawczo-rozwojowa to:

• działalność twórcza,
• obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe,
• podejmowana w sposób systematyczny,
• podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność B+R to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

[twórczość]

Działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność – zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy – mający na celu tworzenie, tworzyć – powodować powstanie czegoś).

Na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, w stopniu minimalnym, wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca we własnym zakresie (w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot. Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej danego przedsiębiorcy lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u przedsiębiorcy.

Przez działalność twórczą należy rozumieć działalność, której rezultat powinien:

1. być odpowiednio ustalony – może odbyć się w dowolnej formie (między innymi niezależnie od sposobu wyrażenia), przez co należy rozumieć jego uzewnętrznienie, oraz możliwość wyodrębnienia, gdy stanowi część większej całości, mającej charakter zbiorowy;
2. mieć charakter indywidualny – nie może być wynikiem wyłącznie mechanicznych działań, lecz określonych procesów myślowych, wymagających od twórcy kreatywności;
3. mieć charakter oryginalny (wnosić obiektywnie nową wartość; stanowić „nowy wytwór intelektu”) – oryginalność należy rozpatrywać wstecznie (tj. rezultat pracy nie jest twórczy, jeżeli istnieje identyczne, uprzednio stworzone dzieło)

[badania naukowe i prace rozwojowe]

Badania naukowe możemy podzielić na:

• badania podstawowe – są to prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
• badania aplikacyjne – są to prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe – obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

[systematyczność]

Systematyczność to prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy przedsiębiorca stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Wystarczające jest, aby został zaplanowany i przeprowadzony chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy i przyjęte zostały dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną.

[zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie]

Zwiększenie zasobów wiedzy odnosi się do prowadzenia badań naukowych, natomiast wykorzystanie już istniejącej lub zwiększonej wiedzy odnosi się do tworzenia nowych zastosowań do prac rozwojowych.

krok 2 – sprawdź czy wytwarzasz, rozwijasz lub ulepszasz kwalifikowane prawa własności intelektualnej w ramach prac B+R

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP) obejmuje :

• prawo do wynalazku (patent) – jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Możesz je uzyskać dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, gdy Twoje rozwiązanie posiada charakter techniczny, poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania
• prawo ochronne na wzór użytkowy – to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Możesz je uzyskać dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, gdy Twoje rozwiązanie jest nowe i użyteczne oraz posiada charakter techniczny i dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci
• prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Możesz je uzyskać dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, gdy Twój wytwór jest nowy i posiada indywidualny charakter nadanym mu w szczególności poprzez przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał oraz przez jego ornamentację
• prawo z rejestracji topografii układu scalonego – to prawo do wyłącznego korzystania z topografii układu scalonego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Możesz je uzyskać dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, gdy Twoje rozwiązanie – polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów (z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym) oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego – jest oryginalne i nie wynika jednoznacznie z funkcji układu scalonego

• dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin – przyznaje ochronę w takim zakresie i o takiej treści, jak patent. Zapewnia producentom produktów leczniczych (oraz produktów ochrony roślin) dalszą ochronę po wygaśnięciu patentu i wydłuża jej czas maksymalnie o 5 lat, (w przypadku produktów leczniczych stosowanych w pediatrii dodatkowe ochrona może zostać wydłużona o dalsze 6 miesięcy). Możesz je uzyskać, gdy Twój produkt jest chroniony patentem na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przed wprowadzeniem na rynek jako produkt leczniczy lub do obrotu jako środek ochrony roślin podlega administracyjnej procedurze wydawania pozwolenia na dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu
• prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu – Możesz je uzyskać składając wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jeżeli Twój produkt leczniczy jest bezpieczny i skuteczny
• wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, a także do zarobkowego korzystania z niej – Możesz je uzyskać składając wniosek do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, jeżeli wyhodowana przez Ciebie odmiana rośliny jest odrębna, wyrównana, trwała oraz nowa
• autorskie prawo do programu komputerowego – dzieli się na prawo osobiste (chroniące więź twórcy z utworem i prawo majątkowe (wyłączne prawo do korzystania z programu komputerowego i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji). To prawo przysługuje Ci od momentu stworzenia programu komputerowego, czyli od momentu stworzenia kombinacji komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego. Nie jest wymagana żadna rejestracja tego prawa.

Wytworzenie – oznacza wykreowanie nowego kwalifikowanego IP od podstaw, czyli do tej pory dane kwalifikowane IP w ogóle nie istniało i zostało stworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Rozwinięcie – poszerzenia zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP, bez względu na uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego w tym zakresie.

Ulepszenie – oznacza zmienić coś tak, żeby stało się bardziej użyteczne lub funkcjonalne

Rozwinięcie i ulepszenie przedmiotu ochrony to w szczególności rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP.

krok 3 – sprawdź czy osiągasz dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Dochodem z kwalifikowanego IP jest osiągnięty w roku podatkowym dochód:

• z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
• ze sprzedaży prawa własności intelektualnej,
• z uwzględnionych w cenie sprzedawanych przez Ciebie produktów lub usług kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
• z odszkodowania za naruszenie praw własności intelektualnej

krok 4 – sprawdź, ile dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej może korzystać z preferencji podatkowej

Podstawę opodatkowania dla celów stosowania preferencji IP Box stanowi suma kwalifikowanych dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych IP.

Przyjęto, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Do stosowania preferencji IP Box niezbędne będzie więc wyliczenie, jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo – rozwojowymi.

Wysokość kwalifikowanego dochodu obliczasz jako iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus obliczonego według wzoru:

• prowadzoną działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,
• nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,
• nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,
• nabycie kwalifikowanego IP

Z powyższego wzoru wynika, że im więcej procesów związanych z innowacjami będziesz przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką, ponieważ wskaźnik będzie bliższy wartości 1.

Do ustalenia dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej musisz zastosować przepisy o cenach transferowych.

krok 5 – sprawdź czy prowadzisz ewidencję rachunkową kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Ewidencja polega na wyodrębnieniu każdego prawa własności intelektualnej w księgach rachunkowych. Dzięki odpowiednim wyodrębnieniu możliwe będzie obliczenie podstawy opodatkowania oraz przypisanie poszczególnych kosztów ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej.

Ewidencja powinna być prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Kto może skorzystać z IP Box?

Z IP Box mogą skorzystać wszystkie podmioty, które tworzą kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących działalność innowacyjną w branżach IT, ale tak naprawdę każdego kto tworzy rozwija lub ulepsza kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Przez jaki okres można korzystać z IP Box?

Podatnik ma możliwość stosowania preferencji IP Box przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych IP. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze rejestracji będziesz mógł skorzystać z preferencji podatkowej już od momentu zgłoszenia przedmiotu własności intelektualnej w celu uzyskania ochrony.

Wygaśnięcie albo unieważnienie kwalifikowanego IP skutkuje utratą prawa do preferencyjnego 5% opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box. W całym okresie stosowania preferencyjnego opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box kwalifikowane IP musi podlegać ochronie prawnej udzielonej zgodnie z postanowieniami właściwych ustaw krajowych lub umów międzynarodowych lub rozporządzeń unijnych. Oznacza to, że w momencie ustania ochrony tracisz prawo do korzystania z preferencyjnego opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box w stosunku do tego kwalifikowanego IP.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących IP Box znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej.

A na koniec, policz wysokość ulgi … napisz do nas i odbierz hasło do kalkulatora IP Box, dzięki któremu będziesz w stanie obliczyć wysokość preferencyjnego opodatkowania 5% w podatku PIT i CIT.

A może interesuje Cię zaplanowanie i policzenie innych kosztów związanych z ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną? Możesz skorzystać z naszych kalkulatorów pozwalających wyliczyć koszty i opłaty wraz z ich dokładnym omówieniem w naszym e-booku zawierającym także:

• gotowe tabele i zestawienia dotyczące kosztów uzyskania ochrony i jej utrzymania w Urzędzie Patentowym RP
• pełną listę opłat sądowych w sądach cywilnych wraz ze wskazówkami jak je obliczać w sprawach własności intelektualnej
• informacje dotyczące kosztów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i karnymi w sprawach z zakresu własności intelektualnej
• 2 inne kalkulatory pomagające obliczyć:

• • koszty opłat wnoszonych do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania i utrzymania praw wyłącznych, dzięki naszemu kalkulatorowi możesz obliczyć całkowite koszty ponoszone przez wszystkie okresy ochronne
  • koszty opłat sądowych w sprawach naruszeń praw własności intelektualnej, dzięki naszemu kalkulatorowi możesz skalkulować część kosztów procesu.

Zapraszamy też do zapisania się do subskrypcji naszego bloga 🙂

Photo by luis arias on Unsplash

Każdy twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, podobnie jak twórca utworu, ma prawo uzyskania wynagrodzenia w przypadku rozporządzenia prawem do tego dobra niematerialnego. Jednak nie każdy twórca takiego dobra, ma prawo do „wynagrodzenia za korzystanie” z przedmiotu własnej twórczości. Kwestia ustalenia wynagrodzenia i zasad jego ewentualnego podwyższania jest różna, w zależności od tego czy mamy do czynienia z twórczością pracowniczą czy wykonywaną poza stosunkiem pracy. O twórczości pracowniczej pisaliśmy wcześniej, w tym wpisie piszemy tylko o kwestii wynagrodzenia twórców. Jest to istotne dlatego, że jednym z warunków zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jest oddzielenie honorarium twórcy od innych składników wynagrodzenia za stworzenie dzieła, które jest takim dobrem. W kontekście wynagrodzenia twórców warto też spojrzeć na szczególne prawo droit de suite i wynagrodzenie otrzymywane przy sprzedaży urządzeń odtwarzających i czystych nośników. 

Skąd wynika prawo do wynagrodzenia?

Prawo do wynagrodzenia ma twórca każdego wytworzonego przez niego dobra intelektualnego, gdy z tego dobra korzystają inne osoby. Prawo to wynika z regulacji dwóch ustaw:

• ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (dalej „pwp”)
• ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) (dalej „upapp”)

Wynagrodzenie za korzystanie z projektów wynalazczych, czyli wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych

Gdy prawo korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, przysługuje przedsiębiorcy – nie twórcy – na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21 pwp. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pwp twórca takiego projektu wynalazczego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie przez przedsiębiorcę z efektów jego twórczości: 

• art. 11 ust. 3 i 5 pwp regulują sytuację, w której dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego nastąpiło w wyniku:

1. 1. wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy
   2. realizacji przez twórcę obowiązków wynikających z innej umowy cywilnoprawnej takiej np. jak umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a także
   3. w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy

• art. 21 pwp odnosi się do przypadków przekazania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania przez twórcę przedsiębiorcy, a przedsiębiorca przyjął wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do wykorzystania i zawiadomił o tym twórcę w określonym terminie.

Wynagrodzenie twórcy ustala się w “słusznej proporcji do korzyści” uzyskanych przez przedsiębiorcę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu:

1. udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz
2. obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Wynagrodzenie może zostać wypłacone w całości albo w częściach. Wynagrodzenie wypłaca się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. Termin ten dotyczy albo całości wynagrodzenia albo pierwszej części wynagrodzenia, przy czym pozostałe części wypłaca się najpóźniej w terminie 2 miesięcy po upływie każdego roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści.

Strony mogą dowolnie kształtować kwestię wynagrodzenia w umowie zarówno co do samego prawa twórcy do wynagrodzenia, jak i jego wysokości oraz sposobu jego wypłaty. W przypadku braku regulacji umownych w tym zakresie zastosowanie będą miały zasady ogólne wskazane powyżej.

Wobec tego, jeżeli jesteś przedsiębiorcą zawierającym umowę z twórcą pamiętaj, że możesz ustalić z twórcą np. określoną kwotę wynagrodzenia za korzystanie z dobra niematerialnego wyłączając jego uzależnienie od uzyskanych przez Ciebie korzyści.

Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego w przypadku, gdy strony nie umówiły się co do jego wysokości

Jeżeli jesteś twórcą wynalazku, wzoru użytkowego lub wzory przemysłowego, a w umowie między Tobą a przedsiębiorcą nie zostały zawarte żadnego ustalenia dotyczące wynagrodzenia pamiętaj, że przysługuje Ci ono na podstawie art. 22 pwp niezależnie od np. Twojego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, czyli odmiennie niż w przypadku utworów pracowniczych (o czym poniżej).

Prawo do wynagrodzenia nie powstanie w przypadku, gdy dany wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy nie będzie posiadać odpowiednio zdolności patentowej, ochronnej czy rejestrowej. W celu zabezpieczenia się twórcy przed utratą zdolności patentowej, ochronnej lub rejestrowej, która istniała w momencie przekazania przedsiębiorcy wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego ale w wyniku działań lub zaniechań twórcy np. zbyt późnego zgłoszenia danego dobra do urzędu w celu uzyskania prawa wyłącznego korzystnie jest ustalić te cechy na moment przekazania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. Jeśli w dacie przekazania wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy spełnia wszystkie warunki wymagane do uzyskania prawa wyłącznego, a więc w tym momencie istnieje prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego, czy prawa z rejestracji, to późniejsze wygaśnięcie tego prawa lub jego niezrealizowanie nie wpływają na prawo twórcy do wynagrodzenia.

Wynagrodzenie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, określone i wypłacone, w przypadku gdy strony nie umówiły się co do wysokości wynagrodzenia i sposobu jego wypłaty zgodnie z art. 22 pwp powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za korzystnie utworu niepracowniczego (literackiego, fotograficznego, plastycznego, informatycznego i pozostałych wymienionych w art. 1 upapp)

Zasadą jest odpłatność korzystania z utworu. Zgodnie z art. 43 upapp, jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji, chyba że strony umówiły się inaczej.

Jeżeli strony nie odniosły się w umowie do kwestii wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych albo udzielenie licencji, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

Ustalając wysokość wynagrodzenia należy:

1. określić zakres prawa udzielonego na podstawie konkretnej umowy – wynagrodzenie powinno być tym wyższe, im szerszy jest zakres praw, które uzyskuje kontrahent umowy. Wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych powinno być wyższe aniżeli z tytułu udzielenia licencji. Na zakres praw uzyskanych przez nabywcę autorskich praw majątkowych ma również wpływ liczba i rodzaj pól eksploatacji wymienionych w umowie. W przypadku licencji istotne jest to, czy licencja jest wyłączna, czy niewyłączna. Wynagrodzenie za licencję niewyłączną jest znacznie niższe niż za udzielenie licencji wyłącznej. Ponadto na wysokość wynagrodzenia twórcy w przypadku umowy licencyjnej wpływ ma również jej czas trwania, zasięg terytorialny oraz czy istnieje możliwość udzielania sublicencji przez licencjobiorcę oraz możliwość umownego wcześniejszego wypowiedzenia umowy[1].
2. ustalić korzyści wynikające z korzystania z utworu – w zależności od tego, kiedy dochodzi do określenia wynagrodzenia – czy przy zawieraniu umowy, podczas jej trwania, czy po jej ustaniu – odmiennie należy interpretować “korzyści uzyskiwane z eksploatacji utworu”. Można bowiem mówić o korzyściach przyszłych (hipotetycznych), spodziewanych zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, jak i korzyściach już osiągniętych w całości lub części[2]. Czynniki, które mogą mieć wpływ na zakres korzyści uzyskiwanych z eksploatacji utworu to: nazwisko i popularność autora utworu, zapotrzebowanie społeczne istniejące w momencie eksploatacji utworu czy wartość praktyczna utworu. Zakres korzyści wynikających z korzystania z utworu pozostaje w związku z efektywnym zyskiem, w tym również zyskiem przyszłym, kontrahenta twórcy osiągniętym dzięki eksploatacji utworu[3].
3. posiłkowo można odwoływać się do stawek stosowanych zwyczajowo[4].
4. pomocne mogą okazać się również tzw. tabele wynagrodzeń, czyli stawki za korzystanie z określonych utworów stosowane przez organizacje zbiorowego zarządu w zatwierdzonych na podstawie  80 i 81 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi tabelach wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych[5]. Tabele te są dostępne na stronie Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod adresem.

W przypadku rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca (zgodnie z art. 44 upapp) może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Ta regulacja ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że strony nie mogą w umowie wyłączyć jej zastosowania. Postanowienia umowy, wyłączające ewentualne roszczenia twórcy o podwyższenie należnego wynagrodzenia w razie jego rażącej dysproporcji do korzyści kontrahenta umowy, uznać należy za niewywołujące skutków prawnych[6].

Przesłankami do zastosowania tego przepisu są:

1. korzystanie przez inny podmiot niż twórca z autorskich praw majątkowych na podstawie umowy;
2. osiąganie przez nabywcę autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcę szczególnie wysokich korzyści związanych z eksploatacją utworu;
3. istnienie “rażącej” dysproporcji pomiędzy wysokością wynagrodzenia umownego przysługującego twórcy a korzyściami osiąganymi przez podmiot korzystający z tych praw.

Jeżeli roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia nie wynika z umowy, twórca może dochodzić podwyższenia wynagrodzenia na podstawie realizowania ustawowego prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, jako element konstruujący treść autorskich praw majątkowych, czyli na podstawie art. 17 upapp. W takim przypadku twórca będzie mógł dochodzić uprawnienia przeciwko każdemu podmiotowi, który korzysta  z autorskich praw majątkowych, osiągając rażąco nieadekwatne korzyści względem należnego twórcy wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy podmiot ten jest stroną umowy z twórcą, czy też następcą prawnym kontrahenta twórcy.

Wynagrodzenie za utwór pracowniczy

W przypadku utworów pracowniczych, czyli powstałych w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów zawiera się w wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli wykonanie utworu następuje w ramach umowy o pracę, to w stosunku pracy, a nie w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych istnieje podstawa wynagrodzenia za korzystanie przez pracodawcę z utworu[7].

Co do zasady do utworów pracowniczych nie będzie mieć zastosowania art. 44 upapp i pracownik nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia wynagrodzenia na tej podstawie.

Umowne modele wynagrodzenia

Strony umowy mogą przewidzieć różne formy ustalania wynagrodzenia. W praktyce stosowane są trzy modele umownego wynagradzania twórców:

1. wynagrodzenie ryczałtowe, które polega na wskazaniu pewnej z góry określonej kwoty z tytułu zawarcia umowy przenoszącej prawa lub za udzielenie licencji za cały okres umowy;
2. wynagrodzenie procentowe, którego wysokość zależna jest od obrotu lub dochodów uzyskiwanych z tytułu eksploatacji utworu, wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego;
3. system mieszany, który zakłada wypłatę wynagrodzenia ryczałtowego za pewną liczbę egzemplarzy utworu lub za stworzenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego lub za pierwszy okres trwania umowy oraz dodatkowo wynagrodzenie procentowe za dalsze wykorzystywanie dobra niematerialnego będącego przedmiotem umowy.

W przypadku umów licencyjnych obejmujących korzystanie z utworu online (np. dostęp do oprogramowania lub elektronicznej bazy danych) wynagrodzenie może przybrać postać abonamentu (subskrypcja) lub opłaty wyliczanej na podstawie łącznego (liczonego w godzinach) dostępu do utworu.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia za odsprzedaż, czyli droit de suite 

Twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiące % ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży egzemplarzy:

• rękopisów utworów literackich i muzycznych
• utworu plastycznego lub fotograficznego
• utworów innych niż wymienione powyżej, których twórcy w dniu dokonania odsprzedaży mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Procent wynagrodzenia droit de suite waha się od 0,25 do 5% w zależności od rodzaju utworu.

Odsprzedażą jest każda sprzedaż następująca po pierwszym rozporządzeniu egzemplarzem przez twórcę, a zawodową odsprzedażą są wszystkie czynności o charakterze odsprzedaży dokonywane, w ramach prowadzonej działalności, przez sprzedawców, kupujących, pośredników oraz inne podmioty zawodowo zajmujące się handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich i muzycznych.

Oryginalnymi egzemplarzami utworu są: egzemplarze wykonane osobiście przez twórcę i kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia powstaje z chwilą stworzenia oryginału, natomiast roszczenie o wypłatę wynagrodzenia z tytułu droit de suite staje się skuteczne z chwilą dokonania zawodowej odsprzedaży oryginału.

Do zapłaty wynagrodzenia, jest obowiązany sprzedawca, a gdy działa na rzecz osoby trzeciej, zawodowo zajmującej się handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich i muzycznych, odpowiada z nią solidarnie. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc należne wynagrodzenie. Twórca utworu, oraz jego spadkobiercy mogą domagać się od sprzedawcy i osób trzecich zawodowo zajmującej się tym handlem, udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia należnego wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza lub rękopisu utworu przez okres 3 lat od dnia dokonania odsprzedaży.

Wynagrodzenie od opłat od urządzeń odtwarzających i czystych nośników

Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, są obowiązani do uiszczania, organizacjom zbiorowego zarządzania, działającym na rzecz twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców, opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników.

Z kwoty uzyskanej:

• z tytułu opłat ze sprzedaży magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników a także rządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników – 50% przypada twórcom
• z tytułu opłat ze sprzedaży magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników twórcom przypada 35%.

Wynagrodzenie, jest chyba jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy twórcą a podmiotem korzystającym z jego twórczości. Przyczyny nie zawsze dotyczą niewypłacalności korzystającego. Czasami strony bagatelizują ustalenie zasad wynagradzania. Zwłaszcza, gdy dotyczy ono niepewnych korzyści i oddalonych w czasie wypłat. O ile na wybór stron umowy nie mamy wpływu, o tyle w zakresie tego, jak warto uregulować kwestię rozliczeń, możemy podpowiedzieć, wskazać sprawdzone rozwiązania i klauzule. W naszych wzorach zawieramy szereg komentarzy, dzięki którym ryzyko sporów jest mniejsze. Zatem zachęcamy do konsultacji i kontaktu.

[1] E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2021.

[2] D. Sokołowska, Prawo twórcy do wynagrodzenia, s. 389.

[3] K. Włodarska-Dziurzyńska, w: T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy, s. 232–233.

[4] wyr. SN z 19.12.2006 r., V CSK 369/06, Legalis.

[5] A. Michalak, w: Michalak, Komentarz PrAut, 2019, Nb 8).

[6] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12.8.2009 r., ACA 502/09, Legalis.

[7] Uchwała Sądu Najwyższego z 14.2.2012 r. (III UZP 4/11, OSNAPiUS 2012, Nr 15–16, poz. 198).

Leonardo da Vinci uważał, że za pomocą techniki i sztuki, człowiek może podporządkować sobie świat. Ludzi dzielił na „ludzi prawdziwych” czyli twórców oraz „ludzi pozornych” – tych, którzy zajmują się wyłącznie korzystaniem z władzy, pieniędzy i odkryć dokonanych przez „ludzi prawdziwych”. Według niego technika daje możliwość władania nad siłami przyrody, sztuka natomiast odtwarza i poszerza piękno świata. Człowiek, twierdził Leonardo, ma prawie nieograniczone możliwości, jednakże nie jest w stanie niczego osiągnąć bez większego wysiłku. 

A współcześnie, co dzieje się jeśli „prawdziwi ludzie” ponoszą wysiłek intelektualny tworząc na zlecenie „ludzi pozornych” zatrudniających ich? Jak prawo traktuje rezultaty pracy pracowników, gdy w wykonaniu umowy o pracę powstają pracownicze projekty wynalazcze, utwory pracownicze czy inne dobra intelektualne świadczące o innowacyjności i kreatywności pracowników? 21 kwietnia obchodzimy co roku międzynarodowe święto wszystkich innowacyjnych i kreatywnych “ludzi prawdziwych”. 

Utwory pracownicze

Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Dodatkowo, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Pracodawca ma 2 lat od daty przyjęcia utworu na przystąpienie do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia. Pracodawca i pracownik mogą w umowie o pracę określić inny termin dla pracodawcy na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.

Jeżeli pracodawca nie wypełni tego obowiązku to twórca (pracownik) może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Przyjęcie utworu przez pracodawcę może nastąpić:

1. bez zastrzeżeń – pracodawca oświadcza pracownik, że przyjmuje utwór i nie uzależnia tego od wprowadzenia zmian w utworze;
2. uzależniania przyjęcia od dokonania określonych zmian – pracodawca określa zakres koniecznych do wprowadzenia zmian przez pracownika z wyznaczeniem w tym celu odpowiedniego terminu.

Pracodawca może również oświadczyć, że nie przyjmuje utworu.

Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie 6 miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą też w umowie o pracę określić inny niż 6-miesięczny termin.

[utwór naukowy]

W szczególny sposób, względem omówionej powyżej regulacji, zostały zmodyfikowane postanowienia upapp dotyczące pracowniczych utworów naukowych. Art. 14 upapp modyfikuje na korzyść twórcy – pracownika instytucji naukowej zasadę nabycia przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych w ten sposób, że prawa te nabywa pracownik. Jednakże aby doszło do zastosowania art. 14 konieczne jest wystąpienie łączne następujących przesłanek:

1. utwór stanowiący przedmiot praw autorskich ma charakter utworu naukowego;
2. pracodawcą twórcy, który go stworzył, jest instytucja naukowa;
3. braku umownego wyłączenia prawa pierwszeństwa;
4. zawarcia z twórcą umowy, która zapewnia mu dodatkowe wynagrodzenie autorskie

Natomiast pomimo braku nabycia autorskich praw majątkowych do utworu naukowego instytucji naukowej będącej pracodawcą przysługuje przywilej pierwszej publikacji tego utworu. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie 2 lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.

Ponadto, instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.

Prawo pierwszeństwa publikacji ma charakter względnie wiążący, może być swobodnie wyłączone wolą stron stosunku pracy. Jednakże jest wątpliwe, czy twórca może się zrzec wynagrodzenia autorskiego.

Wobec tego, że ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych nie reguluje pojęcia instytucji naukowej należy wskazać, że zakres tego pojęcia obejmuje w szczególności szkoły wyższe (uczelnie) oraz placówki Polskiej Akademii Nauk, a także posiadające osobowość prawną jednostki badawcze działające na podstawie ustawy z 30.04.2010 r. o instytutach badawczych.  Dotyczy to także placówek badawczych działających przy podmiotach stricte komercyjnych, np. przy koncernach farmaceutycznych, chemicznych czy informatycznych. Jednakże przeważający jest poogląda, że regulacja art. 14 upapp dotyczy tylko takich instytucji, w przypadku których działalność naukowa jest działalnością podstawową, a nie incydentalną czy uboczną[1].

Pracownicze projekty wynalazcze

Tak jak w przypadku utworów w rozumieniu art. 1 upapp tak i w przypadku projektów wynalazczych takich jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych to pracodawcy będzie przysługiwało prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy, chyba że strony umowy o pracę ustaliły inaczej.

W przypadku praw własności przemysłowej, odmiennie niż w przypadku utworów, dla skuteczności uzyskania prawa do danego dobra niematerialnego nie jest koniecznie przyjęcie tego dobra przez pracodawcę. W momencie stworzenia np. wynalazku w ramach obowiązków pracowniczych pracodawca z mocy ustawy nabywa prawo do uzyskania patentu na dany wynalazek.

Stosunek pracy i zakres obowiązków pracowniczych

Ważnym podkreślenia jest fakt, że utwór albo projekt wynalazczy aby miał charakter pracowniczy i miały do niego zastosowanie przepisy dotyczycące przeniesienia praw na podstawie odpowiedniej ustawy nie wystarcza jakikolwiek związek łączący powstanie utworu ze stosunkiem pracy. Niezbędne jest, aby stworzenie danego dzieła należało do zakresu zadań pracownika. Obowiązki pracownika mogą być sprecyzowane nie tylko w samej umowie o pracę, ale również w bezpośrednich poleceniach służbowych, w układach zbiorowych i normach wewnątrzzakładowych. Nie można też pomijać znanych pracownikom i uzgadnianych z nimi planów działalności danej jednostki, jak również innych norm mających zastosowanie w tej jednostce organizacyjnej, a dla pracownika posiadających charakter obligatoryjny[2].

Nie jest natomiast wystarczającą podstawą do stwierdzania pracowniczego charakteru utworu posłużenie się w procesie twórczym urządzeniami lub materiałami należącymi do zakładu pracy, przygotowanie utworu w czasie pracy twórcy, sfinansowanie pracy twórczej przez zakład pracy lub udział w procesie twórczym innych osób zatrudnionych w tym zakładzie oraz tolerowanie przez twórcę faktu eksploatowania bez porozumienia z nim utworu przez zakład pracy[3].

Ponadto stworzenie dobra niematerialnego przez wspólnika spółki prawa handlowego, będącego członkiem jej zarządu niezwiązanego ze spółką umową o pracę obejmującą obowiązek podejmowania działalności twórczej nie uzasadnia prawa spółki do utworu[4]. W takim przypadku konieczne będzie zawarcie umowy pomiędzy twórcą a spółką o przeniesienie prawa do tego dzieła na spółkę albo umowy licencji na korzystanie z dzieła. W sytuacji, gdy twórcą jest wspólnik spółki możliwe jest także wniesienie tego dobra niematerialnego do spółki w postaci aportu i podwyższenie tym samym kapitału zakładowego spółki. Więcej informacji o aporcie praw własności intelektualnej do spółki znajdziesz tutaj.

W zakresie praw własności przemysłowej przepisy nie wymagają aby do ujawnienia lub zgłoszenia dobra własności przemysłowej doszło w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy, w tym okresie dane rozwiązanie czy wytwór ma zostać jedynie dokonany.

Ponadto przeniesienie praw do dobra własności intelektualnej nie dotyczy wynalazków dokonanych przez pracownika przed rozpoczęciem lub po zakończeniu stosunku pracy. W przypadku gdy pracownik rozpoczął prace nad danym dziełem przed nawiązaniem stosunku pracy, a ukończył je już w jego trakcie, decydujące znaczenie dla zastosowania odpowiednio art. 12 upapp lub art. 11 pwp będzie miało ustalenie, kiedy to dobro nabrało cechy wymaganych w przepisach ponieważ w tym momencie powstało prawo wyłączne.

Trzeba podkreślić, że próba uregulowania w umowie o pracę nabycia przez pracodawcę wszelkich utworów i projektów wynalazczych stworzonych przez pracownika nie będzie skuteczna. Takie postanowienie będzie częściowo nieważne jako sprzeczne z bezwzględnie obowiązującą przepisami prawa w zakresie, w jakim obejmują również te dobra niematerialne, które pracownik dokonał poza wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy.

Skontaktuj się z nami, gdy jesteś pracownikiem i chcesz zweryfikować zakres Twoich obowiązków pracowniczych i praw uzyskiwanych przez pracodawcę, a także wtedy, gdy zastanawiasz się nad tym czy prawa do wykonywanych przez Ciebie dzieł będą należeć do pracodawcy.
Jeśli jesteś pracodawcą analizującym poprawność regulacji pracowniczej w Twojej firmie, możesz skorzystać z pakietów przygotowanych przez nas w zależności od wielkości firmy i posiadanej dokumentacji. Warto zacząć od minimalnego rozpoznania podstawowych problemów związanych z nabywaniem i ochroną twórczości pracowniczej w mikro firmach, większe pakiety obejmują 100 i 200 godzin analizy, duże firmy powinny zdecydować się na generalny przegląd zajmujący 400 godzin lub zamówić wycenę indywidualną.

Photo by Jeriden Villegas on Unsplash 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

[1] W. Machała, B. Błońska [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. R.M. Sarbiński, Warszawa 2019, art. 14.

[2] zob. wyrok SA w Białymstoku z 4.9.2012 r., III APa 7/12.

[3] (zob. wyrok SA w Katowicach z 4.10.2011 r., V ACa 422/11, niepubl.; wyrok SA w Warszawie z 12.11.2008 r., I ACa 227/08, niepubl.)

[4] wyrok Sądu Najwyższego z 25.03.2011 r., IV CSK 504/10.

Z importem równoległym mamy do czynienia, gdy pomiędzy krajem eksportu a krajem importu istnieje różnica w cenie danego towaru, a jego import poza siecią np. uprawnionego do znaku towarowego czy patentu pozwala importerowi równoległemu zbyć go po cenach atrakcyjniejszych w stosunku do oferowanych na danym rynku przez uprawnionego do znaku towarowego czy patentu. Przez import równoległy rozumie się import produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej i EFTA w drodze procedur narodowych oraz procedury wzajemnego uznania albo procedury zdecentralizowanej. Import równoległy jest pojęciem definiowanym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Charakterystyka importu równoległego

Import równoległy dotyczy produktów leczniczych spełniających łącznie następujące warunki:

1. sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję czynną (substancje czynne), co najmniej te same wskazania do 3 poziomu kodu ATC/ATCvet (kod międzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej produktów leczniczych/kod międzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej produktów leczniczych weterynaryjnych), tę samą moc, tę samą drogę podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postać zbliżoną, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych w stosunku do produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio w państwie, z którego produkt jest sprowadzony, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie odpowiednikami referencyjnych produktów leczniczych.

Na podstawie tych przepisów nie jest możliwe prowadzenie importu równoległego  na terytorium Unii Europejskiej lub EFTA z państw spoza Unii Europejskiej lub EFTA. Taki import jest możliwy, jednak produkty sprowadzone spoza UE lub EFTA nie mogą być dopuszczone do obrotu na podstawie pozwolenia na import równoległy, ale muszą uzyskać „zwykłe” pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. 

Pozwolenie na import równoległy wydaje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozwolenie na import równoległy wydaje się na 5 lat. Pozwolenie może zostać przedłużone na kolejne 5 lat na wniosek importera równoległego.

Do Polski w ramach importu równoległego można sprowadzać wszystkie produkty lecznicze. Natomiast nie wszystkie produkty mogą być z Polski importowane na terytorium innych państw Unii Europejskiej. Przeszkodą w tym imporcie może być tzw. mechanizm szczegółowy, określony w traktacie akcesyjnym z 2003 r., albo fakt, że niektóre produkty na mocy traktatu akcesyjnego z 2003 r. korzystały z tzw. okresu przejściowego (w przypadku Polski maksymalnie do 31.12.2008 r.), czyli nie zostały w Polsce dopuszczone do obrotu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Takie ograniczenia, jak w przypadku importu z Polski, występują także w innych „nowych państwach członkowskich”, do których odnosi się „mechanizm szczegółowy” albo które korzystają z okresów przejściowych.

W tym aspekcie istotne znaczenie będą miały przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Tzw. wyczerpanie prawa z patentu czy prawa ochronnego na znak towarowy nie ma zastosowania do produktów wprowadzonych do obrotu poza granicami UE lub EFTA. Oznacza to, że import opatentowanych produktów czy towarów opatrzonych chronionym znakiem towarowym spoza UE lub EFTA na tzw. „wspólny rynek” bez zgody uprawnionego stanowi naruszenie tych praw.

Import równoległy jest dopuszczalny, gdyż nastąpiło wyczerpanie prawa wyłącznego, w tym np. uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy lub patentu. 

Szczególnie istotne są sytuacje, w których towar będący przedmiotem importu równoległego zostaje przepakowany, co pociąga za sobą również ingerencję w znak towarowy umieszczony na oryginalnym opakowaniu. Do tych sytuacji należy zaliczyć te, które wiążą się z jakąkolwiek ingerencją w oryginalne opakowanie, na którym znak towarowy został umieszczony przez uprawnionego z prawa wyłącznego. Typowym przykładem jest dodanie dodatkowej etykiety, w całości lub w części zasłaniającej opakowanie oryginalne, zastosowane przez uprawnionego do znaku towarowego.

Uznaje się, że to na podstawie teorii wyczerpania praw wyłącznych rozstrzygane są kolizje zachodzące między relacją praw wyłącznych na dobrach niematerialnych a wykonywaniem prawa rzeczowego w postaci prawa własności będącego nośnikiem tego dobra niematerialnego.

Import równoległy a wyczerpanie patentu

Zgodnie z art. 70 ustawy – prawo własności przemysłowej (pwp) patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi również naruszenia patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oferowanie do sprzedaży lub dalsze wprowadzanie do obrotu, dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia wprowadzenia do obrotu. Przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć przeniesienie fizycznego władztwa nad egzemplarzem produktu na osobę trzecią, niezależnie od tytułu prawnego. Wprowadzenie do obrotu ma charakter jednorazowy, wyczerpanie następuje wraz z pierwszym wprowadzeniem wyrobu do obrotu w warunkach z art. 70 ust. 1 pwp. Wprowadzenie do obrotu jest zawsze uprzednie wobec wyczerpania, zawsze pierwszą czynnością musi być wprowadzenie wyrobu do obrotu przez uprawnionego (lub za jego zgodą), aby następne czynności odnoszące się do wyrobu nie naruszały patentu. Tytuł prawny będący przedmiotem przeniesienia posiadania produktu nie ma znaczenia dla kwestii wyczerpania. Aby doszło do wyczerpania, wprowadzenia do obrotu musi dokonać sam uprawniony z patentu lub musi to nastąpić za zgodą tego podmiotu. Zgoda uprawnionego musi dotyczyć konkretnego egzemplarza towaru, nie wystarczy zgoda generalna na wprowadzanie towarów danego rodzaju do obrotu. Zgoda na wprowadzenie do obrotu musi dotyczyć wprowadzenia na terytorium relewantnym dla wyczerpania (Polski – w przypadku wyczerpania krajowego, EOG – w przypadku wyczerpania wspólnotowego).

Nie stanowi wprowadzenia do obrotu samo wytwarzanie wyrobów według wynalazku. Nie jest także wprowadzeniem do obrotu sam przywóz towarów do EOG, składowanie ich w celu wprowadzenia do obrotu, oferowanie do sprzedaży we własnych sklepach uprawnionego z patentu lub w sklepach przedsiębiorstw zależnych. Również przewóz (tranzyt) takich produktów przez terytorium państwa członkowskiego EOG nie jest objęty zakresem pojęcia wprowadzenia do obrotu.

W zakresie wynalazków biotechnologicznych, ze względu na ich specyfikę, wyczerpanie prawa wymagało szczególnej regulacji zamieszczonej w art. 93⁵ pwp. Patent nie rozciąga na materiał biologiczny otrzymany przez jednokrotną reprodukcję materiału biologicznego wprowadzonego do obrotu przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą, jeżeli reprodukcja jest nieodzownym następstwem wykorzystywania materiału biologicznego.

Import równoległy a wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzeniu do obrotu dotyczących towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Natomiast jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów wyczerpanie prawa nie będzie mieć zastosowania.

Jednym z głównych problemów w przypadku importu równoległego produktów leczniczych w aspekcie praw ochronnych na znaki towarowe jest kwestia przepakowania produktu. W przypadku importu równoległego produktów leczniczych regułą jest ingerencja w opakowanie, w jakim towar został wcześniej wprowadzony do obrotu przez uprawnionego, a to ze względu na konieczność dostosowania się do norm wynikających z przepisów obowiązujących w kraju importu, dotychczas nieujednoliconych w państwach członkowskich.

Konieczność przepakowania może dotyczyć wymogów w zakresie: wielkości opakowań produktów leczniczych, języka urzędowego oraz wymagań co do oznakowania produktów leczniczych. Znaczącą przyczyną zmiany opakowania może być również fakt, że określona nazwa produktu leczniczego jest chroniona w kraju importu lub istnieje przeszkoda, niemożliwa do usunięcia, do rejestracji znaku towarowego w kraju importu.

Proces przepakowania produktu leczniczego należy rozpatrywać zasadniczo w dwóch płaszczyznach, takich jak:

1. nałożenie nowej etykiety lub
2. zmianie zewnętrznego opakowania, czyli wewnętrzne opakowanie produktu leczniczego zostaje umieszczone w nowym zewnętrznym opakowaniu pochodzącym od importera.

Ale jako typowe ingerencje importerów równoległych w opakowanie produktu można bardziej szczegółowo dookreślić i wskazać:

1. przełożenie środka farmaceutycznego do nowego opakowania, nałożenie na nie znaku towarowego uprawnionego i oznaczenie nazwą importera równoległego;
2. stworzenie przez importera równoległego nowego opakowania przy użyciu znaku towarowego uprawnionego;
3. nałożenie etykiety w języku kraju importu na oryginalne opakowanie środka farmaceutycznego wprowadzonego do obrotu i jednoczesne pozostawienie znaku towarowego na opakowaniu;
4. nałożenie na opakowanie etykiety, która zasłania znak towarowy i zawiera znak towarowy uprawnionego;
5. wykreowanie przez importera równoległego nowej marki reklamowanej bez sięgania do znaku towarowego. W takiej sytuacji nie dochodzi do ponownego nałożenia znaku towarowego na produkt[1].

Przesłanki regulujące niemożność dokonania sprzeciwu w przypadku przepakowania towaru przez importera równoległego w związku z nałożeniem nowej etykiety na produkt przepakowany to:

1. wykazanie, że korzystanie przez podmiot uprawniony z prawa do znaku towarowego po to, aby uniemożliwić wprowadzenie do obrotu produktu zaopatrzonego w nową etykietę przyczynia się do sztucznego podziału rynku między państwa Unii Europejskiej;
2. nowa etykieta nie wywołuje szkody w pierwotnym stanie produktów;
3. na nowym opakowaniu powinny być zawarte w sposób wyraźny dane dotyczące producenta i podmiotu nakładającego etykietę;
4. wygląd produktu z etykietą nie może wpływać w sposób negatywny na renomę znaku towarowego lub podmiotu uprawnionego; „etykieta nie może być uszkodzona, złej jakości lub nieschludna”.

Aby wskazane powyżej czynności pozostały zgodne z prawem, należy wykazać, że przepakowanie jest czynnością konieczną dla utrzymania zgodności z prawem krajowym oraz że nie doszło do naruszenia jakości produktu. Dodatkowo naruszenie gwarancji pochodzenia towaru nie będzie miało miejsca, pod warunkiem, że podmiot zajmujący się importem równoległym zostawi opakowanie wewnętrzne leku, dokonując jedynie zmiany opakowania zewnętrznego. W wyniku czego konsument ma sposobność dostrzeżenia znaku towarowego na opakowaniu wewnętrznym.

Importer równoległy jest obowiązany powiadomić uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem produktu z nową etykietą do sprzedaży, a na jego żądanie powinien przekazać egzemplarz przepakowanego produktu. Oznacza to, że w przypadku braku zawiadomienia importer równoległy narusza prawo do znaku towarowego. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez podmiot uprawniony odszkodowania, którego wysokość powinna być ustalona w stosunku do zaistniałej szkody oraz z zachowaniem zasady proporcjonalności.

Zapraszamy do kontaktu jeśli jesteś importerem i masz wątpliwości odnośnie Twoich praw.

Photo by Christina Victoria Craft on Unsplash

[1] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.