Każde majątkowe prawo własności intelektualnej (prawo IP od Intellectual Property) jest prawem trwającym określony czas. Najdłużej trwa prawo majątkowe autorskie, wygasa dopiero po 70 latach od śmierci autora czy ostatniego współautora, 50 lat w przypadku artystycznych wykonań. Patenty są udzielane na 20-letnie okresy, wzory użytkowe na 10 lat a wzory przemysłowe na maksymalnie 25 lat, jeśli co pięć lat przedłużana jest ich ochrona. W pewnym sensie prawo ochronne na znak towarowy jest wyjątkiem od tej zasady, bo co prawda trwa 10 lat, ale po tym okresie może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy bez limitu, w sumie bezterminowo.

Czasami prawo IP przyznane decyzją administracyjną (wydaną przez któryś z urzędów patentowych) może ustać przed upływem okresu na jaki zostało udzielone. Zdarza się, że prawo traci się na skutek unieważnienia bądź stwierdzenia jego wygaśnięcia na wniosek składany przez konkurenta. Bywa, że dla utrzymania prawa trzeba wejść w koalicję: udzielić licencji, przenieść prawo czy ograniczyć je. Często należy podjąć działania ofensywne. Słowem: warto mieć strategię utrzymania i obrony przed utratą praw IP zanim upłynie cały okres czerpania z nich korzyści.

IP znaczy…

Własność intelektualna to „bogactwo”. To zbiór dóbr niematerialnych, chronionych prawami wyłącznymi. Wyłączność tych praw oznacza, że przysługują danemu podmiotowi, skuteczne erga omnes (czyli wobec wszystkich). Wyłącznie uprawniony do danego dobra może z niego korzystać i zezwalać innym osobom na korzystanie z tego dobra (np. z wynalazku, znaku towarowego, utworu czy artystycznego wykonania a także z komercyjnie wykorzystywanego wizerunku)[1]. Obowiązek osób trzecich względem podmiotu uprawnionego sprowadza się w zasadzie do niewkraczania w sferę jego uprawnień, np. nienaruszania patentu poprzez produkcję rozwiązania identycznego z wynalazkiem chronionym za pośrednictwem patentu[2] czy nieoznaczania znakiem towarowych, choćby podobnym własnych, podobnych produktów. W stosunku do wszystkich tych praw obowiązuje zasada terytorialności, co oznacza, że nie istnieje automatyczna globalna ochrona praw IP na całym świecie. Prawa te są skuteczne jedynie na określonym terytorium  danego kraju – np. w Polsce, czy też danego regionu – np. w Unii Europejskiej – w zależności od systemu ochrony wybranego przez uprawnionego.  

Powstanie praw IP…

Ważne, żeby podjąć odpowiednie działania już od początku. Podstawowy podział ze względu na sposób powstawania praw własności intelektualnej to podział na:

• prawa własności przemysłowej, które powstają na skutek procedur zgłoszeniowych w urzędach patentowych, w ramach jednej z trzech procedur zgłoszeniowych – krajowej przez Urząd Patentowy RP, regionalnej (europejskiej) przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) i EPO (Europejski Urząd Patentowy) oraz  międzynarodowej za pośrednictwem WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), w ten sposób powstają prawa chroniące wynalazki, wzory przemysłowe i znaki towarowe; prawa na inne dobra IP takie jak: wzory użytkowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych są udzielane przez Urząd Patentowy RP; prawa te są udzielane na rzecz podmiotu ubiegającego się o ochronę; wszelkie urzędy ds. własności intelektualnej pobierają opłaty za dokonanie zgłoszenia i pierwszy okres ochrony, jak i następnie za przedłużenie ochrony praw wyłącznych
• prawo autorskie i prawa pokrewne, bazy danych, know – how, nie wymagają decyzji administracyjnej, do ich powstania nie są wymagane żadne postępowania zgłoszeniowe czy rejestracyjne w urzędach, a co za tym idzie powstanie na rzecz twórcy nie jest związane z ponoszeniem żadnych opłat związanych z procedurą zgłoszeniową czy rejestracyjną
• domeny internetowe to prawo korzystania z określonego adresu internetowego, uzyskiwane po poniesieniu kosztu rejestracji domeny, utrzymywane pod warunkiem ponoszenia kosztów przedłużenia domeny oraz, w przypadku chęci skorzystania z prawa opcji, zapewnienia sobie pierwszeństwa do rejestracji domeny obecnie zajętej, po jej zwolnieniu przez obecnego abonenta.

Warto uświadomić sobie, że niezabezpieczenie dóbr IP to…

Wydaje się, że dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie przedsiębiorcę, który nie posługuje się logotypem, nie ma strony www czy nie korzysta z kreacji reklamowej albo z twórczej pracy swoich pracowników. Jednak na pewno częste są przypadki, w których przedsiębiorca nie uświadamia sobie potencjału posiadanego “bogactwa” intelektualnego i skutków braku ochrony praw IP. 

• Gdy nie chronisz wynalazku patentem bądź wzoru użytkowego prawem ochronnym  
  • nie masz możliwości ograniczenia działalności bezpośrednich konkurentów na rynku, zwłaszcza w zapobieżeniu wdrażania tożsamych rozwiązań technicznych, po prostu nie masz roszczeń, które możesz wykorzystać, nie masz monopolu na rozwiązanie na danym rynku;
  • nie możesz korzystać z ulg podatkowych – interesująca jest preferencyjna stawka 5% zamiast 19% dla dochodów związanych z wynalazkiem, tak jak ulga B+R dająca możliwość odliczenia 100% kosztów kwalifikowanych;
  • pozostajesz  „w tyle” względem konkurencji – brak wykazania patentu dla rozwiązania technicznego, to zmniejszenie szans na pozyskanie inwestorów, a także zmniejszenie szans wejścia na nowe rynki i nawiązywania nowych współpracy;
  • mniejsza jest możliwość generowania dodatkowych zysków z licencji lub sprzedaży praw wyłącznych;
  • brak uregulowanej podstawy prawnej do korzystania z wynalazku oznacza brak dowodu, z którego wynikałoby, kiedy i jaki wynalazek został opracowany oraz kto jest jego właścicielem, szczególnie istotne, gdy na przestrzeni lat dochodzi do przekształceń i zmian korporacyjnych.

• Gdy nie masz prawa ochronnego na znak towarowy
  • nie posiadasz narzędzi, które uniemożliwiają, a co najmniej utrudniają, żerowanie na rozpoznawalności twojego oznaczenia, podszycia się przez konkurenta, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty zaufania przez klientów i spadku wartości twojej marki;
  • trudniej budować silną i rozpoznawalną markę na rynku; 
  • nie masz pewności, że w przyszłości firma nie utraci marki, w którą inwestowała i która zapewnia jej rozpoznawalność na rynku;
  • znacznie utrudnione jest, a w pewnych przypadkach uniemożliwione,  budowy sieci franczyzowej;
  • wydatki poczynione na marketing nie procentują w zakresie wzrostu wartości aktywa firmy jakim jest prawo wyłączne na znak towarowy;
  • nie posiadasz kluczowego aktywa znacznie zwiększającego wartość firmy przy jej sprzedaży;
  • nie możesz zmniejszyć podatku dochodowego o koszty poniesione na rejestrację i utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy (koszt uzyskania przychodu) i nie masz możliwości amortyzacji znaku towarowego, korzystania z optymalizacji podatkowych.

• Jeśli nie posiadasz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
  • masz znacznie utrudnioną możliwość ochrony towarów i opakowań przed kopiowaniem w przypadku, gdy twoja firma zajmuje się produkcją nie opartą o technologie a w znacznej mierze o design;
  • słabsza jest ochrona wyglądu produktu, który często może być głównym czynnikiem jego zakupu przez klienta.

• Gdy nie pozyskujesz majątkowych praw autorskich poprzez licencje bądź umowy potwierdzające nabycie praw do projektów graficznych, tekstów wykorzystywanych na stronach internetowych, w reklamach, a także programów komputerowych
  • najczęściej naruszasz prawa autorskie twórców, korzystasz z utworów w sposób nieuprawniony, a co za tym idzie narażasz się na odpowiedzialność cywilną oraz karną;
  • nie masz możliwości wprowadzenia zmian do utworów; 
  • nie masz roszczeń, którymi możesz chronić twórczość. 

• Gdy nie chronisz prawidłowo know – how

• • ze względu na brak zawierania odpowiednich umów o zachowaniu poufności z kontrahentami, już na etapie negocjacji potencjalnej współpracy możesz ułatwić ich wykorzystanie przez kontrahenta albo doprowadzić do sprzedania tych informacji konkurencji;
  • z powodu niewdrożenia odpowiednich procedur i regulaminów dotyczących postępowania z obiegiem informacji szczególnie istotnych dla firmy, a także braku ich identyfikacji, możesz nawet nieświadomie ujawnić je konkurentom rynkowy
  • nie masz możliwości ochrony informacji, procedur, pomysłów, których nie chronią przepisy prawa własności przemysłowej, ani ustawy o prawach autorskich.

koalicje i transakcje, do których potrzebne są umowy 

Wszystkie prawa majątkowe IP mogą być przedmiotem obrotu: czyli mogą być przenoszone na inne podmioty, mogą być obciążane a także licencjonowane. Czasami zawierane są szczególne porozumienia, których celem jest komercjalizacja czy specyficzne umowy badawczo-rozwojowe. Być może podmiot uprawniony zdecyduje się oddać swoje dobro do korzystania zawierając umowę licencyjną bądź przenosząc swoje prawo na rzecz innego podmiotu, wówczas należy pamiętać o kilku zasadach:

• umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ma skutek ten, że na jej podstawie twórca przenosi swoje prawo do korzystania z utworu na inną osobę – nabywcę prawa autorskiego albo prawo do uzyskania prawa wyłącznego w urzędzie patentowym:
  • musi być sporządzona w formie pisemnej; bez zachowania formy pisemnej umowa jest nieważna;
  • powinna zawierać bardzo dokładne określenie dobra intelektualnego, do którego prawa są przenoszone, w przypadku praw autorskich pola eksploatacji oraz postanowienie, iż łącznie z przejściem praw majątkowych na nabywcę przechodzi własność nośnika, na którym utwór utrwalono;
  • co do zasady powinna być odpłatna.

(więcej informacji o błędach popełnianych przy przenoszeniu autorskich praw jest tu) 

• umowa licencyjna nie przenosi praw majątkowych na kontrahenta, daje mu jedynie prawo do korzystania z dobra intelektualnego: utworu na określonym polu eksploatacji albo z danego rozwiązania technicznego lub wytworu w określonym zakresie, ograniczając to korzystanie np. terminem na jaki jest zawarta oraz zakresem terytorialnym:
  • jeśli uprawnienia z licencji mają być przenoszone na inne osoby, to na przeniesienie swoich uprawnień z licencji (na tzw. sublicencjobiorcę), licencjobiorca potrzebuje zgody licencjodawcy; zgoda ta może być już wyrażona w umowie;
  • w przypadku, gdy licencji udzielono na czas nieoznaczony, autor może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustalonych w umowie, a jeśli terminów nie ustalono, to z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem, na koniec roku kalendarzowego;
  • licencje mogą być udzielone jednemu podmiotowi czy osobie (licencje wyłączne) lub nieograniczonej liczbie podmiotów czy osób (licencje niewyłączne), ustawa o prawach własności przemysłowej wyróżnia więcej typów licencji, w tym licencję przymusową. 

Najczęściej umowa powinna być zawierana w formie pisemnej (taki wymóg obowiązuje w przypadku zawierania wszelkich umów licencyjnych dotyczących praw własności przemysłowej oraz umów licencyjnych wyłącznych dotyczących utworów chronionych prawem autorskim i przeniesienia praw majątkowych). Umowę należy opatrzyć datą i podpisami stron (w przypadku braku tych elementów, stronom będzie trudno udowodnić, czy umowa w ogóle została zawarta i kiedy doszło do jej zawarcia). Jeśli strony nie ustaliły innego terminu w treści umowy, zwykle w dacie podpisania umowy dochodzi do przeniesienia praw lub udzielenia licencji; data umowy wskazuje często początek terminu na jaki np. udzielono licencji.

W przypadku przeniesienia praw majątkowych dochodzi do skutku rozporządzającego, w przypadku umowy licencyjnej – mamy do czynienia wyłącznie ze zobowiązaniem. Umowy rozporządzające powodują wyzbycie się prawa po stronie uprawnionego i nabycie tego prawa po stronie nabywcy. Umowy licencyjne kreują zobowiązania po obu stronach, przy czym istotą jest zobowiązanie do korzystania z utworu w sposób zgodny z warunkami licencji a z drugiej strony zobowiązanie na „tolerowanie” korzystania z dobra na warunkach ustalonych w umowie.

Ofensywa…

Prawa własności intelektualnej zapewnią uprawnionemu podmiotowi monopol na korzystanie z określonego dobra prawnego. Aby jednak utrzymać ten monopol, należy nie tylko dbać o regularne uiszczanie opłat w przypadku praw własności przemysłowej, ale też reagować na naruszenia praw. Co ważne, podmiot uprawniony nie musi wykazywać nieuczciwości działania naruszyciela czy też jego złej wiary lub winy. Jeżeli np. ma wynalazek chroniony patentem, a inny podmiot stosuje identyczne rozwiązanie objęte ochroną patentową, to bez znaczenia jest czy ten inny podmiot działał w dobrej czy złej wierze. Nie ma także znaczenia dla ochrony patentu fakt czy stosujący identyczne rozwiązanie wiedział o istnieniu patentu, czy też nie. Owszem, może to mieć znaczenie dla zakresu roszczeń przysługujących uprawnionemu z patentu, a konkretnie możliwości dochodzenia odszkodowania. Zgodnie z art. 287 pwp[3] uprawniony może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody, czyli odszkodowania. Takie same roszczenia przysługują w przypadku naruszenia wzoru użytkowego czy wzoru przemysłowego a także, na mocy art. 296 pwp, w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego. Na podobnych zasadach skonstruowana jest ochrona autorskich praw majątkowych do utworu bądź przedmiotów praw pokrewnych (np. artystycznych wykonań), zgodnie z art. 79 i art. 101 prawa autorskiego[4] czy baz danych[5].

…i defensywa 

W szczególnych sytuacjach, może dojść do ustania praw wyłącznych, tzn. unieważnienia bądź wygaśnięcia. Bywa, że uprawniony do patentu, znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego musi bronić swojego prawa. W zasadzie każdy może złożyć wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego, czyli patentu, prawa ochronnego czy prawa z rejestracji. Przesłanką złożenia wniosku np. o unieważnienie patentu czy prawa ochronnego znaku towarowego nie jest w obecnym stanie prawnym interes prawny (od 15.04.2016 r. brak tego wymogu odnośnie znaków, a od 16.10.2019 r. odnośnie patentu). Oznacza to, że wniosek taki może złożyć każdy, kto uważa, że patent czy znak nie spełniał bezwzględnych przesłanek rejestracyjnych w dniu zgłoszenia, czyli warunków jakie trzeba spełnić, aby uzyskać patent czy inne prawo własności przemysłowej. W przypadku znaków towarowych, zarzut naruszenia względnych przesłanek rejestracyjnych (czyli tych, które mają znaczenie pomiędzy konkretnymi podmiotami) może być podniesiony wyłącznie przez osobę uprawnioną albo upoważnioną do znaku wcześniejszego. W przypadku patentu, w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania, unieważnienia patentu, udzielenia jemu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu.

Warto zatem mieć pomysł na zarządzanie i ochronę, czyli strategię:

O tym, jaki los spotka dane prawo wyłączne przed końcem trwania tego prawa, w dużej mierze decyduje to, jaką strategię przyjmie podmiot dysponujący danym prawem. Strategia wpływa na to, jakie środki ochrony i wobec kogo zostaną podjęte. O sądowych sposobach egzekwowania praw własności intelektualnej pisaliśmy, w tym miejscu warto jedynie tytułem podsumowania przypomnieć, że od lipca 2020 r. obowiązują nowe procedury dające uprawnionym bardzo szerokie możliwości.

Poza dochodzeniem roszczeń przed sądem czy czynnościami podejmowanymi przed urzędami patentowymi, strategia ochrony i zarządzania własnością intelektualną może przyjmować różne formy. Dla ich przedstawienia pomocne mogą być modele ochrony patentowej wyróżnione w projekcie InnoSupport: Supporting Innovation in SME’s, Leonardo da Vinci pilot Project[6]. Co istotne, w zasadzie z drobnymi modyfikacjami, można je zastosować do wszystkich praw wyłącznych, nie tylko do patentów.

Strategia „ad hoc”

Ta strategia nie wymaga dużych nakładów, patent uzyskiwany jest najczęściej przy okazji ochrony innowacji, w ramach któregoś z programów wspierania innowacji. Istnieje wiele możliwości wyszukiwania takich programów, nie wymagają szczególnego przygotowania, a koszty udziału w tych programach są stosunkowo niskie, więc patent uzyskuje się niejako “przy okazji”.

Strategia „Snajpera”

Strategia ta oparta jest na kilku patentach obejmujących podstawową technologię. Nie zakłada się podejmowania wysiłków na rzecz ochrony możliwych modyfikacji lub ulepszeń istniejących rozwiązań. Z tego względu, ta strategia jest ryzykowna, gdy podstawowe patenty zostaną uznane w całości lub częściowo za nieważne, a brak jest dodatkowych patentów obejmujących ulepszenia lub modyfikacje oryginalnej technologii. Brak modyfikacji, oznacza brak regularnego sprawdzania tego co dzieje się u konkurencji. W konsekwencji może dojść do sytuacji, gdy oryginalne patenty i technologia, które ją chronią, mogą stać się przestarzałe.

Strategia „Blokowania”

Strategie takie stosuje się w sytuacji, gdy podmiot nie zamierza korzystać z patentów, ale stosuje je jako realną alternatywę przeciwko swoim konkurentom. Na zasadzie prior tempore potior iure, czyli łac. ‘pierwszy w czasie, lepszy w prawie’, korzystając z pierwszeństwa zmonopolizowania danego rozwiązania na rynku.

Strategia „Shotgun”

Podmiot dąży do posiadania jak największej liczby patentów w konkretnym obszarze technologii, co ma stworzyć wrażenie, że obszar technologii jest tak bardzo zabezpieczony patentami, że jest prawie niemożliwe dla konkurencji, żeby opatentować cokolwiek w danym obszarze lub żeby uniknąć naruszenia jednego lub wielu obowiązujących patentów konkurenta. Ten sposób realizacji celów może być kosztowny i niemożliwy do realizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują znaczącymi środkami na rozwój i badania czy koszty zgłoszenia. 

Strategia “Pokrywania rynku”

W tej strategii, wysiłki są skierowane na przekształcenie obszaru w tzw. dżungle lub pole minowe patentów, np. poprzez zabezpieczanie każdego kroku w procesie produkcyjnym nowymi patentami. Ta strategia jest także bardzo kosztowna i zwykle jest stosowana w przypadkach nowo powstających technologii, kiedy stopień ryzyka jest wysoki, bo nie wiadomo czy kierunki rozwoju i badań przyniosą w przyszłości korzyści  lub gdy niepewna jest wartość ekonomiczna objęta zakresem patentu. Strategia ta pozwala na dalszy rozwój danego rozwiązania w dowolnym kierunku zgodnie z trendami rozwoju rynku.

Strategia „Płotu”

Charakterystyczne dla tej strategii jest zgłaszanie patentów nie tylko dotyczących podstawowych technologii posiadanych przez dany podmiot, ale również dotyczących narastających udoskonaleń (postępu w rozwoju technologii bazowej). Wszystko po to, aby stworzyć pewnego rodzaju “płot” ilościowy przeciwko konkurencji. To także bardzo droga strategia ponieważ wymaga zwykle złożenia licznych wniosków patentowych. Na tyle licznych, aby patentując ulepszenia technologii konkurencji, ograniczyć przyszłą eksploatację tych ulepszeń przez konkurentów.  

Strategia „Otaczanie”

Wiodący patent, szczególnie ważny dla danego przedsiębiorstwa, może być ograniczony lub otoczony innymi patentami, które są mniej ważne, ale wspólnie blokują skuteczne użycie komercyjne patentu centralnego, nawet po jego wygaśnięciu. To skutecznie pozwala na znaczne wydłużenie czasu osiągania efektów z ochrony, nawet wówczas gdy najważniejsze rozwiązania już nie jest chronione. W rezultacie rzeczywista ochrona patentowa może być dłuższa niż teoretycznie możliwa do uzyskania (przypomnijmy patenty chronią rozwiązanie przez 20 lat). 

Strategia „Prestiżu”

Podstawą tej strategii jest założenie, iż prestiż i przywództwo mogą pomóc w działalności i stanowić siłę napędową strategii rozwoju. Zwłaszcza jednostki akademickie i badawcze znane są z aktywności w składaniu wniosków patentowych, po to, aby uzyskać uznanie w ich pracy badawczej, niekoniecznie zaś po to, aby miało miejsce wdrożenie patentu. Podobnie małe przedsiębiorstwa, zapewniają ochronę patentową, po to, aby wywrzeć wrażenie na potencjalnych inwestorach i wypromować oryginalność ich technologii, ale działaniom tym nie towarzyszy wdrażanie technologii.

Strategia „Stracha na wróble”

Właściciel patentu może nie mieć zamiaru dochodzić swoich praw, ale zamiast tego czuwa, aby konkurencja „trzymała się z daleka” od obszaru, który jest chroniony. Strategia ta jest częściej spotykana w branżach, w których składanie patentów na duża skalę i częste spory patentowe rzadko mają miejsce. Wynika to z faktu, że wyspecjalizowane przedsiębiorstwa będą zawsze bardziej zainteresowane koncentrowaniem działalności na bazie danego patentu, niż mniej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Te ostanie nie chcą tracić środków i często nie mają możliwości inwestowania w kosztowne i długotrwałe procedury patentowe.

W zależności od celów planowanych do osiągnięcia w wyniku zastosowania strategii aktywnej może przybierać ona różne formy. Tym samym przyjęcie odpowiedniej strategii ochrony i zarządzania prawami IP, tak jak w przypadku strategii ochrony patentowej, może zapewnić dodatkowe przewagi na konkurencją. Tak z objęcia innowacyjnych rozwiązań ochroną patentową, jak i z działań pozwalających na wyróżnienie się na rynku. Warto nie tylko pozyskiwać prawa IP a dobrze jest mieć pomysł na to czy posłużą one do odstraszania czy atakowania celnym paragrafem. 

Photo by Piotr Wilk on Unsplash

[1] Praw własności przemysłowej dostępne na https://uprp.gov.pl/pl/slownik-terminow?nazwa=Prawo-wy%C5%82%C4%85czne

[2] A. Michalak  w Prawo własności przemysłowej. Komentarz. red. Michalak 2016 wyd. 1 / Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016

[3] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324).

[4] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14)

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386).

[6] The Surrey Institute of Art and Design University College & e-Novate Consultancy Ltd  str. 168-169 https://www.yumpu.com/en/document/read/9560102/innosupport-supporting-innovation-in-smes

W przeciwieństwie do patentu, czy wzoru przemysłowego znak towarowy nie może stanowić mechanizmu zabraniającego wytwarzania pewnych wyrobów przez konkurentów. Wyrób, który nie jest chroniony innymi prawami (patent, prawo z rejestracji, prawa autorskie) może być wytwarzany także przez konkurentów, jeżeli oznaczają go własnymi znakami towarowymi, a nie podrabiają znaków innego przedsiębiorcy.

Kształt towaru winien być tak obrany przez przedsiębiorcę, aby mógł pozwolić nabywcy na wyróżnienie tego towaru od innych towarów ze względu na jego szczególny kształt. Jeśli kształt jest kształtem pospolitym to nikomu nie uda się wyróżnić wyrobu od innych. Tak samo jest w przypadku, gdy chodzi o kształty narzucone przez funkcje wyrobu, a nie chronione patentem, czy wzorem przemysłowym, gdyż te elementy mogą być wykorzystywane przez wszystkich. 

Znak towarowy czyli…

Tak wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. VI SA/Wa 2897/13 dotyczącej pojemnika na jogurty. Aby przybliżyć rozumienie czym jest przestrzenny znak towarowy należy zacząć od ogólnej definicji znaku towarowego.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

W tym wpisie skupimy się na omówieniu znaków towarowych przestrzennych.

Definicja znaku przestrzennego

Znak przestrzenny to znak dotyczący kształtu opakowania lub towaru składający z kształtu trójwymiarowego lub obejmujące taki kształt, w tym pojemników, opakowań, samego produktu lub ich podobizny. Termin „obejmuje” oznacza, że takie znaki obejmują nie tylko same kształty, ale również kształty, które zawierają słowo lub elementy graficzne takie jak logo lub etykiety.

Znaki przestrzenne można podzielić na trzy kategorie:

• kształty niezwiązane z samymi towarami i usługami;
• kształty, które składają się z kształtu samych towarów lub ich części;
• kształt opakowania lub pojemników.

Kształty, które nie są związane z samymi towarami lub usługami (np. Ludzik Michelin), mają zwykle charakter odróżniający.

Aby dany kształt mógł zostać zarejestrowanym znakiem przestrzennym, kształt taki musi różnić się fizycznie od podstawowych, pospolitych lub oczekiwanych kształtów, a tym samym umożliwiać konsumentom identyfikację towarów wyłącznie poprzez ich kształt,

Podczas badania charakteru odróżniającego znaków przestrzennych składających się wyłącznie z kształtu samych towarów istotne są następujące kryteria:

• kształt nie ma charakteru odróżniającego, jeżeli jest kształtem podstawowym;
• aby mieć charakter odróżniający, kształt musi znacznie odbiegać od kształtu, którego spodziewają się konsumenci, oraz musi znacznie odbiegać od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze. Im bardziej kształt przypomina najbardziej prawdopodobny kształt, który mógłby mieć dany towar, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dany kształt jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego;
• nie wystarcza, że dany kształt jest tylko wariantem typowego kształtu lub wariantem wielu kształtów w dziedzinie cechującej się bogactwem i różnorodnością wzorów;
• funkcjonalne kształty lub cechy znaku przestrzennego postrzegane będą przez konsumenta właśnie w ten sposób. Na przykład w przypadku tabletek do prania ścięte krawędzie pomagają uniknąć uszkodzenia bielizny, a warstwy różnych kolorów odpowiadają obecności różnych substancji czynnych.

Zaakceptowane znaki towarowe przestrzenne – kształt towaru:

Zarejestrowane w odniesieniu do towarów w klasach 16 i 21

Oznaczenie to znacząco różni się od oznaczenia, którego powszechnie oczekuje się w odniesieniu do tych towarów (papier, rolki papieru do użytku domowego, przybory i pojemniki kuchenne itp.).

Zarejestrowane w odniesieniu do towarów w klasach 36, 39 i 42 (ubezpieczenia i usługi finansowe, najem i dzierżawa pojazdów oraz dzierżawa urządzeń komercyjnych i przemysłowych).

Kształt nie ma związku z towarami i usługami, a zatem można je bez problemu odróżnić.

Zaakceptowane dla zabawek

Zaakceptowane dla lodów

Zaakceptowane dla pomp i sprężarek

Zaakceptowane w klasie 9, pokrowce ochronne na telefony komórkowe

Odrzucone znaki towarowe przestrzenne – kształt towaru

Element graficzny „KANGOO JUMPS” (zarówno w górnej, jak i w dolnej warstwie sprężyny) oraz litery „KJ” i „XR” (na końcach pośrednich elastycznych plastikowych pasków) można dostrzec jedynie z trudem lub wcale. Takie części, które można zauważyć jedynie po bliższym sprawdzeniu, ogólnie nie mają być postrzegane jako wskazanie pochodzenia.

Obraz przedstawiający pewne kamienie jest wypukły na środkowej części butelki.

Zgłaszającemu nie udało się udowodnić, że europejscy konsumenci mają wystarczające informacje oraz wystarczającą wiedzę, aby rozpoznać, że wypukłość w środkowej części przedmiotowej butelki przedstawia dwunastokątne kamienie używane w konstrukcjach Inków. Bez tego dowodu europejscy konsumenci ledwo dostrzegą wypukłość jako taką, bez świadomości jej znaczenia, z czego wynika, że będą ją postrzegać jedynie jako dekorację niemającą żadnego charakteru odróżniającego, ponieważ nie jest ona szczególnie oryginalna ani zaskakująca; nie będzie zatem służyła do rozróżnienia przedmiotowej butelki od innych butelek powszechnie używanych jako opakowania piw.

Odmówiono rejestracji tego kształtu, ponieważ nie odbiega on znacząco od norm lub zwyczajów panujących w danym sektorze. Chociaż towary w tym sektorze zwykle mają kształt wydłużony, na rynku istnieją również rozmaite inne kształty – kuliste lub okrągłe. Dodanie małego elementu słowno-opisowego „fun factory” nie zmienia faktu, że kształt ogólnie nie ma charakteru odróżniającego

Znaki graficzne zawierające graficzne przedstawienie rzeczywistego wyglądu samych towarów nie mają charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów. Odmówiono rejestracji znaku będącego przedstawieniem środków do prania lub zmywania w formie tabletki. Prostokątny kształt tabletki jest kształtem zwykłym i oczywistym w przypadku produktu przeznaczonego do stosowania w pralkach i zmywarkach. Lekko zaokrąglone rogi tabletki raczej nie będą postrzegane przez konsumentów jako cecha odróżniająca danego kształtu.

Odmówiono rejestracji tego kształtu, ponieważ jest on jedynie wariantem popularnego kształtu tego typu produktu, tj. latarek.

Oznaczenie niewystarczająco odmienne od kształtów i kolorów powszechnie stosowanych w części branży cukierniczej specjalizującej się w produkcji słodyczy i czekolad. Połączenie z elementami graficznymi nie skutkuje zastosowaniem kryteriów dotyczących znaków dwuwymiarowych.

Zgłoszenie do rejestracji tego znaku przestrzennego złożonego z rączki, zgłoszonego w odniesieniu do towarów w klasie 8 (narzędzia ręczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w tym sekatory, nożyce ogrodnicze, nożyce do żywopłotu, ręczne narzędzia do przycinania), zostało odrzucone.

Braku charakteru odróżniającego znaków przestrzennych w postaci produktu lub jego opakowania. Nawet jeśli owalny kształt w zgłoszeniu ma zagłębienie na swojej powierzchni, nie można tego uznać za znacznie różniącego się od kształtów wyrobów cukierniczych dostępnych na rynku.

Rysunek papugi, której dotyczy zgłoszenie, nie odstaje od zwykłej formy zabawek w kształcie papugi, aby mogła ona być postrzegana jako znak towarowy. Upierzenie przypomina dość powszechną zieleń występującą wśród papug. Jej głowa jest większa niż zwykle i stoi na tylnych łapach, ale, zdaniem Rady, większość konsumentów postrzegałaby kształt papugi jako zwykły wzór zabawki w kształcie papugi i raczej banalną zabawkę, ale nie jako wskazówkę pochodzenia.

Odrzucone znaki towarowe przestrzenne – kształt opakowania:

Zgłoszony kształt został odrzucony, ponieważ uznano, że zając z czekolady w złotym opakowaniu jest powszechnie spotykany na rynku w danej branży. Analiza poszczególnych elementów, to znaczy kształtu zająca, opakowania z folii w kolorze złotym oraz czerwonej wstążeczki z dzwonkiem, wykazała, że zarówno pojedynczo, jak i łącznie, są one pozbawione charakteru odróżniającego.

Odmówiono rejestracji tego znaku, będącego przedstawieniem zawiniętego cukierka w rozumieniu opakowania na słodycze (a zatem nie samego produktu), ponieważ stanowi on „zwykły i tradycyjny kształt opakowania cukierków” oraz można znaleźć „na rynku dużą ilość cukierków opakowanych w ten sposób”. To samo dotyczy koloru omawianego opakowania, a mianowicie „jasnobrązowego (karmelowego)”. Kolor ten sam w sobie nie jest niezwykły i nierzadko jest używany do opakowań cukierków. Dlatego przeciętny konsument postrzegałby znak towarowy nie jako będący sam w sobie wskazówką pochodzenia handlowego towaru, ale jako będący ni mniej, ni więcej, tylko opakowaniem cukierka.

Smukła szyjka oraz spłaszczona forma nie są dalekie od zwyczajnego kształtu butelki zawierającej produkty, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, tj. produkty spożywcze, m.in. soki, przyprawy i produkty mleczne. Poza tym ani długość szyjki i jej średnica, ani proporcje między szerokością i grubością butelki nie wyróżniają się w żaden sposób. Ponadto nawet jeżeli boczne wgłębienia butelki można by uznać za cechę o charakterze odróżniającym, sama ta cecha nie wystarczyłaby, aby mieć wpływ na ogólne wrażenie, jakie wywołał zgłoszony znak towarowy, w zakresie, w jakim ten ostatni w znaczący sposób odbiegałby od normy lub zwyczajów panujących w sektorze.

Powszechnie wiadomo, że zazwyczaj na powierzchni butelek znajdują się linie i fałdowania. Forma u góry nie jest wystarczająco efektowna, ale będzie postrzegana jako zwykły element dekoracyjny. Jako całość kombinacja elementów nie ma wystarczająco odróżniającego charakteru. Przeciętny konsument towarów z klasy 32 nie uznałby kształtu za wskaźnik pochodzenia towarów w klasie 32.

Kształt nie różni się znacząco od norm i zwyczajów w tym sektorze, „w przypadku gdy chodzi o opakowanie produktu płynnego, a znak składa się z samego wyglądu produktu”.

Zaakceptowane znaki towarowe przestrzenne – kształt opakowania:

Zaakceptowane w odniesieniu do towarów w klasach 4 i 11

Zaakceptowane w odniesieniu do towarów w klasach 29, 30 i 32

Izba Odwoławcza anulowała decyzję odrzucającą rejestrację znaku przestrzennego dla gum do żucia i innych wyrobów cukierniczych. Izba Odwoławcza uznała, że kształt ten nie jest powszechny w omawianym sektorze rynku.

Jako ciekawostkę należy dodać, że poza znakiem przestrzennym będącym towarem albo opakowaniem można w bazach zarejestrowanych znaków towarowych znaleźć również znaki towarowe w postaci zabytkowych budynków. Do polskich przykładów budowli zarejestrowanych jako znaki towarowe

• Archidiecezja Gnieźnieńska R.310716
• Zamek na Wawelu R.198839
• Most Świętokrzyski (ochrona wygasła w 2011 r.).

O zasadach rejestracji znaków towarowych możesz przeczytać w wytycznych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz w komunikatach dotyczących znaków towarowych w ramach programu konwergencji. Potrzebujesz pomocy w praktycznym zastosowaniu wytycznych ponieważ chcesz dokonać zgłoszenia swojego znaku towarowego? Skorzystaj z naszej usługi zgłoszenia znaku do urzędu patentowego albo skontaktuj się z nami.

Photo by Bianca Ackermann on Unsplash

Liść marihuany znakiem towarowym? Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że nie jest dopuszczalne zarejestrowanie znaku towarowego odnoszącego się do liścia konopi indyjskiej. W ocenie Sądu liczy się fakt, że liście cannabis przyciągają uwagę niewyrobionych konsumentów, którzy wiedzą, że marihuana jest substancją odurzającą zakazaną w wielu państwach Unii Europejskiej co wystarczy do uznania, że ochrona takiego znaku towarowego byłaby sprzeczna z porządkiem publiczny[1]. Sprawa dotyczyła znaku CANNABIS STORE AMSTERDAM z grafiką liścia. 

Sprzeczności z porządkiem publicznym nie dopatrzył się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej rejestrując jako znak graficzny słynny obraz Jana Vermeera “Dziewczyna z perłą” pod numerem EUTM-011363645 z pierwszeństwem od 21 listopada 2012 r. dla towarów w klasie 31 (świeże warzywa i owoce).

Kilka miesięcy wcześniej los taki przypadł „Mleczarce” (EUTM-010625143) 

Pod numerem EUTM-016613903 z datą pierwszeństwa od 18 kwietnia 2017 r. zarejestrowano „Straż nocna” Rembrandta dla towarów w klasie 01 w postaci strontu (metal).

Po jakie jeszcze inne zaskakujące elementy graficzne sięgną podmioty? Jakie są zasady i wytyczne dotyczące graficznych znaków towarowych? Czy inne graficzne przedstawienia roślin mogą być niedozwolone? Czy wszystkie słynne obrazy trafią do rejestru znaków, do specjalnie dla nich utworzonej odrębnej sekcji (22.05.01) w klasyfikacji wiedeńskiej?  Zacznijmy od początku.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

W tym wpisie skupimy się na omówieniu znaków towarowych graficznych.

Znak towarowy graficzny to znak, w którym zastosowano niestandardowe znaki, stylizację lub układ, cechę graficzną lub kolor, na przykład znaki, które składają się wyłącznie z elementów graficznych.

Poniżej znajdują się przykłady znanych znaków graficznych:

Wydawać by się mogło, że w przypadku znaków graficznych trudno mówić o braku odróżniającego charakteru i opisowości takich znaków, jednakże istnieje szereg grup grafik, które nie mogłyby zostać zarejestrowane jako znaki towarowe.

Proste elementy graficzne

Proste elementy geometryczne, takie jak koła, linie, prostokąty lub pięciokąty nie są w stanie przekazać żadnych wiadomości, które konsumenci mogliby zapamiętać, i w związku z tym nie są postrzegane przez nich jako znak towarowy.

Przykłady znaków towarowych, dla których wydano decyzje odmowne:

Przykład zaakceptowanego znaku towarowego

Forma towaru lub opakowania

W niektórych przypadkach element graficzny stanowi przedstawienie towarów i usług, których znak towarowy jest chroniony. Zasadniczo wspomniane przedstawienie uznaje się za opisowe lub pozbawione charakteru odróżniającego, jeżeli jest to rzeczywiste przedstawienie towarów i usług lub jeśli składa się ono z symbolicznego/stylizowanego przedstawienia towarów lub usług, które nie odbiega znacząco od powszechnie wykorzystywanego przedstawienia tych towarów i usług.

W innych przypadkach element graficzny może nie stanowić przedstawienia towarów i usług, ale może nadal mieć bezpośredni związek z właściwościami towarów i usług. W takich przypadkach oznaczenie będzie uważane za pozbawione charakteru odróżniającego, chyba że będzie w wystarczającym stopniu stylizowane.

Poniższe znaki zostały uznane za nieposiadające charakteru odróżniającego:

dla wina

  dla produktów mlecznych

 dla usługi parkingu z podzielonym czasem płatności

dla ram, w szczególności ramy do obrazów; uchwytów do obrazów, uchwytów do obrazów bez ram

Symbole typograficzne

Symbole typograficzne, takie jak kropka, przecinek, średnik, cudzysłów lub wykrzyknik, nie będą postrzegane przez odbiorców jako oznaczenie pochodzenia. Konsumenci postrzegają je jako oznaczenia służące przyciągnięciu ich uwagi, ale nie jako oznaczenia, które wskazują na pochodzenie handlowe. Podobne uzasadnienie ma zastosowanie do powszechnych symboli waluty, takich jak €, £, $; w zależności od danych towarów oznaczenia te informują konsumentów jedynie o tym, że produkt lub usługa jest przedmiotem obrotu w danej walucie.

Przykłady znaków towarowych, dla których wydano decyzje odmowne

Piktogramy

Piktogramy to podstawowe i uproszczone znaki i symbole, którym można przypisać wyłącznie wartość informacyjną i instruktażową w odniesieniu do przedmiotowych towarów lub usług. Przykładami mogą tu być oznaczenia, które wskazują na sposób użycia towaru lub skorzystania z usługi (np. rysunek telefonu w połączeniu z usługą dostawy pizzy) lub które zwięźle ujmują powszechnie zrozumiały komunikat (np. nóż i widelec w odniesieniu do usług zaopatrzenia w żywność).

Powszechnie stosowane piktogramy, na przykład biała litera „P” na niebieskim tle w celu oznaczenia miejsca parkingowego lub rysunek lodów w celu oznaczenia, że w pobliżu sprzedaje się lody, nie mają charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których są stosowane.

Przykłady znaków towarowych, dla których wydano decyzje odmowne

Biorąc pod uwagę rodzaj towarów i usług należących do klas 9, 35, 36, 38 i 42 (np. bankomatów, usług bankowych), których dotyczy zgłoszenie, krąg odbiorców będzie traktować znak jako praktyczne wskazówki lub jako strzałki kierunkowe pokazujące, w którym miejscu należy włożyć do urządzenia kartę magnetyczną. Zestawienie trójkątów z innymi elementami znaku towarowego sprawia, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać je jako strzałki kierunkowe. Konsumenci widują tego typu informacje praktyczne na co dzień w różnych miejscach, takich jak banki, supermarkety, dworce, lotniska, parkingi, budki telefoniczne itp.

Odmówiono rejestracji powyższego oznaczenia, ponieważ jest identyczne z główną częścią międzynarodowego symbolu bezpieczeństwa, określanego jako „symbol wysokiego napięcia” lub „Uwaga, nie dotykać!”. Znak, którego dotyczy zgłoszenie, w trójkącie oznaczającym symbol niebezpieczeństwa, określono oficjalnie w normie ISO 3864 jako standardowy symbol wysokiego napięcia.

Odmówiono rejestracji towarów w klasie 9.

Ogólnie wiadomo, że jest dostępnych dużo różnych aplikacji oprogramowania na telefony komórkowe, laptopy konwertowalne, standardowe komputery lub inne cyfrowe urządzenia elektroniczne oraz że takie aplikacje, kiedy już zostaną zainstalowane, często mają swój symbol (ikonę), dzięki której aplikacja jest łatwo dostępna dla użytkownika. Takie symbole mogą być zaprojektowane na różne sposoby, od prostego obrazka zegara, aparatu lub książki, które będą symbolizować charakter aplikacji oprogramowania, do uznaniowego symbolu lub znaku towarowego, który sam w sobie nie ujawnia żadnych informacji o tym, do czego służy oprogramowanie.

Ujęcie sylwetki osoby na kwadratowym tle jest naturalnym sposobem projektowania ikon, które, kiedy są używane na telefonach komórkowych, laptopach konwertowalnych, standardowych komputerach lub innych cyfrowych urządzeniach elektronicznych, będą postrzegane jako oznaczające aplikację do zarządzania informacjami dotyczącymi kontaktów, np. numerami telefonów lub adresami.

Odmówiono rejestracji towarów w klasie 9 i usług w klasie 38.

System poczty elektronicznej działający na komputerze lub urządzeniu przenośnym (np. tablecie lub telefonie komórkowym) wymaga stosowania „ikon” do przedstawiania obecnego stanu aplikacji lub działania. Nie ma bardziej odpowiedniej „ikony” – która jest niczym więcej, jak małym graficznym przedstawieniem programu lub pliku – reprezentującej wiadomość elektroniczną niż koperta. „Ptaszek” wskazuje, że dana rzecz została wykonana prawidłowo lub że coś zostało sprawdzone. Dobrze wiadomo, jak wyglądają ikony tego typu.

Odmówiono rejestracji towarów w klasie 9.

Ogół społeczeństwa zetknie się z tym symbolem wykorzystywanym jako piktogram na telefonie komórkowym, komputerze, tablecie lub podobnym urządzeniu, do wskazania dostępu do programu lub aplikacji, która pozwala użytkownikowi robić notatki lub wpisywać tekst. Niektóre z tych aplikacji przekształcają pismo odręczne w maszynopis.

Przykłady zaakceptowanych znaków towarowych:

Zaakceptowane w odniesieniu do towarów w klasach 9 i 43.

Oświadczenie nie ma bezpośredniego, wyraźnego znaczenia w odniesieniu do danych towarów i usług.

Etykiety

Oznaczenie graficzne może składać się z kształtów, wzorów i figur, które będą postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako etykiety pozbawione charakteru odróżniającego. W tym przypadku podstawa odmowy polega na tym, że takie elementy graficzne nie są w stanie zapaść konsumentowi w pamięć, ponieważ są one zbyt proste lub powszechnie stosowane w kontekście danych towarów lub usług, o których ochronę się występuje.

Zobacz poniższe przykłady:

W podobny sposób odrzucono poniższe znaki.

W poprzednich trzech przypadkach zarówno kolor, jak i kształt etykiet były dość powszechne. To samo odnosi się do stylizowanego przedstawienia owoców w ostatnim z trzech przypadków. Ponadto wspomniany element graficzny przedstawia składniki niektórych towarów objętych zgłoszeniem, np. soków owocowych, lub przynajmniej jawnie do nich nawiązuje.

O zasadach rejestracji znaków towarowych możesz przeczytać w wytycznych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz w komunikatach dotyczących znaków towarowych w ramach programu konwergencji. Potrzebujesz pomocy w praktycznym zastosowaniu wytycznych ponieważ chcesz dokonać zgłoszenia swojego znaku towarowego? Skorzystaj z naszej usługi zgłoszenia znaku do urzędu patentowego albo skontaktuj się z nami.

[1] wyrok Sądu EU z 12 grudnia 2019 r. w/s Santa Conte vs. EUIPO, T-683/18

Photo by Matthew Brodeur on Unsplash

“Vorsprung durch Technik” czyli “postęp przez technikę / przewaga dzięki technice” to slogan Audi, o który toczył się spór z Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego – OHIM (obecnie Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej – EUIPO), którego finał miał miejsce przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE).

TSUE uznał, że znaki towarowe mogą wyrażać obiektywne, nawet proste, informacje i mimo to nadawać się do wskazywania konsumentom pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów lub usług. Taka sytuacja, może w szczególności mieć miejsce, gdy znaki towarowe nie ograniczają się do zwykłego przekazu reklamowego, lecz charakteryzują się pewną oryginalnością czy też siłą wywoływania skojarzeń, wymagają minimalnego wysiłku interpretacyjnego lub prowadzą do rozpoczęcia procesu poznawczego u właściwego kręgu odbiorców.

Nawet jeśli przyjąć, że slogan ‘Vorsprung durch Technik’ przekazuje obiektywną informację, że wyższość techniczna umożliwia wytwarzanie i dostawę lepszych towarów i usług, to okoliczność ta nie pozwala na wyciągnięcie wniosku, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony jakiegokolwiek samoistnego charakteru odróżniającego. Tak więc, niezależnie od tego, jak prosta jest taka informacja, nie może ona zostać zakwalifikowana jako zwyczajna w takim stopniu, aby móc natychmiast i bez jakiejkolwiek dalszej analizy wykluczyć, że rzeczony znak towarowy nadaje się do wskazywania konsumentowi pochodzenia handlowego danych towarów lub usług. Co więcej, slogan ten świadczy o pewnej oryginalności i sile wywoływania skojarzeń, które powodują, iż jest on łatwy do zapamiętania[1].

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. W tym wpisie skupimy się na omówieniu znaków towarowych słownych.

Czy zatem istnieją jakieś zasady i wytyczne dotyczące słownych znaków towarowych?

zasady i wytyczne dotyczące słownych znaków towarowych

Znak towarowy słowny to znak, który składa się wyłącznie ze słów lub liter, cyfr, innych standardowych znaków typograficznych lub ich kombinacji, które można zapisać. Poniżej są przykłady zarejestrowanych znaków słownych wraz z ich podziałem na:

• słowa i kompozycje słowne: PTASIE MLECZKO, LUKSUSOWA, BERLINKI
• znaki fantazyjne: PEPSI, MILKA, BONDUELLE, ADIDAS
• litery, cyfry, liczby i ich kompozycje: POLLENA 2000, 4U, TVN 24, 200 PANORAMICZNYCH
• slogany: HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT, GILLETTE NAJLEPSZE DLA MĘŻCZYZNY, JUST DO IT

W kontekście analizy czy dany słowny znak towarowy może zostać zgłoszony a następnie zarejestrowany w celu uzyskania ochrony należy zbadać dwa aspekty tego znaku:

1. Czy dane oznaczenie słowne jest dystynktywne?

Niektóre słowa nie mają charakteru odróżniającego i nie mogą nadać takiego charakteru złożonemu oznaczeniu, jeżeli są używane tak często, że straciły zdolność do odróżniania towarów i usług. Zasada ta dotyczy poniższych pojęć, występujących oddzielnie lub w połączeniu z innymi elementami, które również nie mogą być przedmiotem rejestracji.

Pojęcia oznaczające jedynie szczególnie pozytywne lub atrakcyjne cechy bądź funkcje towarów i usług zostaną odrzucone, jeśli stosowane są oddzielnie lub w połączeniu z pojęciami opisowymi:

• ECO oznaczające „ekologiczny”
• FLEXi FLEXI oznaczające „elastyczny”
• GREEN oznaczające „przyjazny dla środowiska”
• MEDI oznaczające „medyczny”
• MULTI oznaczające „wiele, dużo, więcej niż jeden”
• MINI oznaczające „bardzo mały” lub „niewielki”
• MEGA oznaczające „duży”
• Premium/PREMIUM oznaczające „najwyższą jakość”
• PRO wskazujące, że oznaczone towary skierowane są do „odbiorców profesjonalnych” lub „stanowią poparcie” czegoś
• PLUS oznaczające „dodatkowy, ekstra, ponadprzeciętnej jakości, najlepszy w swoim rodzaju”
• SUPER podkreślające „pozytywne właściwości towarów lub usług”
• ULTRA oznaczające „w najwyższym stopniu”
• UNIVERSAL odnoszące się do towarów, które „nadają się do ogólnego lub uniwersalnego zastosowania”

• Domeny – np. „.com” – wskazują jedynie miejsce w Internecie, gdzie można znaleźć informacje, a tym samym nie umożliwia rejestracji znaku o charakterze opisowym lub podlegającemu odrzuceniu na innej podstawie. Dlatego też w odniesieniu do materiałów drukowanych znak www.ksiazki.com powinien być zakwestionowany na takiej samej zasadzie, jak pojęcie „książki”. Element „.com” jest elementem technicznym i uniwersalnym, którego zastosowanie jest niezbędne w normalnej treści adresu komercyjnej strony internetowej. Tak samo końcówka „.pl” nie nadaje charaktery odróżniającego w oznaczeniu okazja.pl
• Skróty oznaczające formę prawną spółki, np. Ltd., GmbH, sp. z o.o. nie przyczyniają się do charakteru odróżniającego znaku.
• Imiona i nazwiska osób są odróżniające, niezależnie od częstotliwości występowania nazwiska, nawet w przypadku najbardziej popularnych nazwisk, takich jak Nowak czy Smith.

Należy także pamiętać, że co do zasady każde oznaczenie opisowe (o których mowa poniżej) jest także niedystynktywne.

2.  Czy dane oznaczenie nie ma charakteru opisowego dla zgłaszanych towarów i usług?

Analizując znaki towarowe słowne należy uważać na oznaczenia o charakterze opisowym czyli znaków, które składają się jedynie z informacji o właściwościach towarów i usług. Z tego powodu pojęcia o charakterze opisowym nie mogą spełniać funkcji znaku towarowego.

Słowo ma charakter opisowy szczególnie, jeżeli znak towarowy ma znaczenie opisowe dla ogółu społeczeństwa (jeśli towary lub usługi są do niego adresowane) lub określonego kręgu odbiorców (bez względu na to, czy towary lub usługi są adresowane również do ogółu społeczeństwa).

• KONTO OSOBISTE STANDARD– przeznaczone do oznaczania usług takich jak usługi polegające na prowadzeniu rachunku osobistego służącego do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych
• ZŁOTE PIWO JASNE– przeznaczone do oznaczania piwa
• KIEŁBASKI DO PIWA– przeznaczone do oznaczania mięsa i wyrobów mięsnych
• MYDŁO KUCHENNE– przeznaczone do oznaczania kosmetyków, preparatów kosmetycznych do kąpieli, mydeł zapachowych, mydeł dezynfekujących, mydeł toaletowych
• CENTRUM BADANIA OPINII PUBLICZNEJ – przeznaczone do oznaczania usług w postaci badań opinii publicznej
• WYBORNE JAJO – przeznaczone do oznaczania jaj konsumpcyjnych, w tym z hodowli ściółkowej, jaja w proszku, mas jajecznych, białek jajek, żółtek jajek, przetworów jajowych: suszonych, chłodzonych i mrożonych, jaj liofilizowanych

Według ogólnej zasady połączenie elementów, z których każdy osobno opisuje właściwości samych towarów i usług, ma charakter opisowy wobec tych właściwości. Samo połączenie elementów bez wprowadzenia niespotykanej zmiany – szczególnie w składni lub znaczeniu – może stworzyć jedynie oznaczenie o charakterze opisowym.

W odniesieniu do zgłoszonych do rejestracji oznaczeń sformułowanych w języku obcym i posiadających w tym języku charakter opisowy należy w ślad za orzecznictwem podkreślić, co do zasady, nie jest to przeszkoda w rejestracji takich oznaczeń, chyba że znacząca część relewantnego kręgu krajowych odbiorców towarów lub usług sygnowanych znakiem towarowym, zapisanym w języku obcym, byłaby w stanie odczytać jego znaczenie i rozpoznać jego wyłącznie opisowy charakter.

Podczas oceniania opisowości oznaczenia zgłoszonego w języku obcym należy mieć na uwadze stopień znajomości danego języka wśród grupy odbiorców, do których kierowany jest sygnowany towar lub usługa. Należy mieć również na uwadze, że dla znajomości niektórych prostych i często używanych słów w obrocie nie jest konieczna dogłębna znajomość języka obcego czy też umiejętności porozumiewania się w tym języku.

Podobnie jest w przypadku połączeń złożonych ze słów w różnych językach. Nadal mogą podlegać zastrzeżeniom, jeśli właściwi konsumenci zrozumieją opisowe znaczenie wszystkich elementów bez dodatkowego wysiłku. Taka sytuacja może mieć miejsce, w szczególności, gdy oznaczenie składa się z podstawowych terminów w języku, który zostanie z łatwością zrozumiany przez osoby posługujące się innym językiem, lub jeśli terminy są podobne w obu językach.

Przykłady oznaczeń, których rejestracji odmówiono:

• LIM EXPRESS– przeznaczone do oznaczania szeregu towarów z kl. 5, 29, 30, 32
• MEGA STRONG PROTEIN– przeznaczone do oznaczania szeregu towarów z kl. 5, 29, 30, 32
• NATIVE ENGLISH– przeznaczony do oznaczania usług z kl. 41
• TRADITIONALLY POLISH BEER– przeznaczony do oznaczania towarów z kl.

Ponadto konsumenci zrozumieją bez dalszej interpretacji znak „@” jako literę „a” lub słowo „at” (ang. np. „przy”, „za”) oraz znak „€” jako literę „e”. Konsumenci zastąpią stosowne cyfry wyrazami, np. „2” jako „to” (ang. do) lub „4” jako „for” (ang. dla).

Slogan reklamowy może mieć charakter odróżniający, jeżeli jest odbierany jako coś więcej niż zwykły przekaz reklamowy wychwalający właściwości towarów lub usług, ze względu na to, że:

• stanowi grę słów; lub
• wprowadza elementy wysiłku twórczego czy zaskoczenia, dzięki czemu może być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący i nieoczekiwany; i/lub
• cechuje się oryginalnością lub szczególną siłą wywoływania skojarzeń; i/lub
• stymuluje procesy poznawcze właściwego kręgu odbiorców lub skłania do wysiłku interpretacyjnego
• Ponadto do ustalenia charakteru odróżniającego sloganu mogą przyczynić się następujące cechy:
• niezwykłe struktury składniowe;
• zastosowanie środków językowych i stylistycznych, takich jak aliteracja, metafora, rym, paradoks itp.

Slogany, którym odmówiono rejestracji:

• MORE THAN JUST A CARD – przeznaczony do oznaczania usług w zakresie kart bankowych, kredytowych i debetowych
• DRINK WATER, NOT SUGAR – przeznaczony do oznaczenia towarów w kl. 32 i 33
• Obiady zawsze domowe– przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 5, 39, 30
• Gorąco polecam– przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 29, 30, 31, 35, 39, 43

Oznaczeniami opisowymi mogą być oznaczenia wskazujące na pochodzenie towaru przez odwołanie się do nazw geograficznych lub słów utworzonych od takich nazw. Jednakże nie każda nazwa geograficzna, umieszczona w oznaczeniu spowoduje, że będzie ono wyłączone z rejestracji jako wskazujące na pochodzenie towarów/usług.

Istotną kwestią w ocenie opisowego charakteru oznaczenia wskazującego na pochodzenie jest ustalenie, czy zgłoszone pojęcie geograficzne określa miejsce obecnie związane ze zgłoszonymi towarami lub usługami w odczuciu odpowiedniej kategorii osób lub czy będzie ono odpowiednio kojarzone w przyszłości.

Przykłady oznaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego:

• KALWADOS PODLASKI– przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33: napoje alkoholowe
• OLSZTYN24– przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 16, 35, 41
• OPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA– przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36
• Bimber białowieski– przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33

i na koniec prawo autorskie …

Co ciekawe, czasami znak towarowy w postaci sloganu może być również chroniony prawem autorskim. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 17 lipca 2020 r. (sygn. akt. VI ACa 666/18) orzekł, że części utworu (w tym również poszczególne frazy utworów słownych) są chronione prawem autorskim, jeśli przyczyniają się do oryginalności całego dzieła, zaś zawarte w nich elementy stanowią wyraz własnej twórczości intelektualnej autora utworu. Zdaniem Sądu naruszeniem autorskich praw majątkowych i osobistych powódki, autorki słów do piosenki „Wsiąść do pociągu byle jakiego”, było użycie tej właśnie frazy w reklamie (wyłącznie w warstwie tekstowej i nieco przekształconej). Trzeba więc pamiętać rejestrując slogan jako znak słowny, aby zabezpieczając swoje prawa respektować prawa autorów nawet krótkiego tekstu. 

O znakach towarowych możesz przeczytać w wytycznych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz w komunikatach dotyczących znaków towarowych w ramach programu konwergencji. Chcesz dokonać zgłoszenia swojego znaku towarowego? Skorzystaj z naszej usługi zgłoszenia znaku do urzędu patentowego albo skontaktuj się z nami.

Photo by Julian Hochgesang on Unsplash

[1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2010 r. C-398/08 P

Jeśli szukasz dla swojej działalności związanej z własnością intelektualną odpowiedniego modelu finansowania, zapewne prędzej bądź później trafisz na ofertę konkursów, przedsięwzięć lub funduszy inwestycyjnych dostępnych dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej. Programami tymi zajmuje się wiele instytucji, oferując szerokie spektrum możliwości skierowanych do różnych grup podmiotów i zróżnicowanych pod względem celów. W większości programów realizowanych zarówno przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jak i Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) wspólne pozostają 3 kryteria: innowacyjność, nowość i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Czym jest NCBR?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest rządową agencją wykonawczą i kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreującym ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Działalność NCBR finansowana jest ze środków Skarbu Państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Projekty współfinansowane ze środków unijnych muszą mieścić się w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), czyli wskazanych przez polski rząd obszarach zwiększających innowacyjność naszej gospodarki.

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) realizuje programy rozwoju gospodarki, wspierające działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Jednymi z często pojawiających się wymogów dla programów realizowanych zarówno przez NCBR jak i PARP są:

1. innowacyjność
2. nowość
3. prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej.

[innowacyjność]

Charakterystyka działalności innowacyjnej została opisana w Podręczniku Oslo wydanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).

Uprzednio innowacyjności dzielona była na:

1. innowacyjność produktowa – czyli nowość rezultatów projektu rozumianą jako znaczącą zmianę, wyrażaną wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi. Wskaźniki te powinny odróżniać ten produkt od produktów o podobnej funkcji podstawowej występujących na rynku.
2. Innowacyjność procesowa – czyli nowość rezultatów projektu rozumianą jako wprowadzenie w przedsiębiorstwie znaczącej zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania, wyrażonej wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi.

Zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Oslo z 2018 r. wskazano, że w porównaniu z poprzednim wydaniem Podręcznika z 2005 r. główną zmianą w definicji innowacji biznesowej w Podręczniku było ograniczenie złożoności poprzedniej definicji czterech typów innowacji zawierającej ich listę (innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) i sprowadzenie jej do dwóch głównych rodzajów innowacji: innowacji produktowej i innowacji w procesie biznesowym. W zmienionej definicji ograniczono również niejednoznaczność wymogu istnienia „znaczącej” zmiany poprzez porównanie zarówno nowych, jak i ulepszonych innowacji z dotychczasowymi produktami lub procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Podstawowe definicje innowacji produktowej i innowacji w procesie biznesowym przedstawiają się następująco:

• Innowacja produktowa to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek
• Innowacja w procesie biznesowym to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.

Zarówno pierwsza, jak i druga edycja Podręcznika ograniczały pojęcie innowacji do nowych lub znacząco udoskonalonych produktów i procesów „technologicznych”. Odzwierciedlało to koncentrację na technicznym rozwoju nowych produktów i nowych technik produkcji oraz ich dyfuzji wśród innych przedsiębiorstw. W czwartej, aktualnej edycji Podręcznika postanowiono również wprowadzić ogólną definicję innowacji, czyli nowego lub ulepszonego produktu lub procesu (lub ich połączenia), które różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces).

Innowacje w procesach biznesowych dotyczą sześciu różnych funkcji przedsiębiorstwa, określonych w literaturze z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Dwie funkcje odnoszą się do podstawowej działalności przedsiębiorstwa, czyli wytwarzania i dostarczania produktów na sprzedaż, natomiast pozostałe funkcje dotyczą działalności wspomagającej. Taksonomia funkcji biznesowych zaproponowana w najnowszej wersji Podręcznika odwzorowuje zaproponowane w poprzednim wydaniu kategorie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Działalność innowacyjna obejmuje wszelkie działania rozwojowe, finansowe i komercyjne podejmowane przez przedsiębiorstwo, mające na celu doprowadzenie do powstania innowacji dla przedsiębiorstwa.

Ocena innowacji wskazuje na cztery wymiary innowacji, które mogą stać się źródłem zaleceń w sferze pomiaru:

1. wiedza,
2. walor nowości,
3. wdrożenie,
4. tworzenie wartości.

Wymóg wdrożenia odróżnia innowację od innych pojęć, takich jak wynalazek, ponieważ innowacja musi zostać wdrożona, tzn. oddana do użytku lub udostępniona do użytkowania innym podmiotom. Termin „innowacja” może oznaczać zarówno działanie, jak i wynik działania.

Aby odpowiednio zweryfikować, czy dany produkt albo proces stanowi innowację należy zweryfikować czy spełnia wskazane kryteria.

Ad 1 – wiedza

Innowacje wynikają z działań opartych na wiedzy, które polegają na praktycznym zastosowaniu istniejących lub nowo tworzonych informacji i wiedzy. Wiedza odnosi się do rozumienia informacji oraz zdolności do wykorzystywania informacji do różnych celów.

Działalność badawcza i rozwojowa (B+R), opisana szczegółowo w wydanym przez OECD Podręczniku Frascati (OECD, 2015a) to jeden z wielu rodzajów działalności mogących tworzyć innowacje lub służyć do uzyskania wiedzy użytecznej dla innowacji.

Wiedza może zostać wykorzystana do opracowywania nowych pomysłów, modeli, metod lub prototypów, które mogą stanowić podstawę innowacji. Mogą one być pozyskiwane z zewnątrz lub rozwijane w ramach danej organizacji.

Ad 2 – walor nowości

Aspekt nowości danej innowacji jest związany z jej potencjalnymi zastosowaniami, określonymi na podstawie cech produktu lub procesu w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi, a także na podstawie wcześniejszych doświadczeń dostawcy i przewidywanych użytkowników.

Niektóre cechy można mierzyć obiektywnie, jak np. efektywność energetyczną, prędkość, wytrzymałość materiału, współczynnik awaryjności czy inne cechy fizyczne, natomiast cechy subiektywne, takie jak zadowolenie użytkownika, użyteczność, elastyczność, zdolność do reagowania na zmieniające się warunki mogą być trudne w pomiarach.  Także walor nowości może okazać się trudny do ustalenia w przypadku cech subiektywnych.

Wymogiem minimalnym jest to, aby innowacje zawierały co najmniej takie cechy, które nie były wcześniej udostępnione użytkownikom przez daną organizację. Cechy te mogą, lecz nie muszą być nowe w skali gospodarki, społeczeństwa lub konkretnego rynku. Innowacja może opierać się na produktach i procesach, które były już wcześniej stosowane w innych kontekstach, na przykład na innych rynkach geograficznych lub produktowych.

Dlatego właśnie że wymóg w postaci nowości w skali krajowej a aspekt nowości składający się na jedną z cech innowacji różnią się należy przyjąć, że nowość o danym zakresie terytorialnym jest pojęciem szerszym niż nowość w zakresie innowacji. Ze względu na to, że nowość w skali terytorialnej oraz stan techniki są pojęciami znanymi na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej należy jej definiować zgodnie z przyjętymi tam zasadami. Natomiast nowość w zakresie innowacji jest pojęciem węższym.

Jak wskazano w Podręczniku dla spełnienia cechy nowości przy ocenie innowacyjności wystarczające jest aby nowość ta dotyczyła danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że sam fakt, że dany przedsiębiorca nie wykorzystywał wcześniej określonej technologii w swoim przedsiębiorstwie oznacza, że kryterium nowości na potrzeby oceny innowacyjności tej technologii zostało spełnione.

Ad 3 – wdrożenie

Aby nowy pomysł, model, metoda lub prototyp mogły zostać uznane za innowację, muszą one zostać wdrożone. Wdrożenie wymaga od organizacji systematycznych wysiłków na rzecz zapewnienia dostępności innowacji dla potencjalnych użytkowników – zarówno w odniesieniu do własnych procesów i procedur danej organizacji, jak i zewnętrznych użytkowników jej produktów. Wymóg wdrożenia jest cechą charakteryzującą innowacje, która odróżnia je od wynalazków, prototypów, nowych idei itp.

Wymogiem minimalnym jest to, aby innowacje zawierały co najmniej takie cechy, które nie były wcześniej udostępnione użytkownikom przez daną organizację. Cechy te mogą, lecz nie muszą być nowe w  skali gospodarki, społeczeństwa lub konkretnego rynku. Innowacja może opierać się na produktach i procesach, które były już wcześniej stosowane w innych kontekstach, na przykład na innych rynkach geograficznych lub produktowych. W tym przypadku innowacja stanowi przykład dyfuzji. Dyfuzja innowacji może być źródłem znacznej wartości gospodarczej. Innowacje definiowane są w taki sposób, że obejmują one procesy dyfuzji.

Ad 4 – tworzenie wartości

Zamiar dążenia do tworzenia wartości (lub jej zachowania) przez podmioty odpowiedzialne za działalność innowacyjną. Wartość jest zatem dorozumianym celem innowacji, lecz nie można zagwarantować jej wystąpienia ex ante, ponieważ efekty innowacji są niepewne i niejednorodne.

Możliwość zrealizowania wartości wynikającej z innowacji jest niepewna i może zostać w pełni oceniona dopiero pewien czas po jej wdrożeniu. Wartość innowacji może również zmieniać się z biegiem czasu, zapewniając różnym zainteresowanym stronom różne korzyści. Do śledzenia efektów innowacji po upływie stosownego czasu można wykorzystać wskaźniki uzupełniające i strategie analityczne. Znaczenie mierników efektów innowacji zależy od zamierzonego wykorzystania danych na temat innowacji.

Podsumowując, minimalny wymóg dotyczący innowacji polega na tym, że produkt lub proces biznesowy musi posiadać jedną lub więcej cech, które są znacząco różne od cech zawartych w produktach lub procesach biznesowych dotychczas oferowanych lub wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Cechy te muszą być istotne dla przedsiębiorstwa lub dla użytkowników zewnętrznych. Na przykład przedsiębiorstwo może oczekiwać, że nowe lub ulepszone cechy produktu (lub procesu biznesowego) zwiększą użyteczność dla użytkowników lub wzmocnią jego własną pozycję konkurencyjną na rynku. Innowacja może również być wynikiem szeregu drobnych ulepszeń dokonanych w okresie objętym obserwacją pod warunkiem, że suma tych drobnych ulepszeń powoduje znaczącą różnicę w produkcie końcowym lub procesie biznesowym.

Jak wskazują autorzy Podręcznika zmiany nie będące innowacjami to:

1. rutynowe zmiany lub aktualizacje nie stanowią same w sobie innowacji produktowej, dotyczy to aktualizacji oprogramowania, które polegają wyłącznie na wykryciu i usunięciu błędów kodu, oraz sezonowych zmian w modzie odzieżowej;
2. proste zastąpienie lub powiększenie kapitału nie stanowi innowacji, dotyczy to zakupu identycznych modeli zainstalowanych urządzeń lub niewielkich rozszerzeń i aktualizacji istniejącego sprzętu lub oprogramowania – nowe wyposażenie lub rozszerzenia muszą być nowe dla przedsiębiorstwa i wiązać się ze znaczną poprawą specyfikacji;
3. wprowadzenie produktów, które wiąże się jedynie z niewielkimi zmianami estetycznymi, takimi jak zmiana koloru lub niewielka zmiana kształtu, nie spełnia wymogu „znaczącej różnicy” i w związku z tym nie stanowi innowacji produktowej;
4. przedsiębiorstwa wykonujące produkcję na zamówienie (custom production) wytwarzają pojedyncze i często złożone wyroby lub usługi przeznaczone do sprzedaży na rynku (np. gry komputerowe, filmy) lub realizowane na zlecenie klienta (np. budynki, zakłady produkcyjne, systemy logistyczne, maszyny, raporty konsultingowe) – o ile jednorazowo wytworzony element nie wykazuje istotnych cech różniących go od produktów, które przedsiębiorstwo wytworzyło wcześniej, nie jest to innowacja produktowa, nie jest to także innowacja w procesie biznesowym, chyba że opracowanie takiego jednorazowego elementu wymagało od przedsiębiorstwa rozwinięcia i wykorzystania znacząco odmiennych lub zwiększonych.

Wyróżnia się 8 szeroko rozumianych rodzajów działalności, które mogą być podejmowane przez przedsiębiorstwa w ramach dążenia do innowacji:

1. działalność badawcza i rozwojowa (B+R),
2. działalność inżynieryjna, projektowa i inna działalność twórcza,
3. działalność marketingowa i budowanie wartości marki,
4. działalność związana z własnością intelektualną,
5. działalność związana ze szkoleniem pracowników,
6. działalność związana z rozwojem oprogramowania i bazami danych,
7. działalność związana z nabywaniem lub dzierżawą rzeczowych aktywów trwałych,
8. działalność w zakresie zarządzania innowacjami.

[nowość]

Nowość może być wymagana w zakresie danego kraju, regionu albo w skali światowej.

Aby zdefiniować czym jest cecha nowości należy odnieść się do definicji zawartej w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (dalej: „pwp”).

Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według, której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Jednym ze sposobów weryfikacji kryterium nowości jest wykonanie badania i przygotowania raportu ze stanu techniki obejmującego zbieżne rozwiązania techniczne zawierającego badanie baz dokumentów patentowych, dostępnej literatury, w tym czasopism branżowych oraz materiałów z konferencji naukowych, a także publikacji naukowych według określonej tematyki i przedmiotu rozwiązania technicznego.  

Jak zostało wskazane w art. 25 ust. 2 pwp, przez stan techniki rozumie się to, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej i udostępnienie to nie może nastąpić w takim zakresie, aby dla znawcy danej dziedziny ujawnione zostały dostateczne dane do stosowania wynalazku.

Ujawnienie wynalazku następuje wtedy, gdy z wynalazkiem mógł (choć niekoniecznie musiał) zapoznać się nieoznaczony krąg osób[1] oznacza to, że podanie wynalazku do wiadomości oznaczonego (zamkniętego) kręgu osób, zwłaszcza związanych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej, nie jest uważane za udostępnienie wynalazku publiczności. Do podania wynalazku do wiadomości powszechnej dochodzi dopiero wtedy, gdy rozwiązanie było dostępne dla nieograniczonego z góry kręgu osób, które mogły się z tym rozwiązaniem zapoznać poprzez własne obserwacje pozwalające na przyswojenie sobie reguł technicznego działania będącego przedmiotem wynalazku. Dlatego też ograniczenie tego kręgu osób do członków komisji ekspertów, pracowników placówki badawczej czy przedsiębiorstwa produkcyjnego, nie spełnia omawianej przesłanki – nawet przy uwzględnieniu możliwości przekazania przez nich wiadomości innym osobom. Stąd podany w przepisie przykład jawnego stosowania jako udostępnienia powszechnego oznacza jawność nie w stosunku do pracowników jednostki stosującej, lecz prowadzenie procesu produkcyjnego w sposób umożliwiający zapoznanie się z istotą rozwiązania również innej dowolnej osobie[2].

Z tego względu dla postawienia zarzutu braku nowości konieczne jest w zasadzie przeciwstawienie zgłoszeniu konkretnego rozwiązania o identycznych w istocie cechach. Nie wystarczy wykazać, że istotne elementy rozwiązania technicznego (wynalazku) są znane kilku odrębnym rozwiązaniom zaliczanym do stanu techniki. Zarzut braku nowości rozwiązania wymaga udowodnienia, iż badany wynalazek jest tożsamy z rozwiązaniem wcześniej zgłoszonym do ochrony, na który udzielono patentu. Dla skuteczności zarzutu braku nowości nie wystarcza podobieństwo później zgłoszonego rozwiązania do badanego wynalazku z wcześniejszym pierwszeństwem, zwłaszcza w sytuacji, gdyby wykazano, że doszło do uzyskania nieoczywistego efektu wynalazku w świetle wcześniejszego stanu techniki. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element[3].

Brak nowości może być też rozumiany (w sposób dorozumiany) w tym sensie, że wykonanie pouczenia ze stanu techniki mogłoby w sposób nieuchronny prowadzić do rezultatu wchodzącego w zakres ochrony rozpatrywanego wynalazku. Gdy znane są np. substraty i znany jest sposób postępowania, to wytworzony wytwór można uznać za znany. Takie postępowanie oznacza, że dla znawcy dany wynalazek wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, czyli nie musiał on podjąć żadnych działań o charakterze twórczym, aby dojść do danego rozwiązania[4].

[działalność B+R]

Działalność badawczo – rozwojowa jest szeroko scharakteryzowana w kolejnym wydawany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) podręczniku – Podręczniku Frascati. Podręcznik Frascati jest uznanym światowym standardem gromadzenia i publikowania porównywalnych w skali międzynarodowej statystyk dotyczących zasobów finansowych i ludzkich przeznaczanych na działalność badawczą i rozwojową (B+R). Definicje zawarte w Podręczniku Frascati zostały przyjęte i dostosowane przez wiele państw i służą obecnie jako wspólny język do dyskusji w różnych sferach, w tym w dziedzinach związanych z polityką naukowo-techniczną, polityką rozwoju gospodarczego oraz polityką fiskalną, podatkową i regulacyjną, a ponadto są wykorzystywane do tworzenia wytycznych dotyczących m.in. statystyk z zakresu rachunkowości finansowej, inwestycji i handlu.

Działalność B+R obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy – w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kulturze i społeczeństwie – oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.

Działalność B+R, która może mieć na celu osiągnięcie celów szczegółowych lub ogólnych, definiuje zbiór wspólnych cech, nawet jeśli jest ona podejmowana przez różne podmioty. Aby dana działalność mogła zostać uznana za działalność B+R, musi ona spełniać pięć podstawowych kryteriów. Działalność taka musi być:

1. nowatorska – ukierunkowana na nowe odkrycia,
2. twórcza – opierająca się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach
3. nieprzewidywalna – niepewna co do ostatecznego wyniku
4. metodyczna – prowadzona w sposób zaplanowany z określonym budżetem
5. możliwa do przeniesienia lub odtworzenia.

Termin „działalność badawcza i rozwojowa” (B+R) obejmuje trzy rodzaje działalności B+R: badania podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe.

Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na konkretne zastosowanie lub wykorzystanie.

Badania stosowane to oryginalne badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy. Są one jednak ukierunkowane przede wszystkim na konkretny, praktyczny cel. Do badań stosowanych zaliczamy badania przemysłowe.

Prace rozwojowe to prace podejmowane w sposób metodyczny, oparte na wiedzy zdobytej w wyniku działalności badawczej i rozwojowej i doświadczeń praktycznych oraz wytwarzające dodatkową wiedzę, ukierunkowaną na wytworzenie nowych produktów lub procesów bądź na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów. Do prac rozwojowych zaliczamy eksperymentalne prace rozwojowe.

NCBR wspiera projekty B+R obejmujące:

• eksperymentalne prace rozwojowe
• badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe – zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Badania przemysłowe – badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

[działalność B+R a innowacje]

Innowacje dotyczą wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów na rynek lub znajdowanie lepszych sposobów (dzięki nowym lub znacząco ulepszonym procesom i metodom) wprowadzania produktów na rynek. Działalność B+R może, ale nie musi być elementem działalności innowacyjnej, ale jest jednym z wielu typów działań innowacyjnych. Działania te obejmują również nabywanie istniejącej wiedzy, maszyn, sprzętu i innych dóbr inwestycyjnych, szkolenia, marketing, projektowanie i rozwój oprogramowania. Te działania innowacyjne mogą być prowadzone we własnym zakresie lub zlecane na zewnątrz.

[przesłanka nowości w rozumieniu pwp, a nowość jako element innowacyjności oraz nowatorskość jako element działalności B+R]

Oczekiwanym celem projektu B+R jest nowa wiedza, ale musi być ona dostosowana do różnych kontekstów. Inna nowa wiedza oczekiwana jest po badania przeprowadzonych przez uczelnie czy instytutu badawcze a inna w sektorze przedsiębiorców.

Ponieważ działalność B+R polega na formalnym tworzeniu wiedzy, w tym wiedzy zawartej w produktach i procesach, pomiar koncentruje się na nowej wiedzy, a nie na nowych lub znacząco ulepszonych produktach lub procesach wynikających z zastosowania wiedzy.

Natomiast pod kątem nowości w rozumieniu innowacyjności wystarczające jest aby nowość ta dotyczyła danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że sam fakt, że przedsiębiorca nie wykorzystywał wcześniej danej technologii w swoim przedsiębiorstwie spełnia już kryterium nowości na potrzeby oceny innowacyjności tej technologii.

W przypadku samoistnej cechy nowości w skali danego terytorium konieczne jest ustalenie że na danym obszarze tego typu technologia nie została już opracowana i wykorzystywana ani w żaden sposób ujawniona publicznie, ani co najważniejsze nie była wcześniej przedmiotem zgłoszenia w celu uzyskania patentu czy prawa ochronnego. Co ważne, omówiona cecha nowości będzie dotyczyła jedynie rozwiązań technicznych.

Jeśli prowadzisz działalność B+R, inżynieryjną, projektową i inną działalność twórczą, jeśli zajmujesz się działalnością marketingową bądź budowaniem wartości marki albo rozwojem oprogramowania i bazami danych – zagadnienia własności intelektualnej są przedmiotem Twojego zainteresowania. Podobnie w naszym przypadku. Znamy się na prawie własności intelektualnej. Dzięki ścisłej specjalizacji możemy sprawnie i skutecznie doradzić jak zabezpieczyć, za pomocą narzędzi prawnych, wartości niematerialne tworzone teraz i w przeszłości tak, aby w przyszłości korzystanie z nich pozwalało osiągnąć Twoje osobiste i biznesowe cele. Zapraszamy do rozmowy o innowacyjności, nowości i prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, a także innych równie ciekawych wyzwaniach własności intelektualnej.

Photo by Jens Johnsson on Unsplash

[1] Tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20.12.2011 r., II GSK 1283/10, LEX nr 1134642.

[2] wyrok SN z 24.10.1984 r., IV PRN 5/84, WUP 1985/4, s. 212.

[3] wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2009 r., VI SA/Wa 1837/08, LEX nr 1061908.

[4] Poradnik wynalazcy, red. A. Pyrża, Warszawa 2017, s. 129.

Dodatkowy patent czy dodatkowe prawo ochronne? Dodatkowy patent to możliwość uzyskania patentu na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które musi posiadać cechy wynalazku, ale nie może być stosowane samoistnie, tzn. bez wynalazku głównego. Dodatkowe prawo ochronne to możliwość przedłużenia ochrony z patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin. Dlaczego powstają dodatkowe prawa wyłączne?

Czym jest dodatkowe prawo ochronne?

Dodatkowe prawo ochronne (“DPO” lub “SPC” od Supplementary Protection Certificate), czyli możliwość przedłużenia ochrony z patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, wprowadzone zostało do polskiego porządku prawnego wraz z przystąpieniem Polski do UE. Jest regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 152, str. 1 z późn. zm.) (“Rozporządzenie nr 469/2009“) oraz w art. 75¹ – 75¹⁰ ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (“pwp“).

W przepisach tych pojawią się pojęcia związane z DPO:

• produkt oznacza aktywny składnik lub mieszaninę aktywnych składników produktu leczniczego
• produkt leczniczy oznacza każdą substancję lub mieszaninę substancji przeznaczonych do zapobiegania chorobom lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt i każdą substancję lub mieszaninę substancji podawaną ludziom lub zwierzętom w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego.
• patent podstawowy oznacza patent, którym chroniony jest produkt jako taki, proces otrzymywania produktu lub zastosowanie produktu, i który wskazany jest przez posiadacza do celów procedury wydania świadectwa
• świadectwo oznacza dodatkowe świadectwo ochronne, czyli dodatkowe prawa ochronne – taka terminologia została zastosowana w polskiej ustawie praw własności przemysłowej.

Produkty lecznicze, zanim zostaną wprowadzone do obrotu, muszą uzyskać na to pozwolenie w formie aktu administracyjnego, a to z kolei poprzedzone jest kilku bądź kilkunastoletnimi badaniami doświadczalnymi. W rezultacie efektywna ochrona patentowa farmaceutyków ulega skróceniu ze standardowych 20 lat do kilkunastu czy nawet kilku lat. Potrzeba wprowadzenia DPO wynika z tego, iż obecnie okres, który upływa między złożeniem wniosku o patent dla nowego produktu leczniczego a wydaniem zezwolenia na obrót tym produktem leczniczym, powoduje, że okres rzeczywistej ochrony w ramach patentu jest niewystarczający na pokrycie nakładów poniesionych na prace badawcze. Taka sytuacja rodzi poważne ryzyko, że ośrodki badawcze usytuowane w państwach członkowskich UE będą przenoszone do tych krajów, które przyznają większą ochronę. Jako remedium na taką niekorzystną sytuację zostało wprowadzone dodatkowe prawo ochronne[1]. 

[warunki do uzyskania DPO]

Uprawniony z patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin może ubiegać się w Urzędzie Patentowym RP o dodatkowe prawa ochronne pod warunkiem, iż spełnione są następujące warunki:

1. produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy;
2. wydane zostało ważne zezwolenie na obrót produktem jako produktem leczniczym;
3. produkt nie był uprzednio przedmiotem świadectwa;
4. zezwolenie określone w pkt 2 jest pierwszym zezwoleniem na obrót danym produktem jako produktem leczniczym.

Ochrona wynikająca z DPO może być uzyskana tylko na taki zastrzeżony produkt – a więc składnik aktywny lub mieszaninę takich składników – który jest dopuszczony po raz pierwszy do obrotu jako podstawa konkretnego produktu leczniczego i nie był wcześniej przedmiotem DPO, przy czym wszystkie te przesłanki spełnione są łącznie w odniesieniu do określonego państwa EOG. 

W przypadku, gdy w określonym państwie lek (produkt leczniczy) jest chroniony patentem, ale nie został w nim dopuszczony do obrotu, nie może on w tym państwie uzyskać SPC, chociaż został dopuszczony do obrotu w innych państwach UE. Co więcej, SPC traci ważność, gdy zezwolenie zostanie unieważnione. Istnieje, więc nierozerwalny związek SPC zarówno z systemem patentowym, jak i z systemem dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego kontrolowanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych[2].

Wynika z tego, że można uzyskać DPO na substancję chemiczną lub ich mieszaninę tylko wówczas, gdy są one wyraźnie wskazane w zastrzeżeniach patentu podstawowego.

Należy pamiętać, że nie można uzyskać DPO na:

1. mieszaninę składnika aktywnego i nieaktywnego (np. rozczynnika, rozpuszczalnika, podłoża maści itp.);
2. produkt, który różni się od wcześniej dopuszczonego do obrotu jedynie nieistotnymi parametrami fizyko-chemicznymi (np. poziomem zanieczyszczeń, sposobem podawania do organizmu);
3. produkt, który był wcześniej dopuszczony do obrotu do innego zastosowania medycznego (w tym weterynaryjnego);
4. produkt chroniony patentem podstawowym na pierwsze lub drugie zastosowania medyczne, jeżeli wcześniej ten sam produkt był już przedmiotem DPO.

[zakres ochrony]

W granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym, ochrona przyznana DPO rozciąga się jedynie na produkt objęty zezwoleniem na obrót odpowiadającym mu produktem leczniczym oraz na każde użycie produktu jako produktu leczniczego, jakie było dozwolone przed wygaśnięciem DPO. Oznacza to, że jeżeli w czasie trwania dodatkowego prawa ochronnego produkt otrzyma zezwolenie na dopuszczenie do obrotu do kolejnych zastosowań medycznych, to zastosowania te wchodzą również w zakres DPO, o ile wchodzą w zakres patentu podstawowego. Kolejne zezwolenia na dopuszczenie do obrotu tego samego produktu nie przedłużają natomiast raz udzielonego DPO (z wyjątkiem zastosowania w celach pediatrycznych, o czym mowa w dalszej części wpisu).

DPO obejmuje ochroną nie tylko składnik aktywny jako taki, ale również jego różne formy pochodne, jak np. sole i estry czy produkty lecznicze, lecz tylko w takim zakresie, w jakim są one chronione przez patent podstawowy. Oznacza to możliwość ochrony na podstawie DPO wszystkich substancji lub mieszanin, które są związane strukturalnie z produktem będącym przedmiotem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i które jednocześnie są przedstawione w zastrzeżeniach patentu podstawowego.

[czas trwania ochrony]

Wniosek o udzielenie ochrony składa się w ciągu 6 miesięcy od daty udzielenia patentu lub daty udzielenia pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, w zależności od tego, co nastąpiło później. Termin na złożenie tego wniosku nie podlega przywróceniu.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki do jego udzielenia.

Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych.

Urząd Patentowy po stwierdzeniu, że warunki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego nie są spełnione albo, że wniosek złożony został po terminie, wydaje decyzję o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia 469/2009 czas trwania DPO ustalono maksymalnie na 5 lat. W poszczególnych przypadkach długość trwania SPC równa jest okresowi czasu, jaki upłynął między zgłoszeniem patentowym a dopuszczeniem do obrotu, pomniejszonemu o lat 5. Taki mechanizm definiowania długości DPO sprawia, że wyłączność rynkowa dotycząca danego farmaceutyku nie tylko nie przekroczy 20 lat, ale nawet nie będzie dłuższa niż lat 15, bowiem ze sposobu liczenia wynika, że dodatkowa ochrona nie będzie dotyczyła leków, które w stosunkowo krótkim czasie – do 5 lat po zgłoszeniu wniosku o udzielenie patentu – zostały dopuszczone do obrotu. W przypadku, gdy dopuszczenie do obrotu nastąpiło w czasie dłuższym niż 10 lat od dokonania zgłoszenia patentowego, rzeczywista ochrona będzie krótsza niż 15 lat, ponieważ czas ochrony wynikający z DPO nie może przekroczyć 5 lat. W typowych przypadkach, tzn. gdy dopuszczenie do obrotu mieści się w przedziale 5–10 lat od dokonania zgłoszenia patentowego, długość faktycznej ochrony wynikającej z patentu oraz DPO wyniesie lat 15[3].

Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, jeżeli:

1. patent podstawowy wygaśnie przed upływem okresu, na jaki został udzielony, albo
2. w okresie trwania patentu podstawowego cofnięte zostanie zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek lub uprawniony zrzeknie się dodatkowego prawa ochronnego.

Dodatkowe prawo ochronne może być również unieważnione na wniosek każdej osoby, jeżeli:

1. udzielone zostało wbrew przepisom dotyczącym warunków wymaganych do jego uzyskania albo
2. patent podstawowy został unieważniony w części stanowiącej podstawę istnienia dodatkowego prawa ochronnego.

W przypadku, gdy patent podstawowy został unieważniony w całości, udzielone dodatkowe prawo ochronne staje się nieważne z mocy prawa.

O stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru dodatkowych praw ochronnych.

[produkty pediatryczne]

Wyjątek od reguły trwania ochrony wynikającej z DPO do maksymalnie 5 lat dotyczy produktów leczniczych stosowanych w pediatrii. Dla tych produktów przewidziana została możliwość przedłużenia ochrony o dodatkowy sześciomiesięczny okres. Do założeń wprowadzenia tego wyjątku należało przede wszystkim ułatwienie opracowywania i zwiększenie dostępności leków stosowanych u dzieci, jak również zagwarantowanie etycznych i wysokiej jakości badań klinicznych[4]. Premiowane jest przeprowadzanie przez firmy farmaceutyczne badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej, a przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego stanowi „nagrodę” za przeprowadzenie takich badań. Ponadto, przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego może zostać udzielone zarówno w przypadku przeprowadzenia dodatkowych badań pediatrycznych dla produktów leczniczych objętych ochroną patentową lub dodatkowym prawem ochronnym, jak i w przypadku uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla nowego produktu leczniczego[5].

Dodatkowe świadectwo ochronne może zostać przedłużone na 6 miesięcy dla produktów farmaceutycznych dla dzieci w przypadku opracowania planu badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej. Okres ten można przedłużyć tylko raz.

Plan badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej (PIP) jest planem rozwoju mającym na celu zapewnienie, że niezbędne dane są uzyskiwane w drodze badań u dzieci, w celu wsparcia dopuszczenia leku dla dzieci. Wszystkie wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nowych leków muszą zawierać wyniki badań opisanych w uzgodnionym PIP, chyba że lek jest zwolniony z powodu odroczenia lub zwolnienia.

Wymóg ten ma również zastosowanie, gdy posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu chce dodać nowe wskazanie, postać farmaceutyczną lub drogę podawania leku, który jest już dopuszczony i objęty prawami własności intelektualnej.

[licencja i przeniesienie DPO]

Dodatkowe prawo ochronne może być przedmioty umowy licencji lub przeniesienia praw i stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące licencji i przeniesienia patentu. Oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku, na który został udzielony patent, złożone zgodnie z art. 80 pwp, wywiera również skutki w odniesieniu do dodatkowego prawa ochronnego.

Patent dodatkowy

Zgodnie z art. 30 pwp istnieje możliwość uzyskania patentu dodatkowego na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku. Ulepszenie to lub uzupełnienie musi posiadać cechy wynalazku, ale nie może być stosowane samoistnie, tzn. bez wynalazku głównego.

Patent dodatkowy można określić jako szczególny typ patentu zależnego (które mają ścisły związek z licencjami przymusowymi, o których więcej znajdziesz we wpisie).

Patent dodatkowy jest wydawany w postaci odrębnego dokumentu uprawnionemu z patentu głównego. Uprawnionym z obu patentów jest ten sam podmiot. W takim przypadku nie może dojść do sytuacji leżącej u podstaw patentu zależnego, która polega na tym, że bez zgody uprawnionego z patentu wcześniejszego nie jest możliwe korzystanie z rozwiązania. Tożsamość uprawnionego wyklucza taki problem[6].

Ulepszenie, które ma być chronione na podstawie patentu dodatkowego, musi spełniać wszystkie przesłanki patentowalności, czyli być nowe, nieoczywiste i nadawać się do przemysłowej stosowalności.

Patent dodatkowy jest ściśle powiązany z patentem głównym i traci moc wraz z tym patentem. Jeżeli jednak ochrona patentu głównego upadnie z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patent dodatkowy do patentu głównego stają się “zwykłym” patentem i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny. Patent dodatkowy jako odrębne prawo może być zbyty.

Powodem wyboru tej formy ochrony zamiast “zwykłego” patentu są ustalone stawki opłat, za ochronę z patentu dodatkowego uiszcza się bowiem opłatę jednorazową. Jeżeli patent dodatkowy stanie się patentem, pobiera się opłaty okresowe, poczynając od okresu ochrony następującego po ustaniu patentu głównego, w wysokości, jaka przypadałaby za ten okres i dalsze okresy ochrony wynalazku stanowiącego przedmiot patentu głównego.

Jeśli zastanawiasz się nad opatentowaniem swojego rozwiązania, w pierwszej kolejności sprawdź czy jest to możliwe. Warto zlecieć rzecznikowi patentowemu specjalizującemu się w danej dziedzinie badanie przed zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego. Dzięki takiemu badaniu sprawdzisz jakie masz szanse uzyskania patentu lub prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP na terytorium Polski. 

Photo by Braňo on Unsplash

[1] Ż. Pacud, 3. Dodatkowe prawo ochronne [w:] Ochrona patentowa produktów leczniczych, Warszawa 2013.

[2] ibidem.

[3] ibidem.

[4] M. Kondrat, Wyłączność danych rejestracyjnych i wyłączność rynkowa. Leki sieroce i pediatryczne [w:] Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, red. M. Kępiński, Warszawa 2013, s. 159.

[5] K. Kulikowska, Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC), Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017/3.

[6] V. M. du, 2.3.6. Rodzaje patentów [w:] Prawo patentowe, Warszawa 2008.  

Sprawdź w 5 krokach czy możesz obniżyć wysokość podatku do 5% i odetchnij z ulgą (tak, z ulgą podatkową ;-), gdy nasz kalkulator pokaże Ci oszczędności. IP Box (Innovation Box) to ulga podatkowa dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jak i fizycznych (PIT) dostępna od stycznia 2019 r. IP Box ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej, a tym samym budowania biznesu opartego na wiedzy.

Jak można skorzystać z ulgi?

Z ulgi można skorzystać wykazując się dochód w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga badawczo-rozwojowa, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Kiedy można skorzystać z IP Box?  Sprawdź, czy możesz obniżyć wysokość podatku do 5% i oblicz za pomocą naszego kalkulatora ile możesz zyskać:

krok 1 – sprawdź czy prowadzisz działalności badawczo-rozwojową (B+R)

Działalność badawczo-rozwojowa to:

• działalność twórcza,
• obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe,
• podejmowana w sposób systematyczny,
• podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność B+R to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

[twórczość]

Działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność – zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy – mający na celu tworzenie, tworzyć – powodować powstanie czegoś).

Na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, w stopniu minimalnym, wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca we własnym zakresie (w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot. Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej danego przedsiębiorcy lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u przedsiębiorcy.

Przez działalność twórczą należy rozumieć działalność, której rezultat powinien:

1. być odpowiednio ustalony – może odbyć się w dowolnej formie (między innymi niezależnie od sposobu wyrażenia), przez co należy rozumieć jego uzewnętrznienie, oraz możliwość wyodrębnienia, gdy stanowi część większej całości, mającej charakter zbiorowy;
2. mieć charakter indywidualny – nie może być wynikiem wyłącznie mechanicznych działań, lecz określonych procesów myślowych, wymagających od twórcy kreatywności;
3. mieć charakter oryginalny (wnosić obiektywnie nową wartość; stanowić „nowy wytwór intelektu”) – oryginalność należy rozpatrywać wstecznie (tj. rezultat pracy nie jest twórczy, jeżeli istnieje identyczne, uprzednio stworzone dzieło)

[badania naukowe i prace rozwojowe]

Badania naukowe możemy podzielić na:

• badania podstawowe – są to prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
• badania aplikacyjne – są to prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe – obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

[systematyczność]

Systematyczność to prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy przedsiębiorca stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Wystarczające jest, aby został zaplanowany i przeprowadzony chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy i przyjęte zostały dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną.

[zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie]

Zwiększenie zasobów wiedzy odnosi się do prowadzenia badań naukowych, natomiast wykorzystanie już istniejącej lub zwiększonej wiedzy odnosi się do tworzenia nowych zastosowań do prac rozwojowych.

krok 2 – sprawdź czy wytwarzasz, rozwijasz lub ulepszasz kwalifikowane prawa własności intelektualnej w ramach prac B+R

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP) obejmuje :

• prawo do wynalazku (patent) – jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Możesz je uzyskać dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, gdy Twoje rozwiązanie posiada charakter techniczny, poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania
• prawo ochronne na wzór użytkowy – to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Możesz je uzyskać dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, gdy Twoje rozwiązanie jest nowe i użyteczne oraz posiada charakter techniczny i dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci
• prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Możesz je uzyskać dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, gdy Twój wytwór jest nowy i posiada indywidualny charakter nadanym mu w szczególności poprzez przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał oraz przez jego ornamentację
• prawo z rejestracji topografii układu scalonego – to prawo do wyłącznego korzystania z topografii układu scalonego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Możesz je uzyskać dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, gdy Twoje rozwiązanie – polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów (z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym) oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego – jest oryginalne i nie wynika jednoznacznie z funkcji układu scalonego

• dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin – przyznaje ochronę w takim zakresie i o takiej treści, jak patent. Zapewnia producentom produktów leczniczych (oraz produktów ochrony roślin) dalszą ochronę po wygaśnięciu patentu i wydłuża jej czas maksymalnie o 5 lat, (w przypadku produktów leczniczych stosowanych w pediatrii dodatkowe ochrona może zostać wydłużona o dalsze 6 miesięcy). Możesz je uzyskać, gdy Twój produkt jest chroniony patentem na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przed wprowadzeniem na rynek jako produkt leczniczy lub do obrotu jako środek ochrony roślin podlega administracyjnej procedurze wydawania pozwolenia na dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu
• prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu – Możesz je uzyskać składając wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jeżeli Twój produkt leczniczy jest bezpieczny i skuteczny
• wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, a także do zarobkowego korzystania z niej – Możesz je uzyskać składając wniosek do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, jeżeli wyhodowana przez Ciebie odmiana rośliny jest odrębna, wyrównana, trwała oraz nowa
• autorskie prawo do programu komputerowego – dzieli się na prawo osobiste (chroniące więź twórcy z utworem i prawo majątkowe (wyłączne prawo do korzystania z programu komputerowego i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji). To prawo przysługuje Ci od momentu stworzenia programu komputerowego, czyli od momentu stworzenia kombinacji komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego. Nie jest wymagana żadna rejestracja tego prawa.

Wytworzenie – oznacza wykreowanie nowego kwalifikowanego IP od podstaw, czyli do tej pory dane kwalifikowane IP w ogóle nie istniało i zostało stworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Rozwinięcie – poszerzenia zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP, bez względu na uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego w tym zakresie.

Ulepszenie – oznacza zmienić coś tak, żeby stało się bardziej użyteczne lub funkcjonalne

Rozwinięcie i ulepszenie przedmiotu ochrony to w szczególności rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP.

krok 3 – sprawdź czy osiągasz dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Dochodem z kwalifikowanego IP jest osiągnięty w roku podatkowym dochód:

• z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
• ze sprzedaży prawa własności intelektualnej,
• z uwzględnionych w cenie sprzedawanych przez Ciebie produktów lub usług kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
• z odszkodowania za naruszenie praw własności intelektualnej

krok 4 – sprawdź, ile dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej może korzystać z preferencji podatkowej

Podstawę opodatkowania dla celów stosowania preferencji IP Box stanowi suma kwalifikowanych dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych IP.

Przyjęto, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Do stosowania preferencji IP Box niezbędne będzie więc wyliczenie, jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo – rozwojowymi.

Wysokość kwalifikowanego dochodu obliczasz jako iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus obliczonego według wzoru:

• prowadzoną działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,
• nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,
• nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,
• nabycie kwalifikowanego IP

Z powyższego wzoru wynika, że im więcej procesów związanych z innowacjami będziesz przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką, ponieważ wskaźnik będzie bliższy wartości 1.

Do ustalenia dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej musisz zastosować przepisy o cenach transferowych.

krok 5 – sprawdź czy prowadzisz ewidencję rachunkową kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Ewidencja polega na wyodrębnieniu każdego prawa własności intelektualnej w księgach rachunkowych. Dzięki odpowiednim wyodrębnieniu możliwe będzie obliczenie podstawy opodatkowania oraz przypisanie poszczególnych kosztów ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej.

Ewidencja powinna być prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Kto może skorzystać z IP Box?

Z IP Box mogą skorzystać wszystkie podmioty, które tworzą kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących działalność innowacyjną w branżach IT, ale tak naprawdę każdego kto tworzy rozwija lub ulepsza kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Przez jaki okres można korzystać z IP Box?

Podatnik ma możliwość stosowania preferencji IP Box przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych IP. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze rejestracji będziesz mógł skorzystać z preferencji podatkowej już od momentu zgłoszenia przedmiotu własności intelektualnej w celu uzyskania ochrony.

Wygaśnięcie albo unieważnienie kwalifikowanego IP skutkuje utratą prawa do preferencyjnego 5% opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box. W całym okresie stosowania preferencyjnego opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box kwalifikowane IP musi podlegać ochronie prawnej udzielonej zgodnie z postanowieniami właściwych ustaw krajowych lub umów międzynarodowych lub rozporządzeń unijnych. Oznacza to, że w momencie ustania ochrony tracisz prawo do korzystania z preferencyjnego opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box w stosunku do tego kwalifikowanego IP.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących IP Box znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej.

A na koniec, policz wysokość ulgi … napisz do nas i odbierz hasło do kalkulatora IP Box, dzięki któremu będziesz w stanie obliczyć wysokość preferencyjnego opodatkowania 5% w podatku PIT i CIT.

A może interesuje Cię zaplanowanie i policzenie innych kosztów związanych z ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną? Możesz skorzystać z naszych kalkulatorów pozwalających wyliczyć koszty i opłaty wraz z ich dokładnym omówieniem w naszym e-booku zawierającym także:

• gotowe tabele i zestawienia dotyczące kosztów uzyskania ochrony i jej utrzymania w Urzędzie Patentowym RP
• pełną listę opłat sądowych w sądach cywilnych wraz ze wskazówkami jak je obliczać w sprawach własności intelektualnej
• informacje dotyczące kosztów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i karnymi w sprawach z zakresu własności intelektualnej
• 2 inne kalkulatory pomagające obliczyć:

• • koszty opłat wnoszonych do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania i utrzymania praw wyłącznych, dzięki naszemu kalkulatorowi możesz obliczyć całkowite koszty ponoszone przez wszystkie okresy ochronne
  • koszty opłat sądowych w sprawach naruszeń praw własności intelektualnej, dzięki naszemu kalkulatorowi możesz skalkulować część kosztów procesu.

Zapraszamy też do zapisania się do subskrypcji naszego bloga 🙂

Photo by luis arias on Unsplash

Z importem równoległym mamy do czynienia, gdy pomiędzy krajem eksportu a krajem importu istnieje różnica w cenie danego towaru, a jego import poza siecią np. uprawnionego do znaku towarowego czy patentu pozwala importerowi równoległemu zbyć go po cenach atrakcyjniejszych w stosunku do oferowanych na danym rynku przez uprawnionego do znaku towarowego czy patentu. Przez import równoległy rozumie się import produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej i EFTA w drodze procedur narodowych oraz procedury wzajemnego uznania albo procedury zdecentralizowanej. Import równoległy jest pojęciem definiowanym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Charakterystyka importu równoległego

Import równoległy dotyczy produktów leczniczych spełniających łącznie następujące warunki:

1. sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję czynną (substancje czynne), co najmniej te same wskazania do 3 poziomu kodu ATC/ATCvet (kod międzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej produktów leczniczych/kod międzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej produktów leczniczych weterynaryjnych), tę samą moc, tę samą drogę podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postać zbliżoną, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych w stosunku do produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio w państwie, z którego produkt jest sprowadzony, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie odpowiednikami referencyjnych produktów leczniczych.

Na podstawie tych przepisów nie jest możliwe prowadzenie importu równoległego  na terytorium Unii Europejskiej lub EFTA z państw spoza Unii Europejskiej lub EFTA. Taki import jest możliwy, jednak produkty sprowadzone spoza UE lub EFTA nie mogą być dopuszczone do obrotu na podstawie pozwolenia na import równoległy, ale muszą uzyskać „zwykłe” pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. 

Pozwolenie na import równoległy wydaje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozwolenie na import równoległy wydaje się na 5 lat. Pozwolenie może zostać przedłużone na kolejne 5 lat na wniosek importera równoległego.

Do Polski w ramach importu równoległego można sprowadzać wszystkie produkty lecznicze. Natomiast nie wszystkie produkty mogą być z Polski importowane na terytorium innych państw Unii Europejskiej. Przeszkodą w tym imporcie może być tzw. mechanizm szczegółowy, określony w traktacie akcesyjnym z 2003 r., albo fakt, że niektóre produkty na mocy traktatu akcesyjnego z 2003 r. korzystały z tzw. okresu przejściowego (w przypadku Polski maksymalnie do 31.12.2008 r.), czyli nie zostały w Polsce dopuszczone do obrotu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Takie ograniczenia, jak w przypadku importu z Polski, występują także w innych „nowych państwach członkowskich”, do których odnosi się „mechanizm szczegółowy” albo które korzystają z okresów przejściowych.

W tym aspekcie istotne znaczenie będą miały przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Tzw. wyczerpanie prawa z patentu czy prawa ochronnego na znak towarowy nie ma zastosowania do produktów wprowadzonych do obrotu poza granicami UE lub EFTA. Oznacza to, że import opatentowanych produktów czy towarów opatrzonych chronionym znakiem towarowym spoza UE lub EFTA na tzw. „wspólny rynek” bez zgody uprawnionego stanowi naruszenie tych praw.

Import równoległy jest dopuszczalny, gdyż nastąpiło wyczerpanie prawa wyłącznego, w tym np. uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy lub patentu. 

Szczególnie istotne są sytuacje, w których towar będący przedmiotem importu równoległego zostaje przepakowany, co pociąga za sobą również ingerencję w znak towarowy umieszczony na oryginalnym opakowaniu. Do tych sytuacji należy zaliczyć te, które wiążą się z jakąkolwiek ingerencją w oryginalne opakowanie, na którym znak towarowy został umieszczony przez uprawnionego z prawa wyłącznego. Typowym przykładem jest dodanie dodatkowej etykiety, w całości lub w części zasłaniającej opakowanie oryginalne, zastosowane przez uprawnionego do znaku towarowego.

Uznaje się, że to na podstawie teorii wyczerpania praw wyłącznych rozstrzygane są kolizje zachodzące między relacją praw wyłącznych na dobrach niematerialnych a wykonywaniem prawa rzeczowego w postaci prawa własności będącego nośnikiem tego dobra niematerialnego.

Import równoległy a wyczerpanie patentu

Zgodnie z art. 70 ustawy – prawo własności przemysłowej (pwp) patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi również naruszenia patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oferowanie do sprzedaży lub dalsze wprowadzanie do obrotu, dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia wprowadzenia do obrotu. Przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć przeniesienie fizycznego władztwa nad egzemplarzem produktu na osobę trzecią, niezależnie od tytułu prawnego. Wprowadzenie do obrotu ma charakter jednorazowy, wyczerpanie następuje wraz z pierwszym wprowadzeniem wyrobu do obrotu w warunkach z art. 70 ust. 1 pwp. Wprowadzenie do obrotu jest zawsze uprzednie wobec wyczerpania, zawsze pierwszą czynnością musi być wprowadzenie wyrobu do obrotu przez uprawnionego (lub za jego zgodą), aby następne czynności odnoszące się do wyrobu nie naruszały patentu. Tytuł prawny będący przedmiotem przeniesienia posiadania produktu nie ma znaczenia dla kwestii wyczerpania. Aby doszło do wyczerpania, wprowadzenia do obrotu musi dokonać sam uprawniony z patentu lub musi to nastąpić za zgodą tego podmiotu. Zgoda uprawnionego musi dotyczyć konkretnego egzemplarza towaru, nie wystarczy zgoda generalna na wprowadzanie towarów danego rodzaju do obrotu. Zgoda na wprowadzenie do obrotu musi dotyczyć wprowadzenia na terytorium relewantnym dla wyczerpania (Polski – w przypadku wyczerpania krajowego, EOG – w przypadku wyczerpania wspólnotowego).

Nie stanowi wprowadzenia do obrotu samo wytwarzanie wyrobów według wynalazku. Nie jest także wprowadzeniem do obrotu sam przywóz towarów do EOG, składowanie ich w celu wprowadzenia do obrotu, oferowanie do sprzedaży we własnych sklepach uprawnionego z patentu lub w sklepach przedsiębiorstw zależnych. Również przewóz (tranzyt) takich produktów przez terytorium państwa członkowskiego EOG nie jest objęty zakresem pojęcia wprowadzenia do obrotu.

W zakresie wynalazków biotechnologicznych, ze względu na ich specyfikę, wyczerpanie prawa wymagało szczególnej regulacji zamieszczonej w art. 93⁵ pwp. Patent nie rozciąga na materiał biologiczny otrzymany przez jednokrotną reprodukcję materiału biologicznego wprowadzonego do obrotu przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą, jeżeli reprodukcja jest nieodzownym następstwem wykorzystywania materiału biologicznego.

Import równoległy a wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzeniu do obrotu dotyczących towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Natomiast jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów wyczerpanie prawa nie będzie mieć zastosowania.

Jednym z głównych problemów w przypadku importu równoległego produktów leczniczych w aspekcie praw ochronnych na znaki towarowe jest kwestia przepakowania produktu. W przypadku importu równoległego produktów leczniczych regułą jest ingerencja w opakowanie, w jakim towar został wcześniej wprowadzony do obrotu przez uprawnionego, a to ze względu na konieczność dostosowania się do norm wynikających z przepisów obowiązujących w kraju importu, dotychczas nieujednoliconych w państwach członkowskich.

Konieczność przepakowania może dotyczyć wymogów w zakresie: wielkości opakowań produktów leczniczych, języka urzędowego oraz wymagań co do oznakowania produktów leczniczych. Znaczącą przyczyną zmiany opakowania może być również fakt, że określona nazwa produktu leczniczego jest chroniona w kraju importu lub istnieje przeszkoda, niemożliwa do usunięcia, do rejestracji znaku towarowego w kraju importu.

Proces przepakowania produktu leczniczego należy rozpatrywać zasadniczo w dwóch płaszczyznach, takich jak:

1. nałożenie nowej etykiety lub
2. zmianie zewnętrznego opakowania, czyli wewnętrzne opakowanie produktu leczniczego zostaje umieszczone w nowym zewnętrznym opakowaniu pochodzącym od importera.

Ale jako typowe ingerencje importerów równoległych w opakowanie produktu można bardziej szczegółowo dookreślić i wskazać:

1. przełożenie środka farmaceutycznego do nowego opakowania, nałożenie na nie znaku towarowego uprawnionego i oznaczenie nazwą importera równoległego;
2. stworzenie przez importera równoległego nowego opakowania przy użyciu znaku towarowego uprawnionego;
3. nałożenie etykiety w języku kraju importu na oryginalne opakowanie środka farmaceutycznego wprowadzonego do obrotu i jednoczesne pozostawienie znaku towarowego na opakowaniu;
4. nałożenie na opakowanie etykiety, która zasłania znak towarowy i zawiera znak towarowy uprawnionego;
5. wykreowanie przez importera równoległego nowej marki reklamowanej bez sięgania do znaku towarowego. W takiej sytuacji nie dochodzi do ponownego nałożenia znaku towarowego na produkt[1].

Przesłanki regulujące niemożność dokonania sprzeciwu w przypadku przepakowania towaru przez importera równoległego w związku z nałożeniem nowej etykiety na produkt przepakowany to:

1. wykazanie, że korzystanie przez podmiot uprawniony z prawa do znaku towarowego po to, aby uniemożliwić wprowadzenie do obrotu produktu zaopatrzonego w nową etykietę przyczynia się do sztucznego podziału rynku między państwa Unii Europejskiej;
2. nowa etykieta nie wywołuje szkody w pierwotnym stanie produktów;
3. na nowym opakowaniu powinny być zawarte w sposób wyraźny dane dotyczące producenta i podmiotu nakładającego etykietę;
4. wygląd produktu z etykietą nie może wpływać w sposób negatywny na renomę znaku towarowego lub podmiotu uprawnionego; „etykieta nie może być uszkodzona, złej jakości lub nieschludna”.

Aby wskazane powyżej czynności pozostały zgodne z prawem, należy wykazać, że przepakowanie jest czynnością konieczną dla utrzymania zgodności z prawem krajowym oraz że nie doszło do naruszenia jakości produktu. Dodatkowo naruszenie gwarancji pochodzenia towaru nie będzie miało miejsca, pod warunkiem, że podmiot zajmujący się importem równoległym zostawi opakowanie wewnętrzne leku, dokonując jedynie zmiany opakowania zewnętrznego. W wyniku czego konsument ma sposobność dostrzeżenia znaku towarowego na opakowaniu wewnętrznym.

Importer równoległy jest obowiązany powiadomić uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem produktu z nową etykietą do sprzedaży, a na jego żądanie powinien przekazać egzemplarz przepakowanego produktu. Oznacza to, że w przypadku braku zawiadomienia importer równoległy narusza prawo do znaku towarowego. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez podmiot uprawniony odszkodowania, którego wysokość powinna być ustalona w stosunku do zaistniałej szkody oraz z zachowaniem zasady proporcjonalności.

Zapraszamy do kontaktu jeśli jesteś importerem i masz wątpliwości odnośnie Twoich praw.

Photo by Christina Victoria Craft on Unsplash

[1] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.

Znowu jest głośno o “walecznych” klockach … najpierw za sprawą przestrzennego znaku towarowego w kształcie klocka, potem polinezyjskich historii o Tohunga uzdrowicielu duchowym, a teraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUiPO), który “popełnił błąd, unieważniając prawo do wzoru klocka stanowiącego część zestawu konstrukcyjnego dla dzieci LEGO” jak czytamy w oficjalnym komunikacie w sprawie e T-515/19 Lego A/S / EUIPO i Delta Sport Handelskontor GmbH.

24 marca br okazało się bowiem, że “EUIPO nie zbadał zasadności zastosowania wyjątku podniesionego przez spółkę LEGO ani nie wziął pod uwagę wszystkich cech postaci klocka“. Cech, które pozwalają na 915 103 765 różnych sposobów łączenia sześciu 8-kołkowych klocków tego samego koloru. Tych cech, które dzięki tolerancji dokładności na poziomie 0,004 mm zapewniają identyczność poszczególnych klocków LEGO. Cech, które nie tylko dzieciom, gwarantują godziny precyzyjnej zabawy a od ponad 50 lat przyciągają tłumy do 12-sto hektarowego świata zbudowanego w Billund z 25 milionów klocków. 

Zarys sprawy

Oficjalny komunikat w tej sprawie można przeczytać tutaj. Ostatnie orzeczenie, stanowi finał kolejnej batalii stoczonej przez giganta od klocków LEGO. W świecie LEGO, zaciekle walczą nie tylko figurki, ale też prawnicy reprezentujący duńską korporację.

a przecież klocki mają służyć zabawie i od zabawy wszystko się zaczęło…

Nazwa „LEGO” to skrót od dwóch duńskich słów „leg godt”, oznaczających „dobrą zabawę”. Firma została założona w 1932 roku przez Ole Kirka Kristiansena. Przechodziła z okolenia na pokolenie, pokonując drogę od małego warsztatu stolarskiego do nowoczesnej, światowej korporacji producenta zabawek. Obecnie jest własnością Kjelda Kirka Kristiansena, wnuka założyciela. Ciekawą historię obrazkową można prześledzić na oficjalnej stronie LEGO.[1]  

Prawie po 100 latach istnienia, według szacunków Grupy LEGO, rocznie sprzedawanych jest około 75 miliardów elementów LEGO. Ponoć klocek był już gotowy w roku 1949, ale w obecnym kształcie został wprowadzony na rynek w 1958 roku i w tym też roku został opatentowany. Ochrona patentowa trwa 20 lat, zatem z końcem lat  70-tych firma szukała nowych możliwości zabezpieczenia klocka prawami własności przemysłowej.

może klocek będzie znakiem towarowym?

W 1996 r. pojawił się pomysł, aby zarejestrować w OHIM (poprzednik EUiPO) przestrzenny wspólnotowy znak towarowy przedstawiający klocek LEGO. Po początkowych problemach, finalnie klocek został zarejestrowany jak znak towarowy w dniu 19 października 1999 r. Dwa dni później, przeciwko przyznaniu klockom takiej ochrony, z wnioskiem o unieważnienie, wystąpiła firma Ritvik Holdings Inc. twierdząc, że kształt klocka jest faktycznie kształtem towaru niezbędnym do uzyskania efektu technicznego.

W rezultacie w 2004r. Wydział Unieważnień EUiPO unieważnił prawo, co z kolei zostało zaskarżone przez Grupę LEGO do Wielkiej Izby Odwoławczej. Po rozpoznaniu, Izba stwierdziła, że każdy z elementów klocka LEGO, jak i klocek w całości, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Zatem, nie może być udzielona ochrona na znak towarowy, bo klocek nie posiada żadnego elementu ozdobnego czy wynikającego z inicjatywy twórcy. Ani Sąd w 2006r. do którego LEGO wniosło skargę, ani Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 14 września 2010r (C-48/09 P), nie zgodziły się potentatem klockowym argumentując, że utrzymanie prawa ochronnego na sporny znak towarowy doprowadziłoby do przyznania jednemu podmiotami monopolu na określone rozwiązania techniczne. Nie rejestruje się oznaczeń, które składają się wyłącznie z kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego[2].

… jeśli nie znak, to może wzór przemysłowy?

Na początku 2010 r. LEGO A / S złożyła w EUiPO wniosek o rejestrację przemysłowego wzoru wspólnotowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (czyli “rozporządzenia nr 6/2002“). Kształt klocka został w ten sposób zarejestrowany w dniu 2 lutego 2010 r. jako wzór wspólnotowy pod nr 1664368 0006. Towary, do których ma być stosowany wzór, należą do klasy 21.01 porozumienia lokarneńskiego i zostały zgłoszone jako „klocki z zabawkowego zestawu konstrukcyjnego”

W dniu 8 grudnia 2016 r. firma Delta Sport Handelskontor GmbH złożyła wniosek o unieważnienie spornego wzoru na podstawie art. 52 rozporządzenia nr 6/2002. Podstawą powołaną na poparcie wniosku był art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 4–9 tego rozporządzenia. Podniesiono zwłaszcza ten argument, że wszystkie cechy wyglądu produktu, którego dotyczy sporny wzór, są podyktowane wyłącznie funkcją techniczną produktu i z tego powodu powinny być wyłączone z ochrony na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

W dniu 30 października 2017 r. Wydział Unieważnień EUIPO odrzucił wniosek o unieważnienie. Uznał, że funkcja techniczna klocka polega na połączeniu z innymi klockami, a Delta Sport Handelskontor GmbH nie zdołał udowodnić, że spełnienie tej funkcji było jedynym czynnikiem, który przesądził o cechach wyglądu produkt, którego dotyczy zakwestionowany wzór. Obalając argumenty Delta Sport Handelskontor GmbH, zgodnie z którym swoboda projektanta elementów konstrukcyjnych jest w sprawie klocków ograniczona ze względu na interoperacyjność elementów, Wydział Unieważnień zauważył między innymi, że zestaw konstrukcyjny odpowiada definicji „system modułowy” i że wyłączenie kwestionowanego wzoru z ochrony ze względu na interoperacyjność nie było właściwe.

W dniu 5 stycznia 2018 r. Delta Sport Handelskontor GmbH wniósł do EUIPO odwołanie od tej decyzji, na skutek czego decyzją z dnia 10 kwietnia 2019 r. Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień oraz stwierdziła nieważność spornego wzoru. W decyzji unieważniającej podkreślono, że wszystkie cechy wyglądu klocka LEGO, są podyktowane wyłącznie funkcją techniczną produktu, a mianowicie umożliwienia montażu i demontażu z pozostałych klocków zestawu. Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że rozpatrywany w spornym wzorze produkt jest elementem konstrukcyjnym wchodzącym w skład większego zestawu klocków i przeznaczonym do łączenia z innymi klockami z zestawu w celu budowy obiektów. Funkcją techniczną, jaką musi spełniać klocek, jest więc możliwość łączenia się z odpowiednią stabilnością z innymi klockami zestawu w celu stworzenia budowli zabawkowej. Dodatkowo Izba stwierdziła, że cechy wyglądu produktu: a mianowicie (i) rząd wypustów na górnej powierzchni klocka ; (ii) rząd mniejszych okręgów na dolnej powierzchni klocka ; (iii) dwa rzędy większych okręgów na dolnej powierzchni klocka ; (iv) prostokątny kształt klocka ; (v) grubość ścian klocka ; i (vi) cylindryczny kształt kołków, są podyktowane wyłącznie funkcją techniczną klocka, a mianowicie montażem zestawu. Ponadto Izba Odwoławcza uznała, że ustalenia Wielkiej Izby Odwoławczej potwierdzone przez Sąd w sprawie dotyczącej zgłoszenia znaku towarowego nr 107 029 można było transponować mutatis mutandis do spornego wzoru, biorąc pod uwagę fakt, że cechy wyglądu klocka, które zgłaszający próbował zarejestrować jako trójwymiarowy znak towarowy, były również obecne w klocku.

Sprawa znalazła finał w ogłoszonym 24 marca 2021r. wyroku Sądu, w którym czytamy, iż Grupa LEGO jest właścicielką wzoru wspólnotowego dla „klocków stanowiących część zestawu konstrukcyjnego dla dzieci”. Sąd przypomniał, że w myśl rozporządzenia nr 6/2002, wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi, w który włączono wzór lub w którym jest on zastosowany, aby mógł być mechanicznie złożony lub połączony z innym produktem lub mógł być umieszczony w nim, na nim lub dookoła niego, tak, aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje. Jednakże, w drodze wyjątku, mechaniczne połączenia produktów modułowych mogą stanowić istotny element innowacyjny cech charakterystycznych produktów modułowych i główną wartość handlową, z tego względu powinny kwalifikować się do ochrony. W związku z tym, wzór wspólnotowy LEGO obejmuje wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego.

Sąd wskazał, że prawo do wzoru podlega unieważnieniu, jeżeli wszystkie cechy jego postaci wynikają wyłącznie z funkcji technicznej produktu, którego ten wzór dotyczy, ale jeśli przynajmniej jedna z cech postaci produktu, którego dotyczy sporny wzór, nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu, prawo do rozpatrywanego wzoru nie może zostać unieważnione. Tymczasem, po obu stronach czterech wypustek usytuowanych na górnej stronie rozpatrywanego klocka występuje gładka powierzchnia, a zgodnie z ustaleniem Sądu wspomniana cecha nie została wymieniona pośród cech zidentyfikowanych przez Izbę Odwoławczą, pomimo że jest ona jedną z cech postaci tego produktu. Sąd dodał, że to wnoszący o unieważnienie prawa do wzoru, musi udowodnić, zaś EUiPO stwierdzić, iż wszystkie cechy postaci produktu, którego dotyczy sporny wzór, wynikają wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu. Wynika stąd, że Izba Odwoławcza EUiPO naruszyła przepisy rozporządzenia 6/2002 w zakresie, w jakim nie zidentyfikowała wszystkich cech postaci produktu, którego dotyczy sporny wzór, a tym samym nie ustaliła wszystkich cech wynikających wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu.

a może “pożyczona” historia?

Przy okazji perypetii LEGO w zakresie praw własności przemysłowej, warto wspomnieć o innym sporze, w zakresie innych praw. Seria klocków bionicle wprowadzona została na rynek europejski i australijski w 2000r. a na amerykański w 2001r. Bionicle to skrót od Biomechanical (biomechaniczna) chronicle (ang. kronika), gdyż większość mieszkańców świata Bionicle jest biomechaniczna (biologiczno-mechaniczna).[3] Figurki składane z zestawów klocków mają przypisane określone cechy charakteru i umiejętności. Postacie wzorowano i częściowo zaczerpnięto z mitologii polinezyjskiej. I to właśnie wzorowanie się było przyczyną konfliktu z Maorysami z Nowej Zelandii.

W klockowej historii Opowieść o Toa dzieje się przed początkiem wszystkich początków, kiedy wielka istota obserwowała wyspę Mata Nui i broniła ją przed bólem. „Jednak potężne zło powstało i oddało wyspę we władanie cieni. Kiedy wszystko zdawało się być stracone, sześciu bohaterów pojawiło się na wyspie. Ci potężni wojownicy to Toa, którzy mają tylko jedno przeznaczenie: zniszczyć złą siłę i przywrócić pokój na wyspie”.

Prawnik reprezentujący Maorysów napisał do LEGO pismo, w którym twierdził, że wykorzystana przez LEGO historia wywodzi się z Wysp Wielkanocnych, a słowo Tohunga jest polinezyjskim określeniem uzdrowiciela duchowego i użycie jego nazwy dla zabawy jest obraźliwe. Grupa LEGO tylko częściowo uwzględniła głosy Maorysów zobowiązując się do stworzenia kodeksu postępowania określającego zasady wykorzystywani folkloru do wzbogacania swoich zabawek[4]

Chyba kodeks nie powstał, bo „po długiej i trudnej podróży, Toa nareszcie odkryli swoje prawdziwe moce i odnaleźli swoje przeznaczenie. Teraz, pomimo swoich różnic, połączyli siły jako potężny zespół, by pokonać najnowsze sługi Makuty. Roje Bohrok przemieszczają się po wyspie siejąc zniszczenie. Jedynie Toa mogą je powstrzymać.”  Następnie „Toa pokonali roje Bohrok. Pokonali też Makutę. Powinien być to czas radości i świętowania, lecz Mata-Nui wciąż jest okryta mrokiem. Makuta uwięzony głęboko pod powierzchnią ziemi wciąż żyje i chce się zemścić.” „Toa dostali nową zbroję, nową broń, nowe moce i nowe imię – Toa Nuva. Jednak te nowe możliwości nie znaczą, że ich misja jest ukończona. Wciąż muszą pokonać Makutę…” [3] https://youtu.be/5_D5FGgdZC4

I na koniec 🙂  „LEGO® to znak towarowy firmy z Grupy LEGO. Niniejsza witryna nie jest sponsorowana, autoryzowana ani wspierana przez Grupę LEGO”, a my zapraszamy do kontaktu, jeśli w Twojej sprawie potrzebujesz walecznych prawników.

Photo by Omar Flores on Unsplash

https://www.lego.com/cdn/cs/legal/assets/blt1a4c9a959ce8e1cb/FairPlayBrochure.pdf

[1] https://www.lego.com/pl-pl/aboutus/lego-group/the-lego-group-history

[2] wyrok z dnia 12 listopada 2008 r., LEGO Juris przeciwko OHIM – Mega Brands (Red LEGO Brick), T 270/06 , EU: T: 2008: 483) i Trybunał Sprawiedliwości – wyrok z dnia 14 września 2010 r., LEGO Juris / OHIM, C 48/09 P, EU: C: 2010: 516

[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Bionicle

[4] Katarzyna Grzybczyk „Skradziona kultura. Jak zachód wykorzystuje cudzą własności intelektualną” Wolters Kluwer 2021, str. 234