Nie każdy uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy zdaje sobie sprawę z faktu, że nie może zakazywać wszelkim podmiotom używania identycznego albo podobnego oznaczenia, jeżeli np. te podmioty działają w zupełnie innej branży, a znak towarowy został zgłoszony dla towarów nieobejmujących działalności rzekomego naruszyciela.

Co więcej, nie każdy uprawniony jest świadomy, że prawo ochronne na znak towarowy, mimo że może być przedłużane co 10 lat w nieskończoność, może stracić. Jednym z powodów utraty prawa wyłącznego może być brak używania znaku towarowego, ale również utrata przez dane oznaczenie charakteru odróżniającego. Do utraty charakteru odróżniającego dochodzi zazwyczaj, gdy uprawniony nie reaguje na naruszenia jego prawa wyłącznego.

Utrata prawa ochronnego na znak towarowy jest daleko idącym skutkiem, natomiast po drodze może nastąpić utrata części roszczeń pierwotnie przysługujących uprawnionemu w wyniku braku reakcji na działanie naruszyciela. Kiedy uprawniony decyduje się podjąć zdecydowanie kroki prawne, bo skala naruszenia zaczyna być znacząca i uprawniony nie chce już dłużej tolerować takiego stanu rzeczy, często może spotkać się z terminem: przedawnienie.

O roszczeniach jakie przysługują uprawnionemu z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy pisaliśmy tutaj poruszając również zagadnienie dotyczące przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 289 w zw. z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (pwp) roszczenia z tytułu naruszenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła jego prawa. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie.

Nie budzi wątpliwości, w jaki sposób obliczać termin przedawnienia w stosunku do pojedynczych naruszeń, niewywołujących długotrwałych skutków, natomiast poważne wątpliwości zarówno w doktrynie jak i w judykaturze budzi zagadnienie oznaczania początku biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym. Dotyczy to sytuacji, w której mamy do czynienia z długoletnim naruszeniem, którego skutkiem jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów oznaczonych znakiem towarowym.

Wydaje się, że jednolitą praktykę w tym zakresie wprowadza uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2021 r.[1] (“Uchwała“). Zgodnie z Uchwałą, jeżeli naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia, to 5-letni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Taka interpretacja tego przepisu zdecydowanie umacnia pozycję uprawnionego i daje mu realną ochronę jego praw. Aby zrozumieć czym kierował się Sąd Najwyższy warto przyjrzeć uzasadnieniu Uchwały.

Jeśli działania naruszyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń …

Przedmiotem zagadnienia prawnego, które rozstrzyga Uchwała jest pytanie: „Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?”

Przedmiotowe zagadnienie prawne powstało w oparciu o stan faktyczny dotyczący unijnego znaku towarowego, jednakże prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia unijnego znaku towarowego. W takim przypadku zastosowanie mają regulacje państw członkowskich, czyli w przypadku Polski – pwp.

Ustalenia Sądu Najwyższego w zakresie przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej będą również aktualne dla znaków krajowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP.

majątkowy charakter roszczeń

Wszystkie roszczenia, jakie przysługują uprawnionemu z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego są roszczeniami majątkowymi (więcej na ten temat tu). Podkreślił to również Sąd Najwyższy w Uchwale wskazując, że roszczenia niepieniężne określone w ustawie pwp służące do ochrony majątkowych praw wyłącznych, czyli takich jak patent lub prawo ochronne na znak towarowy są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego i mają charakter majątkowy. Skoro zaś mają charakter majątkowy, to podlegają przedawnieniu. Dotyczy to także roszczeń o zaniechanie naruszeń[2], czyli sytuacji, gdy uprawniony żąda jedynie respektowania jego prawa. Ustalenie majątkowego charakteru roszczeń z tytuły naruszenia prawa wyłącznego jest punktem wyjścia do rozważań dotyczących obliczania terminu przedawnienia tych roszczeń ze względu na to, iż roszczenia o charakterze niemajątkowym nie ulegają przedawnieniu.

różne stanowiska odnoszące się do oceny momentu przedawnienia

Do momentu wydania Uchwały można było wyróżnić 3 stanowiska odnoszące się do oceny momentu przedawnienia określonego w art. 298 pwp traktujące naruszenie jako:

  1. czyn ciągły;
  2. serię identycznych powtarzających zdarzeń dzień po dniu;
  3. jedno naruszenie.

Każde z tych stanowisk znalazło wyraz zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie.

Posługując się karnoprawną koncepcją czynu ciągłego przyjęto, że naruszenie patentu (lub prawa ochronnego na znak towarowy), polegające na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, należy traktować jako jedno naruszenie o charakterze ciągłym, wobec którego bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od zaistnienia bezprawnego stanu. Taka wykładnia omawianego przepisu może prowadzić do naruszenia zasad ogólnych, w tym zasad współżycia społecznego. Niweczy ponadto sens przedawnienia, skoro w ogóle może nie dojść do przedawnienia, dopóki stan naruszenia cały czas trwa.

Odmiennie do przedstawionej powyżej koncepcji czynu ciągłego, przyjęto, że roszczenia wynikające z naruszeń praw własności przemysłowej przedawniają się oddzielnie co do każdego naruszenia dokonanego każdego dnia z osobna. W uzasadnieniach przyjęcia takiej koncepcji wskazywano, że liczenie biegu terminu przedawnienia roszczeń od pierwszego naruszenia dla wszystkich kolejnych naruszeń prawa, niezależnie od długości okresu naruszenia jest nie do pogodzenia z charakterem tego prawa, jako przysługującego uprawnionemu przez cały okres, na jaki udzielono mu ochrony. Przyjęcie stanowiska, że należy liczyć termin przedawnienia oddzielnie co do każdego kolejnego dnia naruszenia powoduje racjonalizację okresu, w którym można skutecznie dochodzić roszczeń, dostosowując go do trwania stanu naruszenia. Okresy te biegną osobno w stosunku do każdego kolejnego dnia naruszenia. Dopóki zatem trwa naruszenie, uprawniony może podjąć działania prawne, a naruszyciel nie może czuć się bezkarny.

Koncepcja jednego naruszenia oznacza, że przedawnienie roszczeń o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna się od dnia, w którym powstały określone w art. 289 pwp przesłanki, czyli od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie naruszyciela i kończy się odpowiednio z upływem trzech lub pięciu lat, bez względu na długość trwania stanu naruszenia, a nawet pomimo trwania tego stanu[3]. Oznacza to, że po upływie 5 lat od dnia wystąpienia naruszenia (pomimo, że naruszenie może nadal trwać) uprawniony z prawa ochronnego nie może podnosić przysługujących mu roszczeń ze względu na ich przedawnienie.

różne początki biegu przedawnienia 

Ponadto, w doktrynie pojawiło się także stanowisko różnicujące początek biegu terminu przedawnienia w zależności od rodzaju dochodzonego roszczenia i jego wymagalności:

Wskazano także, że dla roszczeń o zaniechanie niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków termin ten należy liczyć od dnia, w którym spełniły się przesłanki określone w art. 289 pwp, to jest od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o powstaniu stanu naruszającego jego interes oraz o osobie odpowiedzialnej, a dla roszczeń o odszkodowanie i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści – termin ten biegnie oddzielnie co do każdego naruszenia, a więc w każdym kolejnym dniu.

stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w Uchwale

Sąd Najwyższy nie podziela stanowiska utożsamiającego początek biegu terminu przedawnienia, w przypadku trwałego stanu naruszenia, z dniem ustania tego stanu (czyli koncepcji czynu ciągłego). Przyjęcie tego stanowiska w ocenie Sądu Najwyższego oznacza, że w ogóle może nie dojść do przedawnienia roszczenia, jeżeli naruszyciel nie zaprzestanie swojego działania. Taki pogląd nadmiernie faworyzuje uprawnionego ze znaku, który nie podejmuje działań w obronie swojego prawa, tolerując nawet wieloletnie jego naruszanie, albo nie wykazując zainteresowania tym, czy inny podmiot wkracza w sferę jego uprawnień. Dodatkowo Sąd Najwyższy wskazał, że nie można uznać, że w obrocie funkcjonują roszczenia majątkowe o nieokreślonym okresie przedawnienia.

W odniesieniu do koncepcji jednego czynu (naruszenia), Sąd Najwyższy wskazuje, że wyłączność prawa używania znaku towarowego nie oznacza braku możliwości jego utraty, zatem uprawniony powinien być zainteresowany dbałością o ochronę swojego prawa, a wieloletnie tolerowanie jego naruszania, albo nawet brak wiedzy o takim fakcie świadczy właśnie o braku dbałości. Zdaniem Sądu Najwyższego okres trzyletni, a tym bardziej pięcioletni pozwala na ustalenie naruszenia i zapobiega zwiększeniu skali naruszenia, a tym samym nieuzasadnionemu zwiększania kwoty rekompensaty, wprowadza stabilność i pewność prawa. Sąd wskazuje, że argumentacja o trudności ustalenia faktu naruszenia traci na znaczeniu, w szczególności, gdy w większości przypadków podmiot naruszający prowadzi legalną działalność gospodarczą, reklamuje swoje usługi i jest znany na relewantnym rynku.

Z drugiej strony Sąd Najwyższy wskazuje, że należy wziąć także pod uwagę, że przyjęcie jako początkowego terminu biegu przedawnienia jako dnia rozpoczęcia naruszenia nadmiernie faworyzuje naruszyciela, który może bez przeszkód prowadzić dalszą działalność, naruszając bezkarnie prawa właściciela znaku, jeżeli upłynął termin trzyletni od dna ustalenia tego faktu i osoby odpowiedzialnej, bądź – niezależnie od tego ustalenia – gdy upłynął pięcioletni termin od dnia, w którym doszło do naruszenia po raz pierwszy.

Sąd Najwyższy jednoznacznie opowiedział się za stanowiskiem pośrednim, czyli koncepcją sekwencji oddzielnych naruszeń powtarzających się w każdym kolejnym dniu, niezależnie od tego, na czym naruszenie polega. Bez względu bowiem, czy chodzi o wprowadzenie w danym dniu produktu opatrzonego chronionym znakiem do obrotu, czy umieszczenie znaku w katalogu ofertowym, czy o inną postać naruszenia, wszystkie składają się na jeden powtarzalny czyn, jakim jest naruszenie prawa do znaku i tworzą stan, w którym naruszenie następuje oddzielnie w każdym kolejnym dniu.

Zdecydowanie należy podzielić pogląd Sądu Najwyższego, że tylko taka koncepcja umożliwia zrównoważenie interesów uprawnionego i naruszyciela.

Sąd wskazał również, że z treści art. 298 pwp, czyli przepisu odsyłającego do odpowiedniego stosowania art. 289 pwp, ustawodawca wyraźnie umożliwił okresowość rozliczania naruszeń. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje się odpowiednio. Natomiast w art. 289 pwp jest jednoznacznie mowa o każdym naruszeniu („Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia.”), zatem istnieje dostrzeżona przez ustawodawcę możliwość indywidualizowania powtarzalnych naruszeń.

W ten sposób, poprzez przyjęcie pośredniej koncepcji, uprawniony może korzystać z realnej ochrony przysługującego mu prawa, udzielanej na określony czas, bez obawy przedwczesnego przedawnienia. Z drugiej strony, funkcja przedawnienia zostaje zachowana, ponieważ roszczenie, a w zasadzie poszczególne roszczenia przedawniają się z upływem wskazanych ustawowo terminów. Sprawia to, że uprawniony musi być aktywny w ochronie przysługującego mu prawa wyłącznego i nie może czekać z wytoczeniem powództwa do zakończenia stanu naruszenia, co z kolei daje naruszycielowi gwarancję pewności jego sytuacji prawnej po upływie terminu przedawnienia, który nie jest odłożony w czasie do zakończenia trwania danego czynu ujmowanego jako całość.

Ktoś narusza Twoje prawo ochronne na znak towarowy? Rozważasz złożenie pozwu albo potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu wezwania do zaprzestania naruszeń Twojego prawa ochronnego na znak towarowy – skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że tolerowanie naruszenia działa na Twoją niekorzyść. Przygotowanie solidnego pozwu pozwalającego na udowodnienie Twojej racji wymaga czasochłonnego zebrania dowodów i zajmuje dużo czasu. Działaj, aby Twoje roszczenia nie przedawniły się. 

Photo by Amin Hasani on Unsplash 
[1] sygn. III CzP 30/20.
[2] por. m.in. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r., III CZ 12/07, OSNC 2008, Nr 2, poz. 26, z dnia 16 lutego 2012 r., II CSK 469/11, nie publ, i z dnia 18 września 2013 r., V CSK 431/12, nie publ.).
[3] por. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2010 r., I ACa 1270/ 09, OSA 2010, Nr 4, poz. 32 oraz niepublikowane wyroki Sądu Apelacyjnego z dnia 17 maja 2012 r., I ACa 1081/11, z dnia 31 sierpnia 2012 r., I ACa 51/12, i z dnia 27 grudnia 2012 r., VI ACa 896/12. 

Często pojawią się pytania i zgłaszane przez klientów problemy dotyczące ochrony koncepcji i idei. Powszechną bolączką jest sytuacja, w której dowiadujemy się od klienta, że “wpadł” na świetny pomysł nowej gry, fabuły, filmu, sposobu identyfikacji, modelu współpracy itd., następnie przedstawił komuś swój pomysł, a po jakimś czasie spostrzegł, że jego pomysł jest wykorzystywany przez tę osobę lub tego przedsiębiorcę. Zazwyczaj jest to moment, w którym rozpoczyna się poszukiwanie pomocy u prawnika w celu ustalenia jakie roszczenia przysługują w przypadku „kradzieży” pomysłu.

Regulacje dotyczące własności intelektualnej, w których możemy poszukiwać ochrony w takich sytuacjach znajdują się przede wszystkim w czterech aktach prawnych:

  1. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) (upapp);
  2. ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (pwp);
  3. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) (uznk)
  4. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) (kc).

 

pomysł, a prawo autorskie

W ustawie upapp wprost zostało również wskazane, że ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne – wymienione kreacje intelektualne mogą przybrać różne treści lub formy, co prowadziłoby do nadmiernego i nieuzasadnionego rozszerzenia ochrony prawnoautorskiej. Zatem jedynie ich skonkretyzowana forma wyrażenia może zostać zakwalifikowana jako utwór, a nie pomysł na utwór.

Orzecznictwo sądów wyklucza ochronę:

Wskazane przykłady dotyczą działalności twórczej, w wyniku której powstają ogólne koncepcje, założenia, tezy, opisy. Są to przypadki, w których pomysł przybiera postać abstrakcyjnej idei, która może być wyrażana w różny sposób. Z punktu widzenia prawa autorskiego oznacza to, że ta sama idea może przybrać różną postać, np. książki, obrazu czy przemówienia.  Czyli, możliwa jest różna percepcja takiego pomysłu, a więc też i przedmiot prawa nie został poprawnie zidentyfikowany.

Tymczasem, zgodnie z art. 1 upapp przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Dla realizacji przesłanki ustalenia konieczne jest przeniesienie pomysłu “poza głowę twórcy” i nadanie mu ustalonego kształtu i treści. Ważne jest ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci. Celem takiej regulacji jest ochrona dobra prawnego (jaki jest pomysł), które musi zaistnieć w rzeczywistości w sposób możliwie obiektywny do percepcji przez adresatów. Tylko bowiem wówczas są oni w stanie zapoznać się z utworem. Status utworu nie może rozciągać się na obiekty niemierzalne, nieweryfikowalne zmysłem wzroku lub słuchu.

Brak wymogu ustalenia utworu prowadziłaby do włączenia w system prawny ocen subiektywnych i niemożliwych do wykazania w toku postępowania dowodowego, a także obejmowałaby ochroną dobra nieustalone, które nawet jeśli byłyby twórcze bądź szczególnie niespotykane, to jednak również niezwykle problematyczne do wprowadzenia do obrotu gospodarczego.

Podsumowując: prawo autorskie chroni sposób wyrażenia utworu, jego ekspresję.

pomysł, a prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej reguluje stosunki w zakresie zamkniętego katalogu przedmiotów w postaci:

wynalazków – czyli rozwiązań technicznych, na które można uzyskać patent jeśli są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, więcej o wynalazkach pisaliśmy tutaj;

wzorów użytkowych – czyli nowych i nadających się do przemysłowego zastosowania rozwiązań o charakterze technicznym, dotyczącym kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci, więcej o wzorach użytkowych pisaliśmy tutaj;

wzorów przemysłowych – czyli nowych i posiadających indywidualny charakter postaci wytworu lub ich części, nadanych im w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworów oraz przez ich ornamentację; więcej o wzorach przemysłowych znajdziesz tutaj;

znaków towarowych – czyli oznaczeniu umożliwiającym odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony; więcej o znakach towarowych znajdziesz m.in. tutaj;

oznaczeń geograficznych – czyli oznaczeń słownych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru; więcej o oznaczeniach geograficznych pisaliśmy tutaj;

topografii układów scalonych – czyli rozwiązań polegających na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układów scalonych.

Dodatkowo pwp reguluje wprost, że wynalazkami nie mogą być w szczególności:

– w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

Jak widać również na gruncie prawa własności przemysłowej ustawodawca konsekwentnie wskazuje, że pomysły w żaden sposób niewyrażone w konkretnej postaci nie mogą podlegać ochronie. 

Prawo własności przemysłowej chroni raczej treść pomysłu, tzn. zawarte w nim rozwiązanie.  

pomysł, a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach – w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (klauzula generalna). Poza ogólną definicją czynu nieuczciwej konkurencja wskazane są wprost czyny, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji, w postaci:

Najbliższe omawianej tematyce ochrony pomysłu będą:

wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa – czyli takie oznaczanie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa;

naśladownictwo – czyli naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu;

naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – czyli ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Z przedstawionych definicji wynika, że pomysł może być chroniony jako tajemnica przedsiębiorstwa, która obejmuje know–how. Zgodnie z motywami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 157, str. 1) (dalej: „Dyrektywa”) poprzez ochronę know-how i informacji na temat przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy równocześnie z prawami własności intelektualnej, czy zamiast tych praw, tajemnice przedsiębiorstwa pozwalają twórcom i innowatorom na czerpanie korzyści z ich twórczości i innowacji. Parlament Europejski wskazuje, że przedsiębiorcy najczęściej wybierają ochronę twórczości intelektualnej i innowacyjnego know-how poprzez ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa pomimo, iż jest to najsłabsza forma ochrony w zakresie ich bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania lub ujawniania przez inne osoby. W Dyrektywie wskazano, że dla podlegania ochronie wynikającej z tajemnicy przedsiębiorstwa know-how lub informacje powinny mieć rzeczywistą lub potencjalną wartość handlową. O wartości handlowej należy mówić wówczas, gdy ich bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnianie może spowodować szkody dla interesów osoby, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, szkodząc jej naukowemu lub technicznemu potencjałowi, interesom gospodarczym lub finansowym, pozycji strategicznej lub zdolności do konkurowania.

Definicja tajemnicy handlowej nie obejmuje nieistotnych informacji oraz doświadczeń i umiejętności, które zostały zdobyte przez pracowników w trakcie prowadzenia normalnej pracy, a także nie obejmuje informacji, które są powszechnie znane lub łatwo dostępne osobom z kręgów zajmujących się zwykle tym rodzajem informacji. Przepisy Dyrektywy nie przyznają żadnych wyłącznych praw do know-how lub informacji chronionych, jako tajemnice przedsiębiorstwa. Dlatego też niezależne odkrycie tego samego know-how lub tych samych informacji pozostaje możliwe. 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Dyrektywy wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa uznaje się za bezprawne w każdym przypadku, gdy bez zgody posiadacza tajemnicy przedsiębiorstwa dokonuje go osoba, która spełnia którykolwiek z następujących warunków:

W razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa możesz żądać:

Dodatkowo, sąd, na wniosek uprawnionego, może zobowiązać pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku, w oznaczony sposób i w oznaczonym zakresie, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności sposób dokonania czynu, wartość informacji, których dotyczył czyn, skutek czynu oraz prawdopodobieństwo dokonania naruszenia w przyszłości, a w przypadku, jeżeli pozwanym jest osoba fizyczna – jeżeli dodatkowo nie sprzeciwia się temu uzasadniony interes pozwanego, w szczególności wzgląd na ochronę jego dóbr osobistych. Sposób i zakres podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku nie może prowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ponadto, w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa możesz żądać, zamiast odszkodowania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 4 uznk, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Więcej o tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiedzialności za jej naruszenie, również odpowiedzialności karnej znajdziesz tutaj.

pomysł, a ochrona dóbr osobistych

Zgodnie z art. 23 kc, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Szczegółowo o dobrach osobistych piszemy tutaj ale w zakresie ochrony pomysłu można poddać analizie czy dana idea może stanowić dobro osobiste jej twórcy, w szczególności jeżeli pomysł dotyczy twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej lub racjonalizatorskiej.

Zakres pojęcia twórczości jako dobra osobistego i jego ochrony jest szerszy niż zdefiniowane w prawie autorskich czy prawie własności przemysłowej. Ochrona twórczości jako dobra osobistego przewidziana kodeksie cywilnym obejmuje również te dobra (wartości, interesy idealne) twórcy, które nie są chronione przepisami wskazanych ustaw, czyli np. idee, styl twórczy, proces twórczy, koncepcje lub zarysy utworu.

W jednym z orzeczeń Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazuje, że w ramach ochrony dobra osobistego twórczości może być chroniony efekt twórczości, np. scenariusz czy wyreżyserowana wypowiedź aktora, zredukowana do krótkiej figury retorycznej pomimo, iż jest na tyle ogólna, że posiada wartość idei, czyli nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego[1]. W ten sposób ochrona może przysługiwać autorom ustaleń i odkryć naukowych, w razie kwestionowania osiągnięć konkretnych osób w tym zakresie.

Ochrona na gruncie kodeksu cywilnego obejmuje także ogół działalności twórczej i dorobku twórczego danej osoby. Art. 23 kc zapewnia ochronę „dobrej sławy dzieła”, czyli jego renomy, reputacji w postaci pozytywnej opinii o utworze oraz prawo do „dobrego imienia dorobku twórcy”, czyli do przeciwdziałania zachowaniom, które mogą naruszać dobrą reputację autora, oraz prawo do ochrony przed nieuprawnionym wykorzystywaniem elementów procesu twórczego i dorobku twórcy oraz przed przywłaszczaniem ich[2].

Na podstawie art.  24 kc, w przypadku, gdy Twoje dobro osobiste w postaci twórczości zostało naruszone cudzym działaniem, możesz żądać:

Ochrona pomysłu na podstawie kodeksu cywilnego jest niezależna od wskazanych ustaw szczególnych wobec tego możesz dochodzić roszczeń wynikających z art. 24 kc łącznie z roszczeniami przysługującymi na gruncie np. art. 18 uznk.

najskuteczniejszy sposób ochrony – umowa o zachowaniu poufności, czyli non-disclosure agreement (NDA)

Wobec przeprowadzonej analizy należy dojść do wniosku, że najskuteczniejszym sposobem ochrony know- how, pomysłu, czy informacji o walorze gospodarczym jest zawarcie odpowiedniej umowy zobowiązującej osobę, której ujawniasz swój pomysł do zachowania w poufności przekazanych informacji lub know – how. Ważne jest także zobowiązanie osoby, której ujawniasz pomysł nie tylko do nieujawniania ale także do niewykorzystywania pomysłu. Najlepiej, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej wysokości. Taka umowa nazywana jest umową o zachowaniu poufności albo w skrócie umową NDA (ang. non disclosure agreement). W umowie tej należy określić jakie informacje podlegają zobowiązaniu do zachowania poufności, im precyzyjniej zostaną określone tym lepiej dla twórcy pomysłu. Umożliwia to skuteczniejsze dochodzenie Twoich praw.

Kluczowe w tym sposobie ochrony – poprzez zobowiązanie się strony przeciwnej do zachowania poufności – jest dopilnowanie tego, aby umowa NDA została zawarta przed ujawnieniem przez Ciebie pomysłu. Po ujawnieniu pomysłu nie masz żadnej pewności, ani też narzędzi prawnych żeby nakłonić osobę, której pomysł ujawniłeś do zawarcia z Toba umowy o zachowaniu poufności. Natomiast wobec braku zawartej umowy, a tym samym braku zobowiązania się strony do zapłaty kary umownej, konieczne jest wykazanie że:

Udowodnienie przed sąd wskazanych powyżej okoliczności jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe dlatego zawsze uczulamy naszych klientów, aby pamiętali o korzystaniu z przygotowanej umowy NDA.

Jeżeli chcesz ujawnić komuś swój pomysł, ale boisz się, że w konsekwencji zostanie wykorzystany, przez osobę, której go ujawniasz skorzystaj z jednego z naszych wzorów umów o zachowaniu poufności:

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z usługi WIPO PROOF zapewniającej potwierdzenie istnienia danego dobra niematerialnego. Dowód uzyskiwany jest poprzez utworzenie tokena WIPO PROOF, czyli cyfrowy odcisk (digital fingerprint) ze znacznikiem precyzyjnie określonego momentu (daty i godziny), w którym został stworzony. Więcej o WIPO PROOF przeczytasz tutaj.

Możliwe jest również zabezpieczenie Twojego pomysłu poprzez utworzenie NFT (ang. Non – fungible token). Więcej o NFT przeczytasz tutaj.

Photo by Afif Kusuma on Unsplash
[1] zob. wyrok SA w Krakowie z 5.03.2004 r., I ACa 35/04, OSA 2004/10, poz. 33, dotyczący ochrony sloganu „Ciemność widzę, ciemność”.
[2] wyrok SA w Białymstoku z 31.07.2012 r., I ACa 303/12, LEX nr 1220403.

“Cyfrowa miłość” za 1 mln zł, 9 cyfrowych działek w grze „Axie Infinity” sprzedanych za ponad 1,5 mln USD, nagrania najlepszych piłkarzy Legii na wyłączność, wirtualne buty Gucci do przymierzenia, prawo do kodu źródłowego pierwszej strony www z autografem Tima Berners-Lee za ponad 20,5 mln zł, kwota 500 tys. USD za mem Nyan Cat albo za 23 sekundowego virala na TikToku z jazdy na deskorolce. To niewielka część transakcji dokonanych za pomocą tokenów NFT (Non-fungible token).

Czy wraz z wprowadzeniem NFT obserwujemy początek końca epoki fizycznych nośników dzieł sztuk czy początek cyfrowej rzeczywistości zastępującej fizyczne posiadanie dóbr luksusowych? Cyfrowy świat towarzyszy nam od dawna dostarczając audiobooki, e-booki, gry komputerowe, platformy społecznościowe, bankowość elektroniczną czy zdigitalizowane zasoby muzealne. Ostatnio jednak o NFT głośno jest w związku ze spektakularnymi sprzedażami dzieł sztuki czy wirtualnym marketingiem marek luksusowych. My zastanawiamy się co wspólnego mają NFT z prawami własności intelektualnej.

Token w języku angielskim oznaczał żetony w grach. Teraz określenie to ma również inne znaczenie. Przez “tokeny” rozumie się aktywa cyfrowe takie jak kryptowaluty, zapisane w technologii blockchain, które jednak nie są walutą.

Czym są tokeny NFT – Non-fungible token?

Jak sama nazwa wskazuje Non-fungible token są niewymienne[1], czyli nie można nabyć za nie tradycyjnej waluty tak jak za bitcoiny[2] czy ETH[3].

Są raczej znakami certyfikującymi dany plik cyfrowy, elektronicznymi żetonami działający w oparciu o blockchain. Pojedynczy NFT przypomniana obiekt kolekcjonerski, cyfrowy odpowiednik  materialnego egzemplarza dzieła – z tym, że nie jest możliwe jego dalsze kopiowanie czy stworzenie drugiej takiej samej pracy. Można porównać je do autografu, którym artysta “podpisuje” swoje wirtualne dzieło (mema, wideo, grafiki czy tweet[4]). W tym przypadku tokeny NFT same w sobie stanowią cyfrowe aktywo będące przedmiotem obrotu na rynku wtórnym (np.  na początku roku dziewięć atrakcyjnych działek w grze blockchain „Axie Infinity” zostało sprzedanych za ponad 1,5 mln USD[5]). Natomiast, gdy są znacznikami, np. poszczególnych dzieł sztuki w formie cyfrowej, są tylko wirtualnym zapisem.

NFT może mieć odpowiednik w “realu” i wówczas stanowi potwierdzenie, certyfikat uprawnienia do określonego fizycznego produktu. Token odzwierciedla występujące w rzeczywistości aktywa (np. jest certyfikatem dzieła sztuki utrwalonego na fizycznym nośniku) bądź potwierdza udział w prawie do danego dobra fizycznego. Dzieje się tak, ponieważ istniejące w świecie realnym przedmioty mogą posiadać cyfrowy awatar. Na przykład w grach lub w mediach społecznościowych mogą występować wirtualne postaci i przedmioty. Na przykład, że sneakerheadzi mogą publikować cyfrowe zdjęcia siebie w butach bez wyjmowania ich z pudełka i brania ich do ręki. Już teraz można kupić wirtualne buty Gucci za 12 USD, dużo tańsze niż fizyczna para[6]. W kwietniu br. amerykańska marka luksusowych zegarków Jacob & Co sprzedała wersję NFT SF24 Tourbillon, jej najbardziej poszukiwanego produktu, za 100 tys. USD na aukcji internetowej platformy ArtGrails.  LVMH, Cartier i Prada połączyły siły, aby uruchomić Aura, konsorcjum blockchain, którego celem jest zagwarantowanie autentyczności sprzedawanych przez nich produktów.

Technologia blockchain zapewnia, że NFT nie może zostać podrobiony a historia obrotu NFT jest identyfikowalna i weryfikowalna w łańcuchu blockchain, na rozproszonym repozytorium danych służącym do rejestrowania transakcji, w tym płatności i zapisów księgowych. Dodatkowo dane są kodowane przy pomocy algorytmów kryptograficznych.

W odróżnieniu od innych tokenów (użytkowych – utility tokens, towarowych – commodity tokens, bezpieczeństwa – security tokens) pojedynczy NFT (non-fungible token) dotyczy unikatowych towarów lub innych niepowtarzalnych wirtualnych treści[7]. NFT jest unikalny w stosunku do pozostałych tokenów w danym łańcuchu[8], tylko jedna osoba może posiadać dany NFT. Ze względu na to, że dany NFT posiada indywidualne cechy, ciąg znaków, nie można go skopiować; dany plik cyfrowy jest niepowtarzalny.

Tym samym, NFT są szczególnie atrakcyjne dla kolekcjonerów ułatwiając weryfikację autentyczności konkretnego cyfrowego zasobu np. dzieła sztuki lub kart kolekcjonerskich. Przykładem mogą być karty emitowane przez wspomniane w dalszej części wpisu kluby piłkarskie czy Hashmasks – kolekcja sztuki stworzona przez ponad 70 artystów na całym świecie, stanowiąca zbiór 16 384 unikalnych portretów cyfrowych)[9]. Ta ostania kolekcja, w ciągu 4 dni osiągnęła wartość 10 mln USD[10].

 #4 – china Owned by: 0x1d4B9b250B1Bd41DAA35d94BF9204Ec1b0494eE3

https://www.thehashmasks.com/gallery

Gdzie i za ile kupić – sprzedać NFT?

Obrót NFT odbywa się na specjalnych platformach, służącej do emisji tokenów i ich „sprzedaży”. Najpopularniejsza platforma to Nifty Gateway, inne konkurencyjne to: „SuperRare”, „MakersPlace”, „KnownOrigin”, „CryptoArt”, czy „Cargo”. Pod koniec 2020 roku do listy tej dołączył renomowany angielski dom aukcyjny „Christie’s”, założony w 1766 roku. To właśnie Christie’s sprzedał dzieło artysty Mike’a „Beeple’a” Winkelmanna „Everydays: The First 5000 Days” za ponad 69 mln dolarów.

https://en.wikipedia.org/wiki/Everydays:_the_First_5000_Days

https://onlineonly.christies.com/s/first-open-beeple/beeple-b-1981-1/112924

Tokeny początkowo wykorzystano w grze internetowej CryptoKitties, w której gracze mogli handlować NFT stanowiące zapis cyfrowych kotów. W lutym tego roku, na aukcji sprzedano popularny mem – Nyan Cat za 600 tys. dolarów.[11]

Ceny rosną. Dwa miesiące później cyfrowy piksel artysty Paka sprzedano za 1,36 mln dolarów a w czerwcu Tim Berners-Lee sprzedał NFT kodu źródłowego pierwszej strony WWW z autografem za 5,4 mln USD[12].

W Polsce „Cyfrową miłość” – wirtualną emocję, sprzedała za milion złotych tik tokowa influencerka Marti Renti. Także Legia Warszawa (za wzorem włoskiego Juventusu[13]) od 22 lipca 2021 r. w porozumieniu z giełdą kryptowalut Binance rozpoczęła sprzedaż autorskich tokenów NFT, które są dedykowane jedenastu najbardziej cennym zawodnikom klubu i zwierać będą fragmenty z pamiętnych meczy. Pierwszy NFT Legii został przygotowany dla A.Boruca[14].

https://www.cryptokitties.co/catalogue/fancy-cats

Jak tokeny NFT są wykorzystywane w obrocie prawami własności intelektualnej?

Przede wszystkim, obrót tokenami NFT (gdy dotyczy utworów) jest “oderwany” od uzyskania praw autorskich. Nabycie NFT nie oznacza nabycia praw autorskich do danego dzieła, tak jak nabycie egzemplarza książki zakupionej w księgarni nie oznacza nabycia praw do treści tej książki. Zakres praw nabywcy tokena może okazać się zróżnicowany w zależności od prawa zastosowanego na danej platformie. Można być właścicielem NFT i nie mieć praw do korzystania z utworu. Polach eksploatacji wskazane w art. 50 prawa autorskiego[15]: prawo do reprodukowania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania, wyświetlania –  pozostaje przy twórcy. Także twórcy wciąż może przysługiwać prawo zezwalania na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych. Oczywiście możliwe jest uregulowanie przeniesienia praw autorskich na nabywcę tokena lub udzielenie mu licencji, ale taka regulacja jest przedmiotem oddzielnej transakcji poza kupieniem NFT. W przypadku licencji ciekawym rozwiązaniem może być skorzystanie z common creative.[16] 

 

Jakie wyzwania stają przed prawem własności intelektualnej w związku z tokenizacją dzieł?

Jednym z problemów jest tokenizacja dzieł sztuki bez wiedzy autorów

Corbin Rainbolt, który projektuje paleoart, czyli obrazy prehistorycznego życia pełne dinozaurów, odkrył, że prace, które opublikował na Twitterze, były tokenizowane bez jego zgody[17]. Aby sytuacja nie powtórzyła się, Rainbolt usunął wszystkie swoje stare tweety z paleoartem i przesłał je ponownie ze znakiem wodnym.

Problem ten po części wynika z anonimowości twórców i kupujących. Rozwiązaniem może być żądanie usunięcia tokena przez artystów, którzy uważają, że ich prace zostały skradzione (jak w przypadku zawiadomienia kierowanego do innych platform e-commerce), ale żądanie to – z uwagi na wykorzystywanie do tokenizacji technologii blockchain – pozostawi ślad w łańcuchu. Wzorem Rainbol warto oznaczać prace cyfrowe przed ich publikacją w Internecie. 

Innym problemem jest wyczerpanie prawa

Pisaliśmy na ten temat, tutaj warto zauważyć, że do wyczerpania prawa twórcy (czyli możliwości dalszego obrotu egzemplarzem bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy) dochodzi w sytuacji, gdy dany oryginał lub egzemplarz został nabyty od uprawnionego. Jeśli token jest przypisany do dzieła wirtualnego, stanowiącego plik cyfrowy, to nie istnieje fizyczny nośnik utworu, który byłby wprowadzany do obrotu i należałoby przyjąć, iż nie dochodzi do wyczerpania prawa. Nie ma jednak w tym zakresie jednolitego stanowiska.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 w sporze pomiędzy UsedSoft i Oracle International GmbH, w przypadku obrotu programami komputerowymi wskazał, że przekazanie przez podmiot praw autorskich klientowi kopii programu komputerowego i zawarcie między tymi samymi stronami umowy licencji na korzystanie, stanowi „pierwszą sprzedaż kopii programu komputerowego”. Z drugiej jednak strony, Trybunał w wyroku w sprawie C‑263/18 Tom Kabinet, orzekł, że zrównanie materialnych i niematerialnych kopii chronionych utworów nie było zamiarem prawodawcy unijnego. Udostępnienie publiczności e-booka i umożliwienie jego pobrania nie mieści się w pojęciu rozpowszechniania utworu, ale stanowi publiczne udostępnianie, a dokładniej podanie do publicznej wiadomości utworu w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Wobec powyższego dalszy, wtórny obrót e-bookami wymaga zgody uprawnionego (twórcy, wydawcy), bowiem publiczne udostępnianie utworu w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2001/29/WE, wyklucza stosowania instytucji wyczerpania prawa.

Kwestia tantiem dla artystów

Na platformie Rarible istnieje możliwość sprzedaży NFT za tantiemy. W praktyce oznacza to, że gdy NFT zmienia właściciela, autor NFT zarabia określony przez siebie procent zysku. Wydaje się, że podobna konstrukcja istnieje w polskim prawie autorskim, zgodnie z którym twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za odsprzedaż oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, czyli droit de suite. Odsprzedażą jest każda sprzedaż następująca po pierwszym rozporządzeniu egzemplarzem przez twórcę. Wynagrodzenie to stanowi % ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży egzemplarzy. Więcej na ten temat tu.

Aktualna regulacja art. 19 prawa autorskiego nie jest do końca możliwa do zastosowania w przypadku NFT, które przecież nie tylko mogą dotyczyć utworu plastycznego lub fotograficznego, a także oryginalnych egzemplarzy i rękopisów utworów innych niż wymienione w art. 5 prawa autorskiego, których twórcy w dniu dokonania odsprzedaży mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym do zapłaty wynagrodzenia jest obowiązany sprzedawca, a gdy działa na rzecz osoby trzeciej, zawodowo zajmującej się handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich i muzycznych, odpowiada z nią solidarnie. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc należne wynagrodzenie.

Twórcy coraz chętniej przenoszą się do rzeczywistości cyfrowej. Stają wówczas przed problem nieuprawnionego kopiowania i powielania ich dzieł. Stąd zabezpieczenie jakie dają NFT stanowi ciekawe rozwiązanie. Zawrotne ceny jakie osiągają cyfrowe dzieła zachęcają do skorzystania z ich tokenizacji. Możliwości dostrzegają też korporacje, giganci modowi, producenci marek luksusowych. Idąc z duchem czasu, proponują cyfrowe kopie drogich produktów i avatary, które wyposażone w kultowe produkty mogą dać wyobrażenie jak nabywca będzie wyglądać, czuć się w realnym życiu. Dają też możliwość „cyfrowej” satysfakcji z „posiadania” luksusowego produktu. Dla prawników IP tokeny NFT stanowią temat ciekawy. Mamy wrażenie, że stoimy u progu dużych możliwości dla naszych klientów ????

Photo by Ryan Stefan on Unsplash
[1] https://academy.binance.com/pl/articles/a-guide-to-crypto-collectibles-and-non-fungible-tokens-nfts
[2] https://e-kursy-walut.pl/kurs-bitcoin/
[3] https://e-kursy-walut.pl/kurs-ethereum/
[4] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nft-co-to-jest-zastosowania
[5] https://cryps.pl/nowy-rekord-sprzedazy-nft-za-1-5-mln-usd-idzie-do-axie-infinity/
[6] Kolekcja Gucci jest oparta sceny Arii, czterominutowego filmu wyprodukowanego przez reżyserkę Florię Sigismondi i dyrektora kreatywnego Gucci, Alessandro Michele.
[7] https://smartmob.pl/blog/artykuly/informator/czym-jest-token-i-tokenizacja-rodzaje-tokenow-zastowanie-itp/
[8] https://cryps.pl/artykul/czym-sa-dziela-sztuki-oparte-o-nft/
[9] https://www.thehashmasks.com/
[10] https://cryps.pl/cyfrowy-projekt-w-4-dni-zgromadzil-10-mln-usd-z-tokenow-nft/
[11] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nft-co-to-jest-zastosowania
[12] https://www.bbc.com/news/technology-57666335
[13] https://tokeneo.com/pl/juventus-wyemituje-karty-kolekcjonerskie-na-blockchainie-ethereum/
[14] https://www.binance.com/pl/nft/goods/detail?productId=4688632&isProduct=1
[15] ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
[16] https://lgl-iplaw.pl/2021/01/15-stycznia-dzien-wikipedii-czyli-o-creative-commons-slow-kilka/
[17] https://www.vice.com/en/article/n7vxe7/people-are-stealing-art-and-turning-it-into-nfts

Prawa własności przemysłowej powstają z chwilą wydania przez Urząd Patentowy RP (UPRP) stosownej decyzji administracyjnej. Decyzja ta stanowi warunek prawny powstania praw wyłącznych, czyli praw podmiotowych (przysługujących danemu podmiotowi). Prawa te mają charakter bezwzględny (czyli są skuteczne erga omnes) i wyposażają podmiot uprawniony w wyłączność na korzystanie z danego dobra intelektualnego (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych), co zapewnia czerpanie korzyści materialnych z jego komercyjnej eksploatacji. Zatem samo stworzenie wynalazku czy wzoru nie kreuje wyłącznego prawa podmiotowego w odniesieniu do tego wynalazku czy wzoru, lecz jedynie prawo do zgłoszenia takiego rozwiązania do UPRP. Jak zatem pandemia wpłynęła na przyznawanie praw wyłącznych w Polsce?

UPRP w dniu 23 lipca 2021 r. opublikował Raport Roczny Urzędu Patentowego za rok 2020. Z Raportu wynika między innymi, że na dzień 31 grudnia 2020 r. aż 352 252 praw wyłączonych udzielonych przez UPRP pozostaje w mocy. Zdecydowanie przeważającą ich część stanowią prawa ochronne na znaki towarowe. Obecnie w UPRP zarejestrowanych jest 236 954 znaków towarowych zgłoszonych zarówno w trybie krajowym i jak i w trybie międzynarodowym.

Pomimo, iż rok 2020 był trudnym okresem ze względu na panującą pandemię, liczba dokonywanych zgłoszeń utrzymała się na podobnym poziomie co w roku 2019 r. W 2020 roku do UPRP wpłynęło łącznie 35 641 zgłoszeń jest to spadek jedynie o 4% względem 2019 r., w którym licznik zgłoszeń zatrzymał się na liczbie 37 166.

Te dane pokazują, jak pomimo panującego kryzysu stabilna i bezpieczna jest inwestycja w tworzenie dobór niematerialnych oraz ochrona tych dóbr przy pomocy uzyskiwania praw wyłącznych.

Natomiast, co stanowi pozytywną zmianę, znacząco wzrosła liczba dokonywanych zgłoszeń drogą elektroniczną. W 2020 r. 57,2% zgłoszeń w trybie krajowym zostało dokonanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP co stanowi wzrost o aż 34% względem 2019 r.

Jednakże w przeciwieństwie do liczby dokonywanych zgłoszeń praw wyłącznych,  w zakresie walidacji patentów europejskich w Polsce (czyli wyznaczania terytorium Polski, na którym ma być chroniony patent europejski) można zauważyć wzrost liczby dokonanych walidacji. Na koniec 2019 roku na terytorium Polski chronionych było 73 638 patentów europejskich, natomiast na koniec 2020 roku na terytorium Polski chronionych było 83 800 patentów europejskich.

W zakresie prowadzonych spraw spornych przez Urząd Patentowy RP nadal ponad połowa wniosków o unieważnienie praw wyłącznych rozpatrywana jest na korzyść wnioskodawcy, czyli UPRP wydaje decyzję o unieważnieniu prawa. Często, ta przeważająca liczba unieważnień praw wyłącznych wynika niestety z braku zaangażowania się uprawnionego w spór.

Pandemia COVID-19 miała również bezpośredni wpływ na uruchomienie przez Komisje Europejską (KE) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w ramach tzw. Funduszu MŚP (SME Fund), będącego częścią szerszego programu COSME. Europejskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą dzięki temu uzyskać dofinansowanie kosztów zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w wysokości 50%.

Jeśli rozważasz dokonanie zgłoszenia swojego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i jesteś MŚP, to spiesz się! Od 1 września do 31 września 2021 r. będzie otwarte ostatnie okno na złożenie wniosku o dofinansowanie. Więcej informacji na temat dofinansowania znajdziesz tu. Z treścią Raportu możesz zapoznać się pod tym linkiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w URPR skorzystaj z usługi badania i zgłoszenia do UPRP wzoru przemysłowego lub badania i zgłoszenia do UPRP znaku towarowego. Jeżeli chcesz chronić swój znak towarowy albo wzór wspólnotowy w całej UE albo potrzebujesz pomocy przy skorzystaniu z dotacji skontaktuj się z nami.

Photo by Romain Tordo on Unsplash

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule nie jest jednoznaczna i jak często mawiają prawnicy: „to zależy”. Intersującym punktem wyjścia do omówienia tematu wizerunku i jego komercyjnego wykorzystania może być spór, który toczył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie a następnie przez Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Stronami sporu byli koszykarz – Marcin Gortat oraz spółką Sfinks Polska S.A. prowadzącą znaną sieć restauracji. Rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło na podstawie starej regulacji prawnej, od lipca 2020 r. dochodzenie roszczeń związanych w wizerunkiem może podlegać nowej procedurze poświęconej sprawom własności intelektualnej (art. 47989-479129 kpc). Wśród tych spraw znalazły się także te, dotyczące ochrony dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, czyli komercjalizacji wizerunku. 

Przedmiotem sporu było wykorzystanie przez spółkę zdjęć koszykarza do celów marketingowych spółki, w sposób niezgodny z umową, gdyż kampania promocyjna była prowadzona przez spółkę nadal pomimo wygaśnięcia umowy. Powód domagał się za naruszenie swoich dóbr osobistych: zasądzenia na swoją rzecz kwoty 200 000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania, nakazania publikacji przeprosin oraz zapłaty kwoty 80 000 złotych na cele społeczne.

Sąd częściowo uwzględnił żądania powoda i zasądził od spółki kwotę ponad 104 000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami, a także określił sposób usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych koszykarza poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Dodatkowo, sąd uznał, że „w wypadku, gdy dochodzi do bezprawnego wykorzystania wizerunku znanej osoby w celach komercyjnych jak np. w reklamie, a szczególnie gdy osoba ta akceptuje taką formę swoistego „zarobkowania”, nie sposób mówić o wyrządzeniu szkody niemajątkowej. Brak jest bowiem krzywdy, w szczególności jeżeli dana reklama była pozytywna, nie ośmieszająca. Komercyjne wykorzystanie wizerunku osoby znanej stanowi dla niej przede wszystkim źródło dochodu, ale także służy promocji tej osoby, co z kolei stanowi o jej „wartości” dla potencjalnych reklamodawców. W takiej sytuacji nie chodzi o to, że powód jako znany sportowiec zareklamował dany produkt tylko o to, że nie otrzymał należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze, że powód wyraził zgodę na fakt powiązania jego wizerunku z marką pozwanej i reklamowanym przez nią produktem, czy prowadzoną akcją marketingową. W tym celu wziął nawet udział w sesji zdjęciowej i reklamowej, a także udzielił wywiadu. Z tych względów działaniem pozwanej nie może być rozpatrywane w kategoriach krzywdy czy inaczej szkody niemajątkowej, która powinna podlegać kompensacji poprzez przyznanie mu stosownego zadośćuczynienia albo odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny”[1].

wizerunek

Pod pojęciem wizerunku rozumieć należy obraz fizyczny jednostki ludzkiej. Wizerunek jest dobrem osobistym przysługującym tylko osobom fizycznym[2]. Wizerunek obejmuje tylko cechy zewnętrzne osoby fizycznej; cechy psychologiczne związane są z innym dobrem osobistym – czcią. Wizerunek może być utrwalony i naruszony nie tylko za pomocą aparatu lub kamery, ale także naszkicowany, namalowany lub wytworzony za pomocą innych środków plastycznych; w szczególności naruszeniem wizerunku jest wykorzystanie zdjęcia, ale także naszkicowanie portretu osoby fizycznej bez jej zgody.[3]

W doktrynie wyróżnia się szczególne postacie wizerunku takie jak:

  1. maska artystyczna – czyli wizerunek jako część kreacji artystycznej;
  2. wizerunek dźwiękowy – czyli głos;
  3. wizerunek piśmienniczy – czyli przestawienie wizerunku danej osoby za pomocą słów a nie obrazu;
  4. wizerunek wspólny – czyli wizerunek kilku osób, które w świadomości społecznej funkcjonują jedynie łącznie, w wyniku wspólnego zestawienia, tworząc niejako nową jakość. Przykładem mogą być pary pojawiające się zawsze wspólnie – Flip i Flap, Ginger i Fred, a na rodzimym gruncie – Szczepcio i Tońcio[4];
  5. wizerunek zbiorowy – przedstawiający wizerunek grupy osób, które nie funkcjonują w odbiorze społecznym jako nowa jakość i całość, a jest jedynie efekt ustalenia wizerunku kilku osób w tym samym miejscu i czasie oraz na jednym nośniku, np. fotografia grupowa;
  6. karykatura – czyli rysunek typu portretowego, przesadnie akcentujący cechy charakterystyczne postaci w celu uzyskania efektu satyrycznego lub humorystycznego ale jednocześnie umożliwiający rozpoznanie osoby sportretowanej[5].

Wizerunek w polskim porządku prawnym jest przedmiotem ochrony na gruncie dwóch ustaw: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) (kc) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) (upapp).

ochrona wizerunku na gruncie kc – jako dobro osobiste

Zgodnie z art. 23 kc dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

W przypadku naruszenia dobra osobistego w postaci wizerunku, zgodnie z art. 24 kc, ten, czyje dobro osobiste (wizerunek) zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać:

  1. zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne;
  2. dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków naruszenia, przez osobę, która się tego naruszenia dopuściła, w szczególności poprzez złożenie oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  3. zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;
  4. naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wskutek naruszenia wizerunku została wyrządzona szkoda majątkowa.

Dodatkowo, zgodnie z art. 43 kc ustawodawca przyznał ochronę dóbr osobistych nie tylko osobom fizycznym ale także osobą prawnym. Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

ochrona wizerunku na gruncie upapp – zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku

Art.  81 upapp wskazuje, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej, stosuje się odpowiednio przepis art. 78 ust. 1 upapp. Czyli osoba, której wizerunek został zagrożony cudzym działaniem, może żądać:

  1. zaniechania tego działania;
  2. dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie;
  3. przyznania przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Roszczeń tych nie można dochodzić po upływie 20 lat od śmierci osoby, której wizerunek był rozpowszechniany.

Główną cechą wizerunku jako dobra osobistego jest jego niemajątkowy charakter. Jednakże, w szczególnie w przypadku wizerunku możemy również wskazać jego majątkowy charakter np. w zakresie wykorzystywania wizerunku do celów reklamowych.

komercjalizacja wizerunku

W przypadku osób publicznych komercjalizacja zazwyczaj przyjmuje jedną z dwóch form: endorsemen, czyli polecanie danego produktu przez daną osobę lub merchandising, czyli oferowanie produktów sygnowanych przez daną osobę.

Endorsemen, czyli polecanie danego produktu przez daną osobę, może być realizowane w postaci zaangażowania ambasadora marki. 

Komercyjne wykorzystanie wizerunku w postaci merchandising opiera się na korzystaniu z wizerunku komercyjnego w celu skojarzenia rozpoznawalnej osoby z promowanym produktem ale także jest to dostosowanie lub wtórna eksploatacja postaci fikcyjnej w zakresie podstawowych jej cech, takich, jak imię, nazwisko lub wizerunek) poprzez odniesienie owych cech do produktów lub usług w celu wytworzenia u przyszłych odbiorców chęci nabycia lub użycia owych produktów lub skorzystania z usług w wyniku stworzenia więzi polegającej na utożsamieniu się nabywców z postacią firmującą te produkty lub usługi[6].

Termin “wizerunek komercyjny” jest określeniem używanym jedynie w sposób konwencjonalny, umowny i wyłącznie doktrynalny. W polskim porządku prawnym nie istnieją żadne regulacje odnoszące się do wizerunku komercyjnego. W orzecznictwie można jednak zauważyć pojawianie się podziału na wizerunek “klasyczny” i wizerunek komercyjny[7]. 

Wizerunek komercyjny można określić jako wizerunek, który został rozpowszechniony lub wykorzystany w celu merchandisingu lub w innym celu komercyjnym[8].

Dobra osobiste, w tym również wizerunek i twórczość artystyczna, stanowią pewne wartości idealne i niemajątkowe, ściśle związane z osobowością jednostki i jej autonomią. Natomiast kreowany wizerunek artystyczny i komercyjny stanowi dobro prawne o charakterze niematerialnym, ale zarazem majątkowym. W doktrynie amerykańskiej taka sytuacja określana jest mianem tzw. “right of publicity”, która, według szerokiego poglądu doktryny nie podlega bezpośrednio ochronie na gruncie art. 24 § 1 kc.

Ochrona personae przed bezprawnym, komercyjnym wykorzystaniem możliwa jest przez stosowanie w drodze analogii przepisów dotyczących ochrony wizerunku. Wizerunek, zwłaszcza osób powszechnie znanych, ma wymierną korzyść majątkową, więc jego wykorzystanie bez zezwolenia pozbawia uprawnionych spodziewanych zysków, czyli może być rozpatrywane w kategoriach szkody majątkowej. W takiej sytuacji właściwą podstawą roszczeń majątkowych dla poszkodowanych byłby art. 24 § 2 kc przewidujący roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych. Sądy mogą ustalić wartość rynkową wizerunku biorąc pod uwagę stopień popularności i renomę znanej osobistości w społeczeństwie[9].

pojęcie szkody

Na potrzeby analizowanego zagadnienia dotyczącego wizerunku możemy wyróżnić szkodę:

  1. majątkową – czyli uszczerbek powstały w majątku poszkodowanego (jego rzeczywista strata – damnum emergens) oraz utracone korzyści (czyli niepowiększenie majątku którego w zwykłym toku rzeczy i konkretnych okolicznościach można było oczekiwać gdyby nie zdarzenie wywołujące szkodę – lucrum cessans);
  2. niemajątkową – czyli wszelkie uszczerbki, które leżą poza sferą ekonomiczną poszkodowanego, czyli dotyczące jedynie sfery ujemnych przeżyć człowieka.

„Art. 448 kc przewiduje możliwość przyznania poszkodowanemu w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czyli za cierpienia fizyczne i psychiczne. Krzywda nie jest szkodą [w rozumieniu majątkowym – przyp. AD], a zadośćuczynienie nie może być uważane za rodzaj odszkodowania“[10] .

Z tak przedstawionego stanowiska przez sąd należy wskazać, iż norma art. 448 kc odnosi się wyłącznie do uszczerbków o charakterze szkody niemajątkowej, pozostawiając poza zakresem swojej regulacji roszczenia służące w razie bezprawnego wkroczenia w sferę interesów ekonomicznych.

Niestety powyższe rozróżnienie nie jest jednak dokonywane przez sądy. W przypadku naruszenia dobra osobistego mającego wymierną wartość majątkową, takim jakim jest wizerunek komercyjny, sądy zamiast oprzeć roszczenie na przesłankach warunkujących domaganie się przez powoda odszkodowania, często nadmiernie rozciągają instytucję zadośćuczynienia, obejmując nią uszczerbki zarówno niemajątkowe, jak i majątkowe. 

W przypadku bezprawnego wkroczenia w dobro osobiste posiadające wymierną wartość majątkową, z którym nie jest związane powstanie ujemnych odczuć psychicznych osoby, której wizerunek został naruszony, należy uznać, iż podstawą roszczenia powinna być norma art. 24 § 2 kc, a nie art. 448 kc. W sytuacji, gdy uszczerbek wyraża się w nieotrzymaniu wynagrodzenia za dysponowanie dobrem osobistym, w większości przypadków o żadnym uszczerbku niemajątkowym nie może być mowy.

Takie stanowisko przedstawił także Sąd Najwyższy wskazując, że „pozwana, wydając bez zgody powoda przedmiotową pocztówkę, naruszyła jego prawo do wyłącznego rozporządzania swoją fotografią. Takie zaś działanie jest ingerencją w wyłączne prawo powoda rozporządzania swym dobrem osobistym. Uszczerbek majątkowy powoda sprowadza się do utraty wynagrodzenia, jakie otrzymałby, gdyby pozwana zawarła z nim umowę o wydanie jego fotografii w formie pocztówki.”[11]

 

Marketingowy sukces wykorzystania wizerunku zależy naturalnie od osoby, która udostępnia swój wizerunek i oczywiście od dobrze skonstruowanej umowy na korzystanie z tego wizerunku.  Precyzyjne, jednoznaczne sformułowania w umowie dają szanse na uniknięcie niepotrzebnych, długotrwałych sporów. Współpraca z osobą udzielająca zgody na wykorzystanie jej wizerunku najczęściej jest długofalowa i wymaga przewidzenia różnych możliwych scenariuszy. Warto przewidzieć różne sytuacje i możliwe warianty współpracy, gotowy wzór możesz znaleźć tu.

Photo by Tide_trasher_x on Unsplash    
[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. VI ACa 1657/13.
[2] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.05.1977 r., I CR 159/77, Legalis.
[3] Art. 23, Kodek cywilny. Komentarz, red. prof. dr hab. Konrad Osajda.
[4] J. Balcarczyk, 3.4. Wizerunek wspólny i wizerunek zbiorowy [w:] Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Kraków 2009.
[5] Pogląd, iż karykatura stanowi odmianę wizerunku został ugruntowany na kanwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 7.02.1995 r., I ACr 697/94, LEX nr 62626.
[6] Charakter merchandising – raport, WIPO, WO/INF/108, 1994.
[7] Przykładem takim może być wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.04.2004 r., I CK 495/03, odróżniający zgodę na informacyjne rozpowszechnianie wizerunku od zgody na wykorzystanie reklamowe.
[8] J. Balcarczyk, 5. Wizerunek komercyjny – próba przybliżenia pojęcia [w:] Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Kraków 2009.
[9] J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do wizerunku a komercjalizacja dóbr osobistych, PiP 2007, nr 6, s. 19-34.
[10] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 lipca 1999 r., I ACa 280/99.
[11] Wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.1977 r., I CR 127/77, LEX nr 63627.

Czasami nazywa się je patentami drugiego rzędu lub małymi wynalazkami z tego względu, że w stosunku do wzorów użytkowych łagodniejsze są przesłanki uzyskania prawa wyłącznego, niższe koszty uzyskania wyłączności, ale jednocześnie krótszy maksymalny okres jej trwania obejmujący 10 lat.  Wzory użytkowe są kategorią przedmiotów własności przemysłowej występującą jedynie w niektórych krajach. Dodatkowo, w odróżnieniu od znaków, wynalazków czy wzorów przemysłowych – nie zostały przyjęte międzynarodowe standardy ochrony ani nie nastąpiło faktyczne ujednolicenie przesłanek ochrony w ustawodawstwach krajowych[1]. 

W Urzędzie Patentowym RP (UPRP) możemy dokonywać zgłoszeń wzorów użytkowych w celu uzyskania na nie praw ochronnych.

Z danych z raportu UPRP za 2019 r. dokonano jedynie 911 zgłoszeń wzorów. W porównaniu do wynalazków, czy znaków towarowych jest to zdecydowanie mniejsza ilość zgłoszeń, natomiast, pomimo zdecydowanie większej popularności wzorów przemysłowych, liczba ich zgłoszeń nie przewyższa w sposób znaczący zgłoszeń wzorów użytkowych[2].

Wzór użytkowy

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) (pwp) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. „Wzór użytkowy jest dobrem niematerialnym, które stanowi rozwiązanie pewnego problemu technicznego. Z rozwiązaniem mamy do czynienia, gdy jego twórca przedstawił kompletny zestaw środków technicznych, które umożliwiają osiągnięcie zamierzonego przez autora celu.”[3]

Wywołanie efektu estetycznego pozostaje obojętne dla możliwości udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy, chyba że kształt wytworu wpłynie na użyteczność przedmiotu i rozwiązuje problem techniczny.

Wzorem użytkowym mogą być zarówno przedmioty jednoelementowe, jak i przedmioty złożone z wielu elementów. Za cechy wzoru użytkowego należy uznać np. sposób wytwarzania, który może stanowić cechę konstrukcyjną przedmiotu albo wskazanie, że elementy przedmiotu połączone są poprzez zgrzewanie[4]. Podobnie cechę wzoru użytkowego może stanowić rodzaj materiału, z którego wykonany jest wzór lub jego element składowy[5].

Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów.

Natomiast, wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Poniżej znajdują się przykłady wzorów użytkowych, na które Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronne:

Ru.063187 zestaw pudełek do transportu na europaletach, który może być również wykorzystywany do pakowania i magazynowania towarów czy też przewożenia ich w transporcie krajowym

Ru.069870 łóżko diagnostyczne stosowane w rehabilitacji celem diagnostyki posturalnej

Ru.066867 brodzik z konstrukcją nośną

Ru.054551 zabawka ogrodowa

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego, jak wskazuje art. 96 pwp, określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. Zastrzeżenia ochronne zostały sprecyzowane w § 8 w zw. z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Zasadą jest, że zastrzeżenie ochronne składa się z dwóch części: nieznamiennej i znamiennej. Część nieznamienna przedstawia te cechy wzoru, które istnieją już w stanie techniki. W części znamiennej, poprzedzonej wyrazami “znamienny tym, że”, podawane są te cechy techniczne wzoru użytkowego, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań mających zespół cech określonych w części nieznamiennej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pwp ustawodawca stwierdził, że na warunkach określonych w ustawie twórcy wzoru użytkowego przysługuje prawo do:

  1. uzyskania prawa ochronnego,
  2. wynagrodzenia oraz
  3. wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.

Natomiast zgodnie z art.  12 pwp prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania prawa ochronnego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Niezastosowanie przez strony formy pisemnej umowy oznacza, że przeniesienie prawa jest bezskuteczne i prawo to nadal przysługuje twórcy wzoru użytkowego.

Zgłoszenie wzoru użytkowego:

  1. zawiera obowiązkowo rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru;
  2. obejmuje tylko jedno rozwiązanie techniczne;
  3. zawiera jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.

Wymóg zawarcia w zgłoszeniu tylko jednego rozwiązania technicznego nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania.

Zgodnie z art. 32 pwp, jeżeli zgłaszający wzór użytkowy w celu uzyskania prawa ochronnego nie jest twórcą wzoru użytkowego ma on obowiązek wskazać w zgłoszeniu twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania prawa ochronnego. W braku takiego wskazania Urząd Patentowy RP wezwie do uzupełnienia zgłoszenia pod rygorem umorzenia postępowania w wypadku nieuzupełnienia tych danych.

Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy RP. Z opisami wzorów użytkowych możesz zapoznać się korzystając z e-wyszukiwarki UPRP dostępnej pod adresem: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl.

Zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy 

Uprawniony z prawa ochronnego na wzór użytkowy może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy (czyli np. na podstawie udzielonej licencji) polegający na:

  1. wytwarzaniu,
  2. używaniu,
  3. oferowaniu,
  4. wprowadzaniu do obrotu,
  5. przechowywaniu,
  6. składowaniu

produktów będących przedmiotem użytkowego, a także

  1. eksportowaniu,
  2. importowaniu

produktów będących przedmiotem użytkowego do tych celów wskazanych w pkt 1 – 6 powyżej.

Jeśli masz wątpliwości czy twoje rozwiązanie techniczne może uzyskać patent czy raczej będzie zakwalifikowane jako wzór użytkowy, zleć badanie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie zgłoszenia do urzędu patentowego. Jeśli potrzebujesz wsparcia lub podpowiedzi jak zaplanować ochronę twojej własności intelektualnej, zapraszamy do kontaktu. 

Photo by Daniel McCullough on Unsplash
[1] Michał du Vall, OCHRONA WZORÓW UŻYTKOWYCH – STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY, [W:] Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Kielce, nr 33 [2009], s. 201-206.
[2] https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport%20roczny%202019_1.pdf.
[3] Niewęgłowski Adrian. Art. 94. W: Prawo własności przemysłowej. Komentarz. LEX, 2015.
[4] wyrok NSA z 28.02.2007 r., II GSK 272/06, Legalis.
[5] A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa 2016.

Regulacje dotyczące reklamy znowu są pod lupą ze względu na opinię Komisji Europejskiej w sprawie zakazu reklamy aptek obowiązującego w Polsce od stycznia 2012 r. Zdaniem Komisji zakaz ten jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej oraz zasadami prowadzenia działalności gospodarczej i podstawowymi swobodami rynku wewnętrznego UE. Jeżeli uchybienia w tym zakresie nie zostaną usunięte sprawa zostanie skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Duże znaczenie dla oceny zakazu reklamy miał wyrok TSUE z 2017 r. w sprawie zakazu reklamy usług dentystycznych w Belgii[1]. W orzeczeniu tym TSUE stwierdził, że obowiązujący całkowity i ogólny zakaz wszelkiej reklamy dotyczącej świadczeń leczenia ust i zębów jest niezgodny ze swobodą świadczenia usług (art. 56 TFUE) oraz z dyrektywą o handlu elektronicznym (2000/31/WE). 

Reklama jest głównym sposobem komunikowania się przedsiębiorcy z otoczeniem mającym za zadanie zachęcić do zakupu towarów albo skorzystania z usług danego przedsiębiorcy. Ale czy każdy przedsiębiorca może się reklamować i czy istnieją zasady dotyczące reklamy?

Reklama a przepisy…

W polskim prawie możemy wskazać dwie ustawy, które regulują zasady reklamy, a ich stosowanie jest zależne od relacji pomiędzy podmiotami:

W tym wpisie skupimy się na regulacji dotyczącej sfery pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). O reklamie zakazanej pisaliśmy rok temu, teraz sprawdźmy kiedy reklama może być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji. Regulacja w tym zakresie zawarta jest w art. 16 wspomnianej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „uznk”), w którym przyjęto, że czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w na przykład:

Jest to katalog otwarty więc inne działania z zakresu reklamy stanowiące działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta także mogą być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.[2]

Definicja reklamy

Pojęcie reklamy nie zostało zdefiniowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wobec tego ustalając znaczenie terminu “reklama” można odnieść się do definicji reklamy zawartej art. 2 dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej[3]. Zgodnie z zawartą tu definicją reklamą jest „przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań”.

Analizując wskazaną definicję można wyróżnić dwa podstawowe wyznaczniki, które pozwalają na uznanie określonej wypowiedzi za reklamę:

Po ustaleniu formy i celu przekazu możemy przejść do sprawdzenia czy w danym przypadku zachodzi czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy z art. 16 uznk.

 

Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobry obyczajami lub uchybiająca godności człowieka

Sprzeczność reklamy z przepisami prawa oznacza, że norma prawna, w sposób całkowity lub częściowy uniemożliwia reklamowanie oznaczonych produktów bądź usług. Przypomnijmy, że obowiązują m.in zakazy reklamy:

Reklamą sprzeczną z dobrymi obyczajami i uchybiającą godności człowieka jest reklama sprzeczna z ogólnie przyjętymi w Polsce zasadami moralności. Dotyczy to przypadków wykorzystywania w reklamie:

Reklama wprowadzająca w błąd

Aby mówić o reklamie wprowadzającej w błąd konieczne jest wystąpienie łącznie następujących przesłanek:

Reklamą wprowadzającą w błąd jest reklama wywołująca wyobrażenia, które nie są zgodne ze stanem rzeczywistym, czyli reklama, na podstawie której klient uzyskuje nieprawdziwe wyobrażenia dotyczące towaru lub usługi, przedsiębiorcy reklamującego się lub jego konkurenta. Reklamą wprowadzającą w błąd jest reklama, która istotnie wprowadza w błąd lub może wprowadzić w błąd odbiorców. Do potwierdzenia charakteru reklamy jako wprowadzającej w błąd wystarczy wykazanie jedynie samego ryzyka wprowadzenia w błąd. Nie jest natomiast konieczne udowodnienie faktu rzeczywistych pomyłek adresatów reklamy powstałych w następstwie przekazu reklamowego. 

Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

Ze względu na rodzaj treści reklamy, które mogą prowadzić do powstania mylnego wyobrażenia pośród konsumentów, można wyróżnić następujące typy reklamy wprowadzającej w błąd:

  1. reklama fałszywa – reklama zawierająca obiektywnie nieprawdziwe informacje, chyba że odbiorca reklamy ma świadomość braku prawdziwego charakteru tych informacji, wtedy nie dochodzi do powstania u odbiorcy mylnego wyobrażenia;
  2. reklama myląca – zawiera informacje prawdziwe, ale może wprowadzać odbiorców w błąd ze względu na to, że informacje te są: niepełne (niekompletne), niejasne, wieloznaczne lub zatajone;
  3. reklama niepełna –reklamujący się przedsiębiorca nie informuje o niektórych cechach reklamowanych towarów (usług) lub o swojej osobie;
  4. reklama niejasna – brak jasności komunikatu reklamowego może wynikać z:
    • zastosowania określonej formy graficznej;
    • pominięcia istotnych informacji lub przedstawienia ich w sposób nieczytelny;
    • używania obcojęzycznych wyrazów lub skrótów;
    • przedstawienia w reklamie zbyt dużej ilości informacji i związanego z tym chaosu informacyjnego;
    • użycia w reklamie pojęć technicznych lub specjalistycznych;
  5. reklama z oczywistościami – polega na eksponowaniu cechy produktu w taki sposób, że odbiorca sądzi, iż jest to cecha jest cechą unikatową dla tego typu produktów, gdzie w rzeczywistości inne produkty danego rodzaju również posiadają tę cechę.

Brak wpływu na decyzję adresata reklamy co do zakupu towarów lub usługi wyłącza możliwość zastosowania tego przepisu nawet w sytuacji, gdy dana reklama wprowadza w błąd. Decyzja ta ma być jakąkolwiek decyzją rynkową. Nie jest konieczne nabycie towaru lub usługi reklamującego się przedsiębiorcy wystarczy, że klient zniechęcony daną reklamą, nie nabywa towaru lub usługi innego przedsiębiorcy.

Reklama nierzeczowa

Reklama nierzeczowa polega na oddziaływaniu na sferę psychiczną człowieka w taki sposób, że uniemożliwia odbiorcom swobodne podjęcie decyzji co do zakupu towaru lub skorzystania z usługi. Wskazane w ustawie wyliczenie ma charakter przykładowy. Reklama nierzeczowa może także bazować na innych uczuciach, tak jak np. litość, altruizm albo wiara.

Reklama ukryta

Kryptoreklama została zdefiniowana w art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070). Kryptoreklamą jest wykorzystanie treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji, gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści, obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez odbiorców reklamy. Kryptoreklama została uznana za nieuczciwą praktykę rynkową zakazaną w każdych okolicznościach. Zakaz stosowania reklamy ukrytej związany jest z nakazem informowania adresata o tym, że ma do czynienia z reklamą.

Więcej informacji o nieuczciwych praktykach rynkowych znajdziesz tu. 

Reklama uciążliwa, w tym niezamówiona informacja handlowa

Przy kwalifikacji reklamy jako uciążliwej sama treść przekazu reklamowego nie ma znaczenia, ważny jest natomiast sposób jej przekazywania. Przykłady reklamy uciążliwej to:

Szczególnym przykładem jest niezamówiona informacja handlowa przesyłana drogą elektroniczną (spam), która została uregulowana w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Reklama porównawcza

Reklama porównawczą stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od jej warunków, jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne szczególne warunki oferty będą obowiązywały.

Warto znać zasady uczciwej reklamy, z tego względu, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może, zgodnie z art. 18 uznk, żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.
Odpowiedzialność ponoszą także twórcy reklamy. Zgodnie z art. 17 uznk sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy niezależnie od podmiotu reklamującego się jest również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.

Naruszenie zasad dotyczących reklamy może, poza odpowiedzialnością cywilną, skutkować także odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli masz wątpliwości co do legalności planowanej kampanii reklamowej czy materiałów wykorzystanych w reklamie. Napisz do nas, gdy uważasz, że konkurent niewłaściwie porównuje produkty bądź jego reklama jest nieuczciwa, czasami niezbędne jest złożenie pozwu. Jeśli potrzebujesz pomocy przy organizacji kampanii reklamowej, możesz skorzystać z naszych wzorów regulujących nabycie praw do grafiki czy zlecenie usług marketingowych. 

Photo by Florian Wehde on Unsplash
[1] sygn. C-339/15.
[2] Taka regulacja zawarta jest w tzw. klauzuli generalnej z art. 3 uznk.
[3] Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006
[4] Art.131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).
[5] Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276).
[6] Art. 29 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
[7] Art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.).

Zwykle niewielki ale widoczny. Umieszczony w miejscu trudnym do ominięcia wzrokiem. Przyciąga, zachęca, uzasadnia większy wydatek za produkt nim oznaczony … znak towarowy bądź oznaczenie geograficzne ma za zadanie wyróżnić produkt na ryku, podkreślić jego wartość, zagwarantować kupującemu odpowiednią jakość.

Pozyskanie praw do znaku czy oznaczenia geograficznego oczywiście wiąże się z kosztami poniesionym na rejestracje w urzędzie patentowym, ale daje bardzo dużo możliwości ochrony przed naruszycielami. Czy wiesz jakie to możliwości i kiedy możesz z nich skorzystać? Jak chronić wartość i jakoś produktu tak wyróżnionego na rynku?

Kiedy przysługuje prawo ochronne na znak towarowy?

Gdy zarejestrujesz znak w urzędzie patentowym (czyli opłacisz pozytywną decyzję urzędu), uzyskujesz prawo ochronne na ten znak. To prawo zapewnia ci wyłączność używania tego znaku towarowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (tak stanowi art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („pwp”). Możesz (a nawet musisz) używać znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Jeśli nie używasz znaku narażasz się na utratę prawa do tego znaku przez wygaśnięcie prawa ochronnego – art. 169 i art. 157 pwp). Podobnie możesz stracić oznaczenie geograficzne – art. 192 pwp.

Zawodowy lub zarobkowy sposób używania znaku to po prostu korzystanie ze znaku czy oznaczenia w swojej działalności gospodarczej, a nie prywatnej.  

Używanie znaku towarowego (zgodnie z art. 154 pwp) polega zwłaszcza na:

  1. umieszczaniu tego znaku na towarach jakie zgłoszone były do urzędu patentowego lub na opakowaniach tych towarów;
  2. oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu;
  3. imporcie lub eksporcie tych towarów oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
  4. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  5. posługiwaniu się znakiem w celu reklamy.

Zatem, jako uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, możesz zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

  1. z twoim znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem w odniesieniu do identycznych towarów;
  2. lub podobnego do twojego znaku towarowego, w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku innej osoby z twoim znakiem towarowym;
  3. lub podobnego do twojego znaku jeśli jest znakiem renomowanym, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie znaku przez inną osobę bez uzasadnionej przyczyny przynosi jej nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy twojego znaku.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może polegać także na używaniu znaku towarowego:

  1. jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie;
  2. w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W tych sytuacjach możesz sięgnąć po roszczenia. Zgodnie z art. 296 pwp możesz żądać od naruszyciela:

  1. zaniechania naruszania,
  2. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  3. naprawienia wyrządzonej szkody w przypadku zawinionego naruszenia:

Dodatkowo na twój wniosek sąd może orzec:

  1. o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności sąd może orzec o ich:
  2. wycofaniu z obrotu,
  3. przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo
  4. zniszczeniu
  5. podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Na wniosek naruszyciela (nie twój) sąd może nakazać naruszycielowi, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

Wszystkie wskazane roszczenia są roszczeniami majątkowymi. Roszczenia majątkowe dzielą się na roszczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Podział ten ma praktyczne znaczenie ponieważ różne są opłaty sądowe od roszczeń majątkowych i niemajątkowych dochodzonych przed sądem.

Roszczeniami niepieniężnymi są:

  1. roszczenie o zaniechanie naruszania (art. 296 ust. 1 pwp),
  2. żądanie podania do publicznej wiadomości całości lub części orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 287 ust. 2 pwp).
  3. żądanie orzeczenia o będących własnością naruszającego, bezprawnie wytworzonych wytworach, środkach i materiałach (art. 286 pwp).

Roszczeniami pieniężnymi są:

  1. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści (art. 296 ust. 1 pwp),
  2. roszczenie odszkodowawcze (art. 296 ust. 1 pwp),
  3. roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (w określonych wypadkach –  art. 287 ust. 3 pwp).

O czym musisz pamiętać, gdy zdecydujesz się pójść do sądu?

Aby doszło do naruszenia muszą wystąpić łącznie wskazane poniżej elementy:

  1. bezprawność;
  2. identyczność lub podobieństwo oznaczeń;
  3. niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy dokonywać z punktu widzenia modelu przeciętnego konsumenta, którym jest osobą dobrze (właściwie) poinformowaną, wystarczająco uważną i racjonalną. Należy pamiętać, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów i usług. W przypadku dóbr powszechnie i często nabywanych poziom ten bez wątpienia będzie niższy niż w odniesieniu do dóbr z branż specjalistycznych, nabywanych rzadko, często o znacznej wartości[1].

W przypadku powoływania się przez ciebie, jako uprawnionego, na prawo do znaku renomowanego konieczne jest wykazanie, czy dane oznaczenie jest renomowanym znakiem towarowym. Renoma znaku utożsamiana jest nie z jakością towarów czy usług oznaczonych danym oznaczeniem, ale z jego sławą i stopniem znajomości. Pojęcie renomy zakłada pewien stopień znajomości we właściwym kręgu odbiorców. Właściwym kręgiem jest krąg odbiorców, zainteresowany danym znakiem towarowym, czyli w zależności od sprzedawanych towarów lub usług, bądź to ogół odbiorców, bądź węższy ich krąg, przykładowo dane środowisko zawodowe. Renoma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego[2]. Podobieństwo między znakiem renomowanym a przeciwstawionym mu oznaczeniem nie wymaga takiego stopnia, by wprowadzało w błąd co do pochodzenia. Wystarczy, by było na tyle duże, aby wywoływało u danego kręgu odbiorców przekonanie, że pomiędzy znakami występuje pewien związek[3].

W razie oznaczenia towarów znakiem towarowym podrobionym, sąd orzekając, zgodnie z art. 286 pwp, o dalszym rozporządzeniu tymi towarami, może tylko w wyjątkowych przypadkach uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów.

Zakazanie czynności przygotowawczych

W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa możesz żądać zaniechania:

  1. umieszczania oznaczenia identycznego z twoim znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;
  2. oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

Reprodukcja znaku towarowego w słowniku lub encyklopedii

W sytuacji, gdy reprodukcja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towaru, możesz złożyć wydawcy żądanie aby reprodukcji znaku towarowego bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej – najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy. Wydawca zobowiązany jest spełnić takie żądanie.

Zakazanie wprowadzania towarów bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu

Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed datą zgłoszenia lub datą uprzedniego pierwszeństwa twojego znaku towarowego, uprawnionemu lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów, w ramach działalności gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodzą z państw trzecich i są opatrzone, bez zezwolenia uprawnionego, znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od tego znaku towarowego.

Uprawnienie to wygasa, jeżeli w postępowaniu służącym ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 15), zgłaszający lub posiadacz towarów udowodni, że uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

Natomiast uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli identyczność lub podobieństwo znaków towarowych, odnoszących się do leków, wynika wyłącznie z identyczności lub podobieństwa do międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy aktywnego składnika leków (INN).

Ochrona właściciela później zarejestrowanego znaku

W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy nie możesz zakazać używania później zarejestrowanego znaku towarowego krajowego lub Unii Europejskiej, gdy:

  1. ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony na podstawie art. 165 ust. 1 i 3 lub art. 166 ust. 3 pwp (przesłanki unieważnienia znaku krajowego);
  2. ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony zgodnie z 60 ust. 1, 3 lub 4 oraz art. 61 ust. 2 lub art. 64 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (przesłanki unieważnienia znaku Unii Europejskiej).

W przypadku gdy nie przysługuje ci prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego ze względów wskazanych powyżej, uprawnionemu do późniejszego znaku towarowego (nie tobie) nie przysługuje, w ramach postępowania w sprawie naruszenia prawa ochronnego na ten znak, prawo zakazania używania wcześniejszego znaku towarowego, nawet jeśli nie można już się powoływać na prawo do wcześniejszego znaku towarowego przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.

Naruszyciel w dobrej wierze

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy RP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty powiadomienia.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia z tytułu naruszenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła jego prawa, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie.

Wobec kontrowersji związany z powyższą regulacją i rozbieżności związanych ze sposobem liczenia terminów przedawnienia kluczowe znaczenie w tej sprawie ma uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2021 r.[4] wskazująca, iż jeżeli naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia, to 5-letni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Taka interpretacja przepisu zdecydowania umacnia pozycję uprawnionego i daje mu realną ochronę jego praw. Szczegółowe motywy powyższego rozstrzygnięcia zostaną opisane w kolejnym wpisie, po wydaniu uzasadnienia przez Sąd Najwyższy do wskazanej uchwały.

Co ważne, bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między złożeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP a udzieleniem prawa. Jest to konsekwencja tego, iż dopiero po udzieleniu prawa przez Urząd Patentowy RP możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia.

Uprawniony do znaku powszechnienie znanego 

Jeżeli jesteś uprawnionym do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możesz żądać zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego do twojego oznaczenia w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przez okres 5 kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, jako uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, byłeś świadomym jego używania przez inne osoby i nie sprzeciwiałeś się temu.

Roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

Do roszczeń z tytuł naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego stosuje się wskazane powyżej zasady dotyczące znaków towarowych z tą różnicą, że z roszczeniami może wystąpić także każdy, kto jest ujawniony w rejestrze jako uprawniony do używania danego oznaczenia geograficznego (legitymacja czynna do wystąpienia z roszczeniem).

Osoba uprawniona do używania danego oznaczenia geograficznego, to osoba której towary spełniają warunki korzystania z oznaczenia geograficznego. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP jest przedłożenie przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji, poświadczającego spełnienie przez towary wnioskodawcy warunków korzystania z oznaczenia geograficznego, albo orzeczenie sądu.

Legitymacja: czynna – czyli kto może wystąpić z roszczeniem o naruszenie prawa wyłącznego, bierna – przeciwko komu

Z roszczeniem z tytułu naruszenia prawa wyłącznego może wystąpić przeciwko naruszycielowi (legitymacja czynna):

  1. uprawniony z prawa wyłącznego – w przypadku, gdy prawo przysługuje jednej osobie;
  2. współuprawniony z prawa wyłącznego – w przypadku, gdy prawo wyłączne przysługuje kliku podmiotom – może bez zgody pozostałych uprawnionych dochodzić roszczeń z powodu naruszenia;
  3. licencjobiorca niewyłączny – może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa, chyba że w umowie licencyjnej strony postanowią inaczej;
  4. licencjobiorca wyłączny – może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa, chyba że w umowie licencyjnej strony postanowią inaczej, jednakże uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy;
  5. zastawnik – w przypadku ustanowienia zastawu na prawie;
  6. użytkownik – w przypadku ustanowienia użytkowania na prawie.

Ponadto, licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.

Legitymację bierną ma:

  1. podmiot naruszający prawo ochronne na znak towarowy;
  2. pośrednik, o którym mowa w art. 296 ust. 3 pwp – czyli osoba, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy; Powyższa regulacja nie ma zastosowania do usługodawców usługi mere conduit, cachingu i hostingu, których odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. licencjobiorca lub sublicencjobiorca, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do:

      zawarł umowę sublicencji pomimo braku upoważnienia do jej zawarcia albo z naruszeniem takiego upoważnienia.

Zarejestruj swój znak. Nie odkładaj tej czynności na później, aby konkurencja nie ubiegła cię. Sprawdź czy twoje oznaczenie może być zarejestrowane i zgłoś znak do Urzędu Patentowego aby wyposażyć się w roszczenia.

Gdy przysługują ci roszczenia, a potrzebujesz wsparcia lub podpowiedzi jak i kiedy skutecznie posłużyć się tym roszczeniem, zapraszamy do kontaktu.

Photo by Laura Chouette on Unsplash
[1] wyrok SA w Warszawie z 19.06.2018 r., VII AGa 316/18, LEX nr 2629012.
[2] wyrok SA w Warszawie z 18.01.2019 r., VII AGa 484/18, LEX nr 2668750.
[3] tak wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07, L’Oreal SA; podobnie wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01, Adidas-Salomon i Adidas Benelux.
[4] sygn. III CzP 30/20.

„Podczas wykonywania ciosu lewa ręka powinna być zgięta w łokciu, oraz praktycznie bez zamachu poruszać się wraz z całym tułowiem najpierw półkolistym ruchem ku górze, a potem po linii poziomej.”[1] W biznesie, tak jak na ringu bokserskim, warto wiedzieć jakich praw i kiedy możesz użyć do ochrony patentu, dodatkowego prawa ochronnego (DPO), prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, tzw. praw wyłącznych. Udzielenie tych praw przez Urząd Patentowy RP zapewnia ci wyłączność korzystania z dobra intelektualnego chronionego prawem na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.[2] 

Twoje prawa

Jako uprawniony z patentu czy prawa ochronnego do wzoru użytkowego możesz zakazać osobie trzeciej, korzystania z wynalazku bądź wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:

1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów – w przypadku patentów na wynalazek będący produktem, lub

2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów – w przypadku patentu na wynalazek będący procesem

Jako uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego podobnie, możesz zakazać innym osobom wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[3] (dalej „pwp”) przewiduje szereg żądań, które odpowiednio zastosowane pozwalają na nokaut naruszyciela.

 

Naruszenie patentu lub dodatkowe prawa ochronnego lub prawa ochronnego na wzór użytkowy

Zgodnie z art.  287 pwp  uprawniony z prawa wyłącznego, którego prawo zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego prawo wyłączne:

  1. zaniechania naruszania,
  2. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  3. a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
  4. na zasadach ogólnych albo
  5. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Dodatkowo sąd może:

Roszczeń z tytułu tych naruszeń można dochodzić po uzyskaniu odpowiednio patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Oznacza to, że uprawniony może za wdać się w spór sądowy z naruszycielem dopiero po uzyskaniu decyzji udzielającej prawo wyłączone przez Urząd Patentowy RP.

Natomiast roszczeń można dochodzi za okres trwania naruszenia liczony najwcześniej od dnia złożenia wniosku o udzielenie prawa (dnia dokonania zgłoszenia). Wyjątek stanowi dochodzenie roszczenia z tytułu naruszenia prawa, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze. W takim przypadku roszczenia mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy RP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia.

Dobra wiara naruszyciela ma polegać na tym, że naruszyciel nie wiedział, ani przy dołożeniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że działa bezprawnie.

Wszystkie wskazane roszczenia mają charakter majątkowy. Natomiast roszczenia majątkowe dzielą się na roszczenia pieniężne i niepieniężne.

Roszczeniami niepieniężnymi będą:

  1. roszczenie o zaniechanie naruszania (art. 287 ust. 1 pwp),
  2. żądanie podania do publicznej wiadomości całości lub części orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 287 ust. 2 pwp),
  3. żądanie orzeczenia o będących własnością naruszającego, bezprawnie wytworzonych wytworach, środkach i materiałach (art. 286 pwp).

Roszczeniami pieniężnymi będą:

  1. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści (art. 287 ust. 1 pwp),
  2. roszczenie odszkodowawcze (art. 287 ust. 1 pwp),
  3. roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (w określonych wypadkach – art. 287 ust. 3 pwp). 

Przedawnienie roszczeń, czyli kiedy nie możesz żądać 

„Roszczenia określone w ustawie – Prawo własności przemysłowej, służące do ochrony majątkowych praw bezwzględnych (patentu, prawa ochronnego na znak towarowy) są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego, a zatem mają charakter majątkowy.”[4]W związku z tym ulegają przedawnieniu, czyli po upływie określonego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia[5], a wierzyciel nie ma prawa żądać zaspokojenia tego roszczenia. Roszczenia z tytułu naruszenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie.

Co ważne, bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między złożeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP a udzieleniem prawa. Jest to konsekwencja tego, iż dopiero po udzieleniu prawa przez Urząd Patentowy RP możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia.

Szczególnym przypadkiem są roszczenia przysługujące w razie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego albo uzyskania na wynalazek patentu lub wzoru użytkowego przez osobę nieuprawnioną.

Zgłoszenie rozwiązania technicznego bądź wytworu przez nieuprawnionego, czyli kiedy prawo chce uzyskać ktoś inny 

Uprawniony, w razie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego albo uzyskania na wynalazek patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy przez osobę nieuprawnioną, może:

  1. żądać umorzenia postępowania albo
  2. unieważnienia prawa albo
  3. udzielenia mu tego prawa albo
  4. przeniesienia na niego już udzielonego prawa za zwrotem kosztów zgłoszenia lub uzyskania prawa.

poza wskazanymi powyżej żądaniami, które wnoszone są bezpośrednio do Urzędu Patentowego RP uprawniony może również w procedurze cywilnej żądać od osoby, która, nie była uprawniona do dokonania zgłoszenia i

  1. uzyskania prawa, wydania uzyskanych bezpodstawnie korzyści i
  2. naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Do roszczeń uprawnionego w przypadku zgłoszenia lub uzyskania prawa przez nieuprawnionego nie ma zastosowania wskazany powyżej termin przedawnienia.  Roszczenia te przedawniają się z zachowaniem terminów określonych w art. 4421 § 1 kc, czyli z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o nieuprawnionym zgłoszeniu i o osobie dokonującej nieuprawnionego zgłoszenia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie.

Takim terminem w przypadku praw wyłącznych będzie publikacji o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego albo publikacji o udzieleniu prawa w Wiadomościach Urzędu Patentowego – dla wzorów przemysłowych, których informacje o zgłoszeniach nie są publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

żądania w przypadku unieważnienia prawa

Natomiast w przypadku, gdy patent, dodatkowe prawo ochronne lub prawo ochronne na wzór użytkowy zostanie unieważnione to:

  1. nabywca tego prawa
  2. licencjobiorca
  3. albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia

będzie uprawniony do zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zbywca (czyli osoba uprzednio uprawniona z prawa wyłącznego) może potrącić sobie korzyści, jakie nabywca uzyskał przez korzystanie z wynalazku przed unieważnieniem prawa. Jeżeli korzyści te są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialności.

Sformułowanie „jeżeli strony nie postanowiły inaczej” odnosi się do możliwości uregulowania takich rozliczeń w sposób odmienny w umowie. W szczególności możliwe jest zawarcie w umowie  kary umownej w przypadku unieważnienia prawa, ale równie dopuszczalne będzie wskazanie w umowie, że istnieje ryzyko unieważnienia, na które kontrahent uprawnionego się godzi, a uprawniony wyłącza swoją odpowiedzialność z tego tytułu. Takie rozwiązanie może być uzasadnione np. ceną lub szansą na potencjalnie bardzo wysoki zysk, które powodują, że nabywca uznaje, iż warto wziąć na siebie takie ryzyko[6].

 

Naruszenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Opisane powyżej zasady mają również zastosowanie w przypadku dochodzenia roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego z tą różnicą, że w przypadku, gdy sprawca naruszenia dział w dobrej wierze, to takie roszczenia mogę być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu dokonania ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa, a nie jak we wskazanych powyżej przypadkach po dniu dokonania ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Różnica ta wynika z tego, iż w przeciwieństwie do wynalazków i wzorów użytkowych, w przypadku wzorów przemysłowych Urząd nie publikuje informacji o zgłoszeniu wzoru przemysłowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, a jedynie dokonuje ogłoszenia o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Zasada, że w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu roszczenia z tytułu naruszenia mogą być dochodzone od daty tego powiadomienia, pozostaje bez zmian.

Naruszenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego

Tak jak w przypadku wskazanych powyżej praw wyłącznych tak i do prawa z rejestracji topografii układu scalonego będą miały zastosowanie przedstawione roszczenia. Opisany powyżej dla prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wyjątek, gdy sprawca naruszenia dział w dobrej wierze, to takie roszczenia mogę być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu dokonania ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa, ponieważ Urząd nie publikuje informacji o zgłoszeniu topografii układu scalonego.

Jednakże odmiennością jest to, iż jeżeli w okresie 2 lat od pierwszego wykorzystania topografii w celach handlowych uprawniony do uzyskania prawa z rejestracji na tę topografię powiadomi osobę, która korzystała z niej bez jego zgody, o zamiarze zgłoszenia tej topografii do Urzędu Patentowego.

Legitymacja: czynna – czyli kto może wystąpić z roszczeniem o naruszenie prawa wyłącznego, bierna – przeciwko komu

Z roszczeniem z tytułu naruszenia prawa wyłącznego może wystąpić przeciwko naruszycielowi:

  1. uprawniony z prawa wyłącznego – w przypadku, gdy prawo przysługuje jednej osobie;
  2. współuprawniony z prawa wyłącznego – w przypadku, gdy prawo wyłączne przysługuje kliku podmiotom – może bez zgody pozostałych uprawnionych dochodzić roszczeń z powodu naruszenia;
  3. licencjobiorca wyłączny, którego prawo do korzystania zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP, chyba że strony w umowie licencyjnej postanowiły inaczej;
  4. zastawnik – w przypadku ustanowienia zastawu na prawie;
  5. użytkownik – w przypadku ustanowienia użytkowania na prawie.

Nabywca prawa wyłącznego nie będzie miał skutecznego roszczenia w stosunku do naruszyciela do chwili dokonania wpisu. Dlatego przy zmianie uprawnionego z prawa tak ważne jest dokonanie zmiany w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP.

Natomiast dochodzić roszczeń przysługujących w razie naruszenia patentu nie może używacz. Używacz to zgodnie z art. 71 pwp korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania danego prawa. Prawa używaczy skuteczne są jedynie przeciwko uprawnionemu z patentu.

Legitymację bierną ma podmiot naruszający prawo z patentu, DPO, prawo ochronne na wzór użytkowy oraz prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, czyli korzysta z danego dobra w sposób zarobkowy lub zawodowy w Polsce.

Jeśli zastanawiasz się nad planem działań ochrony twojego prawa, zerknij do wpisu o typach strategii. Więcej na temat nowych procedur sądowych znajdziesz tu. Warto wcześniej zabezpieczyć swoje prawa, nie zawsze będzie konieczne złożenie pozwu. Czasami wystarczy wezwanie do zaprzestania naruszeń. Jeśli potrzebujesz wsparcia na ringu lub podpowiedzi jak i kiedy skutecznie posłużyć się roszczeniem, zapraszamy do kontaktu. 

Photo by Thao LEE on Unsplash
[1] http://www.treningbokserski.pl/ciosy-sierpowe.html
[2] J. Stefańczyk-Kaczmarzyk [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021, art. 286.
[3] t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324
[4] postanowienie SN z 16.02.2012 r., II CSK 469/11, LEX nr 1215280
[5] Art. 117 kodeksu cywilnego
[6] A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa 2016.
Pracujemy nad wersją mobilną (telefony, tablety). 

Prosimy o przeglądanie strony na komputerach.