-1
archive,author,author-malgorzata-gradek-lewandowska,author-4,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Audiomarketing – o muzyce w marketingu, czyli o monetyzacji dźwięków i o tym, jak bez naruszania prawa muzyką zachęcić klientów do zakupu

Dźwięki otaczają nas. Wpływają na emocje, budzą skojarzenia. W 65% przypadków dźwięk wpływa zmianę nastroju u człowieka[1]. Dostrzegli to i wykorzystują specjaliści od marketingu. Marketing sensoryczny, czyli marketing zmysłów, oddziałując za pomocą pięciu bodźców sensorycznych: słuchu, węchu, wzroku smaku i dotyku ma „wywołać pożądane decyzje zakupowe konsumenta, wzbudzić emocjonalne przywiązanie do marki oraz ugruntować jej świadomość, wyróżniając ją na tle innych firm”[2]. W tym kwintecie zmysłów, dźwięk jest z jednej strony narzędziem dostępnym niemal dla każdego przedsiębiorcy, z drugiej strony – niemal wszędzie stosowanym.

Dźwięki poprawiają percepcję oraz procesy pamięciowe klienta. Sprawiają, że zawracając uwagę na czołówkę filmową, jingle, spoty reklamowe, łatwiej zapamiętuje się daną markę i do niej powraca. Muzyka w sklepie, restauracji, w barze czy u fryzjera kreuje odpowiednią atmosferę, zachęca do pozostania dłużej, do wydania więcej… W ramach audiomarketingu wykorzystuje się dźwięki 1-szego i 2-iego planu. Na pierwszym planie, wybrzmiewają słowa, ważne jest tempo, głośność i częstotliwość. Drugi plan, to tło muzyczne, które podkreśla i wprowadza odpowiedni stan emocjonalny, buduje atmosferę. W obu przypadkach, odpowiednio zastosowany dźwięk przekłada się na zysk. A z tym nierozerwalnie związane są prawa do dźwięku – prawa własności intelektualnej.

Znaki towarowe dźwiękowe 

Kliknij, aby odsłuchać.

znak Storytel Sweden AB 018664786

znak Intel Corporation 018498778

znak Lidl Stiftung & Co. KG 018106043

znak Siemens Healthcare GmbH 018154893

znak “Na dobre i na złe” Telewizja Polska S.A. R.222432 

 

Może kojarzysz? To znaki towarowe zarejestrowane w EUIPO (w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) i polskim Urzędzie Patentowym. Tak – dźwięk może być znakiem towarowym.

Oczywiście musi spełnić kryteria przewidziane przez prawo własności przemysłowej (pwp)[3] oraz – jeśli mówimy o znaku chronionym na terenie Unii – określone w rozporządzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[4], To zaś oznacza, że znak m.in. nie może być zgłoszony w złej wierze, nie może być oznaczeniem sprzecznym z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami czy zawierać elementów o wysokiej wartości symbolicznej np. o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, a którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Włączeń jest więcej.

Jeśli jeden z tych warunków nie zostanie spełniony Urząd Patentowy RP wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, ponieważ stanowią one bezwzględne przeszkody rejestracyjne. Na drodze do uzyskania prawa wyłącznego do znaku,  mogą pojawić się także tzw. względne przeszkody rejestracyjne (więcej na ten temat w naszym wpisie dotyczącym przeszkód w rejestracji znaków). Lepiej więc zbadać znak, przed zgłoszeniem do do Urzędu Patentowego RP, po zgłoszeniu modyfikacja nie jest już możliwa a sprzeciw konkurenta wykazującego podobieństwo dźwięku może skutecznie uniemożliwić rejestrację. O tym, że sprzeciw może zablokować rejestrację znaku nawet potężnej korporacji przekonał się pan Miłosz 😉

 

Celem znaku jest komunikowanie. Znak informuje od jakiego przedsiębiorcy pochodzi dany towaru (usługa). Znak jest też gwarantem pewnej właściwości towaru (usługi), np. jakość czy trwałość, a także budzi skojarzenia, np. prestiż, luksus, młodość.[5] Znakiem towarowym może być, co do zasady, każde oznaczenie, które łącznie spełnia dwa warunki:

– jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych oraz

– nadaje się do odróżniania towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) drugiego przedsiębiorstwa.

 

Jednakże, przesłanka możliwości przedstawienia znaku w rejestrze, funkcjonuje od niedawna i zastąpiła przesłankę “graficznego przedstawienia znaku”. I właśnie z graficznym przedstawieniem dźwięku były problemy. W sprawie Sieckmann[6] Europejski Trybunał sprawiedliwości uznał, że kryteria prezentacji graficznej dla znaków dźwiękowych spełnione są, gdy znak jest przedstawiony w postaci pięciolinii podzielonej na takty, na której umieszczony jest w szczególności klucz muzyczny, nuty, pauzy, które określają rzeczywistą wartość nut. Niezależnie od tego, formą przedstawieniową dźwięku, może być tradycyjna notacja muzyczna w postaci pięciolinii z odpowiednimi znakami, które pozwalają określić melodię. W wyroku w sprawie Shield Mark[7] stwierdzono, że „pięciolinia podzielona na takty, na której widnieją w szczególności klucz, nuty i pauzy, których forma (w przypadku nut: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka itp.; w przypadku pauz: pauza całonutowa, pauza półnutowa, pauza ćwierćnutowa, pauza ósemkowa itp.) określa względną wartość, a w danym wypadku, znaki chromatyczne (krzyżyk, bemol, kasownik) – przy czym cała ta notacja określa wysokość i długość dźwięków – może stanowić wierny obraz ciągu dźwięków, które tworzą melodię będącą przedmiotem wniosku o rejestrację”.

Obecnie, możemy przesłać do Urzędu Patentowego RP, czy EUIPO plik audio odtwarzający dźwięk lub dokładnie odwzorować dźwięk w notacji muzycznej. Zgodnie z art. 141 ust. 2 pwp zgłoszenie znaku dźwiękowego powinno zawierać dołączone nagranie dźwięku na informatycznym nośniku danych. Dlatego nie ma potrzeby opisywania znaku dźwiękowego.

 

Znaki dźwiękowe to nie tylko melodie, ale również sygnały dźwiękowe, onomatopeje, okrzyki.[8]  Znak powinien zawierać jeden lub więcej dźwięków, niezależnie od rodzaju zawartego w nim dźwięku (np. elementy słowne postrzegane w dźwięku, dźwięk w naturze, dźwięk zwierząt, melodia itp.).

Warto pamiętać, że znak ma być postrzegany i zapamiętany przez odbiorcę za pomocą „jednego aktu poznawczego” (w uproszczeniu powiedźmy: usłyszał i zapamiętał). Z tego względu nagranie zbyt krótkie lub zbyt długie może nie spełniać tego warunku i urząd może odmówić rejestracji. Podobnie może stać się, gdy chcemy zarejestrować onomatopeje, pojedyncze nuty czy wyłącznie sonogramy – według wytycznych Urzędu Patentowego RP[9] takie przedstawienia znaku dźwiękowego „nie pozwalają w wystarczającym stopniu właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony”.

W tym zakresie ciekawe wyjaśnienia zawiera przytoczony już wcześniej wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 27 listopada 2003 r., C-283/01 Musical notation. I tak zdaniem TSUE:

  • przedstawienie graficzne takie jak „dziewięć pierwszych nut kompozycji »Dla Elizy«” lub „pianie koguta” jest co najmniej pozbawione precyzji i jasności, i nie pozwala zatem na ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony;
  • w przypadku onomatopei występuje rozbieżność między samą onomatopeją w formie, w jakiej jest wymawiana, a rzeczywistym dźwiękiem lub odgłosem albo ciągiem dźwięków lub odgłosów, które niejako imituje ona fonetycznie, np. tak jest w przypadku onomatopei niderlandzkiej, „Kukelekuuuuu”, która jest próbą retranskrypcji piania koguta i zdecydowanie różni się od odpowiadającej jej onomatopei w pozostałych językach używanych w państwach członkowskich Beneluksu. W konsekwencji zwykła onomatopeja, bez innych uściśleń, nie może stanowić przedstawienia graficznego dźwięku lub odgłosu, którego jest ona niejako zapisem fonetycznym;
  • ciąg nut bez innych uściśleń, taki jak „mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la”, nie stanowi również przedstawienia graficznego, taki opis nie jest ani jasny, ani precyzyjny, ani sam w sobie zupełny, nie pozwala w szczególności na określenie wysokości ani długości dźwięków, które tworzą melodię będącą przedmiotem wniosku o rejestrację i które stanowią podstawowe parametry poznania tej melodii, a zatem parametry zdefiniowania samego znaku towarowego.

Jeśli chcesz poznać inne przykłady już zarejestrowanych znaków dźwiękowych, zajrzyj do naszego wcześniejszego wpisu gdzie odpowiadamy na pytanie czy melodia może być znakiem towarowym.

 

O muzyce w tle

Wiele lat temu przetoczyła się dyskusja o tym, czy muzyka w sklepach sprawia, że kupujący chętniej spędzają czas w otoczeniu miłym dla ucha, a tym samym więcej kupują. W kwietniu 2010 roku, TNS OBOP wykonał badanie wpływu muzyki na nasze zakupy. Okazało się, że prawie 72% osób jest skłonnych wydać więcej, jeżeli w sklepie czy restauracji gra muzyka[10], a 71% osób woli odwiedzać lokale, gdzie w tle gra muzyka – jak piszą A. Zielińska i N. Koy w swojej pracy ”Muzyka jako narzędzie kreowania wrażeń klienta w punkcie sprzedaży detalicznej”[11]. Co ciekawe, nawet wówczas, gdy respondenci mieli do wyboru 2 puby znajdujące się w dogodnej lokalizacji i o podobnym do siebie charakterem, chętniej wybierali ten, w którym słychać lepszą muzykę. Podobną rolę odrywała muzyka dla 50% bywalców salonów fryzjerskich.

 

A. Zielińska i N. Koy przytaczają więcej badań i przykładów na to, jak bardzo muzyka stymuluje nas do zakupów i dłuższego pobytu w miejscach, gdzie kupujemy. I tak, zastosowanie wolniejszej muzyki w restauracjach powoduje zwiększenie wydawanych pieniędzy o 29%, niż w przypadku restauracji, gdzie klientom towarzyszy szybsza muzyka[12]. Podobno, kobiety mają większą skłonność do wydawania pieniędzy, gdy w miejscu sprzedaży stosuje się wspomnianą we wstępnie muzykę drugiego planu. Natomiast mężczyźni mogą nawet podwoić wysokość zakupów w przypadku, gdy będzie im towarzyszyć muzyka pierwszego planu. „(…) biorąc pod uwagę tempo poruszania się po sklepie to wolniejsza muzyka sprawia, że konsumenci wolniej poruszają się po miejscu sprzedaży, mogą bez pośpiechu podjąć decyzję o zakupie droższych produktów. Muzyka o tym tempie zalecana jest często do sklepów małopowierzchniowych. W sklepach wielkopowierzchniowych często słyszalna jest muzyka żywsza, bardziej energiczna. Ten typ muzyki sprawia, że klient porusza się szybciej, dzięki czemu jest bardziej skłonny do obejrzenia większej części sklepu oraz jego asortymentu (…)”[13].

 

Badania przytoczone przez A. Zielińską i N. Koy wskazują, że muzyka wpływa na biznes. Jeśli więc w Twoim sklepie czy restauracji klienci słyszą muzykę, to znaczy, że korzystasz z utworów muzycznych. A jak wskazuje art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [14] „twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i (…) do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.

 

organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ)

Odtworzenie muzyki w lokalu to publiczne udostępnienie i dlatego wymaga zgody twórcy lub organizacji, która prawami takiego twórcy zarządza. Odtworzenie wymaga także zapłaty wynagrodzenia dla twórcy. Wynagrodzenie za korzystanie z utworu emitowanego w radiu, telewizji czy w Internecie jest pobierane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ), co reguluje m.in. art. 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi[15].

Art. 2l-21(3), art. 25 ust. 4 oraz art. 70 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują obowiązek zawarcia umowy lub zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, uprawnionych do zarządzania prawami do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na danym polu eksploatacji. Umowa zawarta z reprezentatywną organizacją zbiorowego zarządzania uprawnia użytkownika do korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami zarządza dana OZZ

 

Odtwarzanie muzyki w lokalu usługowym, sklepie, restauracji, łączy się z opłatami na rzecz:

  • ZAiKS – z tytułu praw autorów utworów
  • STOART i SAWP – z tytułu praw wykonawców – te OZZ skupiają różnych wykonawców, konkurując ze sobą, więc nie jest możliwe, by zażądały opłaty na rzecz tego samego artysty, ale zawsze odtwarzany w lokalu utwór będzie przez kogoś wykonywany, więc w zależności od tego której organizacji wykonawca powierzył zarządzanie swoimi prawami tej będziemy płacić
  • ZPAV – z tytułu praw producentów audio wideo

Oczywiście, można spróbować powołać się na regulację art. 24 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którą posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Trudno jednak, w kontekście przywołanych badań, wykazać, że muzyka nie ma wpływu na sprzedaż. Może jest to możliwe w takich miejscach jak np. apteka, gdzie klienci przychodzą, bo muszą i raczej szybko je opuszczają 😊.

Inspektorzy OZZ mogą dokonać kontroli i sprawdzić, czy właściciel lokalu udostępnia muzykę legalnie. W skrajnym przypadku stwierdzenia braku umowy zawartej z OZZ, istnieje możliwość zastosowania art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności ten „kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie”. Wyższa kara jest dla sprawcy, który działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.[16]

 

co poza OZZ?

W art. 5 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, znajduje się domniemanie, że „organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w zakresie udzielonego jej zezwolenia oraz posiada legitymację procesową w tym przedmiocie”.  Zatem, „obalamy” to domniemanie, gdy upubliczniamy muzykę twórcy, który nie jest reprezentowany przez OZZ, czyli nie powierzył OZZ zarządu swoimi prawami.

 

Aby zalegalizować korzystanie z muzyki niezarządzanej przez OZZ, najlepiej bezpośrednio z twórcami muzyki (kompozytorem, autorem tekstu i artystami wykonawcami) podpisać umowy na korzystanie ze stworzonego przez nich utworu muzycznego i słownego czy artystycznego wykonania. Być może w ramach tej współpracy, możesz zlecić nagranie spersonalizowanej dla Ciebie płyty, której będą ciągle słuchać Twoi klienci. Warto wówczas zaopatrzyć się w szablon licencji na korzystanie z dzieła stworzonego na Twoje zamówienie.

Czasami artyści niereprezentowani przez OZZ, udzielają zgody na korzystanie z ich twórczości w ramach licencji Creative Commons (CC). Udostępnieniu muzyki na licencji CC służą internetowe platformy, które bezpośrednio od takich twórców pozyskują utwory i udostępniają je w ramach różnego rodzaju abonamentów, z pominięciem krajowej ochrony OZZ. Niektóre z nich, oferują certyfikat potwierdzający brak konieczności wnoszenia opłat do OZZ czy specjalną naklejkę na drzwi „Tu Muzyka Gra Legalnie”. W takiej sytuacji, twórcy i artyści otrzymują wynagrodzenie z platformy udostępniającej ich muzykę, bez pośrednictwa, a tym samym opłat na rzecz OZZ.

Przy okazji, warto pamiętać, że odtwarzanie muzyki z kanałów takich jak: Spotify czy Youtube lub z zasobów prywatnych płyty kupionej w celach komercyjnych jest zabronione (licencje nooncommercial use only).

 

 

Nie ma wątpliwości, iż dźwięk wpływa na biznes. Stąd, już tylko krok do jego komercjalizacji, do przekształcenia w prawo majątkowe: w postaci praw autorskich zapewniających autorowi wynagrodzenie za korzystanie z kompozycji czy tekstu bądź artyście za korzystanie z artystycznych wykonań. Gdy dźwięk służy do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa, po zarejestrowaniu w urzędzie patentowym, może być chroniony prawem ochronnym do znaku towarowego. Ważne, aby mieć świadomość istnienia tych praw. Do każdego z tych praw przypisany jest bowiem cały arsenał roszczeń pozwalających uprawnionym do dźwięku na skuteczne zakazanie korzystania lub licencjonowanie takiego korzystania.

Zmysł słuchu pozwala na odbieranie fal dźwiękowych, głosów i muzyki, a zwłaszcza umożliwia komunikację. To właśnie jego komunikacyjna rola została wykorzystana w audiomarketingu, nie tylko do stworzenia przyjemnej atmosfery w miejscu wypełnionym dźwiękiem, ale także do nadania charakteru produktom. Jeśli zgodzimy się z Marilynem Mansonem, że „muzyka to najsilniejsza forma magii”, to wypada przyznać, że ulegamy jej codziennie w wymiarze finansowym.

 

Photo by Arseny Togulev on Unsplash
[1] A. Kotowska, Marketing na 5 (zmysłów), „Marketing w Praktyce” 2011, nr 7, s. 49
[2] https://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_sensoryczny
[3] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324).
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1).
[5] A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa 2016
[6] wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00
[7]Wyrok ETS z dnia 27 listopada 2003 r., C-283/01
[8]https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/abstrakcyjna-zdolnosc-odrozniajaca/oznaczenia-niedajace-sie-postrzegac-wizualnie
[9] https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/abstrakcyjna-zdolnosc-odrozniajaca/oznaczenia-niedajace-sie-postrzegac-wizualnie
[10] http://ozz.zpav.pl/aktualnosci/index.php?idaktualnosci=201
[11] MODERN MANAGEMENT REVIEW 2017 MMR, vol. XXII, 24 (4/2017), pp. 173-18
[12] Za A. Zielińska i N. Koy  w „Muzyka jako narzędzie …”  K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, Warszawa 2014, s. 103
[13] Za A. Zielińska i N. Koy  w „Muzyka jako narzędzie …”  M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Rzeszów 2007, s. 71
[14] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
[15] Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293).
[16] Regulacje i wyjaśnienia ozz znajdziesz tu: https://zaiks.org.pl/artykuly/2021/styczen/grunt-to-dobra-umowa; https://stoart.org.pl/dla-wykonawcow/umowa-o-zbiorowe-zarzadzanie; https://www.sawp.pl/artysci/formularze/; http://dfm.zpav.pl/pobierz.php

 

 

Photo by Giorgi Iremadze on Unsplash

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂

Dwa lata funkcjonowania sądów własności intelektualnej w Polsce – czy jest powód do świętowania?

Za dwa dni, obchodzić będziemy drugie urodziny specjalnych sądów własności intelektualnej w Polsce. Z tego powodu, dzisiaj 28 czerwca 2022r, w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, odbyła się konferencja podsumowująca funkcjonowanie wydziałów własności intelektualnej. Poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, obecni byli przedstawiciele radców, adwokatów oraz bardzo licznie – rzeczników patentowych.
Niewątpliwie okres 2 lat funkcjonowania specjalnych sądów rozstrzygających sprawy dotyczące własności intelektualnej należy ocenić pozytywnie. Fakt, że sporami z zakresu własności intelektualnej zajmują się wyspecjalizowani sędziowie orzekający według specjalnej procedury powoduje, że tworzy się jednolita praktyka w tych sprawach, jednak jest kilka kwestii wymagających poprawy.

O sporach IP, czyli dotyczących własności intelektualnej, pisaliśmy bardzo dużo. W sprawach tych istnieje tzw. przymus adwokacko – radcowsko – rzecznikowski. Jest to obowiązek ustanowienia w postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika jakim może być adwokat, radca prawny czy rzecznik patentowy. To właśnie przedstawiciele tych zawodów podczas dzisiejszej konferencji wypunktowali to, co należy poprawić w procedurze i funkcjonowaniu sądów IP.

 

pisma, listy zaporowe

Ze względu na to, że postępowanie zabezpieczające jest bardzo istotne w sporach o własność intelektualną, a od jego wyniku często zależy przebieg sporu, dużo uwagi poświęcono tzw. listom zaporowym. W istocie, są to pisma zawierające stanowisko obowiązanego na wypadek złożenia wniosku o zabezpieczenie w sprawie dotyczącej obowiązanego. O listach tych pisaliśmy zastanawiając się, na ile jest to skuteczna próba ochrony przed niekorzystnym rozstrzygnięciem w sprawach własności intelektualnej. Podczas konferencji, zaproponowano, na wzór ustawodawstwa niemieckiego i hiszpańskiego, przyjęcie dopuszczalności składania takich pism w ramach nowelizacji artykułu 732 kpc. Pismo takie, odnoszące się do stanowiska wnioskodawcy, byłoby składane wraz z opłatą, rejestrowane przez sąd przyjmujący pismo i dołączone do akt sprawy z chwilą wpłynięcia wniosku o zabezpieczenie. Byłoby przechowywane przez sąd przez okres 6 miesięcy po zarejestrowaniu wpływu tego pisma. Po tym okresie, byłaby możliwość przedłużenia okresu przechowywania w sądzie pisma, gdyby wniosek przez pierwsze 6 miesięcy nie został złożony (ewentualnie aktualizacji takiego pisma za dodatkową opłatą). Pismo to musiałoby być zgodne z wymogami pism procesowych określonymi w art. 126 kpc.

 

niejednolite orzecznictwo w sprawach o zabezpieczenie

Kwestią, na którą zwrócono uwagę, była różna praktyka orzecznicza w rozstrzyganiu wniosków o zabezpieczenie: o wyjawienie i wydanie środków dowodowych. Pisaliśmy już o problemie rozbieżności w orzecznictwie. W opinii obecnych na konferencji sędziów, aktualne przepisy dopuszczają udzielenie zabezpieczenia w postaci żądania przez powoda wyjawienia lub wydania środka dowodowego, tylko wtedy, gdy naruszone jest prawo wyłączne. Tymczasem w definicji spraw własności intelektualnej mieszczą się także inne kwestie niezwiązane z naruszeniem praw wyłącznych, na przykład zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług – zwłaszcza skomercjalizowanego wizerunku (o ciekawych aspektach komercjalizacji wizerunku można przeczytać tu) a także w związku z działalnością naukową lub wynalazczą (o kognicji w sprawach IP pisaliśmy tu).

Upowszechnienie się praktyki odmawiającej udzielenia zabezpieczenia o wyjawienie i wydanie środków dowodowych w innych sprawach niż naruszenie praw wyłącznych spowoduje, że w przypadku naruszenia wizerunku czy tajemnicy przedsiębiorstwa, nie będzie możliwe skorzystanie z procedury pozwalającej na przygotowanie właściwego procesu. Takie zróżnicowanie ochrony przyznanej uprawnionym nie wydaje się uzasadnione. Niestety, mimo prawie 24 miesięcznej praktyki sądów, z naszej perspektywy, zabezpieczenie środka dowodowego jest instytucją, która wciąż generuje mnóstwo problemów, o czym pisaliśmy tu.

 

wsparcie sędziów w sporach dotyczących technicznych aspektów

Techniczne aspekty sporów dotyczących wynalazków czy nowych technologii, a także programów komputerowych, wymagają opinii biegłych, ekspertyz. Aktualnie, sądy mają problem z pozyskaniem odpowiednich osób z wykształceniem technicznym. Wyjściem z tej sytuacji, jest silniejsze współdziałanie pomiędzy sądami a Urzędem Patentowym RP, a faktycznie z ekspertami Urzędu. Na wzór niemiecki, rozważano wprowadzenie możliwości składania zapytań do ekspertów o wykonanie ekspertyz, które pozwalałyby sędziom lepiej zrozumieć kwestie techniczne. Padła propozycja powołania ławników posiadających wykształcenie technicznych bądź tak zwanych sędziów technicznych na wzór ustawodawstwa japońskiego.

 

W ramach ogólnego podsumowania stwierdzono, że średni czas rozpatrywania sporów w 2021 roku z 4 miesięcy (czyli po roku obowiązywania nowej procedury) skrócił się w 2022 roku do nieco ponad 2 miesięcy. To wydaje się informacją zaskakującą w kontekście doświadczenia jakie mamy w kancelarii. Z podsumowania dokonanego podczas konferencji wynika także, że stosunkowo niewiele jest składanych powództw wzajemnych o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa (o tym pisaliśmy tu). Zdarzają się pozwy o ustalenie, że podjęte czynności nie stanowią naruszenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Widać, że najwięcej kontrowersji pojawia się przy okazji stosowania nowych środków zabezpieczających, zwłaszcza rozpatrywania wniosków o wyjawienie i wydanie środka dowodowego. Szkoda, że przez 2 lata funkcjonowania sądów, zarysowały się różne stanowiska orzecznicze i nie wypracowano praktyki, która nam jako pełnomocnikom pozwalałaby z całą pewnością doradzać klientom. W tym kontekście bardzo ważny i, miejmy nadzieję, możliwy do zrealizowania, jest postulat publikowania orzeczeń przez wszystkie wydziały własności intelektualnej. Obecnie, tylko sąd warszawski publikuje swoje orzeczenia. Dzięki publikacji orzeczeń przez inne wydziały, moglibyśmy znacznie lepiej móc oszacować szanse procesowe naszych klientów.

Zatem urodzinowym życzeniem jest, aby kolejna konferencja, w następne urodziny, pozwoliła na bardziej optymistyczną ocenę funkcjonowania sądów własności intelektualnej.

 

Photo by Tatiana Rodriguez on Unsplash

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂

Wpis ten zamieszczony jest jedynie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako porada prawna. Jeśli chcesz uzyskać pomoc prawną w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami.

Gdy powstaje spór na temat własności przemysłowej: mediacja czy koncyliacja? I dlaczego ważne jest co wybierzesz.

W niedawno upublicznionym projekcie nowego prawa własności przemysłowej[1], o którym pisaliśmy tu, w dziale III, uregulowano postępowanie koncyliacyjne. W uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że istniejące w kodeksie postępowanie administracyjnego (kpa) przepisy dotyczące mediacji wydają się nie odpowiadać potrzebom sporów z zakresu własności przemysłowej. Czy istotnie tak jest? Czym różni się mediacja dostępna obecnie w ramach kpa, od koncyliacji proponowanej w projekcie nowego prawa własności przemysłowej? Czy instytucje te wykluczają się w sprawach własności przemysłowej? 

Z doświadczeń EUIPO wiemy, że mediacja i koncyliacja mogą istnieć niezależnie od siebie. Taki dualizm będzie funkcjonował, gdy projekt nowego pwp zostanie przyjęty. Obie te formy ugodowego rozwiazywania sporów należą do tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli sposobów alternatywnego rozstrzygania sporów. Stanowią bowiem alternatywę dla rozstrzygnięcia sądowego w postaci wyroku czy tez rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez dany urząd patentowy, gdy spór dotyczy praw własności przemysłowej.

Aby odpowiedzieć na te pytania, kilka słów należy poświecić specyfice sporów o własność intelektualną, w tym o własność przemysłową.

 

O sporach o własność intelektualną ogólnie

 

Zacznijmy od najistotniejszego, od tego czym jest spór. Konflikt łac. „conflictus” oznacza “zderzenie”. To faktycznie zwykle jest zderzenie racji: „bo znak jest podobny i będą nas mylić z nimi”, „bo naśladują nasz produkt i zabierają nam klientów”, „bo podszywają się pod nas i zajmują rynek”. Zawsze jest wspólna przestrzeń, na której ścierają się różne interesy. To „interakcja ludzi (podmiotów) zależnych od siebie, którzy uważają, że mają niezgodne cele i postrzegają siebie nawzajem jako przeszkody w osiągnięciu tych celów[2]. W przypadku spraw związanych z własnością przemysłową, do najczęstszych sporów dochodzi w zakresie naruszenia praw do znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Najdroższe spory to te, które dotyczą patentów czy know-how.

Mówiąc o konfliktach z zakresu własności przemysłowej pomijamy całkowicie także liczną kategorię sporów o prawa autorskie, nie mniej częste spory związane z nieuczciwą konkurencją, a także te dotyczące „wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług[3] oraz dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. Wszystkie te kategorie sporów zostały wskazane jako sprawy własności intelektualnej o czym pisaliśmy tu i tu.

Sądy cywilne w oparciu o przepisy zawarte w procedurze działu IVg kodeksu postępowania cywilnego rozstrzygają spory w zakresie:

  • naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
  • ustalenia autorstwa projektu wynalazczego, prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
  • wynagrodzenia za korzystanie z projektu wynalazczego, z wynalazku, wzoru użytkowego lub topografii dla celów państwowych
  • odszkodowania za przejście na Skarb Państwa prawa do patentu lub prawa ochronnego odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzór użytkowy tajny
  • stwierdzenia prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez używacza wcześniejszego czy późniejszego bądź prawa używania w ramach lokalnej działalności oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby; używania czy utraty prawa używania oznaczenia geograficznego
  • przeniesienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii, uzyskanego przez osobę nieuprawnioną.

Zgodnie z przepisami art. 1831 – art. 18315 kpc, istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. O korzyściach z mediacji w sprawach cywilnych można przeczytać tu.

 

Wracając do sporów o prawa własności przemysłowej, te które nie będą rozstrzygane przez sąd cywilny, zgodnie z art. 255 obecnej ustawy Prawo własności przemysłowej[4] mogą być rozpatrywane przez Urząd Patentowy – w trybie postępowania spornego, przez kolegia orzekające. Urząd Patentowy jest w tych sporach niejako arbitrem, spór toczy się pomiędzy co najmniej dwoma stronami i dotyczy:

  • unieważnienia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji; patentu europejskiego, uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego; uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego
  • stwierdzenia wygaśnięcia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy, ochrony międzynarodowego znaku towarowego; prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, prawa z rejestracji topografii,
  • udzielenia licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii; korzystania z wynalazku, na który udzielono patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim a także zmiany decyzji o udzieleniu licencji przymusowej
  • stwierdzenia bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego.

 

Postępowanie sporne, wszczyna się na pisemny wniosek. Rozprawa jest jawna, chyba że postępowanie sporne dotyczy wynalazku tajnego lub wzoru użytkowego tajnego. Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję zgodnie z art.  2557 pwp, na którą stronom służy skarga do sądu administracyjnego. Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). Obecnie w kpa mediacja jest uregulowana w art. 96a – art. 96n. W projekcie nowego pwp koncyliacja jest uregulowana w art. 400 – art. 410.

 

 

Podobieństwa mediacji przewidzianej w kpa i koncyliacji wg projektu pwp

 

Zarówno celem mediacji kpa, jak i koncyliacji w projekcie pwp, jest doprowadzenie do umorzenia postępowania zawisłego przed organem (w przypadku pwp – przed Urzędem Patentowym) bez konieczności przeprowadzania procedury i wydawania decyzji, w której organ rozpoznaje sprawę co do istoty. To zaś sprawia, że obie instytucje są bardzo podobne w znacznym zakresie.

 

[przestrzeń do porozumienia]

 

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu pwp, „przepisy dotyczące możliwości koncyliacji w sprawach z zakresu własności przemysłowej, zawisłych przed Urzędem Patentowym, powstały z potrzeby stworzenia stronom postępowania alternatywnego sposobu rozwiązania sporu dostosowanego do przedmiotów własności przemysłowej.” Według projektodawców „przepisy dotyczące koncyliacji zostały skonstruowane w ten sposób, by koncyliator posiadający wykształcenie i wiedzę w zakresie własności przemysłowej (art. 410 ust. 2 pkt 4 projektu pwp), stworzył przestrzeń do wypracowania rozwiązania akceptowalnego dla obu stron postępowania”.

 

Celem koncyliacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz uzgodnienie sposobu rozwiązania sporu między stronami postępowania z udziałem koncyliatora (art. 400 ust. 3 projektu pwp). 

Te same zadania przed mediatorem stawia art. 96a kpa wskazując, iż „celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody”.

 

W tych krótkich określeniach kryje się cała trudność. W sporze bardzo trudno wyjaśnia się i rozważa okoliczności sprawy. Tak wiele zależy od postawy pełnomocników. Strony uwikłane są w emocje, często przesłaniające chłodny osąd. Dzięki pełnomocnikom skupionym na konstruktywnym poszukiwaniu rozwiązań można przejść do rozmowy o konkretnych propozycjach. Ani koncyliator ani mediator nie mają stronniczego, wykreowanego obrazu sporu, a mogą tylko prowokować strony do poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań; do kreatywnego myślenia i kreowania nowych wartości, mogą wspierać strony w innowacyjnym postrzeganiu sporu.

 

[wszczęcie postępowania na wniosek]

 

Zarówno do zainicjowania koncyliacji (art. 401 projektu pwp), jak i mediacji (art. 96b kpa) konieczny jest wniosek stron. Z tym, że z inicjatywą przeprowadzenia mediacji może także wystąpić organ, takiej możliwości nie przewiduje projekt pwp.

 

Minimalne wymogi wniosku o koncyliację są następujące: oznaczenie stron, oznaczenie sprawy, której wniosek dotyczy i krótki jej opis, określone żądanie wraz z uzasadnieniem oraz podpis wnioskodawcy a także inne informacje, które strona uzna za istotne dla postępowania, w szczególności informacje o innych postępowaniach i rozstrzygnięciach związanych ze sprawą objętą koncyliacją. Możliwe jest także dołączenie do wniosku dokumentów, które strona uzna za istotne dla postępowania.

We wniosku o koncyliację można wskazać koncyliatora (zgodnie z art. 402 ust.6 projektu pwp) tak jak we wniosku o mediacje zgodnie z art. 96d § 2 kpa.

 

Jeżeli wniosek złoży jedna ze stron, wówczas pozostałe strony przystępując do koncyliacji, potwierdzają koncyliatora. Jeżeli we wniosku nie wskazano koncyliatora albo w przypadku, gdy pozostałe strony nie potwierdzą koncyliatora, Prezes Urzędu Patentowego wskaże koncyliatora, mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w sprawach dotyczących danego przedmiotu własności przemysłowej (art. 402 projektu pwp). Podobnie w mediacji – gdy strony nie wskażą mediatora (art.96d § 2 kpa) wskazuje się mediatora wybranego przez organ administracji publicznej, posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju.

 

W tych prostych wytycznych kryje się kolejna pułapka. Co bowiem kryje się pod “odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w sprawach dotyczących danego przedmiotu własności przemysłowej”? Szerszym i nie ograniczającym się do wiedzy z zakresu pwp jest dotychczasowy postulat posiadania odpowiedniej wiedzy ale też umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju.

 

[skutek skierowania sprawy do mediacji czy koncyliacji]

 

Jeżeli uczestnicy mediacji wyrazili zgodę na przeprowadzenie mediacji, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. Postanowienie doręcza się stronom oraz organowi. Zgodnie z art.  96e § 1 kpa, organ administracji publicznej, kierując sprawę do mediacji, odracza rozpatrzenie sprawy na okres do dwóch miesięcy. Termin ten może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o miesiąc na zgodny wniosek uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów.

 

Do czasu zakończenia koncyliacji Urząd Patentowy zawiesza postępowanie, którego dotyczy koncyliacja (art. 404 projektu pwp). Urząd Patentowy zawiadamia strony postępowania o wszczęciu koncyliacji i o osobie koncyliatora. Nie ma przy tym, w projekcie pwp określonego terminu trwania koncyliacji.

 

Brak zakreślonego z góry terminu trwania koncyliacji może w praktyce rodzić problemy. Wiem, że często strony i pełnomocnicy nie angażują się w mediacje wystarczająco aktywnie. Z czasem “duch” porozumienia zamiera i sprawa traci impet, po pierwszych próbach wymiany propozycji przychodzi zniechęcenie i do porozumienia nie dochodzi. Być może harmonogram narzucony przez koncyliatora będzie skutecznym remedium skoro to on będzie decydował o zakończeniu koncyliacji bez szans na zawarcie ugody. 

 

[bezstronność i neutralność]

 

Tak jak koncyliator zgodnie z art. 403 i art. 405 projektu pwp, kieruje się zasadami bezstronności i neutralności oraz potrzebą zapewnienia sprawności i szybkości postępowania, tak również mediator zgodnie z art. 96g kpa powinien mieć te wartości na względzie.

 

W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości co do bezstronności koncyliatora, koncyliator lub strony zawiadamiają o tym Prezesa Urzędu Patentowego, który może wyznaczyć nowego koncyliatora (art. 403 projektu pwp). Także mediator powinien ujawnić okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności i odmówić w tym przypadku przeprowadzenia mediacji niezwłocznie zawiadamiając o tym uczestników mediacji oraz organ.

Różnicą jest to, że kpa nie przewiduje zawiadomienia organu przez strony, gdy będą mieć wątpliwości co do bezstronności mediatora. Tym samym, ocena co do bezstronności jest pozostawiona mediatorowi. Trzeba więc zgodzić się z opinią, że przyjęte rozwiązania uznaje się za „niezapewniające pełnej ochrony przed brakiem bezstronności i obiektywizmu mediatora, gdyż powierzenie wyłącznie mediatorowi oceny co do jego bezstronności nie gwarantuje, że w każdym przypadku skorzysta on z możliwości odmowy przeprowadzenia mediacji[5].

 

W praktyce istotnie może zdarzyć się, że powstaną wątpliwości co do bezstronności koncyliatora. Otwartym na razie pozostaje pytanie kto i w jakim trybie oceni czy doszło do utraty bezstronności. 

 

[brak formalności, szybkość postępowania]

 

Zarówno postępowanie koncyliacyjne, jak i mediacyjne, jest w swoim założeniu odformalizowane i krótkie. W ramach obu tych postepowań nie przeprowadza się dowodów ze świadków, z przesłuchania stron oraz z opinii biegłego.

 

Stanowisko koncyliacyjne (czyli przyjęta przez koncyliatora propozycja rozwiązania sporu) jest przedstawiane na podstawie wniosku, odpowiedzi na wniosek i załączonych do nich dokumentów, a także dalszych stanowisk stron i innych osób oraz dokumentów, jeżeli koncyliator uzna ich złożenie za potrzebne. Stanowiska mediacyjne stron, na podstawie których będą one konstruować ugodę, są wypracowywane przez każdą ze stron

 

Ta regulacja bardzo wyraźnie wskazuje, iż to na koncyliatorze spoczywać będzie ciężar zrozumienia sporu i przygotowanie takich propozycji jego rozwiązania, które dla stron będą optymalne. I to będzie bardzo trudne zadanie, tak jak reprezentowanie przez jednego pełnomocnika obu stron w sporze… 

 

[poufność]

 

Poufność jest podstawą każdego postępowania ugodowego. Tylko wówczas strony są skłonne do składania propozycji nawet daleko idących bez ryzyka, że zostaną one ujawnione i wykorzystane.

 

Zarówno mediator, tak jak i koncyliator muszą zachować poufność. Również strony w obu postepowaniach, są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystywać oraz ujawniać informacji uzyskanych w trakcie koncyliacji czy mediacji.

 

Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia złożone w toku mediacji nie mogą być wykorzystywane po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń zawartych w protokole z przebiegu mediacji (art. 96j kpa).

Co zaś ciekawe, powołane w toku koncyliacji dowody i twierdzenia pozostają w aktach koncyliacji i wymagają powołania ich na nowo w postępowaniu, w związku z którym koncyliacja była prowadzona (art. 406 projektu pwp). Ten postulat może spowodować brak skłonności stron do wymiany daleko idących propozycji skoro druga strona na te propozycje będzie mogła powołać się w toku postępowania głównego jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody. To zaś może zniechęcić w ogóle strony do brania udziału w postepowaniu koncyliacyjnym. 

 

[wynagrodzenie, zwrot kosztów]

 

Zarówno koncyliator jak i mediator mają prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem koncyliacji i mediacji, chyba że wyrazili zgodę na prowadzenie postępowania bez wynagrodzenia (art. 400 ust. 1 projektu pwp oraz art. 96l kpa).

Wynagrodzenie koncyliatora i mediatora a także zwrot wydatków koncyliatora i mediatora obciążają strony w częściach równych, chyba że strony umówią się inaczej.

 

Niestety powtórzenie tych zapisów za dotychczasowych regulacji, nie sprzyja poprawie sytuacji mediatorów miesiącami oczekujących na rozliczenie stron. Ech, przydałyby się przepisy dyscyplinuje strony do zapłaty… 

 

 

Różnice pomiędzy koncyliacją w projekcie pwp a mediacją wg kpa

 

Pomimo pozornie podobnych instytucji mediacji i koncyliacji można wyróżnić kilka różnic. Poza wspominanymi wcześniej odmiennościami:

  • tym, że z inicjatywą przeprowadzenia mediacji może także wystąpić organ, takiej możliwości nie przewiduje projekt pwp
  • brakiem w projekcie pwp określonego terminu trwania koncyliacji, termin mediacji jest zakreślany przez organ
  • pozostawieniem mediatorowi oceny co do bezstronności, strony nie mają uprawnień, aby sygnalizować swoje wątpliwości w tym zakresie, odmiennie niż w przypadku koncyliatora
  • powołane w toku koncyliacji dowody i twierdzenia mogą, odmiennie od mediacji, być wykorzystane w postępowaniu przed organem, jeśli koncyliacja nie zakończy się ugodą.

kilka innych kwestii jest kluczowych dla odróżnienia koncyliacji od mediacji.

 

[rola koncyliatora i mediatora]

 

To czym koncyliacja różni się od mediacji to w istocie rola koncyliatora i mediatora. Mediator pomaga stronom w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, ale nie decyduje o zakończeniu sporu. Natomiast koncyliator sam „po rozpatrzeniu sprawy” tworzy projekt stanowiska zawierającego propozycję rozwiązania sporu umożliwiając stronom zapoznanie się z nim i wskazanie wspólnej modyfikacji. Postulat modyfikacji należy rozumieć jako możliwość zgłoszenia poprawek czy zmian przez którąś ze stron i aprobatę drugiej strony, lub wspólne uzgodnienie przez strony projektu stworzonego przez koncyliatora. W oparciu o te modyfikacje koncyliator wydaje stanowisko zawierające propozycję rozwiązania sporu, to jest tzw. „stanowisko koncyliacyjne”. Zgodnie z projektem pwp stanowisko to jest niewiążące dla stron.

 

Przypomina to nieco narzucenie wyroku przez jednoosobowy arbitraż czy sąd. 

 

W ciągu miesiąca od doręczenia stanowiska koncyliacyjnego, strony muszą poinformować koncyliatora o zaakceptowaniu albo odrzuceniu stanowiska koncyliacyjnego. O akceptacji, odrzuceniu stanowiska koncyliacyjnego albo bezskutecznym upływie terminu na odniesienie się do stanowiska, koncyliator zawiadamia Urząd Patentowy.

Jeśli stanowisko koncylicyjne:

  • zostanie zaakceptowane przez obie strony, to przystępują one do jego wykonania, m.in. występując z właściwym wnioskiem, np. o umorzenie postępowania głównego wskazanego w art. 400 ust 1 projektu pwp albo
  • nie zostanie zaakceptowane przez strony, Urząd Patentowy podejmuje postępowanie w sprawie, której dotyczyła koncyliacja.

 

[wymogi wobec mediatora i koncylatora]

 

Bez wątpienia dla sprawnego przebiegu mediacji czy koncyliacji ważna jest sprawność mediatora. Tak w zakresie warsztatu mediacyjnego, jak i znajomość problematyki objętej sporem. Jednak w przypadku koncyliacji, ta ostania cecha jest szczególnie ważna, gdyż to koncyliator proponuje stronom warunki zakończenia konfliktu. Stąd, w uzasadnieniu projektu pwp znalazło się stwierdzenie, że szczególnie ważne są kompetencje koncyliatora, znającego specyfikę postępowania przed Urzędem Patentowym. Projekt przewiduje wymagania, które musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę koncyliatorów. Do takich wymagań należy m.in. posiadanie wykształcenia i wiedzy w zakresie własności przemysłowej.

 

[zakończenie postępowania]

 

Art. 96n kpa stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z ustaleniami, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa. Mediacja kończy się wraz z upływem terminu wyznaczonego na mediacje.

W koncyliacji nie ma wyznaczonego terminu i w związku z tym, postępowanie główne przed organem zostanie podjęte wówczas, gdy koncyliator poinformuje Urząd Patentowy o tym, że koncyliacja okazała się zbędna albo niemożliwa (art. 407 – art. 409 projektu pwp).

 

 

Na zakończenie warto wskazać, że obie te formy ADR (mediacja i koncyliacja) funkcjonują w EUIPO, obok negocjacji wspomaganych (assisted negotiation) czy ustaleń w formie opinii ekspertów (expert determination)[6].

Wydaje się, że projektowane zmiany będą korzystne dla rozstrzygania sporów dotyczących własności przemysłowej. Niewątpliwie, gdyby koncyliacja była powszechnie stosowana, odciążyłaby Urząd Patentowy. Skuteczne koncyliacje być może spopularyzują alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Konflikty bowiem nie znikną (były od dawna, są i zapewne będą), ale być może strony i ich pełnomocnicy nauczą się samodzielnie rozwiązywać je. Problemem bowiem, nie jest sam konflikt, ale nieumiejętne zarządzanie nim. Aby dać sobie szanse na zarządzenie konfliktem, strony muszą być poinformowane przez pełnomocników o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, o korzyściach z nich płynących. Taka postawa pełnomocników zdaje się być nie tylko pożądana z punktu widzenia interesów biznesowych stron, ale także wymagana na gruncie kodeksów etycznych wszystkich korporacji prawniczych. Aby ADR były powszechnie stosowane warto zawczasu zaopatrzyć umowy w klauzule mediacyjne. Powstaje jednak pytanie czy powinny to być także klauzule koncylicyjne 😉

 

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359055/12874010/12874011/dokument552329.pdf
[2] J. Stewart (red.) „ Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej” Warszawa, PWN 2005”, str. 5
[3] Art. 47989 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
[4] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324).
[5] M. Wilbrandt-Gotowicz [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, M. Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2022, art. 96(g) [dostęp: 10.05.2022]
[6] Koncyliacji nie stosuje się w WIPO (obok mediacji i ustaleń w formie opinii ekspertów.
Photo by Mateusz Wacławek on Unsplash

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂

Wpis ten zamieszczony jest jedynie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako porada prawna. Jeśli chcesz uzyskać pomoc prawną w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami.

 

Ulga B+R, czyli ulga na działalność badawczo – rozwojową – także dla zwykłego „przedsiębiorcy” – kiedy i jak możesz skorzystać

Ulga B+R nie dotyczy (jak czasami błędnie się przyjmuje) wyłącznie przedsiębiorców posiadających wysoko wyspecjalizowane laboratoria opracowujące przełomowe wynalazki, czy ściśle współpracujące ze środowiskami naukowymi. Ulga B+R dotyczy także usprawniania dotychczasowych produktów i procesów, przy czym usprawnienia te nie muszą posiadać cech nowości w skali kraju czy świata, ale mają być nowymi rozwiązaniami wprowadzanymi w danym przedsiębiorstwie. Usprawnieniami mogą być zmiany receptur produktów spożywczych, usprawnienia maszyn, poszukiwanie zastosowania nowych materiałów do produkowanych wyrobów, zwiększenie automatyzacji procesów i produkcji, ale także rozwój produktów informatycznych w postaci rozwoju oprogramowania czy nawet elementów gier komputerowych.   

Do rozmowy zaprosiliśmy mecenasa Piotra Karwata z kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j. specjalizującego się w prawie podatkowym.

Chcemy nieco „odczarować” postrzeganie tej ulgi. Wydaje się, że skorzystanie z tej optymalizacji podatkowej jest możliwe dla wielu naszych klientów: nie tylko tych, którzy patentują swoje rozwiązania, ale także tych, którzy wprowadzają nowe opakowania i chronią je wzorami przemysłowymi, a także tych, którzy stawiają na automatyzację, tworzą nowe aplikacje czy narzędzia e-commerce.

 

Małgorzata Gradek Lewandowska: Piotrze, porozmawiajmy o uldze na działalność badawczo-rozwojową, która uprawnia do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Ulga ta była dostępna od kilku lat, ale w 2022 r. podniesiono limit odliczenia kosztów wynagrodzeń ze 100 do 200 procent. Czy Twoim zdaniem to sprawia, że przedsiębiorcy powinni zainteresować się tą ulgą, szukając oszczędności podatkowych w związku z obciążeniami wprowadzonymi przez Polski Ład?

 

Piotr Karwat: Ulga ta, jak słusznie zauważyłaś, Małgosiu, istnieje w obecnym kształcie już od kilku lat, konkretnie od 2016 r. Od początku jej funkcjonowania trwa proces jej uatrakcyjniania, polegający na zwiększaniu limitu kosztów kwalifikowanych, nie tylko tych stanowiących wynagrodzenia.

Początkowo można było uwzględnić w ramach ulgi jedynie 30% kosztów pracowniczych w ścisłym tego słowa znaczeniu (wydatki na wynagrodzenia dla zleceniobiorców nie stanowiły kosztów kwalifikowanych). Pozostałe koszty uwzględniane były na poziomie 20% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) i 10% dla pozostałych. Z czasem podwyższano te limity, różnicując je jednocześnie w stosunku do poszczególnych kategorii kosztów, faworyzując jednocześnie MŚP oraz wprowadzając szczególnie uprzywilejowaną kategorię podatników określanych jako „centrum badawczo-rozwojowe”.

Jeśli chodzi o „zwykłych” przedsiębiorców, najnowsza zmiana w tym zakresie polega – tak jak powiedziałaś – na zwiększeniu limitu odliczenia wydatków kwalifikowanych stanowiących „koszty pracownicze” (w tym również odnoszące się do zleceniobiorców i wykonawców umowy o dzieło) ze 100% do 200%. Na pozostałe koszty kwalifikowane nadal obowiązuje limit 100%.

Odpowiadając konkretnie na Twoje pytanie: każde uatrakcyjnienie ulgi wpływa na wzmożone zainteresowania się nią podatników. Polski Ład, słusznie powszechnie kojarzący się ze zwiększonymi obciążeniami daninowymi (nie tylko podatkowymi), wyraźnie „oszczędził” działalność badawczo-rozwojową, nie tylko zresztą poprzez zwiększenie wspomnianego limitu kosztów kwalifikowanych; przy innych okazjach będziemy jeszcze rozmawiać o innych instrumentach wspierających B+R. Na pewno wzbudzi on większe zainteresowanie przedsiębiorców, taki jest zresztą cel zmiany: zachęcenie podatników do podjęcia działalności badawczo-rozwojowej.

 

MGL: Jeśli ustawodawca „zachęca” do podjęcia działalności badawczo-rozwojowej, to oznacza, że promuje rozpoczęcie konkretnych działań, niekoniecznie ich skutek? Rozumiem, że dla możliwości skorzystania z ulgi B+R nie ma wobec tego znaczenia, czy prace nad nowymi rozwiązaniami lub ulepszeniami zakończyły się sukcesem i zostały wdrożone w przedsiębiorstwie, czy jednak – po wykonaniu badań, prac i testów – zrezygnowano z ich wdrożenia.

Ważne, aby dane działania były twórcze i podejmowane w sposób systematyczny. Celem przedsiębiorcy powinno być zwiększanie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Mogą to być:

  1. badania podstawowe – czyli takie prace empiryczne lub teoretyczne, które mają na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, albo
  2. badania aplikacyjne – czyli prace, których celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń, albo
  3. prace rozwojowe – czyli działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Te pojęcia brzmią trochę niejasno 😊

 

PK: Badania podstawowe i aplikacyjne oraz prace rozwojowe, w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, to właśnie istota działalności badawczo-rozwojowej będącej przedmiotem ulgi. Gdy spojrzymy na przytoczone przez Ciebie tzw. definicje legalne, czyli takie, którymi musi kierować się także urząd skarbowy, gdy będzie weryfikował prawidłowość korzystania z ulgi, widzimy, że nie wynika z nich warunek osiągnięcia konkretnego efektu, w tym wdrożenia. Liczy się cel. W badaniach podstawowych wręcz wykluczone jest oczekiwanie ich wdrożeń: ze swej istoty nie nadają się one do bezpośrednich zastosowań komercyjnych. Badania aplikacyjne służą wprawdzie bardziej „konkretnym” zastosowaniom, ale też nie polegają na wdrażaniu czegokolwiek: kończą się na „zdobyciu nowej wiedzy oraz umiejętności”. Dopiero prace rozwojowe mogą, choć nie muszą, prowadzić do „tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług”.

Przede wszystkim jednak żadne z powyższych działań nie musi zakończyć się „sukcesem”: badania podstawowe lub aplikacyjne wcale nie muszą doprowadzić do zdobycia nowej wiedzy lub umiejętności, a prace rozwojowe – do powstania konkretnych planów produkcji lub zaprojektowania konkretnych produktów, procesów czy usług. Podkreślmy jeszcze raz: liczy się cel a nie efekt tej działalności. Taki jest zresztą sens wszelkich ulg B+R. Chodzi o to, aby system podatkowy oferował przedsiębiorcom premię za podjęcie ryzyka działań, których efekt jest trudny do przewidzenia i których ogromna część – jak wskazuje doświadczenie – nie przynosi żadnych „konkretnych” efektów, ale które jednocześnie muszą być podejmowane, jeżeli chcemy liczyć na rozwój cywilizacyjny.

 

MGL: Powiedzmy zatem, co można zaliczyć do wydatków poniesionych na prace B+R. Z naszej praktyki kancelaryjnej najbardziej intersujące są koszty uzyskania i utrzymania praw wyłącznych w postaci patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zwykle nasi klienci koszty te ponoszą na:

  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP (UPRP) lub jakiegoś innego odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenie postępowania przez UPRP lub odpowiedni zagraniczny organ; będą to na przykład opłaty wnoszone do urzędu oraz wynagrodzenie prawników czy rzeczników, czyli koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym (gdy urząd odmawia przyznania takiego prawa), jak i po jego zakończeniu (gdy istnieje ryzyko utraty tego prawa, np. unieważnienia wzoru przemysłowego),
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Te koszty mogą być znaczące i możliwość zaliczenia ich do wydatków jest bardzo atrakcyjna. Niemniej nie każdy przedsiębiorca po przeprowadzeniu prac B+R decyduje się na zainicjowanie odpowiedniej procedury w urzędzie patentowym.

Czy same działania B+R można uwzględnić w uldze?

 

PK: Tak, poza kosztami uzyskania i utrzymania praw wyłącznych, odliczeniu podlegają:

  1. koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, dzieło czy zlecenia wraz ze składkami w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
  2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R;
  3. nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności B+R (np. naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych);
  4. ekspertyz, opinii i usług doradczych oraz nabycia wyników badań naukowych na potrzeby działalności B+R;
  5. korzystania z aparatury naukowo-badawczej;

oraz

  1. amortyzację kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym;
  2. amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

 

MGL: Zatem jakie działania w pierwszej kolejności powinien podjąć przedsiębiorca, aby móc skorzystać z ulgi B+R?

 

PK: Powinien podjąć działalność badawczo-rozwojową i… to właściwie wszystko. Pomińmy podatników posiadających status centrów badawczo-rozwojowych, bo oni – dla skorzystania z odrębnych przywilejów ulgi B+R – muszą najpierw mieć nadany status takiego centrum. Pozostali, „zwykli” podatnicy, nie uzyskują żadnego formalnego, urzędowo potwierdzonego statusu, który „uprawniałby” ich do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Przepisy podatkowe nie przewidują obowiązku dokonania jakichkolwiek zgłoszeń, rejestracji czy innych tego typu czynności w związku z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.

Dla skorzystania z ulgi podatnik powinien posiadać dowody na poniesienie kosztów kwalifikowanych, ale to jest oczywiste dla każdego przedsiębiorcy, który przecież ma taki sam obowiązek wobec wszelkich wydatków, które chce potraktować jako koszty uzyskania przychodów. Jedynie w przypadku prowadzenia badań podstawowych przepisy przewidują dodatkowy warunek skorzystania z ulgi B+R: badania takie muszą być prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednym z podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, z wyjątkiem Polskiej Akademii Nauk. Mogą to być uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i inne podmioty wymienione w art. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podkreślmy przy tej okazji, że koszt kwalifikowany, będący podstawą korzystania z ulgi B+R, musi być kosztem uzyskania przychodu również według ogólnej definicji kosztu, a więc musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, ewentualnie zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Rozumienie kosztu oraz kosztu kwalifikowanego jest spójne w tym sensie, że w obydwu przypadkach liczy się cel poniesienia kosztu, a nie jego ostateczny efekt. Mówiliśmy już o celach ponoszenia kosztów kwalifikowanych. W przypadku „zwykłych” kosztów uzyskania przychodu celem ma być uzyskanie przychodu, co nie oznacza, że nieuzyskanie przychodu eliminuje wydatek spośród kosztów uzyskania przychodu (np. utrata towarów handlowych w wyniku pożaru nie oznacza, że wydatki na ich nabycie nie będą kosztami uzyskania przychodu).

W przypadku działalności badawczo-rozwojowej, w której, jak wspominaliśmy, nader często będzie się zdarzać brak „konkretnych” efektów takiej działalności, należy zwracać szczególną uwagę na związanie kosztów kwalifikowanych z celem ogólnym działalności gospodarczej, jakim jest osiąganie przychodów. W tym kontekście, o ile raczej nie będzie budzić zastrzeżeń zaangażowanie się przedsiębiorcy np. z branży meblarskiej w badania aplikacyjne dotyczące nowej formuły produkcji laminatów, o tyle ten sam przedsiębiorca angażujący się w prace rozwojowe nakierowane na uzyskanie nowego paliwa do pojazdów kosmicznych może mieć problem z zakwalifikowaniem wydatków na te prace do kosztów uzyskania przychodów, a w konsekwencji – do ulgi B+R, choćby ponad wszelką wątpliwość stanowiły one prace rozwojowe. W podanym przykładzie przedsiębiorca być może przyczyniłby się do rozwoju cywilizacji, ale nie do rozwoju własnego biznesu – z tego powodu organy podatkowe mogłyby mieć zastrzeżenia do prawidłowości rozliczenia ulgi B+R.

 

MGL: Czyli rozwój dotychczasowej działalności, badanie nowych obszarów w celu rozszerzenia dotychczasowej działalności, ale nie kompletnie inna działalność.

A jak powinno wyglądać ewidencjonowanie kosztów poniesionych na działalność B+R, które będą podlegać odliczeniu? Na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, aby skorzystanie z ulgi nie zostało zakwestionowane przez urząd skarbowy?

 

PK: Ustawa stawia w tym zakresie tylko jeden formalny wymóg. W ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji na „ogólne” potrzeby podatku dochodowego, tj. w księgach rachunkowych lub w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, podatnik powinien wyodrębnić koszty działalności B+R. Kwota tych wyodrębnionych kosztów będzie następnie odrębnie wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym, a właściwie w specjalnie do tego przeznaczonym załączniku do zeznania – jest to warunek skorzystania z ulgi. Wyodrębnienie spośród całości kosztów uzyskania przychodów jest konieczne, ponieważ koszty kwalifikowane są odliczane podwójnie: raz jako zwykłe koszty uzyskania przychodu (razem z innymi kosztami) i drugi raz w ramach ulgi.

 

MGL: Często jednymi z głównych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców na działalność B+R są wynagrodzenia pracowników. Natomiast nie zawsze cały czas pracy pracownika w danym miesiącu jest przeznaczony na działalność B+R. Jak powinno wyglądać ewidencjonowanie czasu pracy dla celów zastosowania ulgi B+R?

 

PK: Przedsiębiorców mających doświadczenie w kontrolach podatkowych czy czynnościach sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe nie zdziwi zapewne taka odpowiedź: nie obowiązują w tym zakresie ścisłe reguły; ewidencja czasu pracy powinna wyglądać tak, aby nie budziła wątpliwości co do rzetelności. Tak mniej więcej brzmiałoby uzasadnienie decyzji organu podatkowego kwestionującej prawo do skorzystania z ulgi B+R. Postaram się jednak skonkretyzować odpowiedź tak, aby jednak miała ona praktyczny walor dla czytelników.

Stosunkowo prosto wyglądałaby ewidencja pracy pracowników wynagradzanych za rzeczywisty czas pracy („na akord”): sprowadzałaby się do opisu czynności związanych z B+R i wykazania liczby przepracowanych w tym zakresie godzin. Kosztem kwalifikowanym byłby iloczyn liczby godzin i stawki godzinowej takiego pracownika. Ten model wynagrodzenia należy jednak obecnie do rzadkości. Częściej mamy do czynienia ze stałym wynagrodzeniem za z góry określoną liczbę godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym (tygodniu, miesiącu). W takim przypadku, oprócz wspomnianego już opisu czynności związanych z B+R i przypisanej im liczby godzin pracy w okresie rozliczeniowym należałoby zaewidencjonować pozostałe rzeczywiście przepracowane godziny w tym samym okresie rozliczeniowym. Tych pozostałych godzin nie trzeba już dokładnie opisywać poza wskazaniem, że nie są one związane z B+R. Następnie obliczamy stosunek godzin B+R do godzin ogółem i mnożymy ten ułamek przez kwotę wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy. Otrzymany wynik będzie stanowił koszt kwalifikowany.

Proponowana przeze mnie metoda rozwiązuje problem kwalifikowania wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w danym okresie rozliczeniowym, np. z powodu urlopu. Nie widzę powodu, aby wynagrodzenie za urlop pracownika częściowo zaangażowanego do prac B+R eliminować w całości z kosztów kwalifikowanych. Jeżeli będziemy liczyć proporcje w oparciu o godziny faktycznie przepracowane w związku z B+R oraz poza B+R, problem wynagrodzenia za urlop „rozwiąże się sam”: będzie ono kosztem kwalifikowanym w takiej samej proporcji jak wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny.

 

MGL: Co dokładnie kryje się pod pojęciem „dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania”? Na jakie faktyczne korzyści finansowe może liczyć przedsiębiorca korzystając z ulgi B+R?

 

PK: Chodzi o to, że – jak już wspominałem – koszy kwalifikowane muszą być kosztami uzyskania przychodów; bez tego nie ma mowy o zaliczaniu ich do kosztów kwalifikowanych i, w konsekwencji, skorzystaniu z ulgi B+R. A skoro tak, to znaczy, że koszty kwalifikowane już raz obniżyły zobowiązanie podatkowe, w ramach „zwykłego” obliczania dochodu jako różnicy między przychodem a kosztem uzyskania przychodu. Ulga B+R polega na ponownym obniżeniu podstawy opodatkowania o ten sam koszt, który już wcześniej ją obniżył. Przedsiębiorca, który osiągnął przychód 1 000 i poniósł koszt uzyskania 500, w tym koszty kwalifikowane na wynagrodzenia 100 oraz pozostałe koszty kwalifikowane 50, rozliczy się następująco (na etapie rozliczenia rocznego): wykaże dochód równy 1 000 – 500 = 500. Zakładając, że płaci CIT wg stawki 19%, od tego dochodu zapłaciłby 95. Dodatkowo może jednak obniżyć dochód o koszty kwalifikowane, tj. 200% kosztów pracowniczych oraz 100% pozostałych kosztów. Oznacza to, że ulga B+R obniży mu podstawę opodatkowania o 200%×100 + 100%×50=250. Do opodatkowania pozostanie 500 – 250 = 250. Podatek od takiej podstawy wyniesie 47,5.

Jest to bardzo uproszczony przykład, nie uwzgledniający np. sytuacji, w której kwota odliczenia okazuje się wyższa niż osiągnięty dochód, albo gdy podatnik osiąga stratę. Ulga w takich sytuacjach potrafi być jeszcze „łaskawsza” dla podatnika: może on liczyć na „gotówkowy” zwrot z urzędu skarbowego.

 

MGL: Czy z ulgi B+R mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?

 

PK: Oczywiście, pod warunkiem, że nie będą chcieli stosować ulgi do kosztów kwalifikowanych uwzględnianych w kalkulacji dochodu korzystającego ze zwolnienia z tytułu działalności w takiej strefie. Działa tu znana nam reguła: koszty kwalifikowane uwzględniane w uldze B+R muszą być kosztami uzyskania przychodu opodatkowanego, a nie zwolnionego od podatku.

 

MGL: Podsumujmy zatem wady i zalety skorzystania z tego narzędzia wspierania innowacyjności.

 

PK: Podstawowa zaleta to oczywiście tak lubiana przez wszystkich podatników optymalizacja podatkowa, ale w jednoznacznie pozytywnym znaczeniu: obniżenie albo nawet wyeliminowanie obciążenia podatkiem dochodowym, afirmowane przez państwo.

Jako wadę powołuje się „niejednoznaczność” przepisów, zwłaszcza sposobu rozumienia działalności badawczo-rozwojowej i jej poszczególnych przejawów. Ja jednak nie traktuje tego jako wady. Wszelkie próby „uściślenia” działalności badawczo-rozwojowej eliminowałyby z grona potencjalnych beneficjentów ulgi jakąś grupę podatników. „Niejednoznaczność” definicji oznacza przecież nie tylko to, że organ podatkowy może mieć zastrzeżenia do prawidłowości skorzystania z ulgi, ale – w konsekwencji – że zastrzeżenia te nie tak łatwo „przekuć” w decyzję podatkową kwestionującą prawo do ulgi w sposób na tyle przekonujący, że „utrzyma się” ona w sądzie administracyjnym.

Pamiętajmy o funkcjonującej od paru lat zasadzie in dubio pro tributario: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” (art. 2a Ordynacji podatkowej)

 

MGL: Czy w kontekście standardowej weryfikacji podatników korzystających z ulgi B+R warto z zastosowaniem tej ulgi poczekać do ustalenia praktyki urzędów skarbowych? Jak zminimalizować ryzyko (oczywiście poza dobrze przygotowaną umową w zakresie B+R)?

 

PK: Nie ma na co czekać, ponieważ nie wiadomo, jak długo jeszcze utrzyma się obecny pozytywny trend modyfikacji ulgi B+R. Wszystkim innowacyjnym przedsiębiorcom rekomendowałbym konsultacje podatkowe z jednej strony, a z drugiej – zasięgnięcie porady prawnika specjalizującego się w prawach własności intelektualnej. Najbardziej „konserwatywnym” podatnikom zespół takich doradców pomoże przygotować wniosek o interpretacje indywidualną, która zabezpieczy przed ewentualnym kwestionowaniem prawa do ulgi w przyszłości.

 

MGL: Dziękuję za rozmowę. Nasze kancelarie działają przy sąsiednich ulicach, więc już teraz możemy umówić się na kolejną rozmowę przy filiżance czekolady 😉 o nowych ulgach wspierających innowacyjnych przedsiębiorców.

.  

 

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂

Wpis ten zamieszczony jest jedynie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako porada prawna. Jeśli chcesz uzyskać pomoc prawną w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami.

„Buty szatana” i „buty Jezusa”, czyli o tym jak détournement i dozwolony użytek walczą z goodwill i renomą o … duszę klienta

„Widziałem szatana spadającego jak błyskawica z nieba” – ten fragment Biblii św. Łukasza 10:18 stał się wyznacznikiem ceny czerwono-czarnych butów Nike Air Max[1] sprzedawanych za 1018 USD za parę. Buty są ponumerowane od 1 do 666, z czego 665 par zostało sprzedanych w niecałą minutę od ich wystawienia do sprzedaży. Szał zakupowy wywołała akcja polegająca na wstrzyknięciu w podeszwy butów kropli krwi członków „kolektywu artystycznego” MSCHF[2] Dodatkowo buty zawierają grawerowany pentagram z brązu, odwrócony krzyż na języku i wkładki z różowej wełny z pentagramami na piętach. Cała akcja została dodatkowo nagłośniona ze względu na związek z teledyskiem “Call Me By Your Name”, w którym 21 letni raper Lil Nas X tańczy dla diabła w obcisłych spodenkach Calvina Kleina i szpilkach Bimini Bon Boulash.

W przeciwieństwie do poprzednio wypuszczonych butów Jezusa – tym razem Nike zareagowała na Buty szatana zapowiadając złożenie pozwu sądowego[3]. W poprzednim projekcie – także buty Nike – zawierały wodę z rzeki Jordan i były wyposażone w pachnące kadzidłem wkładki oraz zawieszkę z krzyżem, były jednymi z najczęściej wyszukiwanych w Google butów roku.

Grupa MSCHF założona w 2016 roku przez Gabriela Whaleya często jest nazywana „Banksy of the Internet” ze względu na twórczą „partyzantkę”. Sami o sobie piszą, że łatwiej jest zdefiniować MSCHF przez to, czym nie jest, niż to jak chcą być definiowani. Nie jest to firma w tradycyjnym sensie, nie wytwarzają towarów, nie są otwarci dla klientów i nie działają w niczyim imieniu. Zajmują się „sztuką performansu” dla której znajdują sponsorowanie, i to niemałe.[4]

 

Działania MSCHF określa się pojęciem détournement – żartobliwym, po części, komentarzem społecznym, zaczerpniętym z francuskiej techniki détournement. Technika ta, polega na „przerabianiu” czy raczej przedstawianiu znanego obrazu w wersji w bezpośredniej sprzeczności z jego pierwotnym znaczeniem. Bardziej, jest to wariacja na temat wcześniejszego dzieła, w której nowopowstałe dzieło ma znaczenie antagonistyczne lub przeciwstawne pierwowzorowi.  

„Kiedy myślisz o [butach Jezusa lub butach Szatana], chwytamy kulturowego molocha, jakim jest chrześcijaństwo i używamy go jako budulca” – wyjaśnia Whaley. „Następne pytanie oczywiście brzmi: skąd wziąć inny symbol, który może stanąć na równym polu gry z krzyżem?” „Celem jest połączenie kultu współpracy celebrytów i kultu marki z kultem religijnym w limitowanej serii obiektów sztuki” dodaje. „A może ważna jest myśl, zwłaszcza w przypadku butów, że nic nie jest święte – czy to Jezus, Szatan, czy torba Birkin za 43 000 dolarów” – mówi[5].

fot. MSCHF

 

W „A User’s Guide to Détournement” (1956) Guy Debord, kluczowy teoretyk sytuacjonistyczny, i Gil Wolman, podają, że détournement ma dwojaki cel: z jednej strony musi negować ideologiczne warunki produkcji artystycznej, fakt, że wszystkie dzieła sztuki są ostatecznie towarami; ale z drugiej strony musi zanegować tę negację i wytworzyć coś, co jest politycznie wychowawcze. Dochodzi do negacji na dwa główne sposoby: albo dodaje detale do istniejących prac, ukazując w ten sposób ukrytą wcześniej niejednoznaczność, albo rozcina szereg prac i łączy je w nowe, zaskakujące sposoby. Wrogiem tej praktyki jest jednak czysta nowość i przed tym należy się wystrzegać, aby wytworzyć negację negacji.

Kolektyw MSCHF nie skupia się na modzie, ale moda inspiruje ich najciekawsze prace. Np. wtedy gdy pocięto cztery używane torebki Hermès Birkin i przeszczepiono korkowe podeszwy Birkenstock, aby stworzyć „najbardziej ekskluzywne sandały, jakie kiedykolwiek wyprodukowano”. Innym projektem jest stworzenie strony internetowej o nazwie „Za wszelką cenę”, na której można kupić streetwear marki MSCHF: bluzy z kapturem, szorty i t-shirty. Produkty są limitowane do 400 do 500 sztuk, a każda pojedyncza sztuka ma określoną cenę, od 0 do 500 USD. Przedmioty są sprzedawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, ale są dostarczane z ceną przyszytą na przodzie. Celem tego projektu jest zwrócenie uwagi na absurd kultury konsumpcyjnej.[6]

 

Gdyby podobne zdarzenia miało miejsce w Polsce, jak byłoby oceniane w świetle prawa polskiego?

 

W polskim prawie autorskim korzystanie z obcej twórczości na potrzeby parodii, pastiszu czy karykatury jest uregulowane w dwóch przepisach. Zgodnie z art. 29 prawa autorskiego[7] wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. Dopełnieniem tego przepisu jest art. 35 prawa autorskiego, zgodnie, z którym dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. O tych formach korzystania z cudzej twórczości parodii pisaliśmy tu. W tym miejscu warto jedynie wskazać, że zarówno parodia jak i pastisz służą recepcji cudzej twórczości. Łącznikiem jest ”krytyczny, twórczy dialog z zastaną rzeczywistością twórczą i – przy jej wykorzystaniu – generalnie z otoczeniem społeczno-kulturowym”[8] Parodię i pastisz cechuje znaczne zróżnicowanie form: od zbliżonego do zależności przejęcia niemal całego wzorca w celu prześmiewczego wypaczenia, po stylizacje i reminiscencje stanowiące inspirację – zauważa G. Mania[9], podkreślając jednocześnie, że o kwalifikacji prawnej dzieła wtórnego jako sytuacji dozwolonego użytku powinien decydować stosunek dzieła wtórnego do dzieła pierwotnego.

 

W przypadku butów sportowych trudno mówić o utworze wykorzystanym w ramach dozwolonego użytku na potrzeby parodii czy pastiszu. Stąd, prawnicy Nike skoncentrowali się na zarzucie naruszenia renomy ich firmy i znaku towarowego. Nike argumentowała, że istnieje ryzyko przyjęcia przez klientów, że Buty szatana są autoryzowane przez Nike co oczywiście nie miało miejsca. W ramach ugody, zawartej tuż po tym, gdy sąd nakazał wstrzymanie sprzedaży butów, kolektyw MSCHF zobowiązał się odkupić wszystkie 666 par od nabywców ale ze względu na szum wokół butów raczej nie będzie chętnych do odsprzedaży butów po cenie sprzedaży.

 

Czy faktycznie można mówić o naruszeniu renomy Nike?

 

O renomie osób prawnych pisaliśmy tutaj. W uzupełnieniu warto dodać, że renoma jest dobrem osobistym szczególnym. Poza ochroną przysługującą na podstawie art. 24 kodeksu cywilnego (“kc“), który jest odpowiednio stosowany, na mocy art. 43 kc, do osób prawnych, może być chroniona na podstawie wielu innych przepisów. Zgodnie z art. 24 kc, już w przypadku samego tylko zagrożenia dobra osobistego, uprawniony żądać zaniechania tego działania. Czyli byłoby to żądanie, aby kolektyw wstrzymał sprzedaż.

Zaś w razie dokonanego naruszenia, uprawniony może także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. A jeśli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Powyższe przepisy wymagają bezprawności działania. I tutaj pojawia się najważniejsze pytanie: czy działanie kolektywu jest bezprawne? Czy odsprzedaż butów (nowych, nieużywanych) z dołączonymi elementami będzie bezprawna? Przecież Internet pełen jest ofert odzieży „przerobionej”

 

Jak mogłaby wyglądać ochrona znaku towarowego Nike ?

 

Prawnicy Nike twierdzili, że sprzedaż Butów szatana narusza prawo do znaku. Gdyby akcja kolektywu MSCHF miała miejsce w Polsce, należałoby sięgnąć do art. 155 Prawa własności przemysłowej (“pwp“)[10] zgodnie, z którym prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Ta sama zasada dotyczy sprzedaży na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ważny staje się ust. 3 tego przepisu, zgodnie z tym przepisem – uprawniony (w tym przypadku Nike) może sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, gdy istnieją uzasadnione względy, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. W przypadku Butów szatana niewątpliwie zmienił się stan butów.

 

Taka konstrukcja prawna uzasadniona jest tym, że w wyniku ingerencji osoby trzeciej kolejny nabywca faktycznie otrzymuje inny produkt niż ten, który został wcześniej wprowadzony do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą. Może to być bowiem także samo naruszenie renomy towarów, określonego wizerunku produktu, wykreowanego przez jego producenta na skutek odpowiedniego wykorzystania znaku towarowego, m.in. w reklamie i szeroko pojętej promocji[11]. W wyroku w sprawie Boehringer Ingelheim KG i inni v. Swingward Ltd i Dowelhurst Ltd[12] – Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyraził pogląd, że naruszenie reputacji znaku towarowego nie następuje wyłącznie w przypadkach pogorszenia fizycznego stanu opakowania towaru, lecz także może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia wizerunku produktu oraz zaufania, jakim cieszy się on wśród odbiorców. Przepis art. 155 ust. 3 pwp, jest klauzulą generalną, która znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy po wygaśnięciu prawa (wyczerpaniu) nastąpiły uzasadnione powody reaktywujące roszczenia uprawnionego. Użycie klauzuli „uzasadnionych powodów” ma na celu umożliwienie elastycznego ujmowania kręgu okoliczności, które mimo wprowadzenia przez uprawnionego do obrotu oznakowanego towaru pozwalają mu sprzeciwić się dalszemu obrotowi.[13]

 

Zgodnie z art. 296 pwp, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

 

Uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów, w ramach działalności gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodzą z państw trzecich i są opatrzone, bez zezwolenia uprawnionego, znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od tego znaku towarowego.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

 

A jeśli doszło do wprowadzenia kupującego w błąd ?

 

Gdy sięgniemy do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (“uznk”)[14] to znajdziemy dwie podstawy żądań dla Nike – o ile będzie ona w wstanie wskazać, iż kupując Buty szatana faktycznie byli przekonani, że za ich sprzedażą „stoi” Nike:

  • art. 5 uznk – zgodnie z tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości m.in. przez używanie firmy, nazwy, lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa
  • art. 10 uznk – czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd m.in. co do pochodzenia lub innych istotnych cech towarów

W obu przypadkach, Nike w Polsce, zgodnie z art. 18 uznk mogłaby żądać:

  • zaniechania niedozwolonych działań;
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

Kilka zdań o renomie znaku towarowego

 

Działanie na szkodę znaku bywa także określane jako „przyćmienie” lub „degradacja” znaku. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, należy wykazać, że w konsekwencji używania znaku podobnego do znaku towarowego renomowanego przez osobę trzecią następuje szkodliwość dla renomy znaku renomowanego (tzw. tarnishment),

Nie jest wymagane, aby powód wykazał, że używanie podobnego znaku towarowego przyniosło pozwanemu nieuzasadnioną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wystarczającą przesłanką do zastosowania tego przepisu jest sama możliwość uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub sama możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wystarczająca jest sama możliwość czerpania przez naruszającego nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego, a więc samo prawdopodobieństwo, że naruszający mógłby wykorzystać środki i nakłady finansowe poczynione wcześniej przez uprawnionego na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciągnięcie nabywców.[15] Niewątpliwie taką korzyść odniósł kolektyw MSCHF.

 

Jeszcze kilka słów o „goodwill”

 

Brak jest w polskim systemie prawnym legalnej definicji tego pojęcia[16], trudno jest je zdefiniować ze względu na otwarty katalog cech Za słownikiem R. Bujalskiego („Angielsko polski słownik orzecznictwa sądów europejskich” Lex/el. wrzesień 2021) trzeba wskazać, iż goodwill to dobre imię, dobra reputacja [firmy]. Zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie, wykształciły się dwa skrajne, wzajemnie się wykluczające poglądy co do charakteru goodwill. Jak wskazuje Ż. Rogozińska według pierwszego stanowiska jest to prawo majątkowe, a według drugiego przeciwnie – to tylko stan faktyczny[17].

Reputacja wiąże się z nazwą – czyli firmą pod jaką przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Stąd już tylko krok do sięgnięcia po art. 4310 kc [18] W myśl tego przepisu przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

 

Nie ma wątpliwości, że wszystkie wskazane wyżej przepisy te mogą być stosowane kumulatywnie. Nike, także w Polsce, miałaby solidne podstawy do zakazania sprzedaży Butów szatana i żądania dalej idących konsekwencji. Wydaje się, że także w Polsce kolektyw MSCHF powinien dążyć do ugody. Zwłaszcza, że cel artystyczny został osiągnięty. W Polsce, niewątpliwie śmiałe sceny z teledysku i symbole religijne wykorzystywane przez kolektyw MSCHF byłaby oceniane przez pryzmat art. 196 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, ten kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Chcesz prowokować, przekazywać istotne dla Ciebie treści korzystając z przedmiotów praw własności intelektualnej należących do innych podmiotów? Pomyśl, czy sposób działania nie jest bezprawny. Skonsultuj to z prawnikami zanim upublicznisz „sztukę performansu” 🙂

 

[1] https://www.theguardian.com/fashion/2021/apr/16/hail-satan-shoes-why-did-the-banksy-of-the-internet-put-blood-in-666-nike-air-max
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/MSCHF
[3] https://www.facebook.com/nytimes/posts/10152644484614999
[4] Na przykład na potrzeby kolejnego „projektu” zakupili 4 używane torby Birkin – każda po 20 000 funtów. Według New York Times, który cytował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, MSCHF zebrał ponad 8 milionów funtów w „inwestycjach zewnętrznych” od 2019 roku.
[5] https://www.theguardian.com/fashion/2021/apr/16/hail-satan-shoes-why-did-the-banksy-of-the-internet-put-blood-in-666-nike-air-max
[6] https://www.esquire.com/style/mens-fashion/a36702380/what-is-mschf-brand-sneakers-streetwear/
[7] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
[8] G. Mania, 2. Pastisz w muzyce – poszukiwanie definicji [w:] Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018
[9] ibidem
[10] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324)
[11] U. Promińska, 7.3. Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego [w:] Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie, E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2021.
[12] Sprawa C-348/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal – Zjednoczone Królestwo) – Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG przeciwko Swingward Ltd, oraz Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG przeciwko Dowelhurst Ltd, oraz Glaxo Group Ltd przeciwko Swingward Ltd, oraz Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Dowelhurst Ltd, oraz SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd przeciwko Dowelhurst Ltd, oraz Eli Lilly and Co. przeciwko Dowelhurst Ltd (Własność przemysłowa i handlowa – Prawo do znaku towarowego – Produkty lecznicze – Przywóz równoległy – Przepakowywanie produktu opatrzonego znakiem towarowym) (Dz. U. UE. C. z 2007 r. Nr 96, str. 4/2). https://sip.lex.pl/#/act/67685261 (dostęp: 2022-01-07 13:20)
[13] U. Promińska, 7.3. Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego [w:] Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie, E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2021
[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).
[15] A. Sokołowska-Ławniczak, 4.3.2.2.5. Naruszenie renomy [w:] A. Sokołowska-Ławniczak, K. Jasińska, Z. Pinkalski, J. Rasiewicz, Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej, K. Jasińska, Z. Pinkalski, J. Rasiewicz, Warszawa 2021; https://sip.lex.pl/#/monograph/369497552/168/jasinska-katarzyna-i-in-metodyka-pracy-pelnomocnika-w-sprawach-cywilnych-z-zakresu-prawa…?keyword=renoma&cm=SREST (dostęp: 2022-01-06)
[16] Charakter prawny renomy firmy (goodwill) radca prawny Żaklina Rogozińska, Legalis 2020-07-22
[17] Ibidem
[18] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂 

Wpis ten zamieszczony jest jedynie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako porada prawna. Jeśli chcesz uzyskać pomoc prawną w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami

Czy kupować informacje od szpiega?

Otrzymałeś propozycję „nie do odrzucenia”? Właśnie dowiedziałeś się, że możesz uzyskać dostęp do tajemnic Twojej konkurencji? Możesz przeanalizować dane ściśle strzeżone przez konkurentów. Poznać plany kampanii reklamowej konkurencji przed jej realizacją. Zaoferowano Ci dostęp do wyników badań bądź prototypów produktów?

Słusznie zakładasz, że dane konkurencji zostaną udostępnione Ci bez wiedzy i zgody konkurencji. Zadajesz sobie pytanie czy możesz skorzystać z okazji i poznać te tajemnice? Tylko poznać … potem podejmiesz decyzję czy je wykorzystasz…

Poprzednio odpowiadaliśmy na pytanie, czy nagranie pozyskane nielegalnie może być dowodem w sądzie. Tym razem klient zapytał nas o to, czy może kupić dostęp do bazy zawierającej poufne dane konkurenta. Jeśli także otrzymałeś/aś taką propozycje i rozważasz pozyskanie poufnych danych, warto abyś zadał/a sobie kilka pytań.

 

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się

“informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

 

Szerszą definicję (bo nie odnoszącą się tylko do przedsiębiorcy) zawiera art. 39 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej” (od angielskiej nazwy w skrócie „TRIPS“)[1] którego przepisy mają charakter self-executing, co oznacza, że są stosowanie w systemach krajowych bez konieczności ich transponowania, czyli bezpośrednio obowiązują w Polsce[2] i należy stosować je. 

Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne i prawne powinny mieć „możliwość zapobiegania temu, aby informacje pozostające w sposób zgodny z prawem pod ich kontrolą nie zostały ujawnione, nabyte lub użyte bez ich zgody przez innych, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo, jak takie informacje:

a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji;

b) mają wartość handlową dlatego, że są poufne; i

c) poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności

W przypisie 10 TRIPS wyjaśniono, że „sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi będzie oznaczać co najmniej takie praktyki, jak naruszenie umowy, nadużycie zaufania i nakłanianie do naruszenia lub nadużycia, i obejmuje uzyskanie niejawnej informacji przez osoby trzecie, które wiedziały lub wykazały rażące niedbalstwo w związku z brakiem wiedzy o tym, że informacja uzyskana została przy zastosowaniu takich praktyk”.

 

Ostatnią definicję można zaczerpnąć z Dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem[3]

W Dyrektywie 2016/943 przyjęto, że “tajemnica przedsiębiorstwa” to informacje, które spełniają wszystkie następujące wymogi:

a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

 

Czyli we wszystkich tych definicjach wspólne jest to, że dane bądź informacje

  • nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne 
  • są utrzymywane w poufności
  • mają wartość handlową właśnie dlatego, że są objęte poufnością.

 

Jeśli dane jakie możesz uzyskać od tytułowego “szpiega” mieszczą się w powyższych definicjach, to należy przyjąć, iż informacje dotyczące Twojego konkurenta stanowią tajemnicę i mogą to być tajemnice jego przedsiębiorstwa. Przykładowy katalog tajemnic obejmuje niechronione jeszcze prawami wyłącznymi (przed ich publikacją przez dany urząd patentowy) wynalazki, wzory użytkowe czy znaki towarowe. Mogą to być plany techniczne, analizy, listy klientów, metody, sposoby marketingu czy organizacji pracy, a także nieopublikowane utwory. Do tajemnic zalicza się także wyniki prób i badań, które nie nadają się do praktycznego zastosowania (tzw. ślepe uliczki), wstępne projekty rozwiązań technologicznych, wymagające dalszych prac rozwojowych i wdrożeniowych. Tajemnicą mogą być objęte dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu[4]. Ten katalog warto uzupełnić o definicję know-how znajdującą się w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 316/2014 z 21 marca 2014 r. Know how oznacza pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

1) niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne;
2) istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową;
3) zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

Za Sz.Gogulskim można wskazać, że informacjami, które nie zasługują na ochronę z uwagi na interes publiczny i tym samym nie mogą być uznawane za tajemnice przedsiębiorstwa są np. sposoby oszukiwania klientów bądź Skarbu Państwa lub wytwarzania urządzeń, których zasadnicze przeznaczenie polega na prowadzeniu działalności niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

Ważne, że ochrona dotyczy tylko takich poufnych informacji, które posiadają wartość gospodarczą.

Tajemnica nie traci swego charakteru, gdy wie o niej ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji, w tym kontrahenci przedsiębiorcy (tak np. w wyroku Sądu Najwyższego z 3.10.2000 r.[5])

Jednoczenie wyklucza się objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze.[6]

 

Zatem, skoro informacje dotyczące Twojego konkurenta stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, to należy ustalić czy możesz poznać je.

 

Czy samo pozyskanie tych tajemnic jest legalne?

Zgodnie z art. 4 Dyrektywy 2016/943, pozyskiwanie tajemnicy przedsiębiorstwa bez zgody posiadacza uznaje się za bezprawne, gdy wynika ono:

  • z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia lub kopiowania wszelkich dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektronicznych, nad którymi zgodnie z prawem posiadacz tajemnicy przedsiębiorstwa sprawuje kontrolę, zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa pozwalających na wywnioskowanie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • z każdego innego postępowania, które uznaje się w danych okolicznościach za sprzeczne z uczciwymi praktykami handlowymi.[7]

Podobnie reguluje te kwestie polska ustawa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 uznk pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji. Z ust. 3 tego przepisu wynika, że pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności, gdy następuje

  • bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i
  • wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Zatem pozyskanie informacji od osoby, która nie jest dysponentem poufnych informacji, będzie bezprawnym działaniem. 

 

Co, jeśli nie masz pewności co do poufnego charakteru informacji i sposobu ich pozyskania?

W takiej sytuacji należy zachować ostrożność. Przyjmuje się, że pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji także wówczas, gdy w chwili ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu.

Ustawa nie przewiduje odpowiedzialności w sytuacji, gdy nabycie (odpłatne) nastąpiło w dobrej wierze, czyli w przekonaniu nabywcy, osoba, od której nabyto informację, jest uprawnionym jej dysponentem. Zgodnie z art. 7 k.c. w stosunku do nabywcy należy domniemywać istnienie dobrej wiary po jego stronie. Dobra wiara jest badana w okolicznościach konkretnego przypadku i w razie sporu sądowego, powód musi “obalić domniemanie” i wykazać, że w tych okolicznościach pozyskujący informacje mógł zakładać, że kupuje je od szpiega. 

 

Na gruncie uznk istnieją tylko dwa wyjątki, gdy pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji:

  • jeżeli nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich pozyskania
  • gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego.

 

Podobne regulacje przewidziano w art. 3 Dyrektywy 2016/943. Pozyskiwanie tajemnicy przedsiębiorstwa uznaje się za zgodne z prawem, gdy tajemnicę przedsiębiorstwa pozyskano w jeden z następujących sposobów:

a) niezależne odkrycie lub wytworzenie;

b) obserwacja, badanie, rozłożenie na części lub testowanie produktu lub przedmiotu, który został udostępniony publicznie lub który zgodnie z prawem jest w posiadaniu osoby, która pozyskała przedmiotową informację i na której nie ciąży obowiązek prawny ograniczenia pozyskiwania danej tajemnicy przedsiębiorstwa;

c) wykonywanie prawa do informacji i konsultacji przysługującego pracownikom lub przedstawicielom pracowników zgodnie z prawem unijnym i prawami krajowymi lub praktykami unijnymi i krajowymi;

d) wszelkie inne praktyki, które w danych okolicznościach uznaje się za zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi.

 

Na podstawie art. 5 Dyrektywy 2016/943 można próbować wyłączyć odpowiedzialność za pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli miało miejsce:

  • dla wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji określonego w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej [8], w tym poszanowania wolności i pluralizmu mediów;
  • dla ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia lub działania z naruszeniem prawa, pod warunkiem, że pozwany działał w celu ochrony ogólnego interesu publicznego;
  • ujawnienie przez pracowników swoim przedstawicielom w ramach uprawnionego pełnienia przez takich przedstawicieli ich funkcji zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, pod warunkiem, że takie ujawnienie było konieczne do pełnienia tych funkcji;
  • celem ochrony uzasadnionego interesu uznanego w prawie unijnym lub krajowym.

 

W przypadku dóbr chronionych prawami własności intelektualnej możemy mieć do czynienia z tzw. inżynierią odwrotną (reverse engineering) lub analizą produktu i jego dekompilacją. Częstą praktyką jest obserwacja, badanie, rozłożenie na części oraz testowanie cudzego produktu. We wszystkich tych przypadkach legalność pozyskiwania informacji jest uzasadniana interesem konsumentów i wolnej konkurencji. Efektem takich działań ma być rozwój technologiczny społeczeństwa a także obniżka cen towarów i usług. Być może taki przypadek może mieć miejsce, gdy badasz produkty konkurencyjne, ale na pewno te nie dostarczone przez szpiega 😉

 

Na drugą kategorię wyjątków możesz powołać się wówczas, gdy Twoje działanie byłoby podejmowane dla ochrony interesu publicznego a dla interesu własnego. Przytaczanym w komentarzach przykładem jest ujawnienie informacji przez pracownika lub media, np. o tym, że urządzenia do pomiaru alkoholu we krwi produkowane na zamówienie Policji przez pracodawcę (przedsiębiorcę) są dotknięte poważną wadą, która zniekształcała wyniki kontroli kierowców. Ujawnienie informacji, które leży w interesie publicznym, może również spełniać przesłanki stanu wyższej konieczności, gdy ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze niż dobro naruszone (art. 424 kc).

 

Jakie są konsekwencje bezprawnego pozyskania tajemnicy przedsiębiorstwa?

Konsekwencje te zawarte są w ogólnych przepisach uznk. W myśl art. 18 ust. 1 uznk przedsiębiorcy, którego interes został naruszony lub zagrożony, przysługują roszczenia niepieniężne: o zaniechanie, usunięcie skutków i złożenie oświadczenia a także roszczenia pieniężne: o naprawienie szkody, o wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz tzw. pokutne. 

Warto tez wspomnieć, że czynem karalnym, zgodnie z art. 266 § 1 kodeksu karnego[9], jest ujawnienie lub wykorzystanie informacji pozyskanych w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową. Zgodnie z art. 265 k.k. odpowiedzialność karną ponoszą osoby ujawniające informację opatrzoną zastrzeżeniem „tajne”/„ściśle tajne”.

 

Zatem, czy kupować informacje od szpiega?

Zasady pozyskiwanie poufnych danych, uregulowane w przytoczonych przepisach, różnią się szczegółami ale pozostają uniwersalne co do ogólnego celu: bez względu w którym miejscu i kiedy zaproponowano Ci uzyskanie dostępu do poufnych danych, nie należy kupować informacji od szpiega. Tytułem podsumowania warto zacytować regulację z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obowiązującej już w 1926 r.[11]:

Art. 3 Kto […] szkodzi przedsiębiorcy przez czyny, sprzeczne z obowiązującemi przepisami albo z dobremi obyczajami (uczciwością kupiecką), […] przez wyjawianie tajemnic przedsiębiorstwa technicznych lub handlowych i t. p., winien zaniechać tych czynów, w razie winy wynagrodzić szkodę pokrzywdzonemu i ewentualnie dać mu zadośćuczynienie. […]“.

 

Jeśli jesteś w sytuacji odwrotnej i poszukujesz sposobu podniesienia bezpieczeństwa swoich danych, zastanów się nad przeprowadzeniem audytu praw IP. Jednym z celów takiego audytu jest ustalenie zasad bezpieczeństwa i zachowania poufności jakie powinny być stosowane w Twojej firmie. Więcej na temat tego czym jest audyt IP i dlaczego warto zrobić taki przegląd pod kątem zabezpieczenia tajemnic, znajduje się w tu, natomiast o tym jak przebiega audyt IP pisaliśmy w tu. Pod tym linkiem znajdziesz nasze wyjaśnienia dlaczego niektóre firmy i kiedy powinny zrobić audyt własności intelektualnej. Jeśli zastanawiasz się nad kosztem audytu, możesz skorzystać z pakietów przygotowanych przez nas w zależności od wielkości firmy i posiadanej dokumentacji. Warto zacząć od minimalnego rozpoznania podstawowych problemów w mikro firmach, większe pakiety obejmują 100 i 200 godzin analizy IP, duże firmy powinny zdecydować się na generalny przegląd zajmujący 400 godzin lub zamówić wycenę indywidualną. Zapraszamy do kontaktu.

 

[1] Umowa międzynarodowa Wielostronna z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. Marakesz.1994.04.15 (Dz. U. UE. L. z 1994 r. Nr 336, str. 214 z późn. zm.).
[2] Tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28.2.2007 r., V CSK 444/06, OSG 2007, Nr 12, poz. 124
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 157, str. 1).
[4]Tak Sąd Antymonopolowy w postanowieniu z 15.10.1997 r, sygn. XVII Ama 1/96, „Wokanda” 1997/10, poz. 55
[5] I CKN 304/00, OSNC 2001/4, poz. 59
[6] Tak Sąd Najwyższy w wyroku z 5.09.2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002/5, poz. 67.
[7] Anika Wojtasik w: Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa — uwagi prawnoporównawcze na tle regulacji niemieckiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2021 [dostęp 30.11.021:  …https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/276051/wojtasik_nowa_definicja_tajemnicy_przedsiebiorstwa_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y]
[8] Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2007 r. Nr 303, str. 1 z późn. zm.).
[9] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.).
[10] S. Hoc, Nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, PPP 2019, nr.1, s-94-107.
[11] Dz.U. Nr 96, poz. 559

 

Photo by Oscar Ivan Esquivel Arteaga on Unsplash

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂 

Wpis ten zamieszczony jest jedynie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako porada prawna. Jeśli chcesz uzyskać pomoc prawną w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami

List zaporowy, list ochronny – próba obrony przed niekorzystnym rozstrzygnięciem wniosku o zabezpieczenie w sprawach własności intelektualnej.

Jakiś czas temu, jeden z naszych klientów wyemitował reklamę, która nie spodobała się jego konkurencji. Reklama była emitowana w telewizji i kilku antenach radiowych. Oczywiście jej uzupełnieniem był szereg działań marketingowych w Internecie. Kampania reklamowa była powiązana z wprowadzeniem na rynek nowego produktu naszego klienta. Przygotowanie kampanii, zakup praw od wykonawców (w tym znanego influencera) i koszt czasu mediowego, pochłonęły kilkaset tysięcy złotych. 

Tuż po rozpoczęciu kampanii, nasz klient otrzymał pismo od konkurencyjnej firmy, w którym konkurent żądał wstrzymania  emisji reklamy. W opinii konkurenta, reklama zawierała treści wprowadzające w błąd konsumenta, a tym samym mogła przez to wpłynąć na decyzję konsumenta co do nabycia towaru naszego klienta. Wiedzieliśmy, po zbadaniu sprawny, że konkurent nie ma racji i, że w ten sposób próbuje ograniczyć zasięg kampanii. Konkurent obawiał się, że sprzedaż jego własnych produktów zmniejszy się skoro konsumenci będą zainteresowani nowym produktem naszego klienta. Zakładaliśmy także, że na przesłaniu listu do naszego klienta (listu ostrzegawczego) sprawa nie skończy się. Spodziewaliśmy się wstrzymania kampanii przez sąd w ramach postępowania zabezpieczającego zainicjowanego przez konkurenta.

W sprawach własności intelektualnej często wykorzystywane jest postępowanie zabezpieczające. Postępowanie to uregulowane jest przepisami art. 730 – 757 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) i jest postępowaniem pomocniczym w stosunku do postępowania rozpoznawczego (czyli właściwego procesu). Rolą postępowania zabezpieczającego jest m.in. udzielenie uprawnionemu natychmiastowej, czasowej ochrony prawnej. Udzielenie szybkiej ochrony w sprawach własności intelektualnej jest szczególnie istotne z tego względu, iż kontynowanie działań przez podmiot naruszający prawa własności intelektualnej ma nieodwracalne skutki. Brak natychmiastowej reakcji uprawnionego i oczekiwanie na finalny wyrok, może doprowadzić do tego, że nawet korzystne rozstrzygnięcie sporu, po kilku latach procesu, może być uzyskane zbyt późno. Straty wizerunkowe, majątkowe czy związane z pozycją na rynku w żadnym wypadku nie zostaną pokryte. 

 

To zjawisko dostrzega UE. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej[1] państwa członkowskie zapewniają, że organy sądowe mogą, na żądanie wnioskodawcy:

  1. wystawić przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej, lub w razie kontynuowania domniemanych naruszeń tego prawa, tymczasowo tego zakazać i w miarę potrzeb poddać powtarzającej się karze pieniężnej, jeśli prawo krajowe takową przewiduje, lub w przypadku ich kontynuowania nakazać złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie strat poniesionych przez właściciela praw; na takich samych zasadach można również wystawić tymczasowy nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej; nakazy sądowe przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych;
  2. zarządzić zajęcie lub przekazanie towarów podejrzewanych o naruszanie prawa własności intelektualnej tak, aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przepływu w kanałach handlowych.

Oznacza to, że w nagłych przypadkach – w szczególności wtedy, gdy jakiekolwiek opóźnienie spowodowałoby nieodwracalną szkodę dla posiadacza praw własności intelektualnej – sędzia może wydać – bez wysłuchania drugiej strony dotyczący jej zakaz określonego działania bądź zaniechania – aby zapobiec wszelkim nieuchronnym naruszeniom praw własności intelektualnej. Z orzecznictwa wynika, że nakaz ex parte może zostać wydany również wtedy, gdy naruszenie już miało miejsce lub ma miejsce a dalsze naruszenie jest nieuchronne.

 

wniosek o zabezpieczenie

Zatem, celem postępowania zabezpieczającego jest tymczasowe zablokowanie działań podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej (prawa IP). Taka możliwość w polskim systemie prawnym wynika z art. 755 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne. Zgodnie z tym przepisem, sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania np. wydając konkretny zakaz.

 

W ramach tego postępowania strona, która uważa, że jej prawa są naruszane tzw. uprawniony (czyli, w opisywanym przypadku, konkurent naszego klienta uważający, że reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji) może żądać, aby sąd zakazał obowiązanemu (czyli w tym przypadku naszemu klientowi) rozpowszechniania reklamy, jakiegoś jej fragmentu, hasła reklamowego czy określonego komunikatu, zdjęcia czy grafiki. W przypadku sporów patentowych czy znaków towarowych czy wzorów przemysłowych, uprawniony może żądać, aby sąd zakazał posługiwania się wynalazkiem, jakimś elementem znaku znakiem czy produktem przez domniemanego naruszyciela.

Wniosek o zabezpieczenie może także obejmować:

  • zakaz zbywania produktu, a także wprowadzania go do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu;
  • nakaz wycofania z obrotu wszystkich egzemplarzy produktu
  • nakaz wstrzymania sprzedaży produktu w opakowaniu kwestionowanym przez podmiot występujący z wnioskiem o zabezpieczenie

 

 

przebieg postępowania zabezpieczającego

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia składany jest przez tzw. uprawnionego, który zgodnie z art. 7301 kpc musi uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Wniosek powinien być rozpoznany przez sąd bezzwłocznie co wynika z celu postępowania zabezpieczającego: udzielenie szybkiej ochrony. Zgodnie z art. 737 kpc wniosek ten powinien być rozpoznany nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.

 

Wniosek ten co do zasady podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału drugiej strony (czyli ex parte). Oczywiście sąd może wyznaczyć rozprawę na podstawie art. 148 kpc ale stosunkowa rzadko korzysta z tej możliwości. Z tego względu, iż w przypadku spraw IP istne jest zaskoczenie sprawcy naruszenia postepowanie najczęściej obywa się bez udziału drugiej strony.

 

Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie (czyli przed złożeniem pozwu), sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Oznacza, to że jest uprawniony nie złoży pozwu zakaz przestaje obowiązywać. Dzieje się tak także w sytuacji jeżeli uprawniony nie wystąpił we wszczętym postępowaniu w sprawie o całość roszczenia lub też wystąpił o roszczenia inne niż to, które zostało zabezpieczone (art. 744 kpc).

 

Zakaz przestaje także obowiązywać (zabezpieczenie upada) w przypadku prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powództwa lub wniosku albo umorzenia postępowania. Te zdarzenia mają jednak miejsce kilka tygodni lub miesięcy po złożeniu wniosku o zabezpieczenie, do tego czasu zakaz wydany przez sąd obowiązuje.

 

Co do zasady zgodnie z art. 7301 § 3 kpc przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzeb. Skąd jednak sąd ma wiedzieć jak uwzględnić interes strony „przeciwko” której składy jest wniosek. Jednostronne przedstawienie sprawy przez wnioskodawcę daje sadowy tylko obraz widziany z jednej perspektywy. Stąd już tylko krok do nadużycia postepowania zabezpieczającego przez konkurentów w celu blokowania biznesu konkurencyjnego. O blokowaniu procesów biznesowych przez strony sporu można przeczytać tu.,

 

Egzekwowanie nakazu ex parte odbywa się na ryzyko posiadacza praw własności intelektualnej. Jeśli uprawniony otrzymał zabezpieczenie i wyegzekwował je to musi liczyć się z odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 746 § 1 kpc jeżeli uprawniony nie wniósł pisma wszczynającego postępowanie w wyznaczonym terminie albo cofnął pozew lub wniosek, jak również gdy pozew lub wniosek zwrócono albo odrzucono albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono, a także w przypadkach wskazanych w art. 744 § 2 kpc, obowiązanemu przysługuje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia. To roszczenie obowiązanego wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia jego powstania.

 

Sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych (czyli np. poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego wpisanego do rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy– zgodnie z art. 747 kpc).

 

Warto podkreślić, że uzyskany w ramach tego postępowania zakaz najczęściej obowiązuje do czasu finalnego rozstrzygania sporu przez sąd. Oczywiście obowiązany po otrzymaniu z sądu takiego zakazu może zaskarżyć postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia (i najczęściej tak robi) a sąd po rozpoznaniu sprawy może uchylić zakaz. W przypadku niesłusznego udzielenia zabezpieczenia, podmiot przeciwko któremu złożono wniosek o zabezpieczanie musi liczyć się z tym, iż upłynie wiele tygodni zanim sąd wstrzyma wykonania zabezpieczenia bądź dojdzie do uchylenia zabezpieczenia. Tylko, że zanim dojdzie do uchylenia zabezpieczenia cała kampania naszego klienta starci sens.

 

problem postępowania ex parte (bez udziału obowiązanego)

Skoro wiemy, że postępowanie zabezpieczające odbywa się bez udziału stron (czyli ex parte) a rozprawy wyznaczane są bardzo rzadko, to naturalne jest, że sąd zna tylko stanowisko strony składającej wniosek o zabezpieczenie, czyli naszego konkurenta. Rzekomy naruszyciel (czyli nasz klient – obowiązany), nie ma jak obronić się przed zakazaniem mu posługiwania się reklamą a sąd nie ma możliwości poznania jego stanowiska przed rozpoznaniem wniosku o zabezpieczanie.

 

Czy powinnyśmy pozostać bierni i czekać na to, że sąd na wniosek naszego konkurenta i znając tylko jego stanowisko wstrzyma kampanię i przez wiele tygodni będzie wyjaśniał sprawę? Czy powinnyśmy ryzykować, że na podstawie wiedzy uzyskanej tylko od naszego konkurenta sąd podejmie decyzję, która doprowadzi do tego, że nowy produkt naszego klienta nie zostanie zaprezentowany konsumentom?

Przecież wstrzymanie kampanii oznaczałoby ogromne straty finansowe. Wiedzieliśmy, że moglibyśmy nie odzyskać pieniędzy wpłaconych na kampanię (zwłaszcza kosztu rezerwacji czasu mediowego, gdzie emisja reklam w atrakcyjnych blokach reklamowych jest wykupywana kilka tygodni wcześniej). Stąd ważne, aby nasz klient mógł obronić się przed niesłusznym udzieleniem zabezpieczenia. Istotne jest, aby sąd miał pełen obraz sytuacji i znał argumenty obowiązanego. Późniejsze dochodzenie odszkodowania od konkurenta nie zrekompensowałoby szkody poniesionej przez naszego klienta.

 

„list ochronny” „list zaporowy” w praktyce innych państw

W Holandii w sprawach dotyczących patentów i praw do ochrony odmian roślin potencjalny naruszyciel, który spodziewa się, iż druga strona „przeciwko” niemu złoży wniosek ex parte, może wysłać pismo do sądu. W piśmie tym, wnosi zastrzeżenia wobec wydania nakazu ex parte argumentując, iż wnioskodawca nie ma prawa na jakie powołuje się bądź produkt będący przedmiotem sporu nie narusza praw własności intelektualnej. Pismo takie określane jako „list ochronny”.

Złożenie listu ochronnego jest możliwe tylko w Sądzie Okręgowym w Hadze, ponieważ ma on wyłączną jurysdykcję w sprawach dotyczących patentów i praw do odmian roślin. List ochronny zachowuje ważność przez 6 miesięcy po złożeniu, ale można go wielokrotnie przedłużyć o 6 miesięcy, wysyłając wiadomość e-mail do sądu. Jeszcze kilka lat temu można było składać pisma ochronne w sprawach dotyczących innych praw własności intelektualnej (znaków towarowych, praw autorskich, wzorów) w sądzie w Hadze i kilku innych holenderskich sądach. Jednak od 1 sierpnia 2017 r. w holenderskim systemie prawnym nie można już składać listów ochronnych w innych sprawach dotyczących własności intelektualnej niż prawa patentowe i prawa do odmian roślin.

Oceniając wniosek ex parte, sąd rozważa kontrargumenty zawarte w liście oraz zgodnie z holenderską procedurą wysyła kopię tego listu do wnioskodawcy (posiadacza praw własności intelektualnej), który może wysłać sądowi merytoryczną odpowiedź lub wycofać wniosek. Naruszyciel, który składa list ochronny, musi zatem mieć świadomość, że jego linia obrony stanie się znana i może być wykorzystana przez posiadacza praw IP w kolejnym postępowaniu. Co więcej, jeśli wniosek o wydanie nakazu zostanie odrzucony przez sąd, potencjalny naruszyciel nie będzie wiedział, że kopia jego listu ochronnego została wysłana do posiadacza praw własności intelektualnej, dopóki nie rozpocznie się jakiekolwiek dalsze postępowanie.

Jeśli sąd holenderski uzna, że konieczne jest wysłuchanie potencjalnego sprawcy naruszenia to najczęściej odrzuca wniosek ex parte, przyjmując, że właściwsze będzie postępowanie przygotowawcze inter partes. Daje to potencjalnemu naruszycielowi możliwość obrony i wykazania, iż naruszycielem nie jest. 

 

W hiszpańskim system sądownictwa także istnieje możliwość złożenia listu ochronnego, który także jest doręczany wnioskodawcy. Po raz pierwszy regulacja listów ochronnych pojawiła się w Hiszpanii w obowiązującej ustawie patentowej, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., choć wcześniej niektóre wyspecjalizowane sądy patentowe otrzymywały takie listy od firm, które spodziewały się, że zostaną pozwane ex parte. Listy ochronne mają szczególne znaczenie w kontekście niektórych targów, takich jak np. Mobile World Congress (MWC). W regulacjach dotyczących tego wydarzenia w celu uniknięcia możliwych konfliktów, które mogą powstać pomiędzy firmami uczestniczącymi w targach, przyjęto specjalna procedurę, która pozwala na zapoznanie się z treścią listu ochronnego przed złożeniem wniosku o wydanie wstępnego nakazu sądowego. To sprawia, że podmiot chętny do złożenia wniosku o zabezpieczenie od razu zna stanowisko podmiotu „przeciwko” któremu wniosek jest składany. A to może wpłynąć na strategię procesową w danym sporze.

 

W prawie szwajcarskim, list ochronny traci moc po sześciu miesiącach od złożenia w sądzie. Aneksy do listu mogą być składane tylko w przypadku zmiany stanu faktycznego lub jeżeli strona będzie powołać się na nowe fakty. Jeżeli strona chciałaby złożyć zmienioną wersję listu ochronnego a nie zachodzi żaden z tych przypadków, to będzie musiała złożyć nowy list ochronny. To pociąga za sobą nowe opłaty w wysokości 1000 – 2000 CHF. Według prawa szwajcarskiego, list doręcza się stronie przeciwnej tylko wtedy, gdy wszczyna postępowanie. 

 

wprowadzenie listu ochronnego do polskiej procedury

W polskiej praktyce nazywamy takie pismo “listem zaporowym”. W liście tym potencjalny naruszyciel (podmiot, który spodziewa się, że zostanie pozwany o naruszenie praw IP) przedstawia swoje argumenty mające przekonać sąd do którego trafi wniosek o zabezpieczenie, o tym, że zabezpieczenie nie powinno być udzielone. Pismo takie nie jest przewidziane procedurą cywilną ale bywa stosowane. Niektóre sądy rejestrują listy, inne odsyłają do nadawców. Jeszcze sądy biorą pod uwagę argumenty zawarte w liście. Dla innych sądów złożenie listu oznacza konieczność przeprowadzenia rozprawy. Nie ma jednolitej oceny tych listów ani praktyki.

 

W połowie października ukazała, się informacja, iż Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji listu ochronnego, który „pomoże zapobiegać nadużywaniu zabezpieczenia roszczeń w sprawach z zakresu własności intelektualnej”[2]  Jak słusznie zauważa Elżbieta Dziuba z Konfederacji Lewiatan – rolą listu ochronnego jest przedstawienie przez potencjalnego obowiązanego okoliczności dotyczących spodziewanego wniosku o zabezpieczenie roszczeń, aby umożliwić sądowi uwzględnienie jego stanowiska. Tym samym list ma pozwolić uniknąć sytuacji, w której sąd mając jedynie stanowisko uprawnionego niesłusznie udziela zabezpieczenia.

W piśmie tym, podmiot ten wyjaśnienia okoliczności sprawy i może przekonać sąd, iż potencjalne roszczenie o naruszenie jest niezasadne. Jak podkreśla Elżbieta Dziuba – złożenie listu ochronnego zmniejsza ryzyko wydania nieuzasadnionego i powodującego szkody zabezpieczenia oraz przyspiesza postępowanie zabezpieczające. Jest to tym bardziej cenna praktyka, iż istnieją przypadki otrzymywania zabezpieczeń w sprawach z zakresu własności intelektualnej „na podstawie jednostronnych wniosków, często zmanipulowanych lub opartych na przemilczeniu istotnych okoliczności.” „Skutki tego są szczególnie dotkliwe, gdy w oparciu o nierzetelnie przedstawiony stan faktyczny dochodzi do udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazie prowadzenia obrotu towarem na czas postępowania. Wtedy uprawniony osiąga swój cel w postaci opóźnienia lub zablokowania konkurencji już przez samo uzyskanie zabezpieczenia, bez względu na ostateczny wynik sprawy” – dodaje Elżbieta Dziuba.

 

Wzorem innych państw Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie ograniczonego czasu obowiązywania listu ochronnego – 6 miesięcy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejne 6 miesięcy, a także stworzenie centralnego repozytorium listów ochronnych w wersji elektronicznej, z którego mogłyby korzystać wszystkie sądy, aby szybko i jednoznacznie ustalić czy dany podmiot taki list złożył – dodaje Elżbieta Dziuba. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie listu ochronnego nie wpłynie na pogorszenie pozycji prawnej powodów. Dodatkowo złożenie listu nie będzie opóźniać rozpoznania wniosku o zabezpieczenie a uprawniony powinien otrzymać odpis listu ochronnego przed rozpoznaniem wniosku, tak, aby zachować zasadę równości stron i kontradyktoryjności postępowania.

 

do czasu wprowadzenia instytucji listu ochronnego w Polsce

Oczywiście w przypadku naszego klienta złożenie listu ochronnego mogłaby umożliwić sądowi podjęcie słusznej decyzji. W istocie konkurent nie miał praw blokować kampanii naszego klienta. Jednak brak jednolitego stanowiska sędziów odnośnie dopuszczalności składania listów ochronnych stawia pod znakiem zapytania wysiłek i koszt przygotowywania takiego pisma. Jeśli zaś nie chcemy czekać biernie na rozwój wypadków, możemy skorzystać z innych sposobów ochrony przez niezasadnym zabezpieczeniem:

  • wszcząć postępowanie o stwierdzenia braku naruszenia, które od 1 lipca 2020r. jest możliwe w polskiej procedurze zgodnie z art. 479129.kpc. (o tym więcej tutaj)
  • na podstawie a 479122 kpc wnieść powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego
  • złożyć wniosek o unieważnienie znaków towarowych lub wzorów konkurenta w Urzędzie Patentowym RP lub w EUIPO (więcej na ten temat tu)

Więcej na temat przebiegu postępowania zabezpieczającego pisaliśmy na początku tego roku.  Jeśli podejrzewasz, że także Twój konkurent zamierza złożyć wniosek o zabezpieczenia i zablokować Twoje działania, skontaktuj się z nami.

 

[1] Dz.Urz.UE.L 2004 Nr 157, str. 45, European Communities (Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu/
[2] http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/1/list_ochronny_ma_ograniczyc_naduzywanie_zabezpieczenia_roszczen?fbclid=IwAR25M4WaprbGd48ejXa2KgTBHy_l4tTvTi_6p0BNBGVgq5hzRxQnmt9js9Q
Photo by Jose Aragones on Unsplash

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂 

Wpis ten zamieszczony jest jedynie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako porada prawna. Jeśli chcesz uzyskać pomoc prawną w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami

Czy prezes banku i kasjer będą mogli swobodnie wypowiadać się na Twitterze? Odpowiedzialność za zamieszczanie, udostępnianie lub komentowanie wpisów w social mediach – reklamy bankowe cz. 2

Po reklamie kredytu konsumenckiego, o której pisaliśmy poprzednio, warto przyjrzeć się reklamom bankowym umieszczanym w social mediach. A zwłaszcza tym, które nie wyglądają jak reklamy. Przypominają raczej advertorial, o którym pisaliśmy tu. Uporządkowanie takiej formy zabiegania o uwagę klienta zapowiada Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (czyli “KNF”) publikując z końcem sierpnia Stanowisko w zakresie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach („Stanowisko”). Przez podmiot nadzorowany trzeba tu rozumieć podmiot podlegający nadzorowi KNF, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 – 9 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym[1], czyli m.in. banki, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, pośredników kredytu hipotecznego, zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Chodzi o wiadomości generowane z kont samych podmiotów nadzorowanych, jak i osób zatrudnionych w tych podmiotach. Szczególnie interesujące są wytyczne KNF w zakresie zamieszczania publikacji przez ostatnią z tych kategorii.

Na potrzeby Stanowiska przez „osoby zatrudnione w podmiocie nadzorowanym” należy rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem nadzorowanym oraz osoby wchodzące w skład organów takiego podmiotu (organu zarządzającego i organu nadzorczo – kontrolnego), czyli nasz tytułowy prezes i kasjer.

Stanowisko KNF nie jest źródłem prawa, lecz próbą wprowadzenia praktyki i “powinno być uwzględnione w działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, jako wyraz oczekiwanych przez organ nadzoru standardów postępowania wynikających z wykładni właściwych przepisów prawa”. Ma to być zatem standard rynkowy dla podmiotów nadzorowanych i ich pracowników. 

 

Podmiot nadzorowany ma obowiązek opracowania i wdrożenia polityki określającej m.in.:

  • katalog wykorzystywanych mediów społecznościowych oraz konta, które mogą być wykorzystane w danym medium do komunikacji;
  • zasady wykorzystywania urządzeń służbowych (stacjonarnych, mobilnych) oraz ewentualnego wykorzystywania urządzeń prywatnych do aktywności w mediach społecznościowych przez wszystkich pracowników podmiotów nadzorowanych;
  • osoby upoważnione do korzystania z kont w mediach społecznościowych podmiotu nadzorowanego oraz ich role;
  • grupy osób upoważnionych do zakładania kont w mediach społecznościowych, zasady zakładania kont oraz ewentualne ograniczenia zakresu informacji, które mogą być publikowane;
  • zasady monitorowania aktywności konta w takich mediach podmiotu nadzorowanego oraz osób zatrudnionych w podmiocie nadzorowanym (również w zakresie udostępniania i przekazywania dalej wpisów podmiotów trzecich);
  • zasady identyfikacji i monitorowania ryzyka związanego z wykorzystywaniem mediów społecznościowych, w szczególności dotyczącego ryzyka reputacyjnego, ryzyka operacyjnego i kapitału wewnętrznego.

 

W przypadku podjęcia współpracy z celebrytami, influencerami, blogerami, podmiot nadzorowany jest odpowiedzialny za treści sporządzane i udostępniane przez te osoby. Decydując się zatem na taką współpracę, podmiot nadzorowany powinien również ocenić jakie ryzyko reputacyjne niesie z sobą utożsamianie influencera z firmą podmiotu nadzorowanego, zarówno przed nawiązaniem jak i po zakończeniu współpracy. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo istotne jest zawarcie dobrze skonstruowanej umowy z osobą udostępniającą swoje zasięgi podmiotowi nadzorowanemu i uregulowanie możliwych wizerunkowych “niebezpieczeństw”. Brak regulacji w tym zakresie, nie tylko może zaprzepaścić całą kampanię, ale mieć negatywne skutki dla podmiotu nadzorowanego. 

Tajne kulisy dyplomacji trendsettera czyli check-lista współpracy z ambasadorem marki

 

KNF proponuje, aby podmiot nadzorowany opublikował na stronie internetowej oraz w każdym serwisie społecznościowym, w którym podmiot ten publikuje wpisy, podstawowe zasady wykorzystywania mediów społecznościowych w prowadzonej przez podmiot działalności nadzorowanej przez KNF, szczególnie, gdy wpisy są udostępniane i podawane dalej przez innych użytkowników. Gdy podmiot nadzorowany stosuje tzw. tagowanie, czyli zamieszczanie i oznaczanie kluczowych dla danego zagadnienia słów lub fraz, a także kody QR (quick response), to nie powinien wykorzystywać w publikowanych treściach nazwy (oznaczeń) organu nadzoru w sposób, który wskazywałby lub sugerował, że taki organ zatwierdził lub zaaprobował produkt lub usługę podmiotu nadzorowanego. Szczególnie istotne jest również, aby podmiot nadzorowany nie wykorzystywał pełnych nazw lub skrótowych oznaczeń systemu ochrony aktywów w sposób, który wskazywałby lub sugerował, że produkt nieobjęty ochroną gwarancyjną jest nią objęty. Podmiot nadzorowany powinien mieć na uwadze, że hashtagi wykorzystywane przez podmiot nadzorowany mogą potencjalnie także odsyłać do stron niepowiązanych z podmiotem nadzorowanym. W takim przypadku przekaz kierowany do klientów znajdzie się poza kontrolą podmiotu nadzorowanego. Powyższe natomiast może prowadzić do możliwości wprowadzenia w błąd adresatów treści tworzonych przez podmiot nadzorowany lub generować ryzyko reputacyjne.

 

Zasady te dotyczą także innych elementów wpisów w mediach społecznościowych powiązanych z treścią główną np. widocznych nagłówków do wpisów, które są widoczne w całości po kliknięciu nagłówka.  Ostrożność należy zachować w materiałach wideo, w których omawiane są produkty dostępne w ofercie podmiotu. Unikać należy, zwłaszcza w części końcowej,  szybko znikających napisów czy wykorzystania mniejszej czcionki w odniesieniu do reszty przekazu albo przyśpieszonej ścieżki dźwiękowej zawierającej nagranie ostrzeżenia przed ewentualnym ryzykiem. Tych technik należy unikać także w materiałach prezentowanych w formie vloga, bloga, wpisów, komentarzy, obrazów, infografik czy animacji. 

 

Publikowane przez podmiot nadzorowany informacje, w tym w celu reklamy lub promocji produktów i usług, powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd. Dla przykładu: wszystkie informacje, które wymagane są zgodnie z art. 7 ustawy o kredycie konsumenckim należy podać w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny[2]. Aby ustalić co oznaczają te wytyczne warto sięgnąć do uchwały KNF z 2.10.2008 r., w której wprowadzono „Zasady reklamowania usług bankowych” („Zasady”). Zasady nie są źródłem wiążących banki norm prawnych niemniej zasady tam zawarte precyzują „oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego co do sposobu reklamowania usług przez banki a także na rzecz banków.” KNF przyjmując Zasady wychodził z założenia, że „relacja banku z klientem w dużym stopniu opiera się na wzajemnym zaufaniu stron, a informacja reklamowa powinna to zaufanie wzmacniać. Zgodnie z Zasadami, przekaz reklamowy nie może sprawiać wrażenia, iż jest informacją neutralną, musi być ukształtowany w sposób, który pozwala odbiorcy na swobodne zapoznanie się ze wszystkimi treściami składającymi się na przekaz, w szczególności ze wszelkiego rodzaju wskazaniami i zastrzeżeniami. Dlatego rozwiązania graficzne zastosowane w przekazie nie mogą utrudniać zapoznania się z istotnymi informacjami na temat reklamowanego produktu. Co ciekawe podanie informacji prawdziwej może być uznane, ze względu na formę prezentacji, w tym z uwagi na różnicę prezentacji względem pozostałych informacji, za wprowadzające konsumenta w błąd.[3] Treści składające się na przekaz reklamowy powinny być sformułowane w sposób dostosowany do wiedzy oraz możliwości percepcji przeciętnego odbiorcy, z uwzględnieniem charakterystyki grupy docelowej, do której kierowany jest przekaz reklamowy.

 

Zgodnie z Zasadami, przekaz reklamowy powinien być dostosowany do specyfiki medium, wykorzystywanego do jego rozpowszechniania. W reklamie w formie audiofonicznej lub audiowizualnej niezbędne zastrzeżenia są odczytywane przez lektora.  Gdy informacje są odczytywane w związku z reklamą, istotne znaczenie ma tempo przekazywania informacji. Widoczność to możliwość łatwego spostrzeżenia (odczytania) komunikatu przez adresata. Przesłanka widoczności występuje jedynie w odniesieniu do reklamy wizualnej. Dla przykładu, czcionka pouczenia prawnego powinna być jednolita, bez ozdobników, pogrubień, kursywy i innych zabiegów graficznych, które mogą negatywnie wpływać na czytelność przekazywanych informacji. Natomiast układ graficzny stosowany w przekazie reklamowym nie powinien utrudniać odbiorcy zapoznania się z treścią pouczenia prawnego.

 

Gdy podmiot nadzorowany podejmuje współpracę z agencją czy innym wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym zlecając prowadzenie konta podmiotu nadzorowanego w mediach społecznościowych, powinien precyzyjnie określić cele tej współpracy:  osiągnięcie konkretnego wzrostu przychodów, rozwój zdefiniowanego biznesu, budowanie tożsamości z marką, eliminację dotychczasowych negatywnych praktyk związanych z prowadzeniem konta, tworzenie spójnego przekazu informacyjno – marketingowego, czy uzyskanie innego wsparcia w działaniach marketingowych. Zakres współpracy z agencją może być różnorodny, np. analiza dotychczasowych działań podmiotu nadzorowanego w social mediach (m.in. kompletność danych konta, efektywność i poprawność prowadzenia kampanii reklamowych, poprawność przekazu informacyjnego), określenie grup docelowych, analiza konkurencji, tworzenie jednolitego wizualnie i merytorycznie przekazu, optymalizacja lub pozycjonowanie kont, czy też przeprowadzenia części bądź nawet całości kampanii marketingowej. Znowu, istotna jest umowa regulująca odpowiedzialność agencji i precyzująca zakres i zasady współpracy. Działania sponsoringowe podejmowane przez podmiot sponsorowany powinny być zgodnie z innymi rekomendacjami KNF.

 

Wykorzystywanie mediów społecznościowych w prowadzeniu działalności nadzorowanej zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków wizerunkowych. Zwłaszcza wtedy, gdy osoby zatrudnione w podmiocie nadzorowanym są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Zatem, gdy aktywność tych osób dotyczy organu nadzorowanego, powinna odbywać się wyłącznie ramach kont służbowych. Poza tym, istotne jest wypracowanie praktyki postępowania z negatywnymi komentarzami umieszczanymi przez osoby trzecie pod wpisami na stronach internetowych tych podmiotów, blogach czy mediach społecznościowych. Odpowiedzi na negatywne komentarze powinny być udzielane w sposób wyważony. KNF zaleca aby usuwanie negatywnych komentarzy osób trzecich odbywało się w sposób, który nie spowoduje negatywnej reakcji odbiorców lub nie stworzy u odbiorców błędnego przekonania, że istnieją wyłącznie pozytywne opinie dotyczące działalności tych podmiotów nadzorowanych i brak jest opinii negatywnych.

 

KNF podkreśla, że w wykorzystywaniu mediów społecznościowych należy mieć na uwadze specyfikę tej aktywności, zwłaszcza ryzyk reputacyjnych wynikających z „wycieku” informacji bądź publikowania treści przez osoby, które uzyskały nieautoryzowany dostęp do konta w mediach społecznościowych podmiotu nadzorowanego lub do kont osób zatrudnionych w tym podmiocie. Zminimalizowanie tego ryzyka może polegać na konieczności uruchamiania aplikacji zabezpieczających lub innego oprogramowania (np. monitorującego niedozwolone aplikacje) przed uruchomieniem aplikacji wykorzystywanej do komunikacji w mediach społecznościowych, a także realne blokowanie możliwości wykorzystywania urządzeń służbowych do aktywności w mediach społecznościowych przez osoby zatrudnione w podmiocie nadzorowanym, które nie zostały do tego upoważnione.

 

Z powyższego przeglądu wynika, że zarówno banki jak i inne podmioty z rynku finansów powinny być szczególnie ostrożne w przygotowywaniu a także publikowaniu wszelkich reklam. Publikowanie przekazów, które nie wyglądają na reklamy a faktycznie służą do budowy marki, jak widać, może nie tyko naruszać powszechnie obowiązujące przepisy ale także standardy branżowe. Oczywiście, nie można przewidzieć każdego z możliwych ryzyk, ale wielu problemów można uniknąć przygotowując procedury czy solidnie zbudowane umowy. Zapraszamy zatem do współpracy w tym zakresie i do kontaktu 🙂

 

[1] Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 z późn. zm.).

[2] Przesłanki te powinny być spełnione łącznie (spójnik „i”), tak  M. Kopeć-Kowalczyk, Reklama…, s. 114–116; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 145–147

[3] wyroki TSUE: z 4.6.2015 r. (TeekanneC-195/14, EU:C:2015:361, pkt 38–41); z 17.12.2015 r. (Neptune DistributionC-157/14, EU:C:2015:823, pkt 55, 77 i 78

 

 

Photo by Austin Distel on Unsplash

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂 

Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego a zabezpieczenie dowodów – czy zdobędziemy punkty w tej rozgrywce?

W jednej z prowadzonych przez nas spraw sądowych składaliśmy wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego. Jest to nowe narzędzie w sporach dotyczących własności intelektualnej, o którym pisaliśmy tutaj. Naszymi klientami są informatycy, a spór dotyczy bezprawnego korzystania z aplikacji przez nich stworzonej. Dlatego prosiliśmy sąd o zabezpieczenie środka dowodowego polegające na zabezpieczeniu w trybie art. 47998 kpc danych informatycznych szczegółowo opisanych w załączniku do naszego wniosku, pozyskanych zgodnie z kolejnością i zakresem czynności szczegółowo opisanych w naszym wniosku. Dodatkowo wyjaśniliśmy sądowi, że środkiem dowodowym podlegającym zabezpieczeniu są dane informatyczne mogące mieć, w szczególności, postać kodów źródłowych lub informatycznych zapisów historii zmian (inaczej wykonanych akcji), pobrane w szczególności w formie zrzutów ekranów możliwych do wykonania po uzyskaniu dostępu do kont serwisowych i katalogów obowiązanego, a utrzymywanych na jego rzecz na serwerach zewnętrznych wskazanych przez nas dostawców usług informatycznych.

We wniosku o zabezpieczenie podkreślaliśmy, że dane te dostarczą informacji wskazujących osoby tworzące utwory zawarte w spornej aplikacji i tym samym pozwolą na wykazanie faktu autorstwa utworów stworzonych przez naszych klientów oraz eksploatacji tych utworów przez obowiązanego. Wyjaśniliśmy, że sposobem zabezpieczenia powinny być czynności komornika wykonane w obecności (asyście) biegłego z zakresu informatyki, w biurze lub innym miejscu prowadzania przez obowiązanego działalności z wykorzystaniem komputerów i Internetu. Do wniosku załączyliśmy obszerny opis poszczególnych czynności jakie powinien wykonać komornik, aby zabezpieczyć dane informatyczne  jakie wnioskowaliśmy. 

 

Niestety…

Mimo takich obszernych wyjaśnień, sąd odmówił nam udzielenia zabezpieczenia ponieważ „wnioskodawcy nie wskazali, co w ich rozumieniu obejmują dane informatyczne, o których mowa we wniosku. Środki dowodowe, których zabezpieczenia domagają się wnioskodawcy nie zostały dostatecznie sprecyzowane we wniosku”. Poza tym sąd (bez znajomości  zawartości plików podlegających zabezpieczeniu) przyjął, iż nasze żądanie w zakresie eksportu plików obejmujących wszystkie zgłoszenia informatyczne, jest zbyt szerokie. Zapewne sąd nie zdawał sobie sprawy z tego, że żądane przez nas wygenerowanie danych obejmuje kilka stron maszynopisu (o jakiej zatem obszerności mowa?). Co ciekawe, nasz wniosek w zakresie wykonania zrzutów ekranu, sąd uznał za „wytworzenie dowodów” i „wykreowanie dowodów” a nie zabezpieczenie środków dowodowych.

No cóż, nie można zgodzić się z pierwszym argumentem sądu, a to dlatego, że wymaganie od wnioskodawcy w chwili składania wniosku wiedzy o tym jakie dowody mają zostać zabezpieczone, i co więcej – w jaki sposób, czyniłoby ten przepis niezgodny z art. 7 dyrektywy 2004/48/WE[1] (dalej jako „Dyrektywa”). Na gruncie tej regulacji unijnej przyjmuje się, że uprawniony nie musi dokładnie wskazywać środków dowodowych. Widać też przemieszenie definicji. Warto więc przy tej okazji uporządkować pojęcia i ustalić czym jest “dowód” a czym “środek dowodowy”, i na czym polega “zabezpieczenie” dowodu i środka dowodowego.

 

dowód a środek dowodowy

Ustawodawca w sposób niekonsekwentny posługuje się określeniami „dowód” czy „środek dowodowy”. Najwyraźniej można to dostrzec w przepisie art. 236 kpc zgodnie z którym „w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu sąd oznaczy środek dowodowy i fakty, które mają nim zostać wykazane”. Dalej z art. 243(2) kpc wynika, że dokumenty (…)  stanowią dowody bez wydawania odrębnego postanowienia ale sąd może pominąć „dowód z takiego dokumentu” czyli, dowód jest przeprowadzany z dokumentu, dowód z przesłuchania stron” a jednoczenie „dokument prywatny (…) stanowi dowód”.

Widać kompletne pomieszanie. A. Klich wyodrębnia trzy zasadnicze podejścia prezentowane przez przedstawicieli doktryny w odniesieniu do definiowania pojęcia dowodu[2]:

  1. skrajnie opisowe, zgodnie, z którym zakres dowodu jest znacznie szerszy od środka dowodowego – dowód to środek przekonania  sędziego, mający rozstrzygnąć spór o prawdziwości faktów przytaczanych przez strony[3] w  tak pojmowanej  koncepcji słowo „dowód”  oznacza de facto proces dowodzenia
  2. opisowe, zgodnie, z którym środek dowodowy stanowi jedno z kilku znaczeń, w których użyto terminu dowód w kpc, bądź stanowi jeden z jego desygnatów
  3. powszechne, według którego dowód utożsamiany jest ze środkiem dowodowym, z pominięciem różnicowania zakresów obu wyrażeń.

I stąd pewnie pojawił się zarzut sądu w naszej sprawie.

 

Tymczasem udowodnienie faktu w rozumieniu art. 6 kodeksu cywilnego polega na uznaniu przez sąd za prawdziwe zdania o tym fakcie. Chodzi więc nie o przedstawienie przez strony środków dowodowych, ale o wynik operacji myślowej dokonywanej przez sąd; o ocenę, czy przedstawione środki dowodowe pozwalają uznać twierdzenie strony o faktach za prawdziwe.

Zgodnie z art. 232 kpc strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Obowiązek wskazania dowodu dla stwierdzenia faktu jest wypełniony, jeżeli strona prawidłowo sformułuje wniosek dowodowy, w którym oznaczy środek dowodowy w sposób umożliwiający jego przeprowadzenie i wyszczególni fakty mające zostać stwierdzone (tak w art. 2351 kpc).

Biorąc pod uwagę systematykę kpc środkiem dowodowym będą:

  1. dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne);
  2. zeznania świadków;
  3. opinie biegłych;
  4. oględziny;
  5. przesłuchanie stron;
  6. inne środki dowodowe takie jak:
    • dowód z grupowego badania krwi,
    • dowód  z  filmu,  telewizji,  fotokopii,  fotografii,  planów,  rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki – tzw. dowody nienazwane.

Jeżeli strona nie dysponuje dowodem, powinna we wniosku dokładnie oznaczyć środek dowodowy, wskazać, gdzie on się znajduje, i zażądać przedstawienia tego dowodu przez osobę, która może to uczynić. Wskazanie dowodu nie może polegać na zgłoszeniu żądania wytworzenia dowodu przez stronę przeciwną (np. przez sporządzenie zestawień).[4] To strony, a nie sąd, powinny przedstawiać materiał pozwalający poczynić ustalenia faktyczne, z których wywodzą skutki prawne.  

Aby strony mogły zgromadzić środki dowodowe, być w stanie zapewnić przeprowadzenie dowodu – ustawodawca wprowadził dwie instytucje: zabezpieczenie dowodu i  zabezpieczenie środka dowodowego.

 

zabezpieczenie dowodu a zabezpieczenie środka dowodowego

W przeciwieństwie do art. 6 Dyrektywy (który reguluje dopuszczalność nakazania przez sąd drugiej stronie przedstawienia dowodów) i art. 8 Dyrektywy (który, dopuszcza nakazanie przez sąd obowiązanemu przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego lub inną osobę zaangażowaną w produkcję, wytwarzanie lub dystrybucję towarów albo dostarczanie usług), które to przepisy regulują gromadzenie materiału dowodowego, celem art. 7 Dyrektywy jest ochrona istniejących dowodów, wobec obawy dokonania ingerencji w te dowody, bądź utraty możliwości przeprowadzenia w przyszłości postępowania dowodowego.[5]

 

Istnieją znaczące różnice pomiędzy zabezpieczeniem dowodu, a zabezpieczeniem środka dowodowego:

  • zabezpieczenie dowodu uregulowane w art. 310 kpc polega na jego przeprowadzeniu przez sąd ma zapewnić możliwość skorzystania w przyszłości z określonego dowodu, gdyby jego przeprowadzenie w późniejszym terminie stało się utrudnione (śmierć świadka w podeszłym wieku, posuwająca się ciężka choroba wykluczająca zeznania, zniszczenie dokumentu, zaplanowana przeprowadzka w odległe miejsce, długi wyjazd) czy bezprzedmiotowe (zmiana fizyczna, chemiczna rzeczy, która ma zostać poddana oględzinom). Nie ma przy tym znaczenia, czy obawa braku możliwości przeprowadzenia dowodu wynika z działania stron, osób trzecich, czy sił przyrody[6],
  • zabezpieczenie środka dowodowego z art. 47996 zmierza jedynie do fizycznego pozyskania materiału, z którego później będzie mógł zostać przeprowadzony dowód[7].

Środki dowodowe, które posłużą do przeprowadzenia dowodu, mogą obejmować szczegółowy opis z pobieraniem próbek lub bez, zajęcie fizyczne naruszających prawo towarów, a także – we właściwych przypadkach – materiałów i narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów.[8]

Inna różnica pomiędzy pojęciem zabezpieczenia dowodu a zabezpieczeniem środka dowodowego polega na tym, że:

  • wnioskując o zabezpieczenie dowodu – wnioskodawca powinien wskazać konkretny dowód oraz okoliczność, na jaką powinien on zostać przeprowadzony.
  • wnioskując o zabezpieczenia środka dowodowego – wnioskodawca może nie znać okoliczności faktycznych w takim zakresie, w jakim powinny one zostać przedstawione w postępowaniu.

 

Regulacje w zakresie zabezpieczenia dowodów zwiera Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, którego strona jest Polska tzw. TRIPS [9]

Zabezpieczenie środka dowodowego ma swoje źródło w Dyrektywie. Celem zabezpieczenia środka dowodowego przed wniesieniem powództwa jest uzyskanie dostępu do informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa, tak, aby przyszły powód mógł przygotować podstawę faktyczną wytaczanego powództwa. Zatem efektem zabezpieczenia środka dowodowego ma być umożliwienie uprawnionemu wglądu, w określonym przez sąd zakresie, do zabezpieczonego środka dowodowego.

 

Zabezpieczenie środka dowodowego nie ma na celu zabezpieczenia roszczenia głównego, tylko środków służących zabezpieczeniu dowodu. Uprawniony na etapie formułowania wniosku o udzielenie zabezpieczenia środka dowodowego nie musi jeszcze wiedzieć i precyzyjnie sformułować roszczeń, a właśnie na podstawie uzyskanych środków dowodowych mając jedynie wiedzę o naruszeniu ma uzyskać możliwość możliwości weryfikacji zakresu przysługujących mu roszczeń. Dlatego też, w postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd określa zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego utrwalanie w inny sposób. Uprawniony uzyskuje dostęp do środka dowodowego wraz z uprawomocnieniem się postanowienia.

 

jak szczegółowo opisać zabezpieczenie środka dowodowego

Z komentarzy wynika, że należy uznać za wystarczające ogólne opisy środków dowodowych (wskazujące np. ich kategorię), a także wariantowe opisanie sposobu ich dokonania (dopiero w trakcie czynności może się np. okazać, czy wystarczający będzie opis i pobranie próbki, czy jednak konieczne będzie zajęcie większej liczby przedmiotów) [10].

Dokładność opisania środka dowodowego jest zrozumiała z perspektywy egzekucji postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia. Egzekucja ta ma być prowadzona przez komornika, który nie ma żadnej swobody decyzyjnej i musi wykonywać precyzyjnie określone nakazy wynikające z tytułu wykonawczego. Wobec tego, brak dokładnego opisania środka dowodowego może znacząco utrudniać, a nawet uniemożliwiać przeprowadzenie egzekucji.

Mając na uwadze ogólną zasadę proporcjonalności, można przyjąć, że zabezpieczenie środka dowodowego powinno nastąpić w sposób, który jest w danych okolicznościach wystarczający dla wykazania istotnych dla uprawnionego okoliczności w toku postępowania o naruszenie, ale nie idzie w tym kierunku dalej, niż jest to niezbędne.

 

Przenosząc powyższe na grunt sprawy naszego klienta, nie sposób zgodzić się z sądem, że w przypadku tak precyzyjnie skonstruowanej instrukcji sposobu wykonania zabezpieczenia jak wskazany w naszym wniosku ciąg komend informatycznych, organ egzekucyjny mógłby mieć jakiekolwiek trudności z wykonaniem zabezpieczenia środków dowodowych. W załączniku do naszego wniosku, krok po kroku wskazaliśmy jakie czynności powinien wykonać komornik (jakie komendy zastosować), aby zrealizować postanowienie sądu o zabezpieczeniu środka dowodowego. W naszej sprawie sąd I instancji wskazał, że „w przypadku danych dostawcy „A” wnioskodawcy zmierzają nie tyle do zabezpieczenia dowodów, lecz do faktycznego ich wytworzenia poprzez wykonanie zrzutów ekranu. Także w przypadku danych dostawcy „B” wnioskodawcy zmierzali do wykreowania dowodów, nie zaś zabezpieczenia dowodów już istniejących”. Tymczasem pobranie przez organ egzekucyjny określonych danych z kont obowiązanego w systemach należących do podmiotów trzecich, a następnie ich zapisanie na nośniku danych nie może być traktowane jako „wytworzenie”, czy „wykreowanie” dowodu. Dowodem w tym przypadku jest informacja, tj. treść utrwalona na określonym nośniku, a nie sam nośnik, na którym są utrwalane np. określone obrazy lub dźwięki[11].

 

zrzut ekranu (ang. screenshot)

Co więcej, właśnie w przypadku środków dowodowych w formie elektronicznej, z których uzyskaniem i zachowaniem mogą wiązać się szczególne problemy ze względu na łatwość ich ukrycia, zniszczenia albo wprowadzenia do nich zmian, możliwość określenia tych środków przez sposób ich ustalenia w określonych systemach powinna być dopuszczalna. Rozwój technologii informatycznych i Internetu wiąże się ze wzrostem znaczenia dowodu z wydruku z komputera lub tzw. zrzutu ekranu (ang. screenshot). Zarówno do wydruków zawartości plików komputerowych, jak i zawartości stron WWW, których wygląd i zawarta na nich informacje mogą podlegać dynamicznym zmianom, należy stosować odpowiednio przepisy o dowodzie z dokumentu.

Zgodnie z art.308 kpc dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 243(1) kpc (dowody z dokumentów zawierających tekst, umożliwiające ustalenie ich wystawców) w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów. Odnosi się to zarówno do tzw. tradycyjnych stron internetowych, jak i portali społecznościowych, umożliwiających zamieszczanie i przechowywanie na nich konkretnych informacji.

 

Oczywiście na potrzeby postępowania dowodowego pożądane jest zaznaczenie daty sporządzenia wydruku lub zrzutu ekranu. O tym pisaliśmy tutaj. Wydruk stanowi oświadczenie osoby, która go sporządziła, że dokonała danego wydruku. Oczywiście nie można przyjąć, że oświadczenie to jest zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, ale należy przyjąć, że taki środek dowodowy ma charakter dokumentu prywatnego świadczącego o istnieniu zapisu komputerowego określonej treści w chwili dokonywania wydruku. Zawartość strony internetowej, utrwalona za pomocą wydruku lub pliku zawierającego tzw. zrzut ekranu, należy traktować jako dowód z dokumentu zawierający określony zbiór danych innych niż tekst, zaś utrwalenie strony internetowej w formie wydruku jest odtworzeniem zawartości monitora, reprodukcją treści, którą wyświetla przeglądarka przetwarzająca dane informatyczne[12]. Analogicznie należy podjeść do danych zawartych na serwerach wskazanych podmiotów, do których dostęp uzyskuje się do po zalogowaniu do konta użytkownika – w naszym wniosku – obowiązanego.

 

Przy przyjęciu, że takie działania stanowią „wytworzenie” dowodu możliwość uzyskania dowodów według sąd I instancji byłaby możliwa jedynie przez fizyczne zabezpieczeniu sprzętu na który znajdują się dowody, co nie jest uzasadnione. Takie działanie przez odebranie obowiązanego np. sprzętu lub serwera, na którym są zapisane pliki (co w przypadku serwera jest w ogóle nie możliwe, gdyż dane te są na serwerach firm zewnętrznych, które prawdopodobnie znajdują się poza granicami Polski) stanowiłoby utrudnianie działalności obowiązanego, a przecież w pełni wystarczające jest skopiowanie zawartości tych danych z serwera wraz z zawarciem ich opisu w protokole sporządzanym przez komornika.

 

Stosowanie opisu ma oczywiście ograniczenia związane z celem zabezpieczenia danego środka dowodowego. Jeśli np. ma zostać zabezpieczony kod źródłowy programu (ponieważ przez analizę kodu można stwierdzić, czy doszło do naruszenia praw autorskich), nie da się tego zabezpieczenia zrealizować w drodze opisu, a ściślej wyłącznie opisu. Możliwe jest natomiast np. sporządzenie kopii kodu i sporządzenie protokołu opisującego tę czynność. W takiej sytuacji, nawet jeśli uznamy, że np. kopia ta nie może stanowić części protokołu, sam protokół jako dokument urzędowy opisujący sporządzenie kopii powinien być wystarczającym dowodem identyczności tej kopii z oryginałem.

Z kolei wobec wskazania przez sąd I instancji, że w przypadku danych podmiotów trzecich przechowujących dane chodzi o eksport plików Excel CSV obejmujących wszystkie zgłoszenia, co w ocenie sądu I instancji  wydaje się być zbyt szerokie należy podkreślić, że właśnie z tego powodu w imieniu naszych klientów nie żądaliśmy zabezpieczenia wszystkich danych z kont obowiązanego znajdujących się na serwerach podmiotów trzecich, a jedynie tych danych, które dotyczą tworzenia aplikacji której dotyczy spór sądowy.

 

W uzasadnieniu projektu nowelizacji kpc z 13 lutego 2020 r. wyjaśniono, że zabezpieczenie środka dowodowego ma realizować dwa cele: wydobywczy i zachowawczy. Pierwszy z nich polega na zapewnieniu przyszłemu lub aktualnemu powodowi możliwości uzyskania informacji o faktach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, zaś drugi – na pozyskaniu na potrzeby trwającego lub przyszłego postępowania materialnego substratu, za pomocą którego przeprowadzony będzie dowód. Uzyskanie przez przyszłego lub aktualnego powoda dostępu do informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa ma mu pomóc określić podstawę faktyczną wytaczanego lub już wytoczonego powództwa. W szczególności, że w sprawach z zakresu własności intelektualnej, powód najczęściej ma ograniczone możliwości ustalenia faktów, albowiem niezbędne dowody znajdują się w dyspozycji naruszyciela. Trudność ta dotyczy zwłaszcza spraw o wydanie korzyści lub odszkodowanie, w których należy udowodnić rozmiar bezprawnej eksploatacji chronionego dobra. Ponadto szczególne problemy mogą wiązać się z uzyskaniem i zachowaniem środków dowodowych w formie elektronicznej (cyfrowej). Dlatego ustawodawca uznał za niezbędne, aby we wszystkich sprawach z zakresu własności intelektualnej powód mógł skorzystać z omawianej instytucji na takich samych zasadach[13].

Natomiast w art. 479 (100) § 2 kpc sąd określa zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Jeżeli po zabezpieczeniu środka dowodowego w postaci plików Excel CSV obejmujących wszystkie zgłoszenia na koncie obowiązanego na serwerze należącym do podmiotów trzecich przechowujących dane, zgodnie ze wskazanym wcześniej przepisem, sąd może określić zasady korzystania z zabezpieczonego środka dowodowego i zapoznawania się z nim przez uprawnionego oraz może wprowadzić dodatkowe ograniczenia.

 

No cóż. Zobaczymy czy ta argumentacja przekona sąd II instancji i zdobędziemy punkty 😉

 

[1] Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 157, str. 45). https://sip.lex.pl/#/act/67513724?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT (dostęp: 2021-09-08 11:13)
[2] A. Klich „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz, Seria: Monografie Prawnicze Wydawnictwo C.H. Beck 2016
[3]  J.J.  Litauer,  w:  Polska  procedura  cywilna.  Projekty  referentów  z  uzasadnieniem, Kraków 1921, s. 261
[4] M. Sieńko [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477(16), wyd. IV, red. M. Manowska, Warszawa 2021, art. 232. https://sip.lex.pl/#/commentary/587507117/636792/manowska-malgorzata-red-kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tom-i-art-1-477-16-wyd-iv?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-09-08 15:04)
[5] E. Stefańska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, wyd. IV, red. M. Manowska, Warszawa 2021, art. 479(96). https://sip.lex.pl/#/commentary/587839936/637376/manowska-malgorzata-red-kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tom-ii-art-478-1217-wyd-iv?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-09-08 13:09)
[6] M. Sieńko [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477(16), wyd. IV, red. M. Manowska, Warszawa 2021, art. 310. https://sip.lex.pl/#/commentary/587507197/636878/manowska-malgorzata-red-kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tom-i-art-1-477-16-wyd-iv?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-09-08 13:21)
[7] uzasadnienie projektu nowelizacji z 13.02.2020 r., IX kadencja, druk sejm. nr 45
[8] E. Stefańska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, wyd. IV, red. M. Manowska, Warszawa 2021, art. 479(96). https://sip.lex.pl/#/commentary/587839936/637376/manowska-malgorzata-red-kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tom-ii-art-478-1217-wyd-iv?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-09-08 11:09)
[9] Umowa międzynarodowa Wielostronna z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. Marakesz.1994.04.15 (Dz. U. UE. L. z 1994 r. Nr 336, str. 214 z późn. zm.). https://sip.lex.pl/#/act/67489937?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT (dostęp: 2021-09-08 11:19)
[10] T. Targosz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021, art. 80.
[11] T. Zembrzuski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, art. 308.
[12] zob. S. Pawelec, B. Trętowski, Strona internetowa jako źródło dowodowe, PPH 2011/7, s. 42 i n.; zob. także K. Knoppek, Wydruk komputerowy jako dowód w procesie cywilnym, PiP 1993/2; B. Kaczmarek-Templin [w:] Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010, s. 551 i n.; B. Kaczmarek-Templin, Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym, M. Praw. 2008/5, s. 248 i n.; D. Szostek, M. Świerczyński, Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym, M. Praw. 2007/17, s. 935 i n.; A. Kościółek, Informatyzacja czynności dowodowych w postępowaniu cywilnym, PPiA 2010/82, s. 253 i n.).
[13] E. Stefańska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, wyd. IV, red. M. Manowska, Warszawa 2021, art. 479(96).

 

Photo by Quino Al on Unsplash

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂 

„Autoplagiat“ oraz „nierzetelność naukowa“ wyników badań naukowych w utworze naukowym.

Przypadek z życia wzięty: nasz Klient – absolwent Wydziału Lekarskiego jednej z uczelni, otrzymał recenzję z negatywną oceną dotyczącą osiągnięcia naukowego zgłoszonego w celu ubiegania się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Stopień doktora nauk medycznych Klient uzyskał kilka lat wcześniej. W ocenie recenzenta, wykorzystanie w rozprawie doktorskiej oraz habilitacyjnej wyników badań Klienta, które na potrzeby habilitacji zostały „jedynie” uzupełnione o dodatkowe analizy wraz z zastosowaniem identycznej metodologii badawczej, pozwala uznać, że istotna część przedłożonego przez Klienta osiągnięcia naukowego jest „autoplagiatem” rozprawy doktorskiej, noszącym cechy „nierzetelności naukowej“. Z tego powodu recenzent nie poparł wniosku Rady Naukowej o nadanie Klientowi stopnia doktora habilitowanego medycyny. Sprawa trafiła do naszej kancelarii

Ustaliliśmy, że na zgłoszone przez Klienta, celem ubiegania się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego osiągnięcie naukowe (dalej będziemy nazywać je „Osiągnięciem naukowym”), złożyły się trzy publikacje zbiorowe, w których nasz Klient wymieniony był na pozycji pierwszego autora i swój udział przy powstaniu tych publikacji określił na poziomie 50%. Z oceny dokonanej przez recenzenta wynika, iż jedna z publikacji zgłoszona przez Klienta jako część Osiągnięcia naukowego (dalej: „Publikacja”), zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez Klienta (dalej „Badania”), wykorzystanych uprzednio w rozprawie doktorskiej Klienta. I to stanowiło podstawę negatywnej oceny recenzenta.

W opinii Klienta, wykorzystanie w rozprawie habilitacyjnej wyników Badań przeprowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej miało  umożliwić wstępną analizę problemu dla potrzeb jego pogłębionej i twórczej kontynuacji w ramach habilitacji. Zatem – wg Klienta – Badania stanowiły integralną cześć wywodu przedstawionego w Publikacji i nie mogły być pominięte.

Smaczku w tej sprawie dodaje fakt, że – jak zauważył sam recenzent – Klient „wykazuje istotną aktywność naukową i jest autorem licznych publikacji powstałych w oparciu o przeprowadzone przez siebie prace badawcze”. Zgłoszone przez Klienta Osiągnięcie naukowe w celu ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, poza wynikami Badań wykorzystanymi w Publikacji, to opracowanie ukazujące wyniki nowych prac badawczych przeprowadzonych przez Klienta i ich analizę, na co także wskazuje recenzent.

 

Zakres analizy prawnej

Żeby przenalizować zjawisko „autoplagiatu“ oraz „nierzetelności naukowej“ wyników badań naukowych w utworze naukowym (co jest przedmiotem zarzutu recenzenta) trzeba zajrzeć do kilku ustaw:

  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)., dalej: „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, dalej: „ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym”,
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. U.2021.1062), dalej: „prawo autorskie” oraz
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386), dalej: „ustawa o ochronie baz danych”.

Warto zapoznać się także z kilkoma dokumentami mającymi znaczenie dla naukowców:

  • Kodeksem Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”, wprowadzonym dniu 11 maja 2016r. uchwałą nr 39/2016 Rady Narodowego Centrum Nauki, dalej „Kodeks NCN[1],
  • Zarządzeniem nr 22/2016 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania we wnioskach, projektach badawczych, stażach po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiach doktorskich zakwalifikowanych do finansowania w konkursach, które zostały ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki po dniu 14 marca 2016 r.,
  • Kodeksem etyki pracownika naukowego” stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r, dalej „Kodeks PAN[2],
  • rekomendacjami z Poradnika wydanego przez Radę Doskonałości Naukowej w zakresie “Postępowania dotyczącego nadawania
    stopnia doktora habilitowanego[3] oraz
  • Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce, które zostały opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009 – 2010[4].

Te kodeksy i zbiory praktyk nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, ale zawierają wyjaśnienia które przyczyniają się do “lepszego zrozumienia, nierzadko skomplikowanych procedur, zainteresowania tą problematyką i jej pogłębioną analizą, jak i będą stanowiły pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w stosowaniu obowiązujących przepisów“[5].

 

Wybrane regulacje prawne postępowania habilitacyjnego

W dniu 1 października 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które w znaczący sposób wpłynęły na proces ubiegania się i uzyskiwania stopni naukowych, w tym doktora habilitowanego. W art. 219 Prawa o szkolnictwie wyższym wyszczególniono warunki dopuszczenia do postępowania habilitacyjnego. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu: Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która m.in. posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy;

b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub

c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

Osiągnięcie, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Legalne definicje monografii naukowych oraz artykułów naukowych
zostały ujęte w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

W odróżnieniu od poprzednio obowiązującej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, aktualnie ocenie w postępowaniu habilitacyjnym poddawana jest całości dorobku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a nie tylko dorobku dokonanego po doktoracie. W bazach danych orzeczeń brak jest wyroków sądów zawierających interpretacje przywołanego przepisu co wynika po części z tego iż „sąd administracyjny nie dokonuje merytorycznej oceny przedstawionych w danej sprawie recenzji, nie ocenia dorobku naukowego osoby ubiegającej się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz tego czy rozprawa habilitacyjna kandydata stanowiła znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej. Sąd nie jest również uprawniony do rozwiązywania merytorycznych sporów powstałych w świecie nauki. Sąd administracyjny dokonuje jedynie kontroli zgodności z prawem zaskarżonego aktu organu administracji“ jak podkreśla Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 14 września 2006 r. sygn akt. I SA/Wa 1027/06).

Rada Doskonałości Naukowej podkreśla[6], że konieczne jest, “w przypadku prac współautorskich, wyodrębnienie indywidualnego, merytorycznego udziału tej osoby w powstanie danej pracy, co jest warunkiem dokonania oceny osobistych osiągnięć stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny”.

Uzasadniony jest więc wniosek, iż dopuszczalne jest w pracy habilitacyjnej kontynowanie tematyki rozprawy doktorskiej, o ile uzupełnienia tej tematyki będą istotne. Taka konkluzja jest też zasadna w sytuacjach, gdy tematyka obrana na potrzeby doktoratu staje się istotą zainteresowań danej osoby stanowiąc fundament kariery naukowej i specjalizacji.

 

Uwagi ogólne dotyczące definicji „autoplagiatu” w prawie polskim

W polskim prawie brak jest ustawowej definicji pojęcia „autoplagiatu”, zatem nie wykształciło się orzecznictwo w tym zakresie. Jednakże w piśmiennictwie prawniczym nie ma zasadniczych kontrowersji wokół tego pojęcia i można przyjąć jednolite rozumienie, że autoplagiat jest praktyką polegającą na „wielokrotnym publikowaniu tego samego lub w niewielkim tylko stopniu przetworzonego tekstu, w warunkach wprowadzających w błąd, że jest to utwór lub część utworu po raz pierwszy rozpowszechniana[7][8]. Niemożliwe jest jednak określenie od jakiego poziomu powtórzeń, czy zapożyczeń z pierwotnego utworu można mówić o autoplagiacie, dlatego każdy przypadek autoplagiatu należy oceniać indywidualnie.

W doktrynie przyjmuje się, że autoplagiat cechuje się:

  • brakiem informacji – w postaci właściwej adnotacji ogólnej lub odpowiednich odsyłaczy informujących o fakcie, że publikacja stanowi powielenie wcześniejszej,
  • motywacją autoplagiatora, którego działanie ma na celu powiększenie liczby jego publikacji, a przez to rozmiaru posiadanego dorobku naukowego,
  • chęcią autoplagiatora do wprowadzenia w błąd co do liczby lub jakości swoich publikacji, aby osiągnąć określony cel, tj. uzyskać stopień lub tytuł naukowy[9].

 

Należy podkreślić, że co do zasady autoplagiat dotyczy utworu, a jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim utworem jest „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. W myśl tego przepisu „ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.” (art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim). Jak wskazuje się w piśmiennictwie, brak przyznania ochrony prawnoautorskiej takim owocom wysiłku intelektualnego wynika z faktu, że „odkrycia, zasady działania czy koncepcje matematyczne są nie tyle „tworzone”, ile raczej „odtwarzane” przez rekonstrukcję naturalnych zasad istniejących już w przyrodzie. Będąc zatem antytezą tworzenia, rozumianego jako kreacja, nie mogą one cechować się twórczą indywidualnością. Podobnie uzasadnia się wykluczenie procedur czy metod określonego postępowania, które stanowią wyabstrahowane algorytmy postępowania służące osiągnięciu określonego rezultatu. Z kolei idee, rozumiane jako abstrakcyjne pomysły, także nie będą się cechowały indywidualnością, gdyż stanowią one ledwie „rezultat obserwacji świata zewnętrznego lub pewne konstatacje natury ogólnej[10].

 

Autoplagiat należy oceniać raczej jako złamanie dobrych obyczajów w nauce niż naruszenie prawa w postaci przywłaszczenia autorstwa cudzego utworu lub jego fragmentu, gdyż autoplagiator wykorzystuje w całości lub części swój utwór a nie innego twórcy, tym samym nie może naruszyć swoich praw do autorstwa. Takie działanie nie stanowi naruszenia art. 115 ustawy o prawie autorskim, zgodnie z którym: „§ 1 Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3; § 2 Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.”

 

Prawne możliwości zakwalifikowania jako autoplagiatu użycia przez autora w utworze naukowym opublikowanych wcześniej przez niego wyników badań naukowych

Zatem, autoplagiat można stwierdzić co do zasady tylko wtedy, gdy autor zamieszcza w swoim utworze w całości lub w części inny swój utwór, już wcześniej opublikowany przez tego autora. Zatem, aby mówić o dokonaniu przez autora w utworze naukowym autoplagiatu poprzez zamieszczenie w utworze naukowym opublikowanych wcześniej przez niego wyników badań naukowych, należy najpierw określić czym jest „utwór naukowy” oraz „wyniki badań naukowych” a także, czy „wyniki badań naukowych” stanowią utwór.

 

Polskie prawo nie definiuje tego co stanowi utwór naukowy. Przyjmuje się, że „przez utwór naukowy należy rozumieć takie utwory, które stanowią rezultat naukowego procesu poznawczego, i które równocześnie, w swej podstawowej funkcji komunikacyjnej, są zorientowane nie „na siebie”, jak utwory artystyczne, lecz na przedstawienie obiektywnie istniejącej rzeczywistości”[11]. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim, utwory naukowe mogą być wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi. Dopuszcza się także wyrażenie utworów naukowych w inny sposób np. poprzez formy plastyczne takie jak modele i makiety, fotografię, formę choćby częściowo stworzoną z dźwięków, także formę wideogramową, animację komputerową i inne[12].

 

Pojęcie „wyników badań naukowych” również nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Posiłkowo zatem można odwołać się do definicji badań naukowych z art. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którą badania naukowe są działalnością obejmującą:

1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Znaczenie słowa „wyniki”, jest definiowane jako „pozytywne efekty czegoś[13]. Przy czym samo słowo „wynik” oznacza „to, co zostało osiągnięte na skutek jakichś działań” albo „ostateczną liczbę lub ostateczne wyrażenie otrzymane po wykonaniu działań matematycznych[14].

 

W kontekście powyższego, wyniki badań naukowych będą stanowić utwór tylko wtedy, gdy będą spełniać kryteria z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, czyli będą stanowić „przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)” oraz nie będą mogły być zakwalifikowane jako „odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne”. W orzeczeniu z dnia 24 listopada 1978 r. Sąd Najwyższy przyjął, iż w sytuacji, gdy wyniki badań naukowych będą zawierać same idee, tezy i rozwiązania naukowe nie będą one podlegać ochronie prawnoautorskiej[15]. W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 1996 r., sygn. akt I ACr 104/96 rozwinięto tę myśl, przyjmując, że „nawet twórczy wkład członka zespołu lub osoby biorącej udział w przeprowadzeniu eksperymentu, w wyniku czego przedstawił on w tabeli i na wykresie wynik przeprowadzonych przez siebie pomiarów, nie korzysta z ochrony przewidzianej w prawie autorskim, ponieważ wkład ten w ostatecznej wersji opracowania tego eksperymentu traci cechy indywidualności”.

 

W piśmiennictwie występuje również pogląd, że „w związku z wyłączeniem prawnoautorskiej ochrony idei, jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej nie powinny być nigdy traktowane konkluzje wysnuwane z procesu badawczego przez twórcę dzieła naukowego, nawet w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu ich oryginalności (w potocznym znaczeniu tego słowa) i dużego znaczenia dla postępu w danej dziedzinie nauki[16].

Dla zobrazowania powyższego można użyć przykładu, w którym dwóch naukowców przeprowadza te same badania: przy wykorzystaniu tych samych danych oraz stosując tą samą metodę otrzymuje takie same wyniki. Wyniki badań nie stanowią utworu, dopiero sposób ich przedstawienia, usystematyzowania, wyboru może być utworem. W tym przykładzie, prawdopodobnie obaj naukowcy zastosują różne sposoby opisania otrzymanych wyników badań i przedstawienia wniosków, dzięki czemu zostaną stworzone dwa różne utwory.

 

Ochrona wyników badań naukowych jako bazy danych

Wyniki badań naukowych mogą być przedstawiane w różnorakich formach, np. zestawień, wykazów, tabel, prezentacji multimedialnych, opracowanych na podstawie ustalonych przez badacza kryteriów. Jeżeli wyniki badań naukowych będą stanowić uporządkowany zbiór danych mogą być uznane za bazę danych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie baz danych, za taką bazę należy uznać „zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości”.

 

Osobą, której przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych z bazy danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości, jest producent bazy danych (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie bazy danych), czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie baz danych).

W przypadku stworzenia przez osobę prowadzącą badania naukowe bazy danych w ramach stosunku pracy określenie kto jest producentem bazy, będzie zależeć od tego, kto poniósł istotny nakład inwestycyjny. Jeżeli natomiast baza została stworzona w ramach badań naukowych finansowanych ze środków publicznych, w celu ustalenia producenta należy dokonać analizy postanowień umownych, na podstawie których wsparcie finansowe było przyznane[17].

 

Bazy danych mogą również podlegać ochronie prawnoautorskiej, jeżeli będą spełniać cechy utworu określone w art. 1 ustawy o prawie autorskim, tj. autor bazy danych w sposób oryginalny dokonał wyboru lub uporządkowania danych, które ta baza zawiera[18].

W kontekście powyższego, jeżeli wyniki badań spełniają ww. cechy bazy danych, to bazy te są chronione na podstawie ustawy o bazach danych, a podmiotowi, który poniósł istotny nakład inwestycyjny przysługują prawa producenta bazy. Nie można posługiwać się pojęciem plagiatu czy autoplagiatu w stosunku do baz danych, w odniesieniu do baz danych można mówić ewentualnie o bezprawnym z nich korzystaniu o ile dojdzie do posługiwania się bazą danych przez osobę nieuprawnioną.

 

Źródła definicji „nierzetelności naukowej

Pojęcie „nierzetelności naukowej” także nie jest terminem normatywnym, brak również orzecznictwa, w którym sądy podjęłyby się jego interpretacji. Pomimo braku regulacji prawnych w tym zakresie, wskazane pojęcie jest definiowane na gruncie zasad etyki w odniesieniu do pracowników naukowych oraz badań naukowych.

Definicję „nierzetelności naukowej” zawiera Kodeks NCN, określający „warunki niezbędne do przestrzegania w rzetelnych badaniach naukowych[19] przez naukowców zgłaszających swe projekty badawcze do Narodowego Centrum Nauki. Przestrzeganie tych warunków jest niezbędnym elementem dopuszczenia projektów badawczych do ich finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Kodeks NCN[20] wskazuje, że „nierzetelność naukowa (scientific misconduct) stanowi naruszenie etyki badań naukowych polegające na zmyślaniu oraz fałszowaniu danych i wyników, a także przywłaszczaniu sobie cudzych idei i utworów (np. plagiat) przy występowaniu o fundusze na badania, prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych, raportowaniu, publikowaniu i prezentowaniu wyników.

  • zmyślanie polega na preparowaniu danych, rejestrowaniu i publikowaniu wyników nieuzyskanych. Na etapie występowania o fundusze zmyślaniem jest podawanie we wniosku nieprawdziwych informacji dotyczących przebiegu kariery zawodowej, naukowej, publikacji naukowych, prowadzonych grantów itp.
  • fałszowanie polega na manipulacji materiałem badawczym, aparaturą lub metodą oraz na zmienianiu bądź pomijaniu danych doświadczalnych w taki sposób, że wyniki badań w raportach nie zostają przedstawione w sposób odpowiadający rzeczywistości. Na etapie występowania o fundusze fałszowaniem jest pomijanie we wniosku informacji dotyczących kariery zawodowej i publikacji (np. o wycofaniu publikacji, prowadzonych grantów itp.).
  • plagiat polega na przywłaszczeniu sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szerszym rozumieniu plagiatem jest również przypisywanie sobie cudzych idei, wyników lub określeń bez właściwego odniesienia do nazwiska twórcy, a także nieautoryzowane wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie poufnego recenzowania wniosków i manuskryptów.

Nie jest nierzetelnością naukową reprezentowanie przez naukowca odmiennego zdania oraz niezamierzone popełnienie błędu. Każdy badacz ma prawo do wyrażania własnej, niezależnej opinii”[21].

Oprócz wymienionych powyżej praktyk, w Kodeksie NCN podkreślono, że za nierzetelność naukową mogą być uznane również praktyki „(…) które same w sobie nie wpływają bezpośrednio na badania naukowe, ale mogą poskutkować nadszarpnięciem reputacji naukowców i społeczności naukowej, a co za tym idzie – zaszkodzić budowaniu wizerunku i autorytetu badacza w oczach opinii publicznej”[22].

 

Postanowienia Kodeksu NCN wskazują, że za „nierzetelność naukową” nie jest uznawany wprost autoplagiat wyników badań naukowych. Jednak z brzmienia przywołanych postanowień Kodeksu NCN wynika również, że katalog praktyk, które mogą być zakwalifikowane jako „nierzetelność naukowa” jest otwarty. Oznacza to, że jeżeli równocześnie wystąpią określone w Kodeksie NCN trzy przesłanki, tj.:

  • zaistnieje znaczne odstępstwo od przyjmowanych w danej dziedzinie naukowej praktyk;
  • nierzetelność będzie dokonana umyślnie lub świadomie lub lekkomyślnie;
  • zarzut będzie udowodniony na podstawie przeważających dowodów[23],

to również dokonanie przez naukowca autoplagiatu wyników badań naukowych będzie mogło zostać uznane jako „nierzetelność naukowa”. Przy czym należy zaznaczyć, że Kodeks NCN do działań kwalifikowanych jako „nierzetelność naukowa” zalicza m.in. złe praktyki związane z publikowaniem wyników, w tym m.in.: odmowa autorstwa, sztuczne mnożenie publikacji, odmowa korekty publikacji lub niezgłoszenie jej wycofania przez wydawnictwo; (…)”[24]. Kodeks jednocześnie wskazuje, że „Te same rezultaty można przedstawiać w więcej niż jednej publikacji tylko w wyjątkowych sytuacjach. Takie postępowanie powinno być wyraźnie zaznaczone, umotywowane i uczciwie opisane. (…) Umieszczone w publikacji wyniki badań innych naukowców muszą być wyraźnie opisane i opatrzone stosownymi odnośnikami bibliograficznymi. Dotyczy to również wcześniejszych prac własnych (autocytowanie)[25]. Co więcej Kodeks NCN uznaje, iż „naganne jest również zapożyczanie znacznych fragmentów własnych publikacji bez odpowiedniej informacji bibliograficznej”[26].

 

Zbliżone do omawianego powyżej zdefiniowanie pojęcia „naruszenia rzetelności w nauce” występuje również w Kodeksie PAN. Punkt 4.1 Kodeksu PAN stanowi, iż „do najpoważniejszych przewinień, szczególnie godzących w etos badań naukowych, należą fabrykowanie i fałszowanie wyników badań, które stanowią rażące naruszenie podstawowych zasad uprawiania nauki, a także popełnienie plagiatów”. Poszczególne przewinienia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

  • fabrykowanie wyników polega na zmyślaniu wyników badań i przedstawianiu ich jako prawdziwych;
  • fałszowanie polega na zmienianiu lub pomijaniu niewygodnych danych, przez co wyniki badań nie zostają prawdziwie zaprezentowane;
  • popełnianie plagiatów polega na przywłaszczeniu cudzych idei, wyników badań lub słów bez poprawnego podania źródła, co stanowi naruszenie praw własności intelektualnej.[27]

Kodeks PAN wskazuje także na okoliczności, w których mogą wystąpić ww. przewinienia, wskazując, że „mogą pojawić się zarówno na etapie składania propozycji badawczej i aplikowania o fundusze, podczas prowadzenia i recenzowania badań naukowych, jak i podczas prezentowania ich wyników na konferencjach naukowych lub w momencie publikowania, przytaczania wyników badań innych badaczy, w przygotowaniu ekspertyz oraz w popularyzowaniu nauki”. Ponadto Kodeks PAN stanowi, iż „naganne i niegodne pracownika naukowego jest nieuzasadnione cytowanie cudzych lub własnych prac albo świadome pomijanie cytowania” (pkt 4.1 Kodeksu PAN).

 

Tytułem podsumowania

Nieistnienie ustawowych definicji pojęć „autoplagiatu“ oraz „nierzetelności naukowej“ znacząco ogranicza analizę prawną z uwagi na brak możliwości przedstawienia precyzyjnych granic tych pojęć. W takiej sytuacji, należy ustalić czy na gruncie istniejących regulacji, sięgnięcie do własnych Badań na potrzeby doktoratu, a następnie wykorzystanie danych z Badań w części pracy habilitacyjnej będzie stanowiło naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych bądź zasad etyki. W podsumowaniu przywołanych przepisów prawnych, piśmiennictwa, orzecznictwa oraz zasad rzetelności naukowej w stosunku do badań naukowych zasadne jest przyjęcie, iż:

    • nie można nazywać autoplagiatem utworu naukowego, w którym powielone zostały jedynie wyniki badań naukowych powołane w uprzednio opublikowanym utworze naukowym oraz, w którym zastosowana została identyczna metodologia badawcza, gdyż wyniki badań naukowych nie są co do zasady utworem (podobnie jak wysnuwane przez badacza z procesu badawczego wnioski nie stanowią utworu; utworem będzie sposób przedstawienia tych wniosków); w takim przypadku można jedynie mówić o powieleniu i ponownym wykorzystaniu danych np. liczbowych, czy metody badawczej uprzednio stosowanej, które to dane i metody nie stanowią utworu w rozumieniu prawa autorskiego,
    • pomimo wykorzystania przez danego naukowca w utworze naukowym tych samych wyników badań naukowych, które zostały użyte w innym opublikowanym przez tego naukowca utworze naukowym, interpretacja tych wyników i wnioski przedstawione w oparciu o wykorzystane dane, mogą się diametralnie różnić, powodując, że drugi utwór naukowy (drugi opis wyników badań) będzie mieć unikatowy charakter, odróżniający go od utworu wcześniej opublikowanego (pierwszego opisu wyników badań),
    • w przypadku, gdy wyniki badań naukowych będą stanowić uporządkowany zbiór danych, mogą zostać uznane za bazę danych, która będzie mogła być wykorzystywana co do jakości lub ilości, w całości lub w istotnej części, m.in. publikacji naukowej, przez naukowca, który prowadził badania naukowe, niezależnie od tego czy będzie on jej producentem bądź współproducentem; ponowne użycie bazy danych nie może być zakwalifikowane jako plagiat (czy autoplagiat), jeśli baza nie jest utworem,
    • wykorzystanie przez naukowca w publikacji naukowej wyników badań naukowych już wcześniej użytych przez niego w innej publikacji, wymaga ich wyraźnego opisania i opatrzenia odpowiednimi odnośnikami bibliograficznymi,
    • „nierzetelność naukowa” może mieć miejsce, gdy udowodnione postępowanie stanowi znaczne odstępstwo od przyjmowanych w danej dziedzinie naukowej praktyk;
    • „nierzetelność naukowa” najczęściej przybierze formę fabrykowania wyników, fałszowania bądź plagiatów – dokonanych umyślnie lub świadomie lub lekkomyślnie.

 

Analiza wskazanych źródeł prawa daje odpowiedź negatywną na pytanie czy zamieszczenie przez Klienta w Publikacji wyników badań naukowych wykorzystanych uprzednio przez Klienta w rozprawie doktorskiej stanowi autoplagiat, z uwagi na okoliczność, iż wyniki badań naukowych nie stanowią utworu, tym samym nie jest możliwy ich autoplagiat. W recenzji nie wskazano na fabrykowanie wyników Badań, fałszowanie ich bądź plagiat utworów stanowiących opisy wyników Badań z cudzych publikacji. Nie uzasadniono czy wykorzystanie Badań stanowi znaczne odstępstwo od przyjmowanych w recenzowanej dziedzinie naukowej praktyk. Tym samym nie jest zasadne posłużenie się określeniem „nierzetelności naukowej”.

Na gruncie wymogów art. 219 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zawartej tam definicji osiągniecia naukowego, uwagę zwraca pewna niespójność wynikająca z dokonanej przez recenzenta oceny Osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej Klienta . Wynika ona z faktu, że recenzent wskazał w recenzji jedynie na wykorzystanie w jednej, spośród trzech publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną Klienta, wyników Badań, które w istotnej części zostały zaczerpnięte z rozprawy doktorskiej i uzupełnione, a następnie we wnioskach końcowych zamieścił konkluzję: „ponieważ znacząca część zgłoszonego doniesienia zawiera wyniki, które złożyły się na rozprawę doktorską Kandydata zatem nie mogą one zostać zaliczone do osiągnięcia naukowego pozwalającego na ubieganie się o stopień doktora habilitowanego“. Tym samym, recenzent uznał, że Publikacja, w której zostały wykorzystane ponownie Badania stanowi znaczącą cześć zgłoszonego Osiągnięcia naukowego w sytuacji, gdy Badania stanowią jedynie część jednej z części Osiągnięcia naukowego.

 

To podsumowanie naszych ustaleń, a …. klika dni temu gratulowaliśmy Klientowi uzyskania tytułu doktora habilitowanego 🙂 

 

 

[1]https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala39_2016-zal1.pdf]
[2] https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.pdf]
[3] file:///C:/Users/Malgorzata/Downloads/Poradnik%20habilitacja.pdf, dostęp 2.09.2021
[4] https://ssl-uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/Documents/MNiSW_procedury.pdf, dostęp 2.09.2021
[5] file:///C:/Users/Malgorzata/Downloads/Poradnik%20habilitacja.pdf, dostęp 2.09.2021
[6] str. 14, file:///C:/Users/Malgorzata/Downloads/Poradnik%20habilitacja.pdf, dostęp 2.09.2021
[7] Komentarz do art. 115 [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod red. J. Barty, 2017, wyd. 4, Legalis, nb. 74,
[8] J. Zagrodnik, Komentarz do art. 115 [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. P. Ślęzaka, 2017, wyd. 1, Legalis, nb. 33
[9] Jerzy Szczotka, Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem?, Stud.Iur.Lublin. 2014 t. 23 s. 23-38, Sum. Studia Iuridica Lublinensia
[10] Flisak, Damian. Art. 1. [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, LEX, 2015 oraz przywołany tam pogląd M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęgłowski (w:) System Prawa Prywatnego, t. 13, 2013, s. 17)
[11] Barta, Janusz i Markiewicz, Ryszard. Art. 14. W: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V. LEX, 2011.
[12] zob. E. Ferenc-Szydełko, Komentarz do art. 1 [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz pod red. Ewy Ferenc-Szydełko, wyd. 3, 2016, Legalis, nb. 45
[13] znaczenie słowa „wyniki” w Słowniku Języka Polskiego PWN, dostępnego pod adresem: http://sjp.pwn.pl/szukaj/wyniki.html, dostęp: 29.05.2017 r.
[14] Tamże
[15] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1978 r., sygn. akt I CR 185/78
[16] W. Machała, Pojęcie utworu Część III Wyłączenia przedmiotowe spod ochrony prawno-autorskiej Ochrona własności przemysłowej, publikacja Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s.4
[17] A. Kubiak-Cyrul, Mariusz Załucki, Wyniki prac naukowo-badawczych jako dobro chronione prawem [w:] Komercjalizacja wyników badań naukowych pod. red. P. Steca, Warszawa 2017, s. 97,
[18] zob. wyrok TSUE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-604/10 Football Dataco Ltd i inniv. Yahoo! UK Ltd i inni, eur-lex.europa.eu)
[19] zob. Kodeks Narodowego Centrum Nauki…, cyt. s. 3
[20] Te same definicje zawarte są np. w Dobrej praktyce badań naukowych [tekst zamieszczono pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/files/dobra_praktyka.pdf, dostęp: 29.05.2017 r.]
[21] zob. Kodeks Narodowego Centrum Nauki…, s. 15-16 oraz przywołana tam literatura,
[22] zob. tamże s. 16 oraz przywołana tam literatura,
[23] zob. tamże s. 16 oraz przywołana tam literatura,
[24] zob. tamże s. 16 oraz przywołana tam literatura,
[25] zob. tamże s. 9 oraz przywołana tam literatura,
[26] zob. tamże s. 17 oraz przywołana tam literatura,
[27] zob. Kodeks etyki pracownika naukowego…, s.10
Photo by Clint Patterson on Unsplash

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na naszym blogu.

Udostępnij ten wpis innym, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem własności intelektualnej, aby nasza wiedza pomogła im w optymalnym zabezpieczeniu i efektywnym zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi: prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty), tajemnicą przedsiębiorstwa, wizerunkiem i wielu innymi. Od lat zajmujemy się tworzeniem i negocjacjami umów, prowadzimy spory sądowe, rejestracje w urzędach patentowych. Doradzamy, prowadzimy audyty własności intelektualnej, zajmujemy się sukcesją marek rodzinnych. Pomagamy pozasądowo rozwiązywać konflikty. Powiedź o nas innym, może potrzebują tej informacji 🙂