Czy naruszenie zaufania może skutkować ustaleniem złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego? Okazuje się, że tak. Gdy powiernik postanawia „przywłaszczyć” sobie oznaczenie powierzającego i dokonać zgłoszenia znaku identycznego lub podobnego celem uzyskania prawa ochronnego. W opublikowanym wczoraj przez EUIPO Wspólnym Komunikacie – “Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze” wskazuje się, że naruszenie stosunku powierniczego może stanowić jeden z przykładów zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Dla celów oceny złej wiary należy między innymi sprawdzić, czy między zgłaszającym, a skarżącym istniała jakakolwiek umowa o współpracy gospodarczej o charakterze wskazującym na stosunek powierniczy lub czy taki stosunek narzucało prawo. Stosunek powierniczy powinien nakładać na zgłaszającego – w sposób wyraźny lub dorozumiany – ogólny obowiązek w zakresie zaufania i lojalności względem interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego (skarżącego). Co jeszcze powinna zawierać umowa powiernicza znana już w starożytnym Rzymie jako fiducja (od łac. fides – zaufanie)? Gdzie znajdziemy regulacje prawne, których najważniejszym elementem jest właśnie zaufanie? Czy prawa własności intelektualnej mogą być przedmiotem takiej umowy?
Spis treści
stosunek powierniczy
Stosunek powiernictwa, czy tym bardziej, umowa powiernicza, w ujęciu ogólnym nie zostały wprost uregulowane w kodeksie cywilnym. Natomiast w innych ustawach można znaleźć odwołania do instytucji powiernictwa w polskim porządku prawnym, np. art. 59 prawa bankowego regulujący rachunek powierniczy, czy art. 149 prawa o szkolnictwie wyższym umożliwiający uczelniom tworzenie spółek celowych i powierzenia takiej spółce zarządzania prawami do wyników działalności naukowej lub know-how. Inne przypadki powierzenia wykonywania prawa, które wynikają wprost z ustaw to np. uprawnienia funduszu powierniczego, uprawnienia wykonawcy testamentu, syndyka masy upadłości, czy organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Przypadek powiernictwa może stanowić także fundacja rodzinna.
Definicje powiernictwa formułowane są przez przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo. Za A. Wolterem czynność powierniczą określa się jako polegająca na tym, że „jedna strona dokonuje na rzecz drugiej przysporzenia prawa w celu osiągnięcia takiego celu gospodarczego, do którego prawo takie w zasadzie nie jest potrzebne, druga zaś strona zobowiązuje się do niekorzystania z tego prawa w zakresie wykraczającym poza ten cel”[1].
A. Szpunar wskazuje, że przez umowę powierniczą należy rozumieć umowę, w której występują dwie strony: powiernik (zwany także fiducjnatem) i powierzający (zwany fiducjariuszem), a w wyniku zawarcia takiej umowy, najczęściej, powierzający przenosi na powiernika własności rzeczy lub prawa przy czym w stosunku zewnętrznym (wobec osób trzecich) powiernik występuje w charakterze wykonującego tego prawa i obowiązki we własnym imieniu.[2]T. Dybowski wskazuje na dodatkowe istotne elementy w stosunku powierniczym takie jak: wyodrębnienie majątku powierniczego od majątku osobistego powiernika oraz ochrony powierzającego w razie sprzecznego z umową rozporządzenia powierzoną rzeczą (lub prawem) przez powiernika[3]. Natomiast Z Radawański definiuje stosunek powiernictwa jako czynność obejmującą „przeniesienie przez powierzającego na powiernika jakiegoś prawa (przysporzenie) w następstwie czego powiernik może korzystać z niego względem osób trzecich w zakresie wyznaczonym treścią tego prawa (własność, wierzytelność)” oraz „zobowiązanie powiernika wobec powierzającego (w stosunku wewnętrznym), że będzie z powierzonego mu prawa korzystał w ograniczonym zakresie, wskazanym treścią umowy powierniczej (w szczególności, że powierzone prawo powróci do powierzającego we wskazanej sytuacji)”[4].
Podsumowując powyższe, o powiernictwie możemy mówić wówczas gdy wstępują 4 elementy:
- rozporządzenie rzeczą lub prawem (często przeniesienie) przez powierzającego na rzecz powiernika;
- określenie celu, dla którego następuje rozporządzenie rzeczą lub prawem;
- zobowiązanie powiernika do korzystania z rzeczy lub prawa w określony w umowie sposób, zgodnie z celem rozporządzenia (zobowiązanie powiernika do określonego zachowania się w trakcie trwania umowy);
- zwrotne rozporządzenie (przeniesienie) rzeczy lub prawa przez powiernika na rzecz powierzającego[5].
Na podstawie kryterium celu, dla którego strony zawierają umowę powierniczą i dla którego dochodzi do przeniesienia prawa lub rzeczy przez powierzającego na powiernika można wyodrębnić dwa typy powiernictwa:
- typu zarządczego – np. umowy o zarząd powierniczy (nieruchomością, przedsiębiorstwem, udziałami, akcjami itd.), ale także przelew wierzytelności w celu windykacji[6]
- typu zabezpieczającego – np. przewłaszczenie na zabezpieczenie i przelew na zabezpieczenie[7].
umowy z OZZ
OZZ, czyli organizacja zbiorowego zarządzania to stowarzyszenie zrzeszające uprawnionych lub podmioty reprezentujące uprawnionych, której podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych w zakresie zezwolenia udzielonego jej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Na zbiorowy zarząd prawami autorskimi składają się różne konstrukcje prawa cywilnego oraz regulacje administracyjne. Za fundamentalny element tej instytucji uznaje się powierniczy charakter relacji (umowy) łączącej uprawnionego z praw autorskich lub praw pokrewnych z OZZ wykonującą zbiorowy zarząd powierzonymi jej prawami. Z tego faktu można wywnioskować obowiązek działania powiernika (organizacji zbiorowego zarządzania) w interesie powierzającego (podmiotu uprawnionego). Drugim, podstawowym elementem jest ustawowy charakter pochodzenia umocowania do wykonywania zbiorowego zarządzania – podstawę prawną zbiorowego zarządzania stanowią:
- przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2207) (dalej „uozz”) oraz
- zezwolenie wydane przez upoważniony do tego organ.[8]
Jedynymi z podstawowych obowiązków OZZ jest zarządzanie przychodami z praw oraz dokonywanie wypłaty przychodów z praw za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Przy czym OZZ dokonuje potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania oraz na prowadzoną przez siebie działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 uozz, OZZ zbiorowo zarządza prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie ustawy, a także zawieranej z uprawnionym
- umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
- umowy o reprezentacji.
Przepisy art. 29 – 34 uozz regulują umowę o zbiorowe zarządzenie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Umowa o zbiorowe zarządzanie określa utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji i terytoria, których takie zarządzanie dotyczy. Umowa taka może określać, że zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi danego uprawnionego dotyczy:
- wszystkich jego utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub
- utworów lub przedmiotów praw pokrewnych danego rodzaju
– istniejących w chwili zawarcia umowy o zbiorowe zarządzanie lub tych, które powstaną w okresie jej obowiązywania.
Wyróżnia się dwa warianty tych umów:
- zlecenie jako upoważnienie do działania w charakterze zastępcy pośredniego, czyli w imieniu własnym na rachunek zastąpionego albo
- powiernicze przeniesienie praw na OZZ nakładające na OZZ ograniczenia w wykonywaniu powierzonych OZZ praw[9],
Obecnie typowa i dominująca jest konstrukcja powierzenia OZZ praw, a nie upoważnienia.
W Polsce istnieje 10 takich organizacji:
- Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL
- Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL
- Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA SAiW Copyright Polska
- Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SAWP
- Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP)
- Stowarzyszenie Twórców Ludowych (STL)
- Związek Artystów Wykonawców STOART
- Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
- Związek Artystów Scen Polskich ZASP
- Związek Producentów Audio-Video (ZPAV)
Na przykładzie umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi zawieranej przez ZAIKS z twórcami, stosowane jest takie postanowienie w zakresie powierniczego przeniesienia praw:
- §2 ust. 1 „Mocą Umowy Twórca powierza a ZAiKS obejmuje do zbiorowego zarządzania na zasadach przeniesienia powierniczego przysługujące Twórcy wdniu zawarcia Umowy i w okresie jej obowiązywania autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów swojego autorstwa istniejących w dniu zawarcia Umowy, jak i powstałych w okresie jej obowiązywania, należących do wszystkich rodzajów utworów wskazanych w zezwoleniu, na którego podstawie działa ZAiKS, tj. do utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych, choreograficznych i pantomimicznych (dalej „Powierzenie”)”;
- §2 ust. 6 „Powierzenie skutkuje nabyciem przez ZAiKS wyłącznego prawa wykonywania zbiorowego zarządzania prawami objętymi Powierzeniem, w tym wyłącznego prawa do licencjonowania korzystania z utworów oraz umocowaniem ZAiKS-u do działania we własnym imieniu i na rzecz Twórcy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 Umowy”;
- §3 przewiduje obowiązki ZAIKS w zakresie zbiorowego zarządzania powierzonymi prawami, a §4 obowiązki twórcy, w tym kontrowersyjny §4 ust. 2 w ramach którego: „Twórca zobowiązuje się do nieprzenoszenia na osoby trzecie autorskich praw majątkowych do poszczególnych utworów”[10].
Wskazany powyżej §4 ust. 2 umowy oraz wskazanie, że powierzenie skutkuje „umocowaniem ZAIKS-u do działania we własnym imieniu i na rzecz twórcy” wprowadza wątpliwość, kto (ZAIKS czy twórca) jest podmiotem uprawnionym z autorskich praw majątkowych do utworów przekazanych ZAIKS do zbiorowego zarządzania? Wątpliwości te dostrzega również doktryna[11].
Powyższe postanowienia wynikają z art. 31 ust. 1 pkt 2 uozz, zgodnie z którym uprawniony niezwłocznie przekazuje organizacji zbiorowego zarządzania, z którą zawarł umowę o zbiorowe zarządzanie, informacje o przeniesieniu praw objętych umową o zbiorowe zarządzanie na osobę trzecią, zawierające w szczególności imię i nazwisko albo nazwę nabywcy wraz z jego adresem korespondencyjnym, w tym adresem poczty elektronicznej, datę przeniesienia, utwory lub przedmioty praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, których dotyczy przeniesienie.
Wydaje się, że w powyższy przepis dotyczy wyłącznie uprawnienia do zawierania umowy przenoszącej tę część praw w zakresie, w jakim nie dotyczą one powierzenia w zbiorowy zarząd. Regulacje w zakresie umów z OZZ w ujęciu całościowym powodują znaczące wątpliwości czym jest „powierzenie w zarząd” lub „powierzenie wykonywania prawa”.
umowy powierzenia zarządzania IP przez uczelnie spółce celowej
Uczelnie, na podstawie art. 149 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są uprawnione do tworzenia spółek celowych w celu komercjalizacji pośredniej wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.
Uczelnia, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej:
- zarządzanie prawami do wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, w zakresie komercjalizacji bezpośredniej;
- zarządzanie infrastrukturą badawczą.
Ustawodawca wprost wskazał, że zarządzanie prawami IP oraz infrastrukturą badawczą odbywa się na podstawie umowie powierzania zarządzania tymi prawami lub infrastrukturą. Stronami tej umowy będą uczelnia (jako powierzający) oraz spółka celowa (jako powiernik). Natomiast doktryna, podobnie jak w przypadku umów z OZZ, w zakresie tej umowy wyróżnia jej dwa warianty:
fiducjarny – w którym następuje przeniesienie prawa przez powierzającego na powiernika, z którym powiernik może korzystać na zasadach określonych w umowie;
upoważniający – w którym nie dochodzi do przeniesienia praw na powiernika (powierzający – uczelnia nadal jest podmiotem uprawnionym, czyli „właścicielem” tych praw) natomiast powiernik – spółka celowa może granicach udzielonego jej upoważnienia dokonywać czynności w imieniu powierzającego[12].
umowy powierniczego zbycia udziałów w spółce
Stosunek powiernictwa może znajdować zastosowanie również w sferze korporacyjnej np. gdy wspólnik spółki nie chce uczestniczyć w spółce handlowej i być jej formalnym wspólnikiem. Rozwiązaniem dla takiej sytuacji może być zawarcie umowy powierniczej udziałów czy nawet ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej. W ramach takiej umowy to nabywca – powiernik staje się wspólnikiem w stosunku do spółki i osób trzecich natomiast w stosunku do zbywcy – powierzającego jest zobowiązany do stosowania się do jego poleceń i do zwrotnego przeniesienia udziałów w przyszłości[13].
Należy pamiętać, że do umowy powierniczego zbycia udziałów będą miały zastosowanie regulacje kodeksu spółek handlowych przewidziane dla „zwykłego” zbycia udziałów, tj. przede wszystkim forma umowa – forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 § 1 ksh) oraz obowiązek zawiadomienia spółki o przejściu udziału na inną osobę (art. 187 § 1 ksh).
W umowie powierniczego zbycia udziałów kluczowe jest uregulowanie zasad wykonywania prawa głosu przez powiernika (ewentualnie zobowiązanie się do niewykonywania tego prawa), w tym np. stosowania się do instrukcji powierzającego, przy czym takie zobowiązanie będzie miało skutek wyłącznie pomiędzy stronami umowy powierniczej, co oznacza, m.in., że oddanie głosu przez powiernika niezgodnie z treścią zobowiązania (instrukcją powierzającego) nie doprowadzi do wadliwości aktu głosowania, a w konsekwencji nie będzie mogło prowadzić do kwestionowania ważności uchwały podjętej z udziałem wspólnika głosującego wbrew zobowiązaniu[14].
Kolejny istotny aspekt to kwestia rozporządzenia nabytymi udziałami przez powiernika. Umowa powiernictwa powinna zobowiązywać powiernika do niezbywania udziałów oraz zwrotnego przeniesienia udziałów na powierzającego np. z momentem nadejścia określonego terminu lub spełnieniem warunku. Natomiast i w tym przypadku jest to regulacja inter partes, a zawarcie przez powiernika umowy zbycia udziałów na inny podmiot nie będzie skutkować jej nieważnością (udziały zostaną skutecznie przeniesienie przy zachowaniu innych wymogów zawartych w ksh) natomiast powiernikowi będzie przysługiwać wyłącznie roszczenie odszkodowawcze lub ewentualnie inne roszczenie, jeżeli naruszenie zobowiązania o niezbywaniu udziałów zostało dodatkowo zabezpieczone np. karą umowną. Natomiast powierzający nie będzie uprawniony do żądania od nowego nabywcy udziałów (osoby, która nabyła udziały od powiernika) zbycia udziałów na swoją rzecz.
elementy umowy powierniczego przeniesienia praw IP
Podsumowując powyższą analizę w zakresie stosunku powierniczego oraz omówionych przykładów powiernictwa w przedmiocie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zarządzania prawami do wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami oraz powierniczego zbycia udziałów w spółce należy stwierdzić, że możliwe jest zawarcie przez strony (nie tylko OZZ i uczelnie w określonej powyżej przypadkach) umowy powierniczej w zakresie przeniesienia praw IP czy zarządzania prawami IP.
Przedmiotem takiej umowy mogą być wszelkie majątkowe prawa wyłączone dotyczące własności intelektualnej, czyli zarówno autorskie prawa majątkowe jak i prawa pokrewne o charakterze majątkowym, ale także patenty, prawa ochronne na znaki towarowe czy prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.
We wszystkich wyżej wymielonych przypadkach umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej i powinna regulować podstawowe obowiązki stron, takie jak:
- określenie prawa wyłącznego i zakresu przeniesienia tych praw (w tym pól eksploatacji oraz terytorium);
- określenie celu zawarcia umowy;
- zobowiązanie powiernika do dbania o interesy powierzającego, w tym prawo wyłączne będące przedmiotem umowy;
- sposobu wykonywania prawa, w tym utrzymywania prawa w mocy w przypadku praw własności przemysłowej oraz niezbywania prawa;
- zabezpieczenie wykonywania prawa zgodnie z umową np. poprzez zastrzeżenie kar umownych;
- zobowiązanie do zwrotnego przeniesienia prawa oraz określenie warunków lub terminu w zakresie zwrotnego przeniesienia prawa.
Omawiając elementy stosunku powierniczego w zakresie praw IP, w szczególności praw ochronnych na znaki towarowego, warto wskazać, że roszczenia odszkodowawcze i zabezpieczenia umowne w zakresie naruszenia stosunku powierniczego to nie jedyne środki obrony przysługujące powierzającemu wobec nieuczciwego powiernika. Wspomniany na wstępie Wspólny Komunikat – Zgłoszenia Znaków Towarowych Dokonywane w Złej Wierze[15] odnosi się jedynie do znaków towarowych[16] i uzasadnia odmowe udzielenia prawa przez urząd patentowy w stosunku do zgłoszenia znaku dokonanego przez powiernika naruszającego zaufanie. Także w przypadku innych praw wyłącznych własności intelektualnej „przywłaszczenie” przez powiernika prawa oddanego mu w zaufaniu przez powierzającego jest czynem nagannym i wynikającym ze złej wiary. Stąd, bardzo często już tylko krok od odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 308 kodeksu karnego, penalizującego działanie tego kto, m.in. na podstawie umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu niemającego osobowości prawnej.
